CA Paris, 4e ch. B, 1 décembre 2000, n° 1997-16004

I. Faits et procédure de première instance

La société AFTC a déposé le 21 septembre 1993 la marque Neutr'air enregistrée sous le n° 93 484 396 pour désigner " un liquide destructeur d'odeur individuel et collectif pour odeur nauséabonde et dangereuse par traitement moléculaire en atmosphère ", produit de la classe 1. Cette marque a été acquise par M. Birre par acte du 20 avril 1994 inscrit le 3 mars 1995 au registre national des marques.

La société Rivain dirigée par M. Birre commercialisait depuis l'année 1993 un produit sous le signe Sup'air, désodorisant qui " présentait la spécificité de détruire les mauvaises odeurs et non de les masquer ".

1. Ayant pris connaissance de l'existence d'une marque Neutrair déposée le 19 mai 1994, enregistrée sous le n° 94/520934 par la Société Airwick Industrie pour distinguer en classe 5 les " produits pour le rafraîchissement et l'amélioration de l'air, pour parfumer, assainir, désodoriser et purifier l'atmosphère ", et de la vente de produits " destructeurs d'odeurs " lancés avec un slogan qui serait identique à celui utilisé sur les produits Sup'air, M. Birre et la société Rivain ont fait citer devant le tribunal de grande instance d'Evry par acte d'huissier du 11 avril 1995 Airwick Industrie et Reckitt & Colman SA (cette dernière commercialisant les produits), en contrefaçon de la marque Neutr'air et en concurrence déloyale pour l'utilisation d'un slogan publicitaire imitant celui de Rivain, pour obtenir outre des mesures d'interdiction et de publication, paiement de dommages et intérêts et la nullité de la marque.

Les défenderesses avaient notamment soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance en ce qui concerne la demande en concurrence déloyale et conclu au débouté sur la demande en contrefaçon.

Par jugement du 22 mai 1997, le tribunal

- a déclaré l'action en contrefaçon de la société Rivain irrecevable,

- a débouté M. Birre de son action en contrefaçon (celui-ci n'ayant pas produit le dépôt de la marque mais seulement la date d'inscription de l'acte de cession),

- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Corbeil (devenu depuis tribunal de commerce d'Evry) sur l'action en concurrence déloyale de la société Rivain à l'encontre des sociétés défenderesses,

- s'est déclaré compétent pour statuer sur l'action en concurrence déloyale formée par M. Birre,

- au fond a déclaré son action irrecevable,

- a condamné M. Birre et la société Rivain à payer la somme de 8.000 francs à la société Reckitt & Colman SA au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande.

2. La société Airwick Industrie a déposé le 31 mars 1994 une marque complexe enregistrée sous le n° 94 513 711 pour distinguer en classe 5 les " produits d'entretien à savoir produits pour le rafraîchissement et l'amélioration de l'air, pour parfumer, assainir, désodoriser et purifier l'atmosphère ".

Prenant connaissance de cette marque et se plaignant d'actes de concurrence déloyale par notamment l'usage de la marque Neutrair ainsi que par la reprise de slogans publicitaires, M. Birre et la société Rivain ont, à nouveau, fait citer devant le tribunal de grande instance d'Evry par acte d'huissier des 30 décembre 1996 et 8 janvier 1997 (soit peu avant l'audience de plaidoiries de l'instance précédente) Airwick Industrie et Reckitt & Colman SA en contrefaçon ou à tout le moins imitation illicite de la marque Neutr'air et en concurrence déloyale pour obtenir, outre des mesures d'interdiction et de publications, le prononcé de la nullité de la marque complexe Neutrair ainsi que paiement de dommages et intérêts.

Les défenderesses avaient notamment relevé l'irrecevabilité de la demande en concurrence déloyale pour laquelle le tribunal de grande instance d'Evry par le jugement du 22 mai 1997 s'était déclaré incompétent et avaient soutenu que la cession de la marque qui leur était opposée avait un caractère frauduleux.

La société Rivain s'était désistée de sa demande en concurrence déloyale au cours de la procédure.

Par jugement du 10 septembre 1998, le tribunal de grande instance d'Evry a :

- donné acte à la société Rivain de son désistement d'instance,

- dit que la marque semi figurative Airwick Neutrair déposée le 31 mars 1994 à l'INPI sous le n° 94 513 711 constituait une contrefaçon de la marque Neutr'air appartenant à M. Birre,

- fait interdiction à la société Airwick sous astreinte d'utiliser cette marque,

- ordonné à la société Airwick de procéder à sa radiation,

- condamné la société Airwick à payer à M. Birre la somme de 300.000 francs à titre de dommages et intérêts,

- ordonné la publication du jugement dans deux journaux, aux frais de la société Airwick, le coût de chaque insertion ne pouvant excéder 20.000 francs HT ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la société Airwick à payer la somme de 8.000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande.

3. Sur la demande en concurrence déloyale de la société Rivain dont a été saisi le tribunal de commerce d'Evry en suite du jugement du 22 mai 1997, le tribunal de commerce d'Evry par jugement du 13 octobre 1998 :

- a déclaré mal fondée l'action de la société Rivain et l'a déboutée de toutes ses demandes,

- a condamné la société Rivain à payer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 25.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

II. Prétentions des parties devant la Cour d'appel

Appel a été interjeté par

1. M. Birre et la SA Rivain par déclaration d'appel du 16 juin 1997 à l'encontre du jugement du 22 mai 1997,

2. la société Airwick Industrie SA et la SA Reckitt & Colman France par déclaration d'appel du 13 octobre 1998 à l'encontre du jugement du 10 septembre 1998,

3. la SA Rivain par déclaration du 10 novembre 1998 à l'encontre du jugement du 13 octobre 1998.

Ces trois procédures ont été jointes au cours de la mise en état.

Les prétentions des parties en appel peuvent être ainsi exposées :

Sur les demandes en contrefaçon, M. Birre conclut à l'infirmation du jugement du 22 mai 1997 qui a rejeté sa demande en contrefaçon de la marque n° 93 484 396 Neutr'air et à la confirmation du jugement du 10 septembre 1998. La SA Rivain se désiste de l'instance en contrefaçon et de l'instance en concurrence déloyale liée au jugement du 10 septembre 1998 et sollicite la réformation du jugement du 22 mai 1997 qui l'a condamnée à verser une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

M. Birre prie la Cour de

- prononcer la nullité du dépôt de la marque Neutrair du 19 mai 1994,

- dire que Reckitt & Colman et Airwick Industrie ont contrefait la marque Neutr'air,

- les condamner à lui payer la somme de 5.000 francs par jour à compter de l'assignation jusqu'à la cessation effective de l'utilisation de la marque Neutrair sur tous supports,

- les condamner à lui verser la somme de 1.000.000 francs en réparation du préjudice né de la contrefaçon,

- ordonner la publication dans trois journaux nationaux de la décision, aux frais de ses adversaires, dans la limite de 100.000 francs,

- condamner ses adversaires au paiement de la somme de 30.000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Sur la demande en concurrence déloyale objet du jugement du 13 octobre 1998, la SA Rivain conclut à l'infirmation du jugement.

Elle prie la Cour de

- dire que les sociétés Reckitt & Colman et Airwick Industrie ont commis un acte de concurrence déloyale par l'utilisation du slogan publicitaire " Il ne masque pas les mauvaises odeurs, il les élimine " antérieurement utilisé par elle,

- leur faire interdiction d'utiliser ce slogan sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard,

- les condamner à lui payer la somme de 1.000.000 francs en réparation du préjudice né de la concurrence déloyale,

- subsidiairement, désigner un expert afin de définir le préjudice exact subi et condamner solidairement ses adversaires à lui verser une provision de 300.000 francs,

- les condamner à lui verser la somme de 100.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Reckitt & Colman (actuellement dénommée Reckitt Benckiser) et Airwick Industrie concluent à la nullité de la cession de la marque Neutr'air pour fraude et en conséquence à l'absence de contrefaçon. A titre subsidiaire, elles demandent de constater la déchéance des droits de M. Birre sur la marque Neutr'air. Sur la concurrence déloyale, elles concluent à la confirmation du jugement du 13 octobre 1998.

Elles demandent en conséquence de

- confirmer le jugement du 22 mai 1997 en ce qu'il a rejeté l'action en contrefaçon de marque engagée par M. Birre,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry le 13 octobre 1998,

- infirmer la décision rendue le 10 septembre 1998 en ce qu'elle a accueilli l'action engagée par M. Birre à l'encontre de la société Airwick Industrie sur le fondement des dispositions du Livre VII du Code de la propriété intellectuelle,

- dire que l'acquisition par M. Birre de la marque enregistrée sous le n° 93 484 396 doit être jugée frauduleuse et illégitime, qu'elle doit en conséquence être jugée nulle et en tout état de cause leur être déclarée inopposable,

- débouter M. Birre de toutes ses demandes,

- condamner M. Birre à payer à chacune d'elles la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- en toute hypothèse,

- constater que la marque n° 93 484 396 n'a fait l'objet d'aucune exploitation,

- prononcer à compter du 24 septembre 1998, la déchéance des droits de M. Birre sur cette marque, (demande formée par conclusions du 19 janvier 1999),

- dire que la décision lorsqu'elle sera définitive sera transcrite sur les registres de l'INPI sur simple réquisition du greffe de la Cour,

- condamner M. Birre à payer la somme de 50.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et la société Rivain à payer la somme de 25.000 francs à ce titre.

Sur la demande en déchéance formée pour la première fois en appel, M. Birre conclut à l'irrecevabilité et subsidiairement, oppose l'existence de " justes motifs ", l'inexploitation reprochée étant due précisément au comportement de ses adversaires qui ont exploité des produits similaires sous la marque qu'il avait acquise.

Sur ce, LA COUR :

Sur les demandes en contrefaçon

Considérant que M. Birre a acquis la marque Neutr'air, déposée le 21 septembre 1993 par la société AFTC, par acte sous seing privé du 20 avril 1994 inscrit au Registre national des marques le 3 mars 1995 ;

Que les marques qu'il incrimine ont été déposées respectivement le 31 mars 1994 et le 19 mai 1994 ;

Que lors du premier dépôt, la cession n'avait pas encore eu lieu et que lors du deuxième dépôt, la cession ne pouvait encore être connue des tiers puisque l'acte n'avait pas encore été inscrit ;

Considérant qu'il est prétendu par Airwick société titulaire des deux dépôts litigieux que la cession a un caractère frauduleux ; que M. Birre n'aurait en effet, selon elle, acquis la marque qu'il lui oppose que pour l'empêcher de commercialiser un produit concurrent sous ce nom; qu'elle expose :

- que la société Rivain qui a pour PDG, M. Birre, exploitait un désodorisant sous le nom de Sup'air et n'avait aucun projet de modification de ce nom, alors qu'elle même commercialisait déjà au début de l'année 1994 également un désodorisant sous le nom de Neutrair,

- que la date de l'acte de cession ne présente aucune certitude, cet acte n'ayant été inscrit au registre national des marques que presque un an après sa signature,

- qu'aucun élément comptable n'a été versé aux débats de nature à établir la réalité du versement du prix de cession indiqué dans l'acte,

- que même s'il était admis que la date de l'acte de cession était certaine, M. Birre ne pouvait ignorer l'existence de la commercialisation des produits concurrents sous le nom de Neutrair en raison des actions publicitaires engagées,

Qu'elle en conclut que le jugement du 10 septembre 1998 qui a rejeté la demande en nullité pour fraude doit en conséquence être réformé ;

Considérant que M. Birre soutient au contraire qu'aucune pièce ne démontre une exploitation par ses adversaires d'un produit sous le nom de Neutrair au début de l'année 1994 et que ne peut être contestée l'antériorité des droits de AFTC sur la marque Neutr'air ; qu'il souligne qu'en réalité, ses adversaires connaissaient l'existence de ce signe puisqu'il résulte d'un fax du 31 janvier 1994 que la société Seudimen (société qui commercialiserait des produits de traitement des odeurs sous diverses marques appartenant à AFTC) avait proposé à Reckitt & Colman " un équipement de tests de type Neutrair ; que ce sont elles qui ont procédé à des dépôts de manière fautive ; qu'il souligne encore que celui qui invoque la fraude doit en rapporter la preuve et qu'en l'espèce, ses adversaires ne font aucune démonstration pertinente ;

Considérant cela exposé que Reckitt & Colman verse aux débats des factures en date du 30 mars 1994 sur lesquelles apparaît le nom du produit " Airwick Aero Neutrair " ; qu'il est ainsi justifié par les intimées d'une exploitation du produit sous ce nom avant l'acte de cession versé aux débats ; que par ailleurs il est constant, comme l'a reconnu lui-même M. Birre par ses écritures du 21 février 2000 (page 5), qu'une vaste campagne publicitaire était effectuée autour de la " marque et du produit Neutrair " ; que cette vaste campagne publicitaire est en outre justifiée par les " grilles radio " versées aux débats relatives au mois de mai 1994 , soit très peu de temps après l'acte de cession litigieux ;

Considérant que les intimées soulignent à juste titre le caractère surprenant du comportement de Monsieur Birre qui, loin de réagir immédiatement au lancement d'un produit désigné par la marque dont il venait de faire l'acquisition, a attendu presqu'un an avant d'inscrire l'acte de cession au registre des marques et de l'opposer à ses adversaires ;

Considérant qu'il est constant, comme le révèle l'ensemble des documents mis aux débats par M. Birre et la société Rivain que le produit commercialisé par eux depuis la fin de l'année 1992 l'a été sous le nom de Sup'air et qu'ils n'avaient aucun projet de modification de cette dénomination; qu'en effet, en novembre 1993, l'agence de publicité Fizz envoyait encore une facture à Rivain (pièce n° 40), relative au produit Sup'air ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments :

- que M. Birre n'avait aucunement l'intention de modifier le nom du produit qui était déjà commercialisé sous le nom de Sup'air par la société Rivain,

- qu'il connaissait l'existence du produit concurrent lorsqu'il a acquis la marque auprès de la société AFTC par un acte qui au surplus n'a pas date certaine dans la mesure où il n'a été inscrit au registre national des marques que près d'un an après le jour mentionné comme étant celui de la signature,

- qu'il a acquis cette marque non pas pour consolider des droits mais dans le but évident de paralyser les activités d'un concurrent qui lançait un produit présentant des qualités identiques à celui commercialisé par la société Rivain dont il est PDG ;

Que la cession revêt ainsi un caractère frauduleux et sera déclarée inopposable aux sociétés Reckitt & Colman et Airwick Industrie ;

Considérant qu'il s'ensuit que les demandes en contrefaçon diligentées par M. Birre à l'encontre des deux marques appartenant à Airwick Industrie n'ont plus d'objet ; que le jugement en date du 10 septembre 1998 sera en conséquence réformé en toutes ses dispositions ; que celui en date du 22 mai 1997 sera confirmé par substitution de motifs, y compris sur les condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur la concurrence déloyale

Considérant que le tribunal par le jugement du 13 octobre 1998 a rejeté la demande en concurrence déloyale formée par la société Rivain qui faisait grief à Reckitt & Colman d'avoir repris un slogan publicitaire identique au sien en estimant :

- qu'elle n'avait pas démontré qu'elle faisait un usage systématique et répétée du slogan : " il ne masque pas les odeurs, il les élimine ",

- que Reckitt & Colman n'employait pas une formule identique,

- que " les formules utilisées par chacune des deux sociétés utilisaient les mots et les tournures du langage courant et qu'elle ne pouvait donc se prévaloir du caractère original et distinctif d'un slogan publicitaire,

- la précédence de l'action publicitaire réelle apparaissait revenir à Reckitt & Colman plus qu'à Rivain " ;

Considérant que Rivain critique cette décision faisant valoir qu'elle démontre par des documents publicitaires de 1992 à 1993 qu'elle utilisait pour le produit Sup'air dont la " spécificité était identique " au produit commercialisé ultérieurement par Reckitt & Colman sous le nom de Neutrair, le slogan publicitaire : " il ne masque pas les odeurs, il les élimine ", slogan qui a été repris par son adversaire ; qu'elle expose en outre qu'elle n'a à aucun moment soutenu que ce slogan aurait un caractère original (ne revendiquant aucun droit de propriété incorporel) mais seulement que les termes utilisés n'étaient pas des termes nécessaires pour exprimer les caractéristiques du produit et que la reprise à l'identique de ces termes pour lancer un produit concurrent constituait en conséquence un acte de concurrence déloyale ;

Considérant que Reckitt & Colman insiste sur le caractère nécessaire des termes utilisés ainsi que sur l'absence de reproduction à l'identique ;

Considérant cela exposé qu'en appel Rivain justifie par les documents mis aux débats (publicité dans les magazines " LSA " du 2 septembre 1993 et " Faire Savoir Faire " du 25 août 1993) que le produit lancé par elle en 1992 était accompagné du slogan publicitaire : " Il ne masque pas les mauvaises odeurs. Il les élimine vraiment ! " et que sur le produit même était apposée l'expression " Sup'air ne masque pas les mauvaises odeurs ; il les élimine ! " ; qu'elle bénéficie ainsi de l'antériorité sur la campagne publicitaire de Reckitt & Colman qui n'a eu lieu qu'en 1994 ;

Considérant que parmi les documents mis aux débats relatifs à la publicité du produit de Reckitt & Colman un seul reprend cette expression ; qu'il s'agit d'un script radio RTL du 2 mai 1994 se présentant sous forme d'un dialogue entre un homme et une femme, au cours duquel l'homme prononce cette phrase : " Air Wick présente Neutrair, le neutralisateur d'odeurs, Airwick Neutrair ne masque pas les mauvaises odeurs. Il les élimine en les neutralisant et il laisse à l'air de votre maison une agréable odeur de propre " ;

Considérant que l'insertion de cette expression dans un dialogue publicitaire où la phrase en litige n'a pas été mise en exergue et comporte des mots descriptifs des qualités du produit ne peut être retenue comme étant à elle seule susceptible de créer un risque de confusion entre des produits concurrents ; qu'en effet, la phrase n'est qu'un élément du dialogue et a une structure beaucoup plus longue que celui du slogan publicitaire, par l'adjonction du mot " en les neutralisant " et de la phrase coordonnée ;

Qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande en concurrence déloyale ;

Considérant toutefois que le jugement du 13 octobre 1998 sera réformé en ce qu'il a condamné Rivain à verser des dommages et intérêts à chacune des sociétés adverses pour procédure abusive ; qu'il n'est en effet, pas plus en appel qu'en première instance, démontré que Rivain aurait eu un comportement fautif en engageant cette procédure ;

Considérant que pour les mêmes motifs la demande en dommages et intérêts formée par Reckitt & Colman et Airwick à l'encontre de M. Birre sera rejetée ;

Considérant que l'équité commande de condamner M. Birre et la société Rivain à verser respectivement pour chacun d'eux à Reckitt & Colman et Airwick la somme de 10.000 francs pour les frais d'appel non compris dans les dépens ;

Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, donne acte à la société Reckitt & Colman de sa nouvelle dénomination sociale Reckitt Benckiser France ;

Confirme le jugement du 22 mai 1997 en toutes ses dispositions et celui du 13 octobre 1998 sauf en ce qu'il a condamné la société Rivain pour dommages et intérêts pour procédure abusive, infirme le jugement du 10 septembre 1998, statuant à nouveau et ajoutant, rejette les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par les sociétés Reckitt Benckiser France et Airwick Industrie, dit frauduleuse et déclare comme telle inopposable aux sociétés Reckitt Benckiser France et Airwick Industrie l'acquisition faite par Monsieur Birre de la marque enregistrée sous le numéro 93484396, rejette les demandes en contrefaçon formées par M. Birre, condamne M. Birre à payer la somme supplémentaire de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile respectivement à la société Reckitt Benckiser France et à la société Airwick Industrie, condamne la société Rivain à payer la somme supplémentaire de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile respectivement à la société Reckitt Benckiser France et à la société Airwick Industrie ; rejette toute autre demande, condamne M. Birre et la société Rivain aux entiers dépens qui seront recouvrés le cas échéant par la SCP Bommart Forster, avoué, selon les dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.