CA Paris, 4e ch. A, 20 janvier 1999, n° 1997-06254

Faits et procédure

Référence étant faite au jugement entrepris pour l'exposé des faits, de la procédure et des moyens antérieurs des parties, il suffit de rappeler les éléments essentiels suivants :

La société Beauté Prestige International (BPI) est propriétaire de la marque figurative ci-dessous reproduite, déposée le 6 mai 1994 enregistrés sous le n° 94/519 317 pour désigner notamment les produits de beauté, parfumerie, cosmétique.

EMPLACEMENT TABLEAU

Cette marque est ainsi décrite : " cône très allongé légèrement galbé en verre et partie haute en métal brossé, surmonté d'une boule " ;

La société BPI commercialise en France sous cette marque depuis mai 1992 une eau de toilette pour femmes de créateur japonais Issey Miyake dénommée " L'eau d'Issey " ;

De son côté, la société Marks & Spencer a commercialisé en France à compter de l'automne 1994 des eaux de toilette dénommées Isis et Esos ;

Estimant d'une part que les flacons utilisés par la société Marks & Spencer pour conditionner ces eaux de toilette reproduisaient les caractéristiques de la marque 94/519 317 et portaient ainsi atteinte à ses droits d'auteur sur le flacon, d'autre part que la société Marks & Spencer se rendait coupable à son encontre d'actes de concurrence déloyale et parasitaire en utilisant une dénomination et un jus très proche de L'Eau d'Issey , en adoptant un graphisme très similaire et en vendant son produit à un prix très inférieur, la société BPI l'a par exploit en date du 22 juin 1995 assignée devant le Tribunal de Grande Instance de Paris , après avoir fait procéder à deux saisies contrefaçon ;

Elle sollicitait, outre les mesures habituelle d'interdiction sous astreinte, de destruction et de publication, la condamnation de la société Marks & Spencer à lui payer la somme de 500 000 F à titre de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de la marque et des droits d'auteur et la même somme en réparation du préjudice par elle subi du fait des actes de concurrence déloyale ainsi qu'une indemnité de 50 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

La société Marks & Spencer soulevait l'irrecevabilité de l'action en contrefaçon de droit d'auteur et concluait au rejet des demandes en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale ;

Reconventionnellement elle réclamait le paiement d'une somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la même somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Le tribunal par jugement entrepris a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Marks & Spencer ;

Retenant que le flacon de la société Marks & Spencer ne reproduisait pas les caractéristiques revendiquées du flacon opposé, il a déclaré la société BPI mal fondée en son action en contrefaçon de marque et de droits d'auteur ;

Par ailleurs il a débouté la société BPI de son action en concurrence déloyale, estimant que les fragrances étaient différentes et qu'il n'existait pour la clientèle aucun risque de confusion entre les produits ;

Il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Marks & Spencer tout en condamnant la société BPI à lui payer la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Appelante de cette décision selon déclaration du 3 janvier 1997, la société BPI demande à la Cour de confirmer en ce qu'elle a rejeté l'exception d'irrecevabilité, de l'infirmer pour le surplus et de faire droit à ses demandes telles que formulées devant les premiers juges et rappelées ci-dessus ;

A titre très subsidiaire, elle conclut à ce que la société Marks & Spencer soit à tout le moins condamnée pour concurrence déloyale et parasitaire ;

Au titre de ses frais hors dépens, elle sollicite le paiement d'une somme de 50 000 F ;

La société Marks & Spencer poursuit la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a déclaré la société BPI recevable à agir en contrefaçon de droits d'auteur ;

De ce chef, elle conclut à la réformation du jugement ;

Sur ce, LA COUR,

I. Sur la recevabilité de la demande sur le fondement du droit d'auteur

Considérant que la société Marks & Spencer fait valoir que la société BPI ne rapporte pas la preuve qu'elle est titulaire des droits d'auteur sur le flacon du parfum L'Eau d'Issey ;

Qu'elle soutient que les dessins produits établissent une présomption de titularité des droits au profit de la société américaine Baron et Baron et que les attestations de Messieurs Mourgues et Baron ne sont pas probantes ;

Considérant ceci exposé, que le 9 août 1991, Fabien Baron a déclaré avoir collaboré à la création des " packagings " flacons de la gamme initiale de L'Eau d'Issey pour le compte des sociétés Shiseido et BPI et leur avoir cédé sans limitation d'aucune sorte l'intégralité des droit patrimoniaux et notamment les droits de reproduction et de représentation concernant les produits de la gamme ;

Qu'il a joint à son attestation les plans du flacon de l'eau de toilette lequel correspond sans équivoque possible au modèle dont se prévaut la société BPI ;

Considérant que le 28 août 1991, Alain de Mourgues a, à son trou, déclaré avoir collaboré à la création du flacon de l'eau de toilette L'Eau d'Issey et avoir cédé les droits de reproduction et de représentation aux sociétés Shiseido et BPI ;

Considérant que l'allégation de la société Marks & Spencer selon laquelle le modèle de flacon aurait été élaboré par la société Baron et Baron qui seule serait titulaire des droits d'auteur, ne peut être retenue ;

Que si une personne morale ne peut être auteur, et si les dessins sont établis sur des feuilles à entête de la société Baron et Baron, il demeure que celles-ci comportent la signature manuscrite de Monsieur Baron qui est le président de la société Baron et Baron ;

Considérant de plus que la société BPI justifie par des coupures de presse et par les mentions portées tant sur le flacon que sur l'emballage de l'eau de toilette L'Eau d'Issey, qu'à la date à laquelle elle a fait procéder aux saisies contrefaçon elle commercialisait ce produit sous son nom ;

Qu'en l'absence de toute revendication de la ou des personnes physiques ayant réalisé le flacon, ces actes d'exploitation de la société BPI font présumer à l'égard de la société Marks & Spencer, société poursuivie en contrefaçon, que la société BPI est titulaire sur l'œuvre quelle que soit sa qualification du droit de propriété incorporelle de l'auteur ;

Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Marks & Spencer ;

II. Sur la contrefaçon

Considérant que la société appelante qui se prévaut tant de ses droits d'auteur sur le flacon utilisé pour L'Eau D'Issey que de ceux de la marque n° 94/519 317 fait valoir que l'on retrouve sur le flacon incriminé les mêmes caractéristiques à savoir :

- forme conique allongée se rétrécissant vers le haut

- hauteur et proportion identiques

- caractère épuré du flacon

- partie haute formant bouchon de forme conique en plastique gris donnant une impression de métal brossé

- vaporisateur identique en métal brossé avec une partie circulaire et noire située au centre du vaporisateur

- verre dépoli lisse du flacon ;

Qu'elle ajoute que le flacon de la société intimée présente le même assemblage arbitraire des divers éléments ci-dessus énumérés et que les ressemblances existant entre les deux flacons créent un risque de confusion certain entre les deux produits lequel a été relevé par la presse professionnelle ;

Considérant enfin qu'elle expose que les deux flacons évoquent l'eau et que la comparaison doit être faite sur les flacons pris dans leur ensemble ;

Considérant que la société BPI réplique que l'usage du verre dépoli étant très répandu dans l'industrie de la cosmétique et de la parfumerie ne peut pas être retenu, que les bouchons ne sont ni identiques, ni similaires, que la forme générale de son flacon n'est pas conique mais se rapproche de celle d'une goutte et que les différences essentielles existant entre les deux flacons excluent tout risque de confusion ;

Qu'elle prétend par ailleurs que la comparaison doit être faite entre les flacons uniquement, indépendamment des conditions de commercialisation ;

Considérant ceci exposé, qu'il résulte tant du procès verbal de saisie contrefaçon dressé le 15 juin 1995 que de l'examen de deux exemplaires d'eau de toilette Isis et Esos produits en original devant la Cour que le flacon incriminé est de forme oblongue avec un flanc plus accentué que l'autre, en verre dépoli et qu'il est surmonté d'un bouchon ayant l'aspect du métal brossé, biseauté sur le dessus et dont la hauteur représente environ un quart de la hauteur totale laquelle est de 18 cm ;

Considérant que le flacon opposé a la forme d'un cône étroit, parfaitement symétrique, très allongé et comporte à la partie supérieure un bouchon de forme conique, surmonté d'une petite boule l'ensemble donnant l'apparence du métal brossé ;

Que la hauteur du bouchon représente environ un tiers de la hauteur totale qui est de 18 cm ;

Considérant que la société BPI invoquant un cumul de protection et de caractère dépoli du flacon n'étant pas revendiqué dans le dépôt de la marque, il convient de distinguer la marque du flacon en tant qu'œuvre de l'esprit ;

Considérant que si les signes en cause doivent être analysés globalement et si la contrefaçon s'apprécie selon les ressemblances et non d'après les différences, il convient de relever qu'en l'espèce les seuls points communs entre la marque de la société BPI et le flacon incriminé sont :

- la forme allongée du flacon

- la présence d'un bouchon en métal brossé dont la hauteur est relativement importante par rapport à la hauteur totale du flacon

- la présence d'une partie circulaire noire au centre du vaporisateur ;

Mais considérant que sous peine de revendiquer la protection d'un genre, la société appelante ne saurait étendre le droit privatif qu'elle tire de sa marque à tout flacon pour parfum ou eau de toilette de forme allongée coiffé d'un bouchon ayant l'aspect du métal brossé avec au centre du vaporisateur une partie circulaire noire ;

Que la marque par elle déposée se caractérise en ce qu'elle combine un flacon de forme conique étroite et allongée, se rétrécissant vers le haut et un bouchon de même forme en métal brossé, surmonté d'une petite boule dans le même matériau et s'inscrivant parfaitement dans la ligne du flacon ;

Que ce sont ces éléments qui confèrent à la marque de la société BPI son caractère distinctif ;

Qu'il convient donc de rechercher si le flacon de la société Marks & Spencer les reproduit ou les imite ;

Or considérant que le flacon incriminé a également une forme allongée et comporte un bouchon en métal brossé, il demeure que cette forme est souple, courbée vers le haut, arrondie et rétrécie à la base, asymétrique et que le dessus du bouchon est biseauté ;

Considérant que les éléments caractéristiques de la marque ne sont donc pas reproduits à l'identique ;

Que le grief de contrefaçon par imitation n'est pas davantage constitué ;

Considérant en effet que la société intimée et adoptant pour son flacon les lignes et formes susvisées lui a donné l'aspect d'une goutte d'eau en train de tomber tandis que le flacon de L'Eau d'Issey de par sa forme géométrique conique très élancée, dépouillée, résolument moderne voire futuriste évoque comme l'écrit un journaliste professionnel une flèche de verre coiffée d'une perle (Echo du Centre Shopping Line GWEN) ;

Que les premiers juges en ont exactement déduit qu'il n'existait aucun risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas simultanément sous les yeux les deux flacons, observation étant faite que les commentaires de deux journalistes et d'une consommatrice ne peuvent être intégralement retenus dans la mesure où ils tiennent également compte des dénominations adoptées et des fragrances, éléments extérieurs à l'appréciation de la contrefaçon ;

Considérant qu'au titre du droit d'auteur, la société BPI est bien fondée à se prévaloir également du fait que son flacon est en verre dépoli, caractéristique qui n'apparaît pas sur le dépôt de la marque ;

Considérant que la société Marks & Spencer ne contestant ni l'originalité du flacon de la société BPI ni qu'il bénéficie de la protection par le droit d'auteur, il importe peu que le verre dépoli lisse ait été ou non déjà utilisé pour des flacons de parfum ;

Que la société Marks & Spencer ne démontre pas en outre qu'un flacon présentant les mêmes caractéristiques était connu antérieurement ;

Considérant que si le flacon de la société intimée est également en verre dépoli, la reprise de cette caractéristique n'est pas susceptible en elle-même de conférer à ce conditionnement un caractère contrefaisant dès lors qu'il a été démontré ci-dessus qu'il ne reproduit pas les caractéristiques spécifiques du flacon de la société BPI et que les formes adoptées par la société Marks & Spencer confèrent à son produit un aspect d'ensemble distinct de celui de L'Eau d'Issey ;

Considérant de plus que si la hauteur totale des deux flacons, bouchon comprise, est identique, il convient de relever que le flacon stricto sensu de L'Eau d'Issey est moins haut que le flacon incriminé et que les proportions entre la hauteur et la largueur ne sont pas similaires ;

Considérant en conséquence que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société BPI de sa demande en contrefaçon de marque et pour atteinte à ses droits d'auteur ;

III. Sur la concurrence déloyale

Considérant que la société BPI fait valoir que la société Marks & Spencer s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale distincts en offrant son eau de toilette à un prix très inférieur, en commercialisant un " jus très proche " du jus de L'Eau d'Issey, en adoptant pour les emballages un graphisme se rapprochant de celui qu'elle utilise et en choisissant une dénomination, Isis, phonétiquement et orthographiquement très proche de la dénomination Issey ;

Considérant que la société intimée réplique que l'analyse scientifique qu'elle a fait effectuer démontre que les formules des deux parfums sont différentes ;

Qu'elle ajoute que les graphismes ne sont pas semblables et qu'une simple différence de prix n'est pas constitutive de concurrence déloyale ;

Considérant qu'en ce qui concerne la dénomination, elle expose que la société appelante ne peut se prévaloir d'aucun droit privatif sur le nom " L'Eau d'Issey " et qu'en outre il n'existe aucune ressemblance entre Isis et Esos d'une part, et Eau d'Issey d'autre part ;

Considérant ceci exposé, que si l'analyse comparative des deux eaux de toilette par chromatographie en phase gazeuse réalisée à l'initiative de la société Marks & Spencer montre que ceux-ci appartiennent à la même famille et ont en commun 36 constituants sur les 75 identifiés, il demeure que 19 constituants du parfum de Marks & Spencer sont à des concentrations supérieures à celles de L'Eau d'Issey et 17 à des concentrations inférieures, les rapports variant de 0,04 à 6,13 F ;

Or considérant, que l'expert consulté précise sans être sur ce point contredit par l'appelante qui ne communique aucun document scientifique ou technique, que seules les différences de proportions permettent d'obtenir des différences d'odeurs ;

Que sur le plan olfactif il indique qu L'Eau d'Issey est très floral, frais, marin tandis que Isis est beaucoup plus lourde, rosée, ambrée, boisée et vanillée ;

Considérant enfin que la démonstration faite devant la Cour ne permet pas de déceler une flagrance identique voire très proche, observation étant faite qu'après quelques instants les odeurs se modifient ;

Considérant en ce qui concerne les dénomination que contrairement à ce que soutient la société Marks & Spencer, la société BPI justifie que le propriétaire de la marque " L'Eau d'Issey ", Miyake Design Studio, lui a confié l'exploitation de cette marque pour les produits de parfumerie et délégué le pouvoir de la défendre ;

Que s'il n'est pas établi qu'un contrat de licence ou de sous licence de ladite marque a été inscrit au bénéfice de la société BPI au registre national des marques (les seuls contrats produits et au demeurant non inscrits faisant référence à la marque Issey Miyake), cette société reste néanmoins recevable à agir en concurrence déloyale ;

Considérant toutefois, que si les dénominations Issey et Isis ont en commun les deux premières lettres et sont formées de deux syllabes, il demeure que l'expression " L'Eau d'Issey" évoque dans l'esprit du consommateur soit le couturier japonais Issey Miyake soit le rapprochement phonétique l' "Odyssée " d'Homère tandis que le nom ISIS évoque des divinités égyptiennes ;

Considérant qu'il ne peut davantage être reproché à la société Marks & Spencer d'avoir recherché un effet de gamme ne commercialisant dans le même flacon un produit dénommé Esos dès lors que le nom Esos ne présente aucune similitude avec la dénomination Isis, n'est pas le nom d'une divinité et a été créée de toute pièce par la société Marks & Spencer ;

Considérant enfin que contrairement à ce que soutient la société BPI, il n'existe aucune similitude entre les graphismes utilisés ;

Que les dénominations L'Eau d'Issey et Issey Miyake sont inscrites en caractère bâtons simples à l'intérieur d'un rectangle matérialisé par une ligne noire tandis que le mot Isis est simplement imprimé en traits épais bicolores noirs et blanc ;

Considérant qu'au surplus que les premiers juges ont justement relevé que les deux eaux de toilettes étaient vendues dans des emballages de formes et de couleur très différentes ce qui est de nature à prévenir tout risque de confusion pour le consommateur;

Que si la clientèle est amenée à sentir le parfum avant de faire son choix et même s'il existe des flacons de démonstration, il demeure que toutes les eaux de toilette sont offertes à la vente dans leur emballage ;

Considérant en outre qu'en l'espèce il convient de relever que les réseaux de distribution des deux produits sont différents, celui de la société intimée n'étant commercialisé que dans ses propres magasins lesquels ne présentent à la vente que ses produits, tandis que celui de la société BPI est manifestement commercialisé par l'intermédiaire d'un réseau de distribution sélective et dans les grands magasins ;

Qu'en conséquence, les deux eaux de toilette ne sont pas susceptible d'être offerte à la vente dans le même magasin ;

Considérant que la seule pratique d'un prix inférieur ne constituant pas en soi un acte de concurrence déloyale, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société BPI de son action en concurrence déloyale ;

IV. Sur l'article 700 du NCPC

Considérant que la société BPI qui succombe sera déboutée de sa demande de ce chef ;

Considérant que la société Marks & Spencer n'a formé aucune demande au titre des frais hors dépens par elle engagés devant la Cour ;

Qu'en conséquence il convient simplement de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société BPI à lui payer la somme de 15 000 F au titre des frais par elle engagés en première instance pour défendre ses intérêts ;

Par ces motifs : Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 8 janvier 1997 en toutes ses dispositions, Condamne la société Beauté Prestige International aux dépens d'appel, Admet SCP Fisselier Chiloux Boulay avoué au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.