CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 10 juin 2004, n° 02-077677

Faits et procédure :

La société Timberland Company, société de droit américain, est titulaire de :

- la marque nominative " Timberland ", enregistrée sous le numéro 1 417 690 pour désigner les produits suivants de la classe 25 : "chaussures y compris les bottillons pour hommes, femmes et enfants, chaussures de travail, chaussures de sport";

- la marque figurative représentant un arbre stylisé inscrit dans un cercle, enregistrée sous le numéro 1 100 445 pour les mêmes produits.

La société Timberland, société de droit français, commercialise en France les produits revêtus des marques The Timberland Company; elle a mis en place sur le marché français un réseau de distribution sélective lui permettant de sélectionner ses détaillants en fonction de critères qualitatifs.

Dûment autorisée par ordonnance du 15 novembre 2000, la société Timberland France a, le 24 novembre 2000, fait constater par huissier que le magasin Derrick du Centre commercial Parinor présentait à la vente des chaussures "Timberland".

A nouveau autorisée par ordonnance du 8 décembre 2000, elle a fait procéder par voie d'huissier à un constat réalisé au siège social de la société Critère, ayant révélé que cette dernière vendait des articles " Timberland ", en s'approvisionnant auprès de sociétés tierces.

C'est dans ces circonstances que, par acte du 26 avril 2001, les sociétés The Timberland Company et Timberland SAS ont assigné la société Critère en cessation des actes de contrefaçon et en dommages-intérêts pour agissements constitutifs de contrefaçon et de concurrence déloyale.

Par jugement du 2 septembre 2002, le Tribunal de grande instance de Versailles a :

- rejeté les exceptions de nullité de l'assignation et de détournement de procédure;

- dit que la société Critère a fait usage des marques n° 1 417 690 et n° 1 100 445 de la société The Timberland Company, sans son autorisation, dans des conditions constitutives de contrefaçon au sens de l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

- interdit à la société Critère de continuer à faire usage des marques susvisées, sous peine d'astreinte de 200 euro par usage constaté, passé le délai d'un mois après la signification du jugement;

- condamné la société Critère à payer à la société The Timberland Company la somme de 20 000 euro en réparation des actes de contrefaçon;

- déclaré recevable, mais mal fondée, l'action en concurrence déloyale de la société Timberland SAS;

- rejeté la demande de publication du jugement;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

- condamné la société Critère aux dépens.

Les sociétés The Timberland Company et Timberland SAS ont interjeté appel de cette décision.

Elles maintiennent que l'assignation délivrée par elles est parfaitement valable, et elles contestent qu'il puisse leur être reproché un détournement de procédure, alors que le délit de contrefaçon peut se prouver par tous moyens, et que la présente procédure repose à la fois sur la concurrence déloyale et sur le droit des marques, de telle sorte qu'elles n'étaient nullement tenues de diligenter leur action dans le mois de l'établissement du constat d'huissier.

Elles font valoir que, pour que l'exception que constitue l'épuisement des droits sur la marque au sens de l'article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle puisse s'appliquer, la preuve doit être rapportée d'une mise dans le commerce dans la Communauté européenne des produits litigieux par le titulaire de la marque ou avec son consentement.

Elles précisent que, dès lors que le consentement du titulaire de la marque n'a pas été donné pour chacun des articles en cause, tout usage, de quelque nature qu'il soit, constitue un délit de contrefaçon, le titulaire conservant un droit de suite et de contrôle sur les produits marqués.

Elles relèvent qu'en l'espèce, le fait pour la société Critère de s'être approvisionnée en produits revêtus des marques Timberland auprès de fournisseurs français n'établit nullement le consentement de la société The Timberland Company à la mise sur le marché européen de tels produits.

Elles allèguent que c'est à tort que leur demande du chef de concurrence déloyale a été écartée par les premiers juges, et, à cet égard, elles indiquent que seuls les détaillants avec lesquels Timberland a signé un contrat de distribution sélective agréée sont autorisés à vendre les produits Timberland dans leur point de vente, ce qui n'est pas le cas de la société Critère, laquelle n'a pas la qualité de distributeur agréé. Elles estiment que la circonstance que la société Critère a commercialisé des produits normalement distribués par l'intermédiaire d'un réseau de distribution sélective, sans être soumise aux conditions habituelles des distributeurs agréés, est constitutive de concurrence déloyale.

Elles soulignent que doit également s'analyser en un acte de concurrence déloyale le fait pour la partie adverse d'avoir procédé à l'achat de marchandises dans des conditions dont l'illicéité ou le caractère frauduleux est révélé par le refus par elle de justifier leur provenance.

Elles observent qu'est indifférente l'allégation par la société Critère du caractère innovant de la présentation des articles vendus par elle dans des magasins parfaitement achalandés, dans la mesure où, en matière de distribution sélective, il incombe au seul fabricant de fixer les critères de sélection qu'il souhaite voir remplis par ses distributeurs en fonction de l'image de ses produits et de ses marques qu'il entend préserver au stade de la distribution.

Elles ajoutent que la commercialisation de produits Timberland par la société intimée est effectuée dans des conditions dégradantes, ne correspondant pas à l'attente des consommateurs et au prestige des marques, ce qui entraîne leur banalisation et leur dépréciation.

Par voie de conséquence, tout en sollicitant la confirmation du jugement déféré en ce qu'il est entré en voie de condamnation au titre de la contrefaçon, les sociétés The Timberland Company et Timberland SAS demandent à la cour de l'infirmer sur le quantum des dommages-intérêts et de condamner la société Critère au paiement de la somme de 152 000 euro à la société The Timberland Company.

Elles concluent également à l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Timberland SAS de sa réclamation du chef de concurrence déloyale, et à la condamnation de la société Critère à payer à la société Timberland SAS la somme de 152 450 euro, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi pour actes de concurrence déloyale.

Elles demandent en outre à être autorisées à publier l'arrêt par extraits dans trois publications au choix de Timberland et aux frais de Critère à hauteur d'un montant maximum de 3 000 euro par publication.

Elles réclament pour chacune d'entre elles la somme de 6 100 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société Critère Derrick soulève in limine litis la nullité de l'acte introductif d'instance, en ce que celui-ci ne contient pas le fondement juridique des prétentions des sociétés Timberland en contravention avec les dispositions de l'article 56 du nouveau Code de procédure civile.

Elle se prévaut du détournement de procédure commis par les sociétés Timberland, lesquelles ont prétendu fallacieusement qu'elles agissaient du chef de concurrence déloyale, alors que leur action est fondée sur le droit des marques, lequel leur imposait de délivrer leur assignation au plus tard dans le mois ayant suivi l'établissement du procès-verbal de constat.

Elle invoque le défaut de qualité pour agir de la société Timberland SAS, laquelle n'a justifié ni d'un contrat de licence, ni d'un contrat de distribution exclusive sur le territoire national.

Elle fait valoir que des actes de contrefaçon ne sauraient être constitués par la seule utilisation d'une marque authentique en vue de désigner des produits authentiques achetés et commercialisés sur le territoire français, et n'ayant fait l'objet d'aucune altération. Elle stigmatise l'attitude des sociétés appelantes, consistant à mêler sciemment tout à la fois le droit des marques et l'organisation d'un réseau de distribution sélective.

Elle estime que le grief de contrefaçon de marque ne saurait prospérer à son encontre, dès lors qu'elle a acquis des produits Timberland authentiques auprès de plusieurs sociétés situées sur le territoire national français, et elle en déduit que c'est de parfaite bonne foi qu'elle a commercialisé quelques articles portant la marque Timberland.

Elle relève que Timberland n'établit pas l'existence d'un réseau de distribution sélective, et elle précise que le fait d'avoir distribué des produits relevant d'un tel réseau ne suffit pas à caractériser des actes de concurrence déloyale.

Elle observe qu'il est permis de s'interroger sur la licéité d'un tel type de réseau, dans la mesure où les marchandises de la marque Timberland ne sont pas des produits exceptionnels ni par leur qualité ni par leur aspect, et ne nécessitent en aucun cas des critères particuliers de revente en magasins.

Elle ajoute qu'elle a toujours été innovante dans sa manière de présenter ses produits dans de beaux magasins, parfaitement achalandés, dans des conditions optimum de vente et aux côtés d'autres marques de prestige, de telle sorte que la vente par elle de quelques articles Timberland, dont elle a fait l'acquisition sur le marché parallèle, n'a pas revêtu un caractère irrégulier, ni porté atteinte aux intérêts des sociétés appelantes.

Se portant incidemment appelante de la décision entreprise, la société Critère demande à la cour de débouter les sociétés Timberland de leurs prétentions, tant du chef de contrefaçon que pour concurrence déloyale.

A titre subsidiaire, elle sollicite la fixation à 1 euro du montant des dommages-intérêts susceptibles d'être alloués aux sociétés Timberland. Elle conclut en outre à la condamnation de ces dernières, ou de l'une d'entre elles, au paiement de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2004.

Motifs de la décision :

Sur la nullité alléguée de l'assignation :

Considérant qu'aux termes de l'article 56 du nouveau Code de procédure civile, l'assignation doit notamment contenir, à peine de nullité, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit;

Considérant qu'en l'occurrence, l'assignation délivrée le 26 avril 2001 à la requête des sociétés The Timberland Company et Timberland SAS répond aux exigences légales susvisées;

Considérant qu'en effet, elle mentionne expressément que la société Critère a commercialisé en France des produits revêtus des marques "Timberland" sans avoir reçu l'autorisation du titulaire de ces marques, et qu'il s'agit là d'une contrefaçon au sens des articles L. 716-1, L. 713-2 et L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle;

Considérant qu'au surplus, elle développe les raisons pour lesquelles les agissements reprochés à la société intimée constituent également des actes de concurrence déloyale de nature à engager la responsabilité civile de leur auteur sur le fondement de l'article 1382 du Code civil;

Considérant que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation invoquée par la société Critère.

Sur les fins de non-recevoir soulevées :

Considérant qu'il est constant que les requêtes à fin de constat présentées les 14 novembre et 8 décembre 2000 par la société Timberland SAS tendent à faire établir l'existence d'actes de concurrence déloyale imputables à la société Critère en raison des conditions d'approvisionnement et de vente par cette dernière des produits Timberland;

Considérant que, toutefois, la circonstance que ces constats aient également mis en évidence des agissements susceptibles d'être qualifiés de contrefaçon autorisait parfaitement la société Timberland Company à agir sur le fondement du droit des marques, parallèlement aux réclamations formulées par la société Timberland SAS du chef de concurrence déloyale;

Considérant qu'à supposer même qu'il soit admis que les requêtes susvisées devaient emprunter les règles édictées par l'article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle, la nullité qui affecte la saisie réelle en cas de non-respect du délai de quinzaine entre la date des constats et celle de l'assignation ne saurait s'appliquer aux seules constatations faites par voie d'huissier et décrivant les articles litigieux incriminés;

Considérant que c'est donc également à bon droit que le tribunal a écarté le moyen soulevé par la société intimée, tiré d'un prétendu détournement de procédure;

Considérant que, par ailleurs, il est acquis aux débats que la société Timberland SAS, société de droit français, titulaire de la licence d'exploitation des marques Timberland en France, commercialise en France les produits revêtus des marques dont est titulaire la société Timberland Company, de telle sorte qu'elle a qualité pour agir en dommages-intérêts du chef de concurrence déloyale.

Sur la contrefaçon :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle, lequel est la transposition en droit national de l'article 7 § 1 de la première directive 89-104-CEE du Conseil, "le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement";

Considérant que, si les dispositions susvisées consacrent le principe de l'épuisement du droit du titulaire d'une marque pour les produits mis dans le commerce par lui ou avec son consentement dans l'espace économique européen, ils n'autorisent pas pour autant le libre usage de la marque lorsque les produits en cause ont été importés dans un Etat de l'Union européenne sans l'autorisation du titulaire de la marque;

Considérant qu'il résulte de la jurisprudence communautaire (arrêt Zino Davidoff de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 20 novembre 2001) que "le consentement doit être exprimé positivement et les éléments pris en compte pour retenir l'existence d'un consentement implicite doivent traduire de façon certaine une renonciation du titulaire de la marque à opposer son droit exclusif';

Considérant qu'il incombe à l'opérateur qui se prévaut de la réalisation de l'épuisement des droits du titulaire sur la marque de le démontrer, et non au titulaire de la marque d'établir une absence de consentement;

Considérant que, pour qu'il y ait consentement au sens de l'article 7 paragraphe 1 de la directive susvisée et de l'article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle, celui-ci doit porter sur chaque exemplaire du produit pour lequel l'épuisement est invoqué (arrêt Sebago de la CJCE en date du 1er juillet 1999);

Considérant que c'est au regard de ces principes qu'il convient de déterminer s'il y a eu épuisement du droit de la société The Timberland Company sur ses marques, de nature à rendre licite la commercialisation des produits Timberland par la société Critère;

Or considérant que la circonstance que cette dernière se soit approvisionnée en produits revêtus des marques Timberland auprès de fournisseurs français n'établit nullement le consentement de la société The Timberland Company à la mise sur le marché européen de ces produits;

Considérant qu'au demeurant, cette preuve ne résulte nullement des factures d'achat auxquelles l'huissier instrumentaire a eu accès à l'occasion de ses constatations en date du 13 décembre 2000 dans les locaux de la société intimée;

Considérant qu'au surplus, même en la tenant pour acquise, l'authenticité des produits incriminés ne fait pas obstacle à la protection légale dont bénéficie le titulaire de la marque contre toute utilisation non autorisée par lui;

Considérant que, par ailleurs, il est sans incidence sur l'appréciation des droits de Timberland que la société Critère ait vendu les articles incriminés depuis de nombreuses années sans avoir été jusque-là inquiétée, dans la mesure où il n'est ni démontré ni même allégué que cette commercialisation se serait poursuivie à la connaissance du titulaire des marques;

Considérant qu'en définitive, les documents produits aux débats n'établissent nullement que les articles incriminés ont été mis en circulation dans l'espace économique européen avec le consentement de la société The Timberland Company, sans que la société intimée puisse utilement invoquer sa bonne foi, laquelle est indifférente en matière de contrefaçon;

Considérant que, dès lors qu'eu égard à ce qui précède, la société Critère n'est pas fondée à se prévaloir de l'épuisement des droits de la société The Timberland Company, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a énoncé qu'en vendant des produits de la marque Timberland sans pouvoir justifier d'une autorisation de son titulaire, la société intimée a commis des actes de contrefaçon au sens des dispositions légales susvisées;

Considérant que la société The Timberland Company est en droit d'obtenir la réparation de l'atteinte à ses droits privatifs qui a résulté pour elle de la commercialisation de produits revêtus de ses marques sans son autorisation;

Considérant qu'en l'espèce, les seuls éléments dont la cour dispose pour apprécier l'ampleur du préjudice subi par la société appelante au titre de la contrefaçon reposent sur les vérifications effectuées le 13 décembre 2000 par Maître Laval-Liaud, huissier de justice, mettant en évidence que la société Critère a fait l'acquisition auprès de fournisseurs français de produits référencés Timberland, en violation des droits de la société Timberland Company sur ses marques;

Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont évalué à 20 000 euro le montant des dommages-intérêts auxquels cette dernière peut légitimement prétendre du chef des atteintes portées à la notoriété de ses marques ainsi qu'en remboursement des investissements complémentaires supportés par elle afin de remédier à ces atteintes;

Considérant qu'il y a donc lieu, tout en écartant l'appel incident de la société appelante, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait interdiction à la société Critère de continuer à faire usage des marques susvisées, sous peine d'astreinte de 200 euro par usage constaté passé le délai d'un mois après la signification de la décision de première instance, et en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société The Timberland Company la somme de 20 000 euro, à titre de dommages-intérêts, en réparation des actes de contrefaçon.

Sur la concurrence déloyale :

Considérant qu'il s'infère des documents produits aux débats que la société Timberland SAS commercialise en France les chaussures revêtues des marques Timberland exclusivement par l'intermédiaire d'un réseau de distributeurs agréés;

Considérant qu'en l'occurrence, l'existence même d'un tel réseau est suffisamment démontrée par les nombreux contrats de distributeur agréé communiqués en cause d'appel par la société appelante, tous datés et signés par les parties cocontractantes;

Considérant que la licéité de ce réseau, expressément contestée par la société Critère, a déjà été reconnue par de nombreuses décisions judiciaires ayant opposé les sociétés Timberland à des distributeurs non agréés;

Considérant qu'à cet égard, la société intimée rappelle à juste titre que c'est à la société qui commercialise ses produits par un réseau de distribution sélective et qui sollicite la condamnation d'un intermédiaire non agréé pour la mise en vente de ceux-ci, qu'il incombe de prouver la réalisation des conditions qu'implique la licéité du réseau de distribution sélective;

Mais considérant qu'il s'infère des stipulations des contrats de distributeur agréé versés aux débats que les distributeurs s'engagent à ne vendre qu'à des consommateurs directs ou à d'autres distributeurs agréés (articles 2.9.4 et 2.9.5), tandis que Timberland souscrit l'obligation de ne vendre qu'à des distributeurs agréés "qui satisfont, ainsi que leurs points de vente, aux conditions définies dans le contrat et dans les conditions générales de vente" (article 4);

Considérant que les contrats, qui renvoient à plusieurs reprises aux conditions générales de vente, comportent diverses clauses destinées à organiser une sélection de distributeurs agréés en fonction de la qualification professionnelle des vendeurs et de la qualité du point de vente, à assurer une étanchéité juridique du réseau et à préserver la liberté de fixation du prix de revente des produits par le distributeur agréé (articles 2.5, 2.6 et 2.9);

Considérant qu'ils fixent un certain nombre de principes dont la finalité est d'éviter une extension excessive du réseau, des coûts de distribution accrus et une détérioration de l'image des produits, selon des modalités ne portant pas atteinte aux règles de la concurrence;

Considérant que la preuve est donc suffisamment rapportée par la société Timberland SAS de la licéité de son réseau de distribution sélective;

Considérant que, dès lors qu'il est constant que la société Critère n'est pas distributeur agréé Timberland, la société appelante était parfaitement fondée, en vue d'assurer la protection de son réseau, à faire vérifier par voie d'huissier les conditions dans lesquelles la société intimée s'approvisionnait en produits Timberland;

Considérant que, toutefois, il apparaît que la société Critère n'a pas déféré à l'injonction qui lui a été adressée par courrier en date du 1er décembre 2000 de Maître Alquier, Huissier de Justice, de lui communiquer "les bons de commande, factures, état des stocks ainsi que les coordonnées de votre fournisseur sur les produits que vous commercialisez dans votre magasin, portant la marque Timberland";

Considérant qu'il est également établi que, lors de sa venue dans les locaux de la société intimée le 13 décembre 2000, Maître Laval-Liaud, Huissier de Justice, s'est heurté au refus du comptable de lui remettre les documents visés dans l'ordonnance du 8 décembre 2000, et n'a pu procéder à ses constatations qu'après arrivée de renforts de la Police;

Considérant qu'il est en outre justifié par un constat d'huissier dressé le 5 mars 2001 que le gérant de la société Shadows, auprès de laquelle la société Critère s'était approvisionnée, a, dans un premier temps, refusé d'indiquer les coordonnées de ses propres fournisseurs au motif que " c'était sur le marché parallèle ", puis, dans un second temps, a communiqué des documents insuffisamment probants, et en particulier une facture émanant d'une société Raktrade Textiles, datée du 2 février 2000, donc postérieure aux ventes intervenues les 20 et 26 janvier 2000 entre les sociétés Shadows et Critère;

Or considérant que, si la commercialisation des produits relevant d'un réseau de distribution sélective ne constitue pas en soi un agissement fautif, l'achat de marchandises, dans des conditions dont l'illicéité est révélée par le refus de justifier leur provenance, caractérise un acte de concurrence déloyale;

Considérant que, de surcroît, en commercialisant les produits Timberland dans les conditions ci-dessus rappelées, la société Critère a ainsi pu bénéficier à moindres frais des investissements réalisés par la société Timberland SAS, sans être par ailleurs soumise aux contraintes habituelles des distributeurs agréés;

Considérant qu'à cet égard, la présentation innovante de ses produits, dont la société intimée se prévaut, et qui, selon ses dires, lui permet d'assurer des conditions optimum de vente à l'ensemble de ses articles de marques renommées, ne saurait à bon droit l'exonérer du grief de parasitisme;

Considérant qu'en effet, en vendant des produits Timberland dont elle n'est pas distributeur agréé, elle bénéficie néanmoins des efforts industriels et commerciaux de l'ensemble du réseau de distribution, sans avoir à se conformer aux critères de sélection qualitative imposés par le seul fournisseur en fonction de l'image que lui-même entend promouvoir auprès de ses revendeurs agréés;

Considérant qu'il y a donc lieu, en infirmant le jugement déféré, de dire que la société Critère doit répondre de ses actes de concurrence déloyale commis au préjudice de la société Timberland SAS, et, au vu des dépenses publicitaires que cette dernière justifie avoir exposées au cours des dernières années au titre de la commercialisation des articles Timberland, de fixer à 30 000 euro le montant de l'indemnité devant être mise à la charge de la société intimée, et de débouter les parties de leurs plus amples prétentions.

Sur les demandes complémentaires et annexes :

Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il convient d'autoriser les sociétés appelantes à publier le présent arrêt dans trois publications à leur choix et aux frais de la société Critère, sans toutefois que le montant de chaque insertion excède la somme de 2 000 euro;

Considérant que l'équité commande d'allouer à chacune des sociétés appelantes une indemnité de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Considérant qu'il n'est cependant pas inéquitable que la société intimée conserve la charge des frais non compris dans les dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance;

Considérant que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Critère aux dépens de première instance, en ce compris le coût des constats d'huissier ordonnés judiciairement;

Considérant que cette dernière, qui succombe en son recours, doit être condamnée aux dépens d'appel.

Par ces motifs, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par les sociétés Timberland Company et Timberland SAS, le dit partiellement fondé; Déclare mal fondé l'appel incident de la société Critère; Confirme le jugement déféré, hormis en ce qu'il a rejeté l'action en concurrence déloyale diligentée par la société Timberland SAS; Statuant à nouveau de ce chef, et ajoutant : Condamne la société Critère à payer à la société Timberland SAS la somme de 30 000 euro à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale; Autorise les sociétés Timberland à publier le présent arrêt par extraits dans trois publications à leur choix et aux frais de la société Critère, sans que le montant de chaque insertion excède la somme de 2 000 euro; Condamne la société Critère à payer à la société Timberland Company et à la société Timberland SAS, pour chacune d'entre elles, la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Déboute la société Critère de sa demande d'indemnité de procédure; Condamne la société Critère aux dépens d'appel, et Autorise la SCP Bommart Minault, société d'Avoués, à recouvrer directement la part la concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.