OEB, 9 avril 1987, n° T 0156-84

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 79 301 597.5 déposée le 7 août 1979 a donné lieu le 30 décembre 1981 à la délivrance du brevet européen n° 8 882 comportant 17 revendications. La revendication 1, seule revendication indépendante, était libellée comme suit : "1. Dans la séparation d'un mélange de gaz d'alimentation à composants multiples..."

II. (...) Le 30 septembre 1982, la société Linde Aktiengesellschaft (deuxième opposante) a fait opposition au brevet pour défaut d'activité inventive du procédé revendiqué, par rapport aux documents :

DE-B-1 544 009 (1) DE-A-2 258 299 (2) et DE-A-2 604 305 (3). Le 23 août 1983, en réponse aux observations présentées par le titulaire du brevet, la deuxième opposante a fait référence à une autre antériorité, le document DE-C-588 885 (4) ; par la suite, elle a également cité le document DE-A-2 745 088 (5), dans une lettre reçue le 2 février 1984.

Dans une notification établie conformément à l'article 101(2) et aux règles 58(1), (2) et (3) CBE, en date du 23 novembre 1983, la Division d'opposition a indiqué qu'elle n'avait pas tenu compte du document DE-C-588 885 (document 4), en application de l'article 114(2) CBE.

III. Dans une décision en date du 3 mai 1984, la Division d'opposition a rejeté l'opposition et maintenu le brevet sans modifications. Elle y a en outre déclaré qu'elle persistait à ne pas tenir compte du document (4) et que, pour des raisons analogues à celles qu'elle avait indiquées en premier lieu, elle avait décidé de ne pas tenir compte non plus du document (5). Le document (4) ayant été publié en 1933 et le document (5) le 20 avril 1978, rien ne semblait devoir empêcher l'accès à ces documents. Considérant que le délai d'opposition de neuf mois avait été institué en vue d'accorder suffisamment de temps pour exposer une affaire dans son intégralité, la Division d'opposition a décidé qu'il ne serait pas de bonne procédure d'admettre ces documents et arguments produits tardivement ; elle n'en a donc pas tenu compte pour la décision.

IV. Le 3 juillet 1984, la requérante a formé un recours contre la décision de la Division d'opposition ; elle a dûment acquitté la taxe correspondante. Le mémoire exposant les motifs du recours, dans lequel une autre antériorité, le document DE-B-1 259 844 (6), était encore citée, a été déposé le 25 août 1984.

V. Dans ce mémoire, la requérante (deuxième opposante), renvoyant à la Partie E, chapitre VI des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, allègue que l'un des facteurs à considérer pour décider de la recevabilité de faits invoqués et de preuves produites tardivement est leur pertinence, et qu'il ressort clairement du texte des Directives que la division d'opposition doit informer les parties de son intention de ne pas tenir compte, en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 114(2) CBE, de ces faits et preuves avant de statuer sur l'opposition.

Dans la présente espèce, la Division d'opposition n'a pas informé les parties de son intention de ne pas tenir compte du document (5); c'est seulement après que la décision eut été rendue qu'il s'est avéré qu'elle n'en avait pas tenu compte. Le fait que la Division d'opposition ait omis d'informer les parties pourrait constituer un vice substantiel de procédure justifiant le remboursement de la taxe de recours.

En outre, les motifs avancés au point 6 de la décision pour refuser de tenir compte des documents (4) et (5) ne semblent pas valables, car la question de la pertinence de ces deux documents quant aux faits invoqués n'y est abordée dans aucun des deux cas, bien que la deuxième opposante (la requérante) ait souligné l'importance notable du document (5) pour juger de l'activité inventive.

S'agissant du défaut d'activité inventive, les arguments présentés par la requérante dans son mémoire exposant les motifs du recours s'appuient non seulement sur la divulgation que constitue le document (5) produit tardivement, mais encore sur les documents (1) et (2), puis enfin sur le document (6) mentionné au point IV ci-dessus.

VI. En réponse au mémoire exposant les motifs du recours, l'intimé (titulaire du brevet) a fait observer à propos des paragraphes 1 et 2 de l'article 114 CBE qu'ils ne sont compatibles entre eux qu'à la condition que le premier signifie que les faits à examiner d'office par l'OEB sont ceux invoqués en temps utile et que les mots "peut ne pas tenir compte" (paragraphe 2) signifient "ne tient pas compte, sauf dans des circonstances exceptionnelles" ; il a en outre mis l'accent sur les retards qu'accuserait la procédure et qui risqueraient d'être extrêmement préjudiciables au titulaire du brevet si l'article 114(1) était interprété différemment.

La Division d'opposition a agi dans les règles puisque l'article 114(2) lui confère le droit absolu de ne pas tenir compte des nouvelles antériorités citées et que l'opposante n'avait aucune raison de s'attendre que celles-ci soient incluses dans la procédure ; en effet, bien qu'accessibles au public pendant le délai d'opposition, elles avaient été produites passé ce délai et n'étaient pas pertinentes. De plus, lorsqu'elle a cité le document (5), l'opposante a retiré sa requête tendant à recourir à la procédure orale, ce qui équivalait à indiquer à l'OEB qu'elle ne souhaitait pas poursuivre l'affaire.

VIII. Lors de la procédure orale devant la Chambre, la requérante ayant insisté pour que le document (5) au moins soit pris en considération dans la procédure, le président de la Chambre a demandé aux parties de commencer par soumettre leurs conclusions au sujet de la question de savoir, d'une part, si la Division d'opposition avait ou non agi contrairement aux règles en n'admettant pas que soient inclus dans la procédure les documents (4) et (5) et, d'autre part, indépendamment de cela, comment ces documents devaient à présent être traités.

Après avoir entendu les conclusions des parties, la Chambre a estimé que la Division d'opposition avait eu tort de ne pas tenir compte de ces documents sans avoir préalablement examiné leur pertinence. Elle a indiqué qu'elle renverrait donc l'affaire devant la première instance pour la poursuite de la procédure si elle partageait l'avis de la première instance selon lequel les documents produits par l'opposante pendant le seul délai d'opposition ne s'opposaient pas au maintien du brevet sans modification. Les parties ont ensuite présenté leurs arguments sur ce point.

IX. La requérante a conclu à l'annulation de la décision attaquée et a demandé soit la révocation du brevet (requête principale), soit le renvoi de l'affaire devant la Division d'opposition (requête subsidiaire).

X. L'intimé a demandé le rejet du recours avec maintien du brevet et, à titre subsidiaire, le renvoi de l'affaire devant la Division d'opposition.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 ainsi qu'à la règle 64 CBE ; il est donc recevable.

2. Sur la question de la nouveauté et de l'activité inventive :

2.1. Ayant examiné attentivement le document (6) que mentionne en premier lieu le mémoire exposant les motifs du recours, la Chambre estime que ce document n'est pas pertinent, en ce sens qu'il ne l'amène pas à rendre une décision différente ; elle décide donc, en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 114(2) CBE, de ne pas tenir compte de ce document vu qu'il n'a pas été produit en temps utile.

2.2. La Chambre doit ensuite vérifier si l'objet de la revendication 1 est nouveau et s'il implique une activité inventive, par rapport aux documents (1), (2) et (3).

2.5. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Chambre estime que la décision prise par la Division d'opposition de maintenir le brevet sans modification était justifiée, compte tenu des documents sur lesquels cette dernière s'est fondée.

3. Sur la question de la recevabilité de documents produits après l'expiration du délai d'opposition :

3.1. La Division d'opposition a décidé, en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 114(2) CBE, de ne pas tenir compte des antériorités (4) et (5). Pour étayer sa thèse selon laquelle ces documents produits après l'expiration du délai d'opposition ne l'ont pas été en temps utile, la Division d'opposition a déclaré que le délai de neuf mois était suffisamment long et que les deux documents étaient accessibles au public depuis longtemps, en fait depuis 1933 et 1978 respectivement. La Chambre estime qu'il était irrégulier et incompatible avec les dispositions de l'article 114 CBE de traiter ainsi les antériorités citées après l'expiration du délai d'opposition.

3.2. Les paragraphes 1 et 2 de l'article 114 CBE comportent deux dispositions différentes : l'article 114(1) CBE dispose que l'OEB doit procéder à l'examen d'office des faits ; cet examen n'est limité ni aux moyens invoqués ni aux demandes présentées par les parties. Par contre, l'article 114(2) CBE autorise l'OEB à ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile.

3.3. Dans une certaine mesure, ces deux paragraphes ne sont pas concordants. Si l'OEB doit procéder à l'examen d'office des faits, il doit nécessairement prendre en considération tous les éléments utiles pour statuer. L'article 114(1) CBE n'impose pas de satisfaire à cette obligation dans un délai déterminé, obligation qui est donc maintenue pendant toute la durée de la procédure. L'article 114(2) CBE permet en revanche de ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués en temps utile. Il s'agit de dispositions en apparence contradictoires qu'il convient de concilier par une interprétation soigneuse.

3.4. La Chambre estime que le principe énoncé à l'article 114(1) CBE suivant lequel l'Office doit procéder à l'examen d'office des faits prime la disposition de l'article 114(2) CBE qui prévoit la possibilité de ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile, ce qui ressort à l'évidence du texte même des deux dispositions. En effet, les termes "ermittelt" (version allemande), "shall examine" (version anglaise) et "procède à l'examen" (version française) utilisés dans l'article 114(1) CBE expriment une obligation tandis que ceux de l'article 114(2) CBE ("braucht nicht zu berücksichtigen", en allemand ; "may disregard", en anglais ; "peut ne pas tenir compte", en français) impliquent un pouvoir d'appréciation. Ces termes font à eux seuls apparaître clairement que la disposition du paragraphe 1 prévaut sur celle du paragraphe 2.

3.5. Même au cours d'une procédure inter partes, ce qu'est précisément une procédure d'opposition, l'OEB ne doit pas uniquement prendre en considération les intérêts des parties concernées ; il est également tenu vis-à-vis du public de ne pas délivrer ni maintenir des brevets qu'il juge non valables.

C'est en fait pour cette raison que le principe suivant lequel l'OEB doit procéder à un examen d'office est posé à l'article 114(1) CBE et que, conformément à l'article 115 CBE, les tiers peuvent présenter des observations sur la brevetabilité de l'invention faisant l'objet de la demande. Le public doit pouvoir se fier au maximum à la validité des brevets délivrés par l'OEB. La conséquence logique du principe évoqué ci-dessus est que l'OEB n'a pas le droit de négliger un quelconque élément dont il dispose pour juger de la validité d'un brevet, ce qui signifie en d'autres termes que, pour rendre sa décision, il doit tenir compte de tous les faits, la question de savoir comment et quand il en a pris connaissance étant sans importance.

3.6. Le principe suivant lequel l'OEB doit procéder à un examen d'office s'oppose donc à ce que des faits, preuves et arguments fondamentaux ne soient pas pris en compte uniquement parce qu'ils n'ont pas été produits ou invoqués par une partie dans un délai donné. La distinction établie à l'article 114(1) CBE entre "les faits" et "les moyens invoqués par les parties", et la possibilité d'appliquer l'article 114(2) CBE non à ces faits mais exclusivement auxdits moyens indiquent clairement que la division d'opposition ou la chambre ne doivent pas rendre de décision sans avoir pris en considération, quel que soit le moment, des faits qui s'opposent au maintien d'un brevet et qu'elles ont vérifiés elles-mêmes.

3.7. Une autre catégorie de faits auxquels l'article 114(2) ne s'applique manifestement pas sont ceux présentés par des tiers dans leurs observations sur la brevetabilité de l'invention, aux fins de l'article 115(1) CBE ; en effet, la phrase "les tiers n'acquièrent pas la qualité de partie à la procédure devant l'Office européen des brevets" signifie à l'évidence qu'un tiers ne saurait être considéré comme partie au sens où l'entend l'article 114(2). De plus, l'article 115 ne contient aucune disposition, pas davantage que la CBE d'une façon générale, fixant un quelconque délai pour présenter des observations de cette nature ou autorisant l'OEB à ne pas tenir compte de faits portés par ce biais à sa connaissance, indépendamment de la question de l'observation d'un délai. Cela contribue à étayer le point de vue selon lequel l'article 114(2) ne peut s'appliquer à de tels faits puisque la notion de "temps utile" ne peut concerner des faits qui n'ont pas à être invoqués dans un délai donné.

Il découle du paragraphe 2 de l'article 115 en vertu duquel les observations sont notifiées au demandeur ou au titulaire du brevet que cet article ne s'applique pas uniquement à la période antérieure, mais également à celle postérieure à la délivrance. De l'avis de la Chambre, on verrait mal comment l'OEB aurait l'obligation de tenir compte des faits invoqués par un tiers n'ayant même pas qualité de partie à la procédure, et ce, quel que soit le moment où ils le sont, mais non pas des faits invoqués par l'opposant après l'expiration d'un délai déterminé. Il serait absurde qu'un opposant en soit réduit à produire, par l'intermédiaire d'un tiers, en faisant jouer l'article 115 CBE, des documents découverts tardivement, pour être sûr qu'ils ne tomberont pas sous le coup de l'article 114(2) CBE en vertu duquel ils pourraient n'être pas pris en compte.

D'un point de vue objectif, il est en outre dans l'intérêt de tous, y compris des titulaires de brevets, que les brevets soient examinés par rapport à l'ensemble de l'état de la technique connu lors de la procédure d'opposition puisqu'un tel examen renforce leur position juridique dans toute action future en contrefaçon au cours de laquelle contrefacteur le présumé contesterait la validité du brevet.

3.8. Bien que l'article 114(1) CBE prévoie donc que l'OEB doit tenir compte, indépendamment de tout délai, de l'ensemble des éléments pertinents qui lui parviennent d'une manière ou d'une autre, l'article 114(2) CBE n'est pas dépourvu de sens. Cette disposition permet à la division d'opposition ou à la chambre de recours, dans leur décision, de qualifier de non pertinents - c'est-à-dire sans rapport avec la décision - des documents cités par l'opposant après l'expiration du délai, sans qu'elles aient à exposer en détails leurs motifs, ce qu'elles font quand les antériorités sont citées en temps utile. La division d'opposition ou la chambre doivent cependant examiner en toute objectivité la pertinence d'une antériorité citée tardivement au cours de la procédure, puis notifier les résultats de cet examen aux parties, du moins dans leur décision. Cela n'a pas été fait dans la présente espèce. Dans la décision attaquée, la Division d'opposition n'a pas tenu compte des documents (4) et (5) uniquement parce qu'ils n'avaient pas été cités pendant le délai d'opposition. Rien dans cette décision n'indique que la Division d'opposition a considéré comme non pertinente la teneur des documents inclus tardivement dans la procédure.

Il ne peut être pris de décision définitive concernant l'opposition tant qu'il n'a pas été procédé à un tel examen. Dans le cas présent, la Chambre estime qu'il convient de laisser le soin à la Division d'opposition de l'effectuer, pour garantir aux deux parties le droit à un examen complet de l'opposition devant deux instances.

3.9. En conséquence, nonobstant la conclusion tirée par la Chambre au point 2.5 ci- dessus, il ne peut être fait droit à la requête principale de la requérante, ni à celle de l'intimée.

La Chambre a décidé d'utiliser les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 111 CBE pour renvoyer l'affaire à la Division d'opposition en vue de la poursuite de la procédure, conformément à la requête subsidiaire présentée par chacune des deux parties.

3.10. Si la Division d'opposition conclut, à l'issue d'un examen objectif de la pertinence des documents (4) et (5), qu'ils ne permettent pas, seuls ou conjointement avec l'état de la technique cité dans le délai d'opposition, de maintenir le brevet sans modification, elle doit fonder sa décision sur ces antériorités. Si elle conclut que les documents cités tardivement ne s'opposent pas au maintien du brevet tel qu'il a été délivré, il lui suffit d'indiquer aux parties dans sa décision les résultats de cet examen, en mentionnant que ces documents ont été cités tardivement.

3.11. Cela suppose alors que l'opposante n'a pas produit les documents (4) et (5) en temps utile. Il n'est pas considéré que les moyens invoqués ne l'ont pas été en temps utile ("verspätet vorgebracht", "not submitted in due time") simplement parce qu'ils n'ont pas été invoqués pendant le délai d'opposition. Encore faut-il que l'on attribue également à l'opposante une part de responsabilité pour ne pas avoir cité les documents (4) et (5) pendant ce délai . Bien que la Division d'opposition en ait été consciente, elle n'a pas indiqué de motifs valables pour conclure que les documents n'avaient pas été produits en temps utile, mais s'est contentée de mentionner la longueur du délai d'opposition (neuf mois) et de signaler que les documents en question existaient depuis 1933 et 1978 respectivement. L'on pourrait considérer qu'il n'y a pas eu, dans la présente espèce, production de documents en temps utile uniquement si l'opposante avait eu la possibilité de mentionner les antériorités (4) et (5) pendant le délai d'opposition ou plus tôt qu'elle ne l'a réellement fait. Or rien ne l'indique. S'il existait des raisons de supposer qu'une préparation minutieuse de la procédure d'opposition eût mis tôt en lumère les documents (4) et (5) ce que la Division d'opposition semble sous- entendre dans les motifs qu'elle allègue pour démontrer qu'ils ont été produits tardivement, il appartient à l'opposante d'exposer les circonstances qui l'ont empêchée de mentionner plus tôt les deux documents.

3.12. Au surplus, la Chambre estime que les conditions déterminant la recevabilité d'antériorités produites passé le délai d'opposition ne doivent pas être trop strictes. La procédure risque fortement, sinon, d'être indûment retardée dans les cas où la première instance est d'avis que les moyens n'ont pas été invoqués en temps utile et où la chambre de recours, ayant une opinion contraire, renvoie l'affaire devant la première instance. Aussi convient-il que la première instance fasse usage des pouvoirs que lui confère l'article 114(2) CBE, uniquement s'il peut être clairement établi que les moyens n'ont pas été invoqués en temps utile.

3.13. De l'avis de la Chambre, il n'est pas possible d'ordonner le remboursement de la taxe de recours dans la présente espèce, car il n'y a pas eu de vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE. La Division d'opposition ne peut être tenue pour responsable d'un vice substantiel de procédure bien que la Chambre estime qu'elle n'a pas respecté la procédure appropriée ; en effet, il n'existe pas jusqu'à présent, à sa connaissance, de manière uniforme de traiter les documents qui ne sont pas produits en temps utile au cours de la procédure devant la première instance, et les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets spécifient simplement qu'en ce qui concerne la décision à prendre sur la recevabilité des faits invoqués et preuves produites tardivement, il convient de considérer leur pertinence, le stade atteint par la procédure ainsi que les motifs du retard incriminé (cf. Partie E-VI, 2).

DISPOSITIF Par ces motifs, il est statué comme suit : 1. La décision attaquée est annulée. 2. L'affaire est renvoyée devant la Division d'opposition pour la poursuite de la procédure.