CA Paris, 4e ch. A, 3 mai 2006, n° 05-01564

Vu l'appel interjeté par la société Sandoz, venant aux droits de la société G.Gam du jugement rendu le 16 novembre 2004 par le Tribunal de grande instance de Paris qui a :

- dit que l'utilisation de la marque d'un médicament de référence est légitime en ce qu'elle est nécessaire à l'information des pharmaciens pour l'exercice du droit de substitution par un médicament générique dès lors que ce droit est effectivement ouvert,

- dit qu'en diffusant en mai 2003 des publicités dans des journaux destinés aux professionnels de la pharmacie mentionnant, sans autorisation, que le médicament dénommé " Paroxétine G.Gam " est le générique de " Deroxat " alors que la "Paroxétine G.Gam" n'était pas inscrite au répertoire des génériques, la société G.Gam a commis des actes de contrefaçon de la marque " Deroxat " n° 92 420 574 dont est titulaire la société Beecham Group Plc,

- condamné la société G.Gam à payer à la société Beecham Group Plc la somme de 30 000 euro à titre de dommages-intérêts,

- autorisé la publication de la décision par extrait dans cinq journaux ou revues professionnelles, au choix de la société Beecham Group Plc, aux frais de la société G.Gam dans la limite d'un coût de 3 500 euro HT par insertion,

- débouté la société Beecham Group Plc du surplus de ses demandes,

- débouté la société Glaxosmithkline de ses demandes au titre de la concurrence déloyale,

- condamné la société G.Gam à payer aux sociétés Beecham Group Plc et Glaxosmithkline la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;

Vu les dernières écritures signifiées le 22 mars 2006 par lesquelles la société Sandoz, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu des actes de contrefaçon à l'encontre des Laboratoires G.Gam et l'a condamnée à des dommages-intérêts et à supporter le coût de cinq publications, et sa confirmation en ce qu'il a débouté la société Glaxosmithkline de ses prétentions au titre de la concurrence déloyale, demande à la cour, après une énumération de "constater que", qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, de:

- dire que la publicité incriminée qui cite la Paroxétine G.Gam et son princeps Deroxat sous son nom de marque et procède ainsi à une comparaison implicite de caractéristiques qui sont identiques est une publicité comparative notamment au regard de la jurisprudence communautaire et que dès lors la citation de la marque de la spécialité princeps Deroxat est légitime tant au regard des dispositions des articles L. 121-8 et suivants du Code de la consommation que des recommandations de l'AFSSAPS " Publicité et bon usage des médicaments ",

- condamner la société Beecham Group Plc et les Laboratoires Glaxosmithkline à lui verser la somme de 30 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Vu les dernières conclusions signifiées le 20 mars 2006 aux termes desquelles la société Beecham Group Plc et la société Laboratoires Glaxosmithkline prient la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la société G.Gam aux droits de laquelle est venue la société Sandoz, avait commis des actes de contrefaçon de la marque "Deroxat" et l'infirmant pour le surplus de:

- dire que La société Sandoz s'est rendue coupable de contrefaçon, par reproduction et utilisation de la marque " Deroxat " n° 92 420 574 et ce, indépendamment de l'inscription de la "Paroxétine G.Gam" au répertoire des génériques,

- interdire à la société Sandoz d'utiliser et/ou de reproduire la marque "Deroxat" n° 92 420 574, sous astreinte définitive de 10 000 euro par infraction constatée à compter de l'arrêt à intervenir,

- ordonner à la société Sandoz de récupérer en ses locaux toutes brochures et prospectus comportant la reproduction de la marque "Deroxat" n° 92 420 574 et leur destruction, aux frais de celle-ci, sous contrôle d'huissier, sous astreinte de 10 000 euro par jour de retard, condamner la société Sandoz à verser à la société Beecham Group Plc la somme de 150 000 euro à titre de dommages-intérêts,

- dire que les condamnations porteront sur tous les actes de contrefaçon commis jusqu'à la décision à intervenir,

- dire que la société Sandoz a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Laboratoires Glaxosmithkline,

- interdire à la société Sandoz de commercialiser les conditionnements litigieux, sous astreinte définitive de 15 euro par infraction à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,

- ordonner la destruction des conditionnements litigieux, sous contrôle d'huissier, aux frais de la société Sandoz, sous les quinze jours du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 000 euro par infraction constatée,

- condamner la société Sandoz à verser à la société Laboratoires Glaxosmithkline la somme de 150 000 euro à titre de dommages-intérêts,

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans dix journaux ou revues de leur choix, aux frais de la société Sandoz,

- condamner la société Sandoz à leur verser la somme de 40 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;

Sur quoi, LA COUR

Considérant que la société de droit britannique Beecham Group Plc est titulaire de la marque française dénominative "Deroxat", déposée le 25 mai 1992, renouvelée le 27 mars 2002, enregistrée sous le n° 92 420 574, pour désigner les produits pharmaceutiques à usage humain, relevant de la classe 5;

Que cette marque est utilisée pour désigner un médicament anti-dépresseur commercialisé en France par la société Laboratoires Glaxosmithkline;

Qu'ayant appris que la société G.Gam avait fait paraître, en mai 2003, une annonce publicitaire, dans les publications "Le Quotidien du Pharmacien" n° 2141 et "Le Moniteur des Pharmacies et des Laboratoires" n° 2491 dans laquelle est reproduite la marque "Deroxat", après avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon, le 12 juin 2003, dans l'officine d'une pharmacie située rue de Sèvres à Paris 7e, les sociétés Beecham Group Plc et Glaxosmithkline l'ont assignée en contrefaçon de marque et concurrence déloyale devant le Tribunal de grande instance de Paris, qui a rendu le jugement déféré;

- Sur la contrefaçon de la marque "Deroxat"

Considérant que l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé, dite AFSSAPS, a délivré à la société G.Gam le 6 août 2002 une AMM pour la spécialité pharmaceutique dénommée "Paroxétine G.Gam 20 mg" en comprimé pelliculé sécable qui a été publiée au Journal officiel, le 1er novembre 2002;

Que cette spécialité a été inscrite au Répertoire des génériques du 10 mai 2004;

Considérant que la publicité incriminée comporte le slogan suivant :

"En avant-première, les Laboratoires G.Gam ont le plaisir de vous annoncer la commercialisation prochaine de la Paroxétine G.Gam (Générique de Deroxat paru au JO du 01/11/2002)":

Que ce slogan est suivi d'une représentation de la boîte de comprimés de "Paroxétine G.Gam", la face du conditionnement comportant un rectangle blanc surmonté des mentions "Ce médicament générique remplace" avec en dessous "prescrit par votre médecin";

Considérant que la société Beecham Group Plc soutient que la commercialisation d'un médicament générique n'autorise pas son auteur à utiliser la marque du produit princeps alors que la dénomination commune internationale DCJ qui désigne le principe actif, en l'espèce la Paroxétine, permet d'identifier le produit en cause;

Que pour s'opposer à l'action en contrefaçon, la société Sandoz, venant aux droits et obligations de la société G.Gam, invoque la licéité de la citation de la marque dans le cadre de la publicité comparative incriminée et à titre de référence nécessaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 713-6-b) du Code de la propriété intellectuelle

* Sur la justification tirée de la publicité comparative

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-8 du Code de la consommation, pour être licite, la publicité comparative doit " comparer objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou service ";

Considérant qu'il convient de relever, à titre liminaire, que la publicité litigieuse est uniquement destinée aux professionnels de santé dès lors que la publicité auprès du public pour un médicament n'est admise, conformément à l'article L. 5122-6 du Code de la santé publique, qu'à la condition que le médicament ne soit pas soumis à prescription médicale, ce qui n'est pas le cas des spécialités pharmaceutiques en cause;

Considérant, en l'espèce, que la publicité incriminée se limite à citer la marque "Deroxat" et ne comporte aucun élément de comparaison entre la spécialité générique " Paroxétine G.Gam " et le produit princeps commercialisé sous cette marque ;

Qu'en outre, la spécialité générique étant, aux termes de l'article L. 5121-I-5° du Code de la santé publique, "celle qui a la même composition qualitative et quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec la spécialité de référence est démontrée par les études de biodisponibilité appropriées", la mention de générique induit nécessairement une identification des deux produits et non une comparaison de leurs caractéristiques essentielles et représentatives réciproques;

Qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a estimé que la société Sandoz ne peut valablement légitimer l'usage de la marque, sur le fondement des articles L. 121-8 et suivants du Code de la consommation;

* Sur le caractère nécessaire ou non de la référence à la marque

Considérant que la tolérance accordée par l'article L. 713-6-b) du Code de la propriété intellectuelle, suppose pour être admise, que la référence à la marque soit nécessaire pour indiquer la destination du produit commercialisé par le tiers et constitue le seul moyen d'offrir au public une information compréhensible et complète sur cette destination;

Considérant qu'il convient de rappeler que la publicité litigieuse est destinée à des pharmaciens et non au public des patients concernés par ces prescriptions ;

Considérant que l'article litigieux mentionne les informations suivantes, qui répondent aux prescriptions de l'article R. 5122-8 du Code de la santé publique, notamment :

- la forme pharmaceutique du médicament,

* le principe actif désigné par la dénomination commune internationale DCI, soit la Paroxétine,

- les indications thérapeutiques et contre-indications, le mode d'administration,

- la posologie;

Que la mention de la DCI, qui désigne le principe actif du médicament et les indications thérapeutiques contenues dans la publicité permettaient d'informer de manière compréhensible et complète les professionnels de santé sur la destination de la Paroxétine G.Gam, au sens de l'article L. 713-6.b) précité, sans qu'il soit nécessaire de faire référence à la marque "Deroxat" ; que la société Sandoz ne rapporte pas la preuve qu'en l'espèce, il existe plusieurs spécialités princeps à visée thérapeutique différente pour la seule DCI " Paroxétine " de sorte que la référence à la spécialité connue sous la marque "Deroxat" serait justifiée pour indiquer la destination du produit qu'elle commercialise;

Que ni la corrélation entre la spécialité génétique et la spécialité de référence énoncée à l'article L. 5143-8 du Code de la santé publique, ni la référence à la marque faite dans l'ampliation de la décision d'Autorisation de mise sur le marché AMM de la Paroxétine G.Gam délivrée le 6 août 2002 ne sauraient légitimer son utilisation dans une publicité commerciale, dès lors qu'il a été démontré qu'elle ne constitue pas le seul moyen pour informer le public des professionnels de santé, auquel elle s'adresse de la destination thérapeutique du produit;

Considérant que le droit de substitution ouvert au pharmacien ne justifie pas davantage la référence à la marque "Deroxat"; qu'en effet, d'une part, l'annonce incriminée l'informait parfaitement sur la composition en principe actif, les indications thérapeutiques de la spécialité "Paroxétine G.Gam", d'autre part, ceux-ci ont le devoir d'actualiser leurs connaissances, conformément à l'article R. 4235-11 du Code de la santé publique, enfin, aux termes du protocole conclu le 5 juin 2002 entre les Caisses d'Assurance maladie et les syndicats nationaux représentatifs de médecins, les médecins se sont engagés à établir leurs prescriptions en dénomination commune, de sorte que toute référence aux marques s'avère superflue;

Considérant qu'il s'ensuit que la reproduction et l'usage de la marque "Deroxat" par la société Sandoz dans la publicité destinée à promouvoir la spécialité pharmaceutique "Paroxétine G.Gam" constituent des actes de contrefaçon;

- Sur la concurrence déloyale

Considérant que la société Glaxosmithkline qui commercialise en France la spécialité pharmaceutique "Deroxat" fait grief à la société Sandoz d'avoir commis des actes de concurrence déloyale en:

- mentionnant sur la publicité incriminée "Paroxétine G.Gam générique de Deroxat, parue au JO du 01/11/2002";

- utilisant un conditionnement de nature à inciter les pharmaciens à exercer leur droit de substitution en délivrant la spécialité Paroxétine G.Gam au lieu de la spécialité "Deroxat";

* Sur la mention contenue dans la publicité

Considérant que si l'AMM relative à la spécialité "Paroxétine G.Gam" a été délivrée le 6 août 2002 et publiée au Journal officiel, le 1er novembre 2002, cette spécialité n'a été inscrite au Répertoire des génériques que le 10 mai 2004;

Considérant que la publicité litigieuse qui a paru en mai 2003, n'est pas conforme aux recommandations de l'AFSSAPS, qui précise que les publicités pour les médicaments ne figurant pas ou répertoire des spécialités génériques ne peuvent comporter l'appellation " générique " dans leurs documents publicitaires;

Que toutefois, les premiers juges ont relevé à juste titre que l'usage du terme "générique" n'est ni usurpé, ni trompeur dès lors que l'appartenance à cette catégorie résulte de l'AMM et non de l'inscription au répertoire des génériques ; que la société Glaxosmithkline ne justifie donc pas avoir subi un préjudice en relation avec cette mention;

Considérant que la mention de la date de parution au Journal officiel n'est pas davantage de nature à induire en erreur les pharmaciens en leur laissant accroire que cette date est celle de l'inscription au répertoire des génériques, alors qu'en réalité il s'agit de la date de publication de l'AMM ; qu'en effet, d'une part, aucun élément ne fait mention de la publication audit registre, d'autre part, à supposer même qu'un doute puisse exister sur la date indiquée, une simple vérification du registre, obligation qui incombe au pharmacien avant d'opérer une substitution, suffit à dissiper cette méprise;

Qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté ce grief;

* Sur le conditionnement

Considérant que la société Glaxosmithkline incrimine le rectangle blanc figurant sur le conditionnement de la spécialité " Paroxétine G.Gam " présenté sur la publicité, en ce qu'il est accompagné de la mention "Ce médicament générique remplace ( ) prescrit par votre médecin";

Considérant qu'il est constant que cette pratique a été adoptée dans l'intérêt du patient, pour lui permettre, en cas de substitution, une bonne observance du traitement, en identifiant le médicament délivré par rapport au médicament prescrit;

Considérant, en l'espèce, que, comme le reconnaît la société Glaxosmithkline, le pharmacien ne pouvait, en l'absence d'inscription de la " Paroxétine G.Gam " au répertoire des génériques, la substituer à la spécialité "Deroxat", de sorte qu'elle impute en vain à la société Sandoz une pratique déloyale ; qu'au surplus, il ressort des documents produits par la société Sandoz que le conditionnement de la spécialité "Paroxétine G.Gam" a été modifié courant octobre 2003 ; qu'en outre, si l'examen de l'état des stocks de juin à octobre 2003 révèle deux prélèvements de 180 boites, aucun élément ne permet d'affirmer que la spécialité "Paroxétine G.Gam" a été commercialisée dans ces conditionnements, placés en statut 3 "Produit bloqué interdit de commercialisation", sur le document produit;

Que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la société Glaxosmithkline de ses demandes au titre de la concurrence déloyale;

Sur les mesures réparatrices

Considérant que l'atteinte portée à la valeur patrimoniale de la marque "Deroxat" par la publicité litigieuse justifie que soit allouée à la société Beecham Group Plc une indemnité de 100 000 euro à titre de dommages-intérêts;

Considérant qu'afin de mettre un terme aux agissements illicites, il sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée selon les modalités précisées au dispositif de l'arrêt; que la demande de destruction des documents reproduisant la marque n'apparaît pas nécessaire, en raison de l'interdiction prononcée;

Que la mesure de publication doit être confirmée, selon les mêmes modalités financières que celles prescrites par les premiers juges;

Considérant que les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier aux sociétés Beecham Group et Glaxosmithkline, la somme complémentaire de 30 000 euro devant leur être allouée à ce titre;

Que la solution du litige commande de débouter la société Sandoz de sa demande formée sur ce même fondement;

Par ces motifs, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Glaxosmithkline de ses demandes au titre de la concurrence déloyale, Le réformant pour le surplus, Dit que la société Sandoz venant aux droits et obligations de la société G.Gam, a commis des actes de contrefaçon en reproduisant et faisant usage de la marque Deroxat n° 92 420 574, dont est titulaire la société Beecham Group Plc, dans des publicités commerciales destinées à promouvoir la spécialité pharmaceutique Paroxétine G.Gam", Interdit à la société Sandoz de reproduire ou de faire usage de la marque "Deroxat" pour désigner des spécialités pharmaceutiques, sous astreinte de 10 000 euro par infraction constatée, à compter de la signification du présent arrêt, Condamne la société Sandoz à payer à la société Beecham Group Plc la somme de 100 000 euro à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon, Confirme dans ses modalités (nombre des insertions et montant) la mesure de publication ordonnée par les premiers juges, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société Sandoz à verser à la société Beecham Group Plc et à la société Glaxosmithkline la somme complémentaire globale de 30 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Sandoz aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.