CA Paris, 4e ch. A, 15 novembre 2006, n° 05-19179

Vu l'appel interjeté, le 22 septembre 2005, par les sociétés Planetout Partners France, Planetout Partners Inc., Pridecom Productions LLC et Planetout USA Inc., ci-après les sociétés Planetout, d'un jugement rendu, le 29 juin 2005, par le Tribunal de grande instance de Paris qui a:

* donné acte à la société Néocom Multimédia de ce qu'elle intervient aux droits de la société Dialink,

* débouté les sociétés défenderesses de leurs demandes tendant à voir déclarer nul l'enregistrement des marques Gay Infos Magazine n° 1 572 898 du 14 septembre 1989 et Gay n° 94 510 806 du 14 mars 1994,

* débouté les sociétés défenderesses de leur demande tendant à voir prononcer la déchéance de la marque Gay Infos Magazine n° 1 572 898 du 14 septembre 1989,

* débouté les sociétés défenderesses de leur demande tendant à voir prononcer la déchéance pour non-usage de la marque Gay n° 94 510 806 du 14 mars 1994,

* débouté les sociétés défenderesses de leur demande tendant à voir dire que l'enregistrement des marques est frappé de dégénérescence,

* débouté la société demanderesse de ses demandes tendant à voir retenir la contrefaçon de ses marques,

* dit que l'utilisation des dénominations Gay et Gay.com par les sociétés défenderesses pour développer un service identique s'adressant à la même clientèle constitue l'usurpation du code télématique Gay et caractérise des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire, en application de l'article 1382 du Code civil,

* fait interdiction aux sociétés défenderesses de faire usage, en France, du signe Gay et ce pour désigner des activités identiques à celles exploitées par la demanderesse, sous astreinte de 100 euro par infraction constatée, astreinte prenant effet un mois après la signification du jugement,

* condamné in solidum les sociétés Planetout Partners France, Planetout Partners Inc., Pridecom Productions LLC et Planetout USA Inc. à payer à la société Néocom Multimédia la somme de 50 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale,

* autorisé la société Néocom Multimédia à publier le dispositif de la décision, une fois devenue définitive, dans trois journaux de son choix, aux frais des sociétés défenderesses, sans que le coût de chaque insertion dépasse 3 000 euro,

* ordonné l'exécution provisoire des mesures d'interdiction prises et de la moitié des dommages et intérêts alloués,

* condamné in solidum les sociétés Planetout Partners France, Planetout Partners Inc., Pridecom Productions LLC et Planetout USA Inc. à payer à la société Néocom Multimédia la somme de 4 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

* débouté les parties de leurs autres demandes,

* condamné les sociétés défenderesse aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 18 septembre 2006, aux termes desquelles les sociétés Planetout Partners France, Planetout Partners Inc., Pridecom Productions LLC et Planetout USA Inc., poursuivant la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'action en contrefaçon et imitation illicite de la société Néocom Multimédia fondée sur ses enregistrements de marques Gay Infos Magazine n° 1 572 898 du 14 septembre 1989 et Gay n° 94 510 806 du 14 mars 1994, demandent à la cour de l'infirmer pour le surplus et de :

* constater la nullité des enregistrements des marques Gay Infos Magazine n° 1 572 898, du 14 septembre 1989, et Gay n° 94 510 806, du 14 mars 1994, appartenant à la société Néocom Multimédia notamment pour absence de caractère distinctif,

* constater la nullité des enregistrements des marques Gay Infos Magazine n° 1 572 898, du 14 septembre 1989, et GAY n° 94 510 806, du 14 mars 1994, appartenant à la société Néocom Multimédia pour abus de droit et fraude à la loi,

* prononcer la déchéance des enregistrements des marques Gay Infos Magazine n° 1 572 898, du 14 septembre 1989, et Gay n° 94 510 806, du 14 mars 1994, appartenant à la société Néocom Multimédia pour défaut d'usage,

* juger qu'elles n'ont commis aucun acte de contrefaçon ou d'imitation illicite ni aucun acte de concurrence déloyale et aucun agissement parasitaire au préjudice de la société Néocom Multimédia,

* ordonner la restitution dans un délai de 15 jours, entre les mains de Me William James Kopacz, leur avocat, de la somme de 25 000 euro versée à la société Néocom Multimédia au titre de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2005,

* condamner la société Néocom Multimédia à verser à chacune d'entre elles la somme de 25 000 euro pour action abusive,

* rejeter l'ensemble des demandes de la société Néocom Multimédia,

* à titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement déféré, ramener le montant des dommages et intérêts alloués à la société Néocom Multimédia à une somme nettement inférieure et, à tout le moins, au regard de la faute retenue à l'encontre de la société Planetout Partners France, à une somme purement symbolique en l'absence d'exploitation du nom commercial Gay.com,

* en tout état de cause, juger que l'usage du mot Gay en tant que terme descriptif est libre,

* condamner la société Néocom Multimédia à verser à chacune d'entre elles la somme de 25 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens, à défaut, laisser à la charge respective de chacune des parties les frais irrépétibles et les dépens exposés tant en première instance qu'en appel;

Vu les ultimes conclusions, en date du 25 septembre 2006, par lesquelles la société Néocom Multimédia, poursuivant la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté les sociétés Planetout Partners France, Planetout Partners Inc., Pridecom Productions LLC et Planetout USA Inc. de leur demande de nullité des marques, jugé que l'utilisation des dénominations Gay et Gay.com par les sociétés Planetout Partners France, Planetout Partners Inc., Pridecom Productions LLC et Planetout USA Inc. pour développer un service identique s'adressant à la même clientèle constitue l'usurpation du code télématique Gay et caractérise des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire en application de l'article 1382 du Code civil, fait interdiction aux sociétés Planetout Partners France, Planetout Partners Inc., Pridecom Productions LLC et Planetout USA Inc. de faire usage en France du signe Gay et ce, pour des activités identiques à celles qu'elle exploite sous astreinte de 100 euro par infraction constatée, condamné in solidum les sociétés Planetout Partners France, Planetout Partners Inc., Pridecom Productions LLC et Planetout USA Inc. à lui payer 50 000 euro à titre de dommages et intérêts, autorisé la publication du jugement et condamné les sociétés Planetout Partners France, Planetout Partners Inc., Pridecom Productions LLC et Planetout USA Inc. à lui payer la somme de 4 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, demande à la cour de l'infirmer pour le surplus et de :

* juger que l'utilisation du signe Gay à titre de nom de domaine Internet dans les zones Com et Net pour donner accès à un service de communication et d'information destiné au public français constitue la contrefaçon par imitation et reproduction des marques Gay Infos Magazine n° 1 572 898, du 14 septembre 1989, et Gay n° 94 510 806, du 14 mars 1994, en application des dispositions des articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle,

* juger que l'utilisation de la dénomination Gay.com pour désigner un service Internet de communication et d'information destiné au public français constitue la contrefaçon par imitation des marques Gay Infos Magazine n° 1 572 898, du 14 septembre 1989, et Gay n° 94 510 806, du 14 mars 1994, en application des dispositions de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle,

*condamner in solidum les sociétés Planetout Partners France, Planetout Partners Inc., Pridecom Productions LLC et Planetout USA Inc. à lui payer la somme de 300 000 euro à titre de dommages et intérêts, en réparation des actes de contrefaçon, et au paiement d'une somme complémentaire de 250 000 euro, à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale,

* condamner in solidum les sociétés Planetout Partners France, Planetout Partners Inc., Pridecom Productions LLC et Planetout USA que à lui payer la somme complémentaire de 5 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Sur ce, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il suffit de rappeler que :

* la société Néocom Multimédia est titulaire de la marque semi-figurative Gay Infos Magazine n° 1 572 898, du 14 septembre 1989, désignant les produits et services des classes 35, 38 et 41, notamment la télématique et les services télématiques et de la marque verbale Gay n° 94 510 806 du 14 mars 1994, désignant les produits et services des classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42, notamment les agences de presse et d'informations; vidéo-texte, télétexte,

* la société Néocom Multimédia est également propriétaire des services télématiques d'information et de messagerie 3615 Gay et Gay.fr,

* la société Néocom Multimédia fait grief à la société Pridecom Productions LLC d'avoir enregistré le nom de domaine Gay.com, à la société Planetout Partners Inc. l'enregistrement du nom de domaine Gay.net, qui sont actuellement enregistrés au nom de la société Planetout Partners USA Inc. et à la société Planetout Partners France l'utilisation de la dénomination Gay.com à titre de nom commercial, ainsi que le signe Gay pour désigner des services concurrents d'information, de messagerie et de communication accessibles par Internet à destination du public homosexuel,

* c'est dans ces circonstances que la société Néocom Multimédia a engagé la présente instance en contrefaçon, concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre des sociétés Planetout Partners France, Planetout Partners Inc., Pridecom Productions LLC et Planetout Partners USA Inc.;

* Sur la nullité des marques :

Considérant que, pour s'opposer à l'action en contrefaçon engagée à leur encontre par la société Néocom Multimédia, les sociétés Planetout Partners France, Planetout Partners Inc., Pridecom Productions LLC et Planetout Partners USA Inc. demandent à la cour de prononcer la nullité des marques précitées ; qu'à cette fin, elles font principalement valoir l'absence de caractère distinctif de ces marques;

Considérant que la société Néocom Multimédia soutient que la validité des marques dont elle est propriétaire a été reconnue par un arrêt rendu le 16 novembre 2001 par la cour de céans;

Mais considérant qu'il résulte de l'examen de cet arrêt qui, au demeurant, ne saurait avoir autorité de la chose jugée, qu'aucune prétention n'avait été émise quant à la nullité des marques litigieuses;

¤ Sur la marque Gay Infos Magazine n° 1 572 898 :

Considérant que, selon les dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964, applicable en l'espèce, compte tenu de la date de dépôt de la marque litigieuse, ne peuvent, en outre, être considérées comme marques :

Celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit ou du service ou qui comportent des indications propres à tromper le public.

Celles qui sont composées exclusivement du terme indiquant la qualité essentielle du produit ou du service, ou la composition du produit;

Que le caractère distinctif d'un signe doit s'apprécier par rapport aux produits et services désignés dans l'enregistrement et à la perception qu'en a le public pertinent, en l'espèce, la clientèle homosexuelle, en se plaçant à la date du dépôt;

Considérant que la marque semi-figurative litigieuse est, selon la propre description faite dans ses dernières écritures par la société Néocom Multimédia, titulaire de cette marque, "un ensemble complexe essentiellement composé des éléments verbaux Gay Infos Magazine et de la représentation stylisée d'immeubles modernes, placés sur un plan unique";

Considérant, en premier lieu, qu'il convient de relever que le terme Gay est un terme communément utilisé en France depuis de nombreuses années, et, en tout cas, antérieurement au dépôt de la marque, puisque :

* en 1983, Philippe Sollers écrivait dans le roman "Femmes" (Gallimard, page 194) : Je rencontre une journaliste qui rentre de San Francisco... Elle va faire un reportage à sensation... " L'enfer des femmes " (...) Pourquoi ? Envahissement des homos...Déluge "gay",

* le Grand Robert de la Langue Française, édition de 1985, donnait du mot Gay la définition suivante : " relatif à l'homosexualité masculine, aux homosexuels, un bar, un restaurant gay. Un journal gay - N. Les gays ",

* le dictionnaire Le Petit Larousse Illustré, dans son édition de 1988, définissait ainsi le terme Gay (mot amér.) Homosexuel ou, plus rare homosexuelle. Adj. Relatif aux homosexuels;

Considérant, en second lieu, qu'il est établi et non contesté que la partie verbale Gay Infos Magazine constitue l'élément dominant dans l'impression d'ensemble produite par la marque complexe en cause;

Et considérant que, pour le public de référence à savoir la communauté homosexuelle, les termes Gay Infos Magazine ne sont donc pas seulement évocateur de celui en direction duquel les produits et services visés à l'enregistrement sont destinés, mais dépourvus de tout caractère distinctif;

Qu'il s'ensuit que, contrairement à l'appréciation des premiers juges, la marque Gay Infos Magazine n° 1 572 898 doit être déclarée nulle, de sorte que le jugement déféré sera sur ce point infirmé;

¤ Sur la marque Gay n° 94 510 806 :

Considérant qu'il convient, à titre liminaire, de constater que la société Néocom Multimédia reconnaît dans ses dernières écritures que la marque Gay, dont elle est titulaire, et le signe Gay-Com sont utilisés pour désigner des services strictement identiques, ou à tout le moins identiques ;

Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, applicables au jour du dépôt de la marque, sont dépourvus de caractère distinctif :

a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service;

b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service;

Considérant que si effectivement, comme le soutient la société Néocom Multimédia, le droit des marques est un droit d'occupation et qu'un terme existant ayant une signification particulière peut constituer une marque valable par rapport aux produits et services qu'elle désigne, il n'en demeure pas moins, au cas particulier de l'espèce, que la marque litigieuse visait, dès son enregistrement, un utilisateur final, à savoir un membre de la communauté homosexuelle désigné sous le vocable Gay;

Que cette circonstance, au demeurant non contestée par la société intimée, a pour conséquence de priver la marque litigieuse de tout caractère distinctif;

Considérant, au surplus, que le dépôt en tant que marque du terme Gay, pris isolément, aurait nécessairement pour conséquence de constituer, au profit du propriétaire de la marque, un monopole lui permettant d'en interdire l'utilisation de quelque manière que ce soit;

Considérant qu'il convient, en conséquence, d'infirmer sur ce point le jugement déféré et de prononcer la nullité de la marque Gay n° 94 510 806;

* Sur la concurrence déloyale et les agissements parasitaires:

Considérant que, au soutien de ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale et des agissements parasitaires des sociétés appelantes, la société Néocom Multimédia leur fait grief d'usurper ses codes télématiques 3615 Gay et Gay.fr,

Mais considérant, en premier lieu, que la société Néocom Multimédia ne saurait s'opposer à l'utilisation par un tiers du terme banal et commun Gay au sein d'un nom de domaine dans le but d'identifier la clientèle à laquelle s'adresse le site correspondant, d'autant que enregistrés le 22 juillet 1994, pour gay.com et, le 17 octobre 1994, pour gay.net, ces noms de domaine, accessibles au public français dès 1994, sont donc antérieurs à celui de gay.fr enregistré le 6 décembre 1995;

Que, au surplus le code 3615 Gay qui est propre au service minitel, implique une mise en œuvre matérielle et technique différente de celle de l'Internet;

Considérant, en second lieu, que, en tout état de cause, le principe de la liberté du commerce implique que, d'une part, une prestation qui ne fait pas ou ne fait plus l'objet de droits de propriété intellectuelle peut être librement reproduite, sous certaines conditions tenant notamment à l'absence de risque de confusion dans l'esprit des consommateurs, circonstance, au demeurant, acquise en l'espèce en raison de la banalité constituée par le terme usuel Gay, du fait de sa très large utilisation sur la toile Internet ainsi qu'il l'est démontré par les sociétés appelantes, et que, d'autre part, si une telle reprise est susceptible de procurer à celui qui la pratique des économies, elle ne saurait, à elle seule, être tenue pour fautive, sauf à vider de toute substance ce principe;

Que force est de constater que la société Néocom Multimédia ne produit aux débats aucun élément probant de nature à faire échec à ce principe, de sorte qu'il s'ensuit que les griefs de concurrence déloyale et d'agissements parasitaires ne sont pas caractérisés ;

Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de débouter la société Néocom Multimédia de ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire;

¤ Sur le nom commercial Gay.fr de la société Planetout France :

Considérant que, s'agissant de ses demandes formées au titre du nom commercial de la société Planetout, la société Néocom Multimédia soutient que l'emploi par cette société de la dénomination Gay.fr, pour désigner son activité d'Internet, de communication et de commerce en lignes, lui est préjudiciable;

Mais considérant que, pour les motifs précédemment retenus, le terme banal et usuel de Gay n'autorise pas un opérateur économique offrant des services à la clientèle homosexuelle de monopoliser ce terme en interdisant à des tiers de l'exploiter pour des services destinés à cette clientèle;

Qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera infirmé et la société Néocom Multimédia déboutée, sur ce point, de ses demandes;

¤ Sur les autres demandes:

Considérant que les sociétés appelantes ne démontrent pas que la société Néocom Multimédia a engagé la présente procédure dans le but de leur nuire et de leur porter préjudice d'autant que celle-ci a pu de bonne foi se méprendre sur l'étendue de ses droits ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;

Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que la société Néocom Multimédia ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, en revanche, l'équité commande de la condamner, sur ce même fondement, à verser à chacune des sociétés appelantes une indemnité de 5 000 euro;

Considérant, en outre, qu'il convient d'ordonner la restitution de la somme de 25 000 euro versée à la société Néocom Multimédia au titre de l'exécution provisoire, suivant les modalités prévues au dispositif du présent arrêt;

Par ces motifs, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau, Prononce la nullité de la marque Gay Infos Magazine n° 1 572 898, du 14 septembre 1989, et de la marque Gay n° 94 510 806, du 14 mars 1991, propriétés de la société Néocom Multimédia, Dit que le présent arrêt sera communiqué par le greffe au directeur général de l'INPI pour transcription au registre national des marques, Ordonne la restitution dans un délai de 15 jours de la signification du présent arrêt, entre les mains de Me William James Kopacz, avocat des sociétés appelantes, de la somme de 25 000 euro versée à la société Néocom Multimédia au titre de l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2005, Déboute la société Néocom Multimédia de l'ensemble de ses demandes, Condamne la société Néocom Multimédia à payer à chacune des sociétés Planetout Partners France, Planetout Partners Inc., Pridecom Productions LLC et Planetout Partners USA Inc. une indemnité de 5 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société Néocom Multimédia aux dépens de première instance et d'appel qui pour ceux d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.