CA Paris, 4e ch. A, 28 janvier 2009, n° 07-15709

Vu l'appel interjeté, le 7 septembre 2007, à la société WMF France et la société WMF-Wurttembergische Metallwarenfabrik d'un jugement rendu le 4 juillet 2007 par le Tribunal de grande instance de Paris qui a:

* dit que la société MAJ est irrecevable à opposer sa marque internationale Presto n° 743 148, celle-ci ne visant par la France,

* dit que le GIE Elis et les sociétés Pierrette TBA, RLST, Les Lavandières, Grenelle Service, Lovetra et SNDI sont irrecevables dans leurs demandes sur le fondement de la contrefaçon de marque,

* dit que les sociétés appelantes en éditant un catalogue proposant une machine à café sous la dénomination WMF Presto ! Et en offrant à la vente cette machine, sans l'autorisation de la société MAJ, ont commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque n° 00 3 024 078 au détriment de cette dernière et des actes de concurrence déloyale au détriment du GIE Elis et des sociétés Pierrette TBA, RLST, Les Lavandières, Grenelle Service, Lovetra et SNDI,

* interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 1 500 euro par infraction constatée,

* condamné in solidum les sociétés appelantes à payer une somme de 50 000 euro à la société MAJ et une indemnité de 10 000 euro à chacune des autres sociétés demanderesses,

* autorisé la publication du dispositif du jugement dans trois journaux ou revues au choix des sociétés demanderesses et aux frais in solidum des sociétés appelantes et ce, dans la limite de 4 500 euro HT par insertion,

* débouté les sociétés demanderesses du surplus de leurs demandes,

* condamné in solidum les sociétés appelantes à payer à chacune des sociétés demanderesses une somme de 1 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens;

Vu les dernières conclusions signifiées le 8 décembre 2008, aux termes desquelles la société WMF France et la société WMF-Wurttembergische Metallwarenfabrik poursuivant l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il les a condamnées pour contrefaçon et concurrence déloyale, demandent à la cour de:

* à titre principal, prononcer la déchéance pour non-usage de la marque française semi-figurative Presto n° 003 024 078 pour tous les produits et services, à tout le moins pour les produits de la classe 9,

* à titre subsidiaire, juger que l'usage qu'elles font de la dénomination Presto pour une machine à café ne réalise pas la contrefaçon par imitation de la marque française semi-figurative Presto 003 024 078,

* à titre plus subsidiaire, juger qu'elles n'exercent pas des activités concurrentes avec les sociétés intimées,

* ordonner la communication de la décision à intervenir à l'Institut National de la Propriété Industrielle, à la diligence du greffier, pour inscription au Registre National des Marques, conformément aux articles R. 714-2 et R. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, et, à défaut les autoriser à requérir ladite inscription, conformément aux articles précités.

* débouter les sociétés intimées de l'ensemble de leurs demandes, et, les condamner in solidum à leur payer le somme de 20 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens;

Vu les ultimes conclusions, en date du 1er décembre 2008, par lesquelles le GIE Elis et les sociétés Pierrette TBA, Régionale de Location et Services Textiles - ci-après RLST, Les Lavandières, Grenelle Service, Lovetra et de Nettoyage et de Désinfection d'Ivry - ci-après SNDI, demandent, par voie d'appel incident, à la cour de:

* débouter les sociétés WMF de leur appel,

* constater que la marque est exploitée pour les produits désignés et rejeter la déchéance,

* juger que les sociétés WMF ont contrefait la marque Presto,

*prononcer la nullité de la marque WMF Presto sur le fondement des droits antérieurs de la société MAJ, et, juger, en conséquence, que les sociétés WMF se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon à l'égard de la société MAJ, et, de concurrence déloyale et d'agissements parasitaires à l'égard du GIE Elis et les sociétés Pierrette TBA, RLST, Les Lavandières, Grenelle Service, Lovetra et SNDI,

* faire interdiction aux sociétés WMF d'utiliser, à quelque titre que ce soit, le signe Presto, seul ou avec d'autres éléments tels que WMF Presto, et ce sous astreinte de 5 000 euro par infraction constatée, à compter de l'arrêt à intervenir,

* désigner un expert afin d'établir l'importance de l'exploitation contrefaisante et fautive, aux frais avancés des sociétés WMF,

* condamner solidairement les sociétés WMF à payer à la société MAJ, à titre de provision, la somme de 55 000 euro, à titre de dommages et intérêts,

* condamner solidairement les sociétés WMF à payer, à titre de provision, à chacune des sociétés MAJ, Pierrette TBA, RLST, Les Lavandières, Grenelle Service, Lovetra et SNDI, la somme de 20 000 euro, à titre de dommages et intérêts,

* à titre subsidiaire, si la cour estimait qu'il n'est pas nécessaire de recourir à une expertise, condamner solidairement les sociétés WMF à payer à:

¤ la société MAJ, la somme de 100 000 euro, à titre de dommages et intérêts,

¤ au GIE Elis la somme de 60 000 euro, à titre de dommages et intérêts,

à chacune des sociétés Pierrette TBA, RLST, Les Lavandières, Grenelle Service, Lovetra et SNDI, la somme de 40 000 euro HT, à titre de dommages et intérêts,

* en tout état de cause, ordonner la publication de la décision à intervenir par extraits dans trois quotidiens nationaux au choix de la société MAJ et aux frais avancés des sociétés WMF, sans que le coût de chacune de ces publications n'excède 4 500 euro HT,

* condamner la société WMF France à publier sur la page d'accueil du site www.wmf.fr un communiqué reprenant, par extraits, la décision à intervenir pendant une durée de 30 jours, à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euro, par jour de retard,

* condamner solidairement les sociétés WMF à payer à chacune des sociétés Pierrette TBA, RLST, Les Lavandières, Grenelle Service, Lovetra et SNDI, la somme de 3 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel;

Sur ce, LA COUR,

Sur la procédure:

Considérant, en droit, qu'il résulte de la combinaison des articles 15, 16 et 135 du Code de procédure civile que le respect du principe de la contradiction impose que, pour pouvoir assurer la loyauté des débats, les parties se fassent connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense;

Considérant, en l'espèce, que par conclusions de procédure signifiées le 10 décembre 2008, les intimés demandent à la cour de rejeter les conclusions n° 4 signifiées le 8 décembre 2008, jour de l'ordonnance de clôture, et, la pièce n° 32;

Considérant que par conclusions de procédure, en date du 10 décembre 2008, les sociétés WMF sollicitent de la cour de débouter les intimés de leur demande de rejet;

Considérant que, d'une part, il résulte de l'examen des conclusions litigieuses que celles-ci qui répliquent aux conclusions signifiées le 1er décembre 2008 dans l'intérêt des intimés, ne contiennent ni demande nouvelle ni moyen nouveau, et, que, d'autre part, la pièce litigieuse avait été communiquée le 21 octobre 2008, sous le n° 31;

Qu'il résulte de ces éléments que les intimés seront déboutés de leur demande de rejet tant des conclusions signifiées le 10 décembre 2008 que de la pièce n° 32;

Sur le fond:

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que:

* les sociétés Pierrette TBA, RLST, Les Lavandières, Grenelle Service, Lovetra et SNDI ont pour activité la location, l'entretien d'articles textiles et la fourniture d'équipements sanitaire, d'hygiène, de bonbonnes à eau et de distributeurs automatiques de boissons, le GIE Elis ayant pour vocation de regrouper, notamment, ces sociétés qui exercent une activité similaire,

* la société MAJ expose être titulaire de la marque Presto enregistrée auprès de l'INPI, le 26 avril 2000, sous le n° 003 024078, pour désigner des produits des classes 9 et 42, à savoir Distributeurs automatiques de boissons chaudes pour entreprises et collectivités (9) et location de distributeurs automatiques de boissons chaudes (42).

* par contrat de licence de marque du 21 janvier 1998, enregistré à l'INPI le 9 février 1998, sous le numéro 249334, complété par avenant du 20 mars 2001, enregistré à l'INPI, le 8 août 2007 sous le numéro 458318, la société MAJ a concédé au GIE Elis une licence d'exploitation non exclusive sur la marque Presto, pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction pour une durée identique,

* par contrats de sous licence de marque du 21 janvier 1998 (enregistrés à l'INPI le 27 janvier 1998 sous les numéros 000683, 000684, 000685) complétés par avenant en date du 21 mars 2001, le GIE Elis a concédé aux sociétés Pierrette TBA, RLST et Les Lavandières, une sous licence d'exploitation de la marque Presto pour une durée de trois ans renouvelable,

* par contrat de sous-licence de marque du 26 février 2003, enregistré à l'INPI sous le numéro 380936, le 6 novembre 2003), le GIE Elis a concédé à la société Grenelle Service une sous-licence d'exploitation de la marque Presto pour une durée renouvelable de trois ans,

* par contrat de sous-licence de marque du 26 mai 2003, enregistré à l'INPI, sous le numéro 381030, le GIE Elis a concédé à la société Lovetra une sous-licence d'exploitation de la marque Presto pour une durée de trois ans renouvelable.

* par contrat de sous-licence de marque en date du 18 février 2005, le GIE Elis a concédé à la société SNDI une sous-licence d'exploitation de la marque Presto pour une durée de trois ans renouvelable,

* les sociétés WMF, ayant pour activité la commercialisation de couverts, d'accessoires de table, d'ustensiles de cuisine et la distribution ou la location de machines à café aux entreprises et collectivités, ont commercialisé une machine à café, sous le nom Presto qui a fait l'objet d'un dépôt de marque internationale WMF Presto, enregistrée sous le n° 828015, pour des produits, relevant de la classe 11, suivants : appareils de production de vapeur et de cuisson, en particulier machines électriques à café et à expresso.

* par lettre en date du 22 juillet 2005, le conseil de la société MAJ a mis en demeure la société WMF France de cesser la commercialisation de toute machine à café empruntant la dénomination Presto, qui a, par lettre du 2 septembre 2005, contesté cette mise en demeure,

* c'est dans ces circonstances que la présente instance a été engagée en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre des sociétés WMF;

* Sur la déchéance de la marque française semi-figurative Presto n° 00 3 024 078:

Considérant, en droit, que selon les dispositions de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans;

Que l'usage sérieux doit s'entendre d'un usage qui n'est pas effectué à titre symbolique, aux seuls fins du maintien des droits conférés par la marque, mais qui répond à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée; que l'appréciation du caractère sérieux de l'usage à prendre en considération repose sur les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique considéré pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou services protégés par la marque, notamment la nature du produit en cause;

Considérant, en l'espèce, que, au soutien de leur demande de déchéance, les sociétés appelantes font valoir que se trouvent visés à l'enregistrement de la marque contestée les produits suivants, d'une part, les distributeurs automatiques de boissons chaudes pour entreprises et collectivités (classe 9), et, d'autre part, la location de distributeurs automatiques de boissons chaudes (classe 42), auxquels ne saurait être assimilée la machine sur laquelle est apposée la marque dont est titulaire la société MAJ, et qu'elle commercialise, qui, toujours selon elles, serait une simple machine à café (...) fonctionnant avec des dosettes de café et non un distributeur automatique se définissant comme un appareil qui, après introduction du paiement dans une fente, délivre des objets divers;

Mais considérant que, outre l'argumentation parfaitement fondée de la société MAJ relative à la classification internationale bilingue en vigueur, il convient de relever que, en tout état de cause, les produits visés à l'enregistrement de la marque contestée comprennent, à tout le moins au regard du principe de similarité, ceux commercialisés par la société litigieuse, dès lors que, en raison de leur destination, c'est-à-dire la distribution de boissons chaudes, ils peuvent être attribués par les consommateurs à la même origine;

Et considérant que, pour la période considérée, la société intimée justifie l'exploitation de la marque contestée, d'une part, par son apposition sur les produits visés aux factures versées aux débats, peu important que le mode d'exploitation prenne la forme d'une vente ou d'une location, et, d'autre part, par les campagnes publicitaires, sans omettre les contrats de licence conclus par la société MAJ;

Qu'il résulte de ces éléments, que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux, au sens des dispositions de l'article L. 714-5 précité, de sorte que la demande en déchéance formée par les sociétés appelantes sera rejetée;

* Sur la validité de la marque française senti figurative Presto n° 003024078:

Considérant que, aux termes d'une argumentation pour le moins ambigüe les sociétés appelantes paraissent contester la validité de la marque dont est titulaire la société MAJ, au motif que le terme Presto ferait référence à la qualité de l'appareil qui serait d'être rapide, de sorte qu'il serait dépourvu de tout caractère distinctif;

Mais considérant que, selon les dispositions de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, le caractère distinct d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.

Sont dépourvus de caractère distinctif:

a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant au professionnel sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service:

Or considérant, à supposer même que le terme de langue étrangère Presto soit compris comme signifiant rapide, il ne saurait être regardé comme une caractéristique du produit en cause dès lors que celle d'une machine à café est précisément de faire du café et non pas d'être rapide;

Qu'il s'ensuit qu'un consommateur d'attention moyenne ne saurait faire un lien direct, immédiat et indiscutable entre ce signe et une machine à café;

Que la marque Presto, étant distinctive, sa validité est donc contestée à tort par les sociétés WMF;

* Sur la contrefaçon:

Considérant que les signes opposés se présentent sous les formes suivantes:

Considérant que les signes opposés n'étant pas identiques, il convient d'apprécier la contrefaçon alléguée, en application des dispositions de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, ainsi que justement retenu par le tribunal, selon lesquelles sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public:

b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement;

Considérant que, en premier lieu, les produits opposés ont été, précédemment regardés comme étant à tout le moins similaires;

Considérant, en second lieu, que le signe critiqué n'étant pas identique à la marque opposée faute de la reproduire sans modification ni ajout, il convient de rechercher s'il existe entre eux un risque de confusion visuelle, auditive, conceptuelle, au terme d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants;

Et considérant que, les premiers juges ont justement retenu que, au plan visuel, le signe second reproduit l'élément dénominatif, dominant et distinctif de la marque - Presto - dans une calligraphie très proche, renforcée par l'utilisation d'un point d'exclamation dans le signe second, aux lieu et place du tréma en forme de fumerolles s'échappant de la lettre O:

Que, au plan phonétique, l'élément distinctif prépondérant dans l'un et l'autre des signes à savoir Presto se prononce avec évidence de la même manière;

Que, au plan intellectuel, la seule adjonction du sigle WMF constitue une différence insignifiante pour le consommateur d'attention moyenne qui, tout au contraire, sera enclin à penser que la société WMF commercialise le produit marqué Presto de la société MAJ, de sorte que, en réalité, une telle adjonction est de nature à accroître le risque de confusion dans l'esprit de ce consommateur;

Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les premiers juges ont, à bon droit, estimé que la contrefaçon de marque était constituée, de sorte que, sur ce point, le jugement déféré sera confirmé;

* Sur la nullité de la marque WMF presto n° 828 015:

Considérant que la société MAJ demande, pour la première fois devant la cour, de voir prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment : a) à une marque antérieure enregistrée (...), la nullité de la marque WFM presto, déposée par la société WMF Wurttembergische Metallwarenfabrik le 1er juin 2004 et enregistrée sous le n° 828 015, visant en classe 11 les produits suivants: appareils de production de vapeur et de cuisson, en particulier machines électriques à café et à expresso;

Considérant que, invoquant les dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile, la société titulaire de la marque dont il est demandé la nullité soulève l'irrecevabilité de cette demande comme étant une prétention nouvelle;

Mais considérant que, selon les dispositions de l'article 566 du même Code, les parties peuvent aussi expliciter des prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demande et défenses soumises aux premiers juges et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément;

Or considérant que la demande de nullité formée par la société MAJ constitue manifestement une conséquence des actes de contrefaçon précédemment retenus ou, à tout le moins, le complément des sanctions prononcées pour mettre fin à ces actes illicites, de sorte que, le moyen d'irrecevabilité, soulevé par la société appelante n'étant pas fondé, doit être rejeté, et la société intimée déclarée recevable en sa demande;

Et, considérant que, pour les motifs précédemment retenus au titre de la contrefaçon de marque, celle déposée par la société appelante porte atteinte à la marque antérieure de la société MAJ;

Qu'il convient, en conséquence, de prononcer la nullité de la marque WMF presto, enregistrée sous le n° 828 015;

* Sur la concurrence déloyale et les agissements parasitaires:

Considérant que la société MAJ doit être déboutée de sa demande formée au titre de la concurrence déloyale, dès lors qu'elle ne formule aucun grief distinct de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, de sorte que, sur ce point, le jugement déféré mérite confirmation;

Considérant que le jugement déféré doit être également confirmé en ce qu'il a retenu que pour le GIE et les sociétés intimées, autres que la société MAJ, les actes de contrefaçon constituaient à leur égard des actes de concurrence déloyale, dès lors qu'il était justifié de leur exploitation, en raison des contrats de licence et de sous-licence, relatifs à l'exploitation de la marque Presto;

Considérant que, s'agissant des agissement parasitaires, qui sont caractérisés par la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements, force est de constater que le GIE et les sociétés intimées ne produisent aux débats aucun document de nature à justifier de leurs prétentions qui seront, donc, rejetées;

* Sur les mesures réparatrices :

Considérant qu'il résulte des éléments de la procédure que les premiers juges ont, sans qu'il soit nécessaire, au regard des éléments de la procédure, de recourir à la mesure d'expertise sollicitée, justement réparé l'ensemble des préjudices du GIE et des sociétés intimées, en ayant alloué à la société MAJ une indemnité de 50 000 euro et au GIE, ainsi qu'à chacune des autres sociétés intimées une indemnité de 10 000 euro;

Considérant que, pour mettre fin aux actes illicites, il convient de confirmer les mesures d'interdiction et de publication ordonnées par le tribunal, et, suivant les modalités retenues par celui-ci, sauf en ce qui concerne cette dernière mesure à faire mention du présent arrêt;

* Sur les autres demandes;

Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que les sociétés WMF ne sauraient bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; que, en revanche, l'équité commande de les condamner in solidum, sur le même fondement, à verser au GIE et à chacune des sociétés intimées une indemnité complémentaire de 2 000 euro;

Par ces motifs, LA COUR, Déboute la société MAJ, le GIE Elis et les sociétés Pierrette TBA, Régionale de Location et Services Textiles, Les Lavandières, Grenelle Service, Lovetra et de nettoyage et de désinfection d'Ivry de leur demande de rejet des conclusions signifiées le 10 décembre 2008 par les sociétés appelantes ainsi que de leur pièce n° 32, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et, y ajoutant, Dit que la société MAJ est recevable à agir en nullité de la marque WMF Presto, enregistrée sous le n° 828 015, dont la nullité sera prononcée, Dit que la publication autorisée par le tribunal fera mention du présent arrêt, Condamne in solidum la société WMF France et la société WMF Wurttembergische Metallwarenfabrik à payer à la société MAJ, au GIE Elis et à chacune des sociétés Pierrette TBA, Régionale de Location et Services Textiles, Les Lavandières, Grenelle Service, Lovetra et de Nettoyage et de Désinfection d'Ivry, une indemnité complémentaire de 2 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidum la société WMF France et la société WMF Wurttembergische Metallwarenfabrik aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.