CA Paris, 4e ch. A, 3 décembre 2008, n° 07-06847

Vu l'appel interjeté, le 16 avril 2007, par Hugues Thieffry, et, le 7 mai 2007, par la société des grands magasins de La Samaritaine Maison Ernest Cognacq, d'un jugement rendu le 9 mars 2007 par le Tribunal de grande instance de Paris qui a :

* rejeté la demande de nullité de la saisie contrefaçon diligentée le 15 juin 2005 dans les locaux de la société des grands magasins de La Samaritaine Maison Ernest Cognacq,

* débouté la société des grands magasins de La Samaritaine Maison Ernest Cognacq de sa demande en déchéance pour défaut d'exploitation,

* dit qu'en important, en offrant à la vente et en commercialisant des lampes et des appliques lumineuses portant la dénomination Le Verre français, Hugues Thieffry et la société des grands magasins de La Samaritaine Maison Ernest Cognacq ont commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque française semi figurative Le Verre français n° 98 713 649 au préjudice de Jeanne Serna et de la société TB Art international,

* dit qu'en offrant à la vente et en vendant des lampes et luminaires en pâte de verre de même style et pareillement revêtus de la croix de Lorraine à un prix sensiblement plus bas, les défendeurs ont commis des actes distincts de concurrence déloyale,

* condamné in solidum Hugues Thieffry et la société des grands magasins de La Samaritaine Maison Ernest Cognacq à payer à:

- Joaquin Serna et Jeanne Serna la somme de 25 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à la valeur de leur marque, et, celle de 10 000 euro en réparation de la perte de redevances subie du fait des actes de contrefaçon,

- la société TB Art international la somme de 30 000 euro en réparation des actes de contrefaçon et celle de 30 000 euro en réparation des actes de concurrence déloyale,

* fait interdiction aux défendeurs de poursuivre les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ci-dessus relevés sous astreinte provisoire de 200 euro par infraction constatée à compter de la signification du jugement,

* dit n'y avoir lieu à confiscation,

* autorisé la publication du jugement dans trois journaux au choix des demandeurs et aux frais avancés des défendeurs dans la limite d'un coût de 3 500 euro HT par insertion,

* débouté Joaquin Serna et Jeanne Serna de leurs demandes d'indemnisation du chef de concurrence déloyale,

* débouté la société TB Art international de sa demande d'indemnisation du chef de l'atteinte à la valeur de la marque,

* débouté la société des grands magasins de La Samaritaine Maison Ernest Cognacq de sa demande en garantie dirigée contre Hugues Thieffry,

* dit que cette société supportera la charge définitive de l'ensemble des condamnations prononcées à hauteur de 20 %,

* débouté Hugues Thieffry de sa demande reconventionnelle,

* ordonné l'exécution provisoire du jugement,

* condamné in solidum Hugues Thieffry et la société des grands magasins de La Samaritaine Maison Ernest Cognacq à payer à Joaquin Serna, Jeanne Serna et à la société TB Art international la somme globale de 10 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens;

Vu l'ordonnance de jonction des appels en date du 10 septembre 2007 ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 29 mai 2008, aux termes desquelles Hugues Thieffry, exerçant sous l'enseigne Tief, poursuivant l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la cour de:

* à titre principal, débouter les époux Serna et la société TB Art international de l'ensemble de leurs demandes,

* à titre subsidiaire, réduire dans de notables proportions les sommes allouées tant à la société TB Art international qu'aux époux Serna,

* condamner in solidum les époux Serna et la société TB Art international à lui verser la somme de 50 000 euro à titre de dommages et intérêts et celle de 10 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel;

Vu les ultimes conclusions, en date du 23 juin 2008, par lesquelles la société des grands magasins de La Samaritaine Maison Ernest Cognacq, poursuivant l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande, aux termes d'un dispositif comportant une énumération de constater et dire et juger qui ne saurait constituer des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, à la cour de:

- à titre liminaire,

* juger que le procès-verbal de saisie contrefaçon établi le 15 juin 2005 est nul pour cause d'irrégularité de date en application des dispositions de l'article 648 du Code de procédure civile,

* rejeter la pièce n° 9 produite par les époux Serna et la société TB Art international,

* en conséquence, débouter les époux Serna et la société TB Art international de l'ensemble de leurs demandes,

- à titre principal,

* juger qu'elle n'a commis aucun acte de contrefaçon par imitation de la marque Le Verre français ni aucun acte de concurrence déloyale au préjudice de la société TB Art international,

* en conséquence, débouter les époux Serna et la société TB Art international de l'ensemble de leurs demandes,

- à titre subsidiaire,

* constater la déchéance de la marque Le Verre français, déposée le 19 janvier 1998, sous le n° 98 713 469, pour désigner les produits des classes 11 et 21, et ce, pour défaut d'exploitation sérieuse pendant un délai ininterrompu de 5 ans,

* en conséquence, débouter les époux Serna et la société TB Art international de l'ensemble de leurs demandes,

- à titre infiniment subsidiaire,

* limiter sa responsabilité au montant du chiffre d'affaires réalisé grâce à la vente de produits litigieux, soit la somme de 377,80 euro, ou à tout le moins à 2 % de la condamnation qui sera prononcée,

* rejeter la demande de sa condamnation solidaire avec Hugues Thieffry, ou à tout le moins la limiter strictement à la somme de 377,80 euro ou à 2 %,

* condamner Hugues Thieffry à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre,

- en tout état de cause,

* condamner les époux Serna, la société TB Art international et Hugues Thieffry in solidum au versement de la somme de 20 000 euro au titre des frais irrépétibles,

* condamner les époux Serna et la société TB Art international aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 20 juin 2008, aux termes desquelles les époux Serna et la société TB Art international, poursuivant la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à confiscation et en ce qu'il a limité les mesures réparatrices sollicitées, demandent, par voie d'appel incident, à la cour de :

* ordonner la confiscation de la totalité des stocks d'articles litigieux, ainsi que tous documents représentant et/ou reproduisant la marque Le Verre français, pour être transmis à la société TB Art international aux fins de destruction en présence de tel huissier de son choix et aux frais avancés de Hugues Thieffry et de la société des grands magasins de La Samaritaine Maison Ernest Cognacq,

* condamner solidairement Hugues Thieffry et la société des grands magasins de La Samaritaine Maison Ernest Cognacq à payer aux époux Serna, d'une part, et, à la société TB Art international, d'autre part, une somme de:

- 40 000 euro chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par eux subi du fait de l'avilissement de la marque Le Verre français et de l'atteinte générale à sa valeur patrimoniale en résultant,

- 50 000 euro chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial par eux subis du fait des actes de contrefaçon relevés,

- 50 000 euro chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par eux subis du fait des actes de concurrence déloyale relevés,

- 15 000 euro chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

* les condamner en outre aux entiers dépens;

Sur ce, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :

* les époux Serna, mariés sous le régime de la communauté universelle, sont titulaires de la marque semi-figurative Le Verre français, déposée le 19 janvier 1998, enregistrée sous le n° 98 713 469, pour désigner les produits des classes 11, 21 et 42, notamment les lampadaires, lampes, vaisselle en verre, porcelaine ou faïence, décoration d'intérieur ou d'extérieur,

* la société TB Art international est licenciée à titre exclusif de cette marque, selon contrat en date du 4 juin 1999, régulièrement inscrit au registre national des marques le 29 juillet 1999, qu'elle exploite, suivant ses déclarations, en commercialisant des décorations de style art nouveau et plus particulièrement des lampes, lustres et appliques en pâte de verre,

* ayant eu connaissance que Hugues Thieffry, exploitant à titre individuel un commerce de détail de meubles et d'articles de verre sous l'enseigne Tief, exposerait et commercialiserait des produits en pâte de verre sous la marque Le Verre français, notamment lors du salon professionnel Maisons et Objets s'étant déroulé à Villepinte du 28 janvier au 2 février 2005, a, d'abord, fait procéder à un constat d'huissier le 29 janvier 2005 sur ce salon, ensuite, sur autorisation présidentielle, à une saisie contrefaçon, le 15 juin 2005, dans le magasin exploité par celui-ci, et, enfin, à une saisie contrefaçon, le 15 juin 2005, dans les locaux de La Samaritaine à Paris,

* c'est dans ces circonstances que les époux Serna et la société TB Art international ont introduit la présente instance en contrefaçon et en concurrence déloyale à l'encontre de Hugues Thieffry et de la société des grands magasins de La Samaritaine Maison Ernest Cognacq;

* Sur la validité de la saisie-contrefaçon du 15 juin 2005:

Considérant que, pour contester la validité de la saisie-contrefaçon réalisée le 15 juin 2005 dans les locaux de son magasin La Samaritaine, la société des grands magasins de La Samaritaine Maison Ernest Cognacq soutient, d'abord, en invoquant les dispositions de l'article 648 du Code de procédure civile, que cet acte ne pouvait annexer des pièces transmises, par ses soins, à l'huissier instrumentaire le 24 juin suivant, sans que soit constatée une suspension de la saisie et sa reprise ultérieure, ensuite, que ce procès-verbal serait irrégulier en raison de l'absence de signature de l'huissier instrumentaire et du cachet de son étude sur les documents comptables annexés au procès-verbal litigieux, et, enfin, que ces documents ne permettraient pas de démontrer qu'elle aurait commis des actes de contrefaçon;

Mais, considérant, en premier lieu, que s'agissant de l'allégation d'irrégularité de date, le vice résultant de l'absence de date constitue un vice de forme dont la sanction relève des articles 112 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne l'exigence d'un grief, prévue à l'article 114 du même code, qui n'est pas démontré en l'espèce puisque la partie critiquée du procès-verbal de saisie a trait aux pièces communiquées à l'huissier instrumentaire par la partie contestante elle-même, de sorte que le tribunal a justement retenu que la société des grands magasins de La Samaritaine Maison Ernest Cognacq, étant l'auteur de la transmission par télécopie et l'un de ses représentants ayant été présent lors de la saisie réelle des lampes, ne saurait concevoir aucun doute sur le déroulement et la date des opérations;

Que, en deuxième lieu, si selon les dispositions de l'article 648, alinéa 3 du Code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique (...) les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice, il n'en résulte nullement que ces dispositions exigent que la signature de l'huissier instrumentaire soit également portée de manière spécifique sur les annexes qui par définition font partie intégrante de l'acte;

Que, en troisième lieu, les enseignements susceptibles d'être tirés de ces annexes relèvent de l'examen au fond de l'affaire;

Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le tribunal a justement rejeté la demande tirée de la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon, de même que la demande de retrait de la pièce n° 9 constituée par ce procès-verbal, de sorte que, sur ces deux points, le jugement déféré mérite confirmation;

* Sur la contrefaçon:

- Sur la validité de la marque Le Verre français:

Considérant que, invoquant les dispositions de l'article L. 711-2 (b) du Code de la propriété intellectuelle, selon lesquelles le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : (...) b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service, Hugues Thieffry et la société des grands magasins de La Samaritaine Maison Ernest Cognacq prétendent que la partie verbale de la marque Le Verre français, appliquée à des lampes en pâte de verre qui ont pour origine la France, ne saurait être regardée comme distinctive ;

Mais considérant, en premier lieu, que les termes "verre" et "français" ne sont pas, en eux-mêmes, descriptifs des produits visés à son enregistrement dès lors que, ainsi que le tribunal l'a, à bon droit, retenu, il ne peut être soutenu utilement que la qualité essentielle de ce type de produit - à savoir les lampes et lampadaires - est d'être constitué en verre, tant il est vrai que nombre d'autres matériaux sont utilisés dans leur fabrication;

Que, en second lieu, la référence à un nom géographique ne confère pas de manière automatique au signe un terme nécessairement descriptif, dès lors qu'une telle qualification exige un lien entre la zone géographique et le produit concerné qui, en l'espèce, n'existe pas dans la mesure où n'est pas établi de lien particulier entre l'adjectif français et les lampes ou luminaires en pâtes de verre de style Art Nouveau, la France n'étant pas dans son ensemble réputée pour ce type de produits, mais uniquement certaines de ses régions, et, au cas particulier, plus particulièrement la ville de Nancy avec ses verriers Daum, Galle et Scheider, liés à l'Ecole de Nancy;

Qu'il s'ensuit que, sur ce point, le jugement déféré mérite confirmation;

- Sur la déchéance:

Considérant que, bien qu'invoquée à titre subsidiaire par la société des grands magasins de La Samaritaine Maison Ernest Cognacq, la demande en déchéance de la marque contestée doit être, préalablement, examinée dès lors que la solution apportée est susceptible d'avoir une influence au regard de la demande au fond formée par les époux Serna et la société TB Art international au titre de la contrefaçon;

Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés à l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans;

Qu'il convient de rappeler que, d'abord, le délai de cinq ans visé au texte précité doit être considéré comme commençant à courir lorsque la procédure d'enregistrement est achevée, soit à compter de la publication de l'enregistrement au Bopi, ensuite, que la preuve de l'exploitation de la marque incombe à son titulaire, et, enfin, que cette exploitation doit être faite comme telle ;

Et considérant que la marque litigieuse, déposée le 19 janvier 1998, a été publiée au Bopi le 26 juin 1998, de sorte qu'il appartient aux époux Serna de justifier de l'exploitation de la marque au cours de la période allant du 26 juin 1998 au 26 juin 2003;

Or considérant que pour justifier d'un usage sérieux de leur marque, les intimés produisent aux débats, en premier lieu, des magazines antérieurs au dépôt de la marque (l'Express de mai 1990, Arts et valeurs de 1989), en deuxième lieu, des factures qui portent certes la mention, en en-tête, Fabrication et diffusion Le Verre français, mais dont rien n'indique que les produits qui y sont mentionnés, étaient revêtus de cette marque, en troisième lieu, que si le catalogue associé à des listes de tarifs porte également cette mention, il n'est pas plus démontré que les produits reproduits étaient griffés de la marque litigieuse, leur reproduction photographique ne la faisant, en tout cas, pas apparaître;

Considérant que, enfin, les appelants versent aux débats l'attestation de Patrick Crispin, verrier, qui déclare avoir apposé la marque que Le Verre français accompagnée d'une croix de Lorraine stylisée sur les produits fabriqués par mes soins pour Monsieur Serra puis pour la société TB Art international;

Mais considérant qu'il convient de relever les termes généraux de cette attestation qui fait référence, sans autre précision, à des produits, de sorte que la cour n'est pas mise à même de les déterminer, notamment, au regard des actes de contrefaçon allégués; que, ensuite, à supposer que les produits soient identiques ou similaires, force est de constater que la marque litigieuse n'est pas représentée telle qu'elle figure à l'enregistrement puisqu'une croix de Lorraine est substituée à la libellule figurant au dépôt, le choix de la croix de Lorraine étant manifestement guidé, dans l'esprit des appelants, dans la recherche d'une identification avec les grands maîtres verriers de cette région, de sorte que, compte tenu de l'importance symbolique attachée à cette référence, force est de constater que l'apposition décrite ne saurait être regardée, référence faite aux dispositions de l'article L. 714-5 b) du Code de la propriété intellectuelle, comme un usage de la marque revendiquée sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif;

Qu'il suit de là que, contrairement à l'appréciation portée par les premiers juges dont le jugement sera sur ce point infirmé, les époux Serna ne justifiant pas, pour la période considérée, d'un usage sérieux de leur marque, il convient d'en prononcer la déchéance à compter du 26 juin 2003;

Que le jugement déféré sera, par voie de conséquence, de même infirmé en ce qu'il a retenu des actes de contrefaçon à l'encontre des intimés, dès lors que les actes argués de contrefaçon se sont déroulés au mois de juin 2005, c'est-à-dire postérieurement à la date de déchéance de la marque précédemment retenue;

* Sur la concurrence déloyale:

Considérant que le simple fait de copier un produit concurrent qui n'est pas protégé par des droits de propriété intellectuelle ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale et la recherche d'une économie au détriment d'un concurrent n'est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce;

Considérant que, au soutien de leurs prétentions émises au titre de la concurrence déloyale, les époux Serna et la société TB Art font valoir que Hugues Thieffry et la société grands magasins de La Samaritaine Maison Ernest Cognacq auraient manifesté la volonté délibérée d'entretenir un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs concernés entre les articles qu'ils commercialisent et ceux distribués par la société TB Art international par la modicité des prix pratiqués et la tromperie des consommateurs sur l'origine des produits litigieux;

Mais considérant que, en premier lieu, la commercialisation de produits concurrents à un prix inférieur n'est pas de nature à caractériser des pratiques contraires aux principes précédemment rappelés et enfreignant les usages loyaux du commerce;

Que, en second lieu, force est de constater que les produits fabriqués par les époux Serna et commercialisés par la société TB Art international, à savoir des modèles de lampes et autres luminaires dans le style Art Deco/Art Nouveau en utilisant de la pâte de verre comme procédé de fabrication, s'inscrivent dans une mode d'articles de décoration largement usitée qui ne saurait être monopolisée par un seul acteur de ce segment de marché, la seule reproduction sur les modèles opposés de la croix de Lorraine ne suffit pas à caractériser un risque de confusion dès lors qu'une telle référence présente, au regard des objets en cause, un caractère banal en ce sens que, ainsi que précédemment relevé, cet élément renvoie à une tradition locale et ancestrale propre à la région de Nancy, célèbre pour ses maîtres verriers;

Qu'il suit de ces éléments qu'aucun acte de concurrence déloyale ne saurait être imputé aux intimés, de sorte que le jugement déféré sera, sur ce point, infirmé;

* Sur les autres demandes:

Considérant qu'il convient de rejeter les demandes formées par les intimés au titre de la procédure abusive, dès lors que, d'une part, les appelants ont pu de bonne foi se méprendre sur l'étendue de leurs droits, et, que, autre part, il n'est nullement démontré qu'ils aient agi dans l'intention de leur nuire;

Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que les époux Serna et la société TB Art international ne sont pas fondées à se prévaloir des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; que, en revanche, l'équité commande de les condamner in solidum, sur ce même fondement, à verser tant à Hugues Thieffry qu'à la société des grands magasins de La Samaritaine Maison Ernest Cognacq une indemnité de 10 000 euro;

Par ces motifs, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon diligentée le 15 juin 2005 dans les locaux de la société des grands magasins de La Samaritaine Maison Ernest Cognacq, Et, statuant à nouveau, Prononce la déchéance de la marque Le Verre français, déposée le 19 janvier 1998, par les époux Serna, enregistrée sous le n° 98 713 469, à compter du 26 juin 2003, Dit que le présent arrêt, devenu irrévocable quant à la déchéance prononcée, sera transmis par le greffier, sur la demande qui lui en sera faite et sur justification de son caractère irrévocable, à l'Institut national de la propriété industrielle pour inscription au registre national des marques, Déboute les époux Serna et la société TB Art international de l'ensemble de leurs prétentions, Condamne in solidum les époux Serna et la société TB Art international à verser à Hugues Thieffry et la société des grands magasins de La Samaritaine Maison Ernest Cognacq une indemnité de 10 000 euro, chacun, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne in solidum les époux Serna et la société TB Art international aux dépens de première instance et d'appel qui, pour ceux d'appel, seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.