CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 8 octobre 2010, n° 09-10708

La société Biofarma est titulaire de la marque française dénominative " Diamicron " déposée le 13 octobre 1980 et dûment renouvelée, enregistrée pour désigner les produits pharmaceutiques de la classe 5 ; elle est également titulaire de la marque communautaire dénominative " Diamicron " déposée le 29 janvier 2007 sous le n° 005 873 793 pour désigner pareillement les produits pharmaceutiques ;

Ces deux marques sont exploitées pour nommer un médicament prescrit pour le traitement du diabète et délivré en deux dosages (30mg et 80mg) sur ordonnance médicale ;

La société Biofarma est une filiale du groupe Laboratoires Servier auquel elle a consenti une licence de diverses marques parmi lesquelles celles précitées ;

La société Les Laboratoires Servier expose qu'elle exploite de façon intensive depuis 35 ans ce médicament dont elle a fait de la couleur orange un signe associé identitaire, en déployant cette couleur sur les conditionnements, les brochures publicitaires et sur les guides distribués aux professionnels.

Ayant constaté, selon elles, d'une part, qu'une publicité animée pour un médicament générique " gliclazide Téva 30 mg " apparaissait sur la page d'accueil - accessible au grand public - du site Internet WK-Pharma avec l'accroche " gardez l'équilibre glycémique ... " et permettait d'accéder à une page du site obiwanprod.net qui participait au lancement de Gliclazide Téva 30 mg avec un encart de couleur orange sur lequel on pouvait lire " générique de Diamicron 30mg " et d'autre part, que dans les éditions des 2 et 6 octobre 2008 du " Quotidien du Pharmacien " apparaissait également un encart orange porteur de la même mention, elles ont fait assigner à jour fixe devant le Tribunal de grande instance de Paris, les sociétés Téva Santé et Wolters Kluwer France en contrefaçon de leurs marques et en concurrence déloyale.

Par jugement en date du 1er avril 2009, le tribunal rejeta l'ensemble de leurs demandes et dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les dernières écritures en date du 1er septembre 2010 des sociétés Les Laboratoires Servier et Biofarma qui incriminent la publicité parue sur Internet aux motifs qu'elle ne respecte pas les dispositions impératives en matière de publicité de médicaments, qu'elle reprend la couleur orange de Diamicron et qu'elle adopte une accroche publicitaire " générique de Diamicron 30 mg " ; elles soutiennent par ailleurs que la publicité parue dans Le Quotidien du Pharmacien n'est pas conforme aux 'usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale' et ne peut bénéficier de l'exception de référence nécessaire ni s'analyser en une publicité comparative licite ; elle caractérise dès lors une contrefaçon des marques dénominatives et une concurrence déloyale en réparation desquelles elles sollicitent le prononcé des mesures d'interdiction et publication d'usage et la condamnation in solidum des intimées à verser les sommes de 30 000 euro en réparation des actes de contrefaçon et de 150 000 euro en réparation des actes de concurrence déloyale ;

Vu les dernières écritures en date du 1er juillet 2010 de la société Wolters Kluwer France qui fit paraître sur la revue en ligne WK Pharma, à la demande de la société Téva, la publicité litigieuse laquelle fut diffusée sur la page d'accueil non sécurisée en raison d'une erreur qu'elle rectifia aussitôt ; elle dénonce l'amalgame fait par les appelantes entre cet incident ponctuel et la contrefaçon, relève que la mention faite dans la publicité parue sur son site ne reproduit pas la couleur orange, qu'elle est parfaitement conforme aux usages honnêtes comme aux recommandations de l'AFSSAPS peu important l'accroche " gardez l'équilibre glycémique " ; elle soutient que la publicité qui lui est reprochée est en tous cas une publicité comparative conforme aux principes dégagés par la Cour de justice de l'Union Européenne et qu'aucun acte de concurrence déloyale ne peut lui être reproché dès lors qu'elle n'est pas en situation de concurrence avec les appelantes ; elle conclut à la confirmation de la décision déférée, fait valoir que les appelantes n'ont pas d'intérêt à se prévaloir de la violation d'une règle d'ordre public, sollicite subsidiairement la garantie de la société Téva et demande la condamnation des appelantes à lui verser la somme de 30 000 euro à titre de procédure abusive ;

Vu les dernières écritures en date du 30 juin 2010 de la société Téva Santé qui expose qu'elle a voulu viser exclusivement les pharmaciens d'officine et qu'elle a acheté des espaces publicitaires auprès du Moniteur des Pharmaciens, du Quotidien du Pharmacien et du site WK-Pharma lequel se présente dès sa page d'accueil, comme " le portail dédié aux professionnels de l'officine " ; elle fait valoir que le médicament en cause relève de la procédure simplifiée des articles R. 163-3 et suivants du Code de la sécurité sociale et que la publicité litigieuse n'est pas soumise aux dispositions relatives aux informations devant figurer sur les publicités destinées au grand public ; elle soutient, s'agissant du contenu de la publicité diffusée sur Internet, qu'elle est parfaitement conforme aux recommandations de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé, ci-après AFSSAPS, et ajoute qu'il en va de même pour la publicité diffusée dans Le Quotidien du Pharmacien dans la mesure où la couleur orange est utilisée par de nombreux opérateurs sur le marché et de façon bien plus visible, que la marque Diamicron n'est nullement mise en exergue et qu'elle constitue une publicité comparative licite ; elle conteste enfin avoir commis un acte quelconque de concurrence déloyale d'autant que les actes en cause ne sont pas distincts de ceux incriminés au titre de la contrefaçon ; elle conclut à la confirmation de la décision déférée, subsidiairement à la condamnation de la société WK-Pharma à la garantir et en tous cas à la condamnation des appelantes à lui verser la somme de 50 000 euro à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;

Sur ce,

Considérant que les appelantes incriminent deux formes de publicité distinctes diffusées courant septembre octobre 2008, lors du lancement du Gliclazide Téva 30 mg présenté comme étant le générique du " Diamicron " : l'une diffusée sur le site de Wolters Kluwer France et dans une version distincte sur un autre site Internet, l'autre diffusée par Le Quotidien du Pharmacien ;

Sur la publicité présentée sur la page d'accueil du site WK-Pharma :

Considérant que la société Wolters Kluwer France soutient sans être démentie, que son site est un portail dédié aux seuls professionnels de la santé ;

Considérant que la publicité litigieuse, en partie animée, présente trois galets superposés et surmontés d'une boîte de couleurs verte et jaune de "Gliclazide 30 mg" avec cette accroche "gardez l'équilibre glycémique" ;

Considérant que les appelantes excipent de la non conformité de cette publicité aux exigences de l'article L. 5122-6 du Code de la santé publique qui dispose que : " la publicité auprès du public pour un médicament n'est admise qu'à la condition que ce médicament ne soit pas soumis à prescription médicale, qu'il ne soit pas remboursable par les régimes obligatoires d'assurance maladie...etc " ;

Considérant que la société Wolters Kluwer France soulève l'irrecevabilité des appelantes, pour défaut d'intérêt, à se prévaloir de dispositions d'ordre public dont le directeur de l'AFSSAPS est seul compétent à poursuivre la violation ;

Mais considérant que la compétence du directeur de l'AFSSAPS pour solliciter le prononcé d'une mesure d'interdiction, n'est pas exclusive de l'intérêt propre des industries pharmaceutiques d'exciper du préjudice personnel que leur cause la violation de ces dispositions par un de leurs concurrents ;

Que les sociétés Les Laboratoires Servier et Biofarma sont recevables à exciper du trouble que leur cause la violation alléguée de ces dispositions ;

Considérant au fond, qu'il s'agit d'un portail dédié et d'une publicité destinée aux professionnels d'officines ; qu'il ne saurait être déduit du style de l'accroche publicitaire, l'indication qu'il s'agirait d'une publicité destinée au grand public, tant il est vrai que ce type d'accroche fait également flores dans des publicités diffusées à l'adresse des professionnels ;

Considérant que la diffusion litigieuse sur une page d'accueil accessible, par mégarde semble-t-il, au grand public n'est pas contestée, la société Wolters Kluwer soutenant simplement que cette erreur a été rapidement rectifiée ;

Que la violation des dispositions de l'article L. 5122-6 précité est caractérisée et imputable à la société Wolters Kluwer responsable du site ;

Que la responsabilité de la société Téva qui ne s'est pas assurée que les conditions de diffusion de son annonce respectaient lesdites prescriptions réglementaires est également engagée ;

Considérant par ailleurs que la référence faite en bas de page, en très petits caractères d'imprimerie à l'autorisation de mise sur le marché sous la forme : " AMM générique du Diamicron 30 mg " n'est pas critiquée par les appelantes ;

Sur la publicité présente sur le site [...] :

Considérant qu'il s'agit d'une publicité animée présentée sur les pages du site [...], lequel ne relève pas de la société Wolters Kluwer mais relèverait selon les intimées, d'une agence spécialisée en communication numérique qui n'a pas été appelée dans la cause ;

Qu'il appert du procès-verbal de constat des 23, 26 septembre, 2 et 22 octobre 2008, pièce n° 2 annexée au constat qu'il s'agit pareillement d'une publicité diffusée à l'adresse des professionnels (avec possibilité de demander le passage d'un délégué médical) à l'initiative de Téva pour le lancement de son générique ; qu'un lien permet d'ailleurs d'accéder au site de Téva ;

Considérant que les appelantes soutiennent que sa présentation violerait la " charte pour la communication sur Internet des entreprises pharmaceutiques ", sans faire référence à des dispositions précises mais en faisant état de prescriptions générales applicables aux publicités destinées au grand public, lesquelles sont inapplicables à l'espèce ;

Qu'elles stigmatisent par ailleurs le recours à la couleur orange comme couleur de fond d'un cartouche sur lequel on peut lire " Générique de Diamicron 30 mg " ainsi que la forme même de cette accroche ; que cette présentation étant commune à la publicité parue dans Le Quotidien du Pharmacien sera analysée avec elle ;

Sur la publicité publiée dans Le Quotidien du Pharmacien :

Considérant que celle-ci joue pareillement sur la représentation de galets surmontés de la boîte du générique Gliclazide Téva, avec en partie haute, en gros caractères et déclinée sur la largeur des deux pages, l'accroche : " gardez l'équilibre glycémique Avec Gliclazide Téva 30 mg " ;

Et en partie basse, également en gros caractères, décliné sur la largeur des deux pages, le slogan : " Unissons nos talents autour du générique, aujourd'hui et demain " ;

Considérant que figure sur la page droite et en plus petits caractères, un cartouche rectangulaire de couleur orange sur lequel est portée l'indication : " Générique de Diamicron 30mg (1) " avec la mention qu'il s'agit d'une marque déposée et un renvoi en bas de page, en très petits caractères à : " AMM générique de Diamicron 30 mg du 02-07-2008 en attente d'inscription au répertoire des génériques " ;

Considérant que pour les textes et la composition, les couleurs verte et bleue sont utilisées, la couleur orange n'étant employée que pour le fond du cartouche précité ;

Sur la contrefaçon :

Considérant tout d'abord que Biofarma ne conteste pas que la référence à la marque d'un produit princeps puisse être nécessaire à la commercialisation efficace d'un générique, mais soutient, en revanche, que les conditions dans lesquelles cette référence est faite sont ici contraires aux usages honnêtes en sorte que les intimées ne sauraient se prévaloir, ni de l'exception de référence nécessaire prévue à l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle, ni de l'exception de publicité comparative ;

Sur l'exception de publicité comparative :

Considérant que les intimées se réfèrent à bon droit à la directive 2006-114 du 12 décembre 2006 qui énonce dans son considérant 14 qu'il peut être indispensable, afin de rendre la publicité comparative effective, d'identifier les produits et services d'un concurrent en faisant référence à une marque dont ce dernier est titulaire ou à son nom commercial. Une telle utilisation de la marque, du nom commercial ou d'autres signes distinctifs d'autrui n'enfreint pas ce droit exclusif, dans les cas où elle est faite dans le respect des conditions établies par la présente directive, le but visé étant uniquement de les distinguer et de mettre les différences objectivement en relief ;

Considérant qu'il est acquis aux débats que la présentation d'une spécialité comme étant le générique d'un médicament princeps en citant la marque du princeps, signifie au public que la spécialité a la même composition qualitative et quantitative en principes actifs, la même forme pharmaceutique que la spécialité de référence ;

Considérant que les appelantes ne contestent d'ailleurs pas que cette publicité soit une publicité comparative mais en contestent en revanche le caractère licite, au motif qu'elle tire indûment profit de la notoriété de ses marques ;

Considérant que l'article 4 d), f) énonce que la publicité comparative est licite dès lors, notamment, qu'elle n'engendre pas de confusion et " qu'elle ne tire pas indûment profit de la notoriété attachée à une marque ...d'un concurrent ".

Considérant que l'article L. 121-9 du Code de la consommation énonçait déjà que la publicité comparative ne peut "tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque...un nom commercial, à d'autres signes distinctifs d'un concurrent ... (ni)... engendrer une confusion entre l'annonceur ou le concurrent, ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs... ".

Considérant en l'espèce, qu'il n'est pas fait état d'un risque de confusion mais d'un détournement de notoriété par l'usage de la couleur orange et par la forme de l'accroche ;

Que pour ce qui concerne le premier grief, la société Les Laboratoires Servier justifie faire un usage ancien et constant de la couleur orange qui figure sur les boîtes, les notices et les brochures du médicament désigné par la marque Diamicron, elle même imprimée en orange ;

Considérant cependant, comme le démontre la société Téva, que cette couleur est utilisée par d'autres opérateurs sur le marché pour le conditionnement d'autres spécialités, en sorte que l'association entre la couleur orange et le Diamicron n'est pas exclusive ;

Considérant surtout, que la promotion des médicaments génériques passe par une lisibilité suffisante de la citation du produit princeps, sans pour autant que la marque de référence dudit produit soit mise en avant de façon telle qu'elle caractérise un détournement de la notoriété attachée à la marque et aux signes associés à son exploitation ;

Qu'il importe donc de faire le départ entre la nécessaire recherche de lisibilité et le détournement d'une notoriété attachée à un signe ;

Considérant qu'en l'espèce, l'usage de la couleur orange est très limité, les couleurs dominantes des publicités en cause étant très largement le vert et le bleu ; que seul le fond d'un cartouche de quelques centimètres carrés est de couleur orange ; que cet usage est ainsi très accessoire dans l'ensemble auquel il est partie ;

Considérant que les appelantes incriminent en outre le style de l'accroche notamment sur le site obiwanprod.net ;

Mais considérant que la mention faite sur les deux publicités litigieuses (site Internet et presse écrite) se présente sous la forme d'un cartouche de couleur orange sur lequel se détachent, inscrits en lettres blanches, les termes " générique de Diamicron 30mg " ; que l'espace occupé par cette accroche est très secondaire par rapport à celui occupé par la présentation des trois boîtes du générique et par celle des titres et slogans ; que la taille et l'épaisseur des caractères utilisés confirment le caractère second de la référence incriminée, étant d'abord attiré par la mention de " Gliclazide Téva " ;

Considérant qu'il suit que l'usage litigieux participe d'une recherche de lisibilité immédiate de la référence au princeps, (nécessaire même pour des professionnels des officines pharmaceutiques), et ne caractérise pas un détournement de la notoriété attachées aux marques invoquées par les appelantes ;

Considérant que les intimées sont dès lors bien fondées à se prévaloir de l'exception de publicité comparative ;

Sur l'exception de référence nécessaire :

Considérant que 'le titulaire d'une marque enregistrée n'est pas habilité à interdire l'usage, par un tiers, dans une publicité comparative qui satisfait à toutes les conditions énoncées (par la directive précitée), d'un signe identique ou similaire à sa marque' (CJUE 12 juin 2008 C-533-06) ;

Qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si l'usage desdites marques était ou non nécessaire au sens du droit des marques.

Sur la concurrence déloyale :

Considérant que l'accueil de l'exception de publicité comparative conduit à rejeter les moyens tirés de l'usage de la couleur orange et de la présentation promotionnelle de l'accroche publicitaire dont font état Les Laboratoires Servier qui exploitent le médicament Diamicron ;

Considérant en revanche, que la diffusion sur la page d'accueil du site Internet WK-Pharma, accessible au public, d'une publicité pour le Gliclazide Téva 30 mg, constitue une faute dont les laboratoires Servier sont bien fondés à solliciter la réparation ;

Considérant qu'il est fait état d'un minimum de 18 000 visiteurs, parmi lesquels figurent cependant des professionnels des officines pharmaceutiques ; que le préjudice subi est celui né d'une promotion illicite auprès de personnes diabétiques qui ne sont cependant pas les prescripteurs du générique ;

Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme limitée à 5 000 euro ;

Considérant que les intimées seront condamnées in solidum au paiement de cette somme;

Que leurs demandes réciproques de garantie seront rejetées, chacune ayant commis une faute distincte et aucune d'elles ne se prévalant d'une clause contractuelle de garantie ;

Considérant par ailleurs que la mesure de publication sollicitée n'apparaît pas nécessaire au vu des circonstances de l'espèce.

Sur les demandes reconventionnelles :

Considérant que l'accueil partiel des demandes principales conduit à rejeter les demandes formées au titre de la procédure abusive ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile:

Considérant que l'équité commande d'allouer à la société Les Laboratoires Servier la somme de 5 000 euro au titre des frais irrépétibles ;

Par ces motifs, LA COUR, Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a rejeté la demande formée au titre de la concurrence déloyale, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit qu'en faisant diffuser sur le site Internet WK-Pharma, accessible à tout public, une publicité destinée aux seuls professionnels de santé, pour un médicament délivré sur prescription médicale, les sociétés Wolters Kluwer France et Téva Santé ont commis un acte de concurrence déloyale, En conséquence, Les condamne in solidum à verser à la société Les Laboratoires Servier la somme de 5 000 euro à titre de dommages et intérêts, Rejette les demandes reconventionnelles pour procédure abusive, Condamne in solidum les intimées à verser à la société Les Laboratoires Servier la somme de 5 000 euro sur le fondement de l' article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens qui seront recouvrés dans les formes de l'article 699 du même Code.