CA Bordeaux, 1re ch. civ. A, 8 avril 2010, n° 08-00476

Faits et procédure antérieure:

La société Potentier dont le siège social est établi à Ramatuelle exploite depuis le 1er juin 2001 une activité de vente, importation, exploitation de jouets et articles de loisirs, " blistérisation " (emballage coque en plastique) et stockage.

Le 29 mars 2002, son président Monsieur Arnaud Potentier a déposé à l'institut national de la propriété intellectuelle dans la classe des produits jeux et jouets la marque " Boîte à Meuh " incluant outre cette appellation, le dessin d'une vache de style naïf et enfantin.

Le 18 septembre 2003, la SAS Potentier a déposé un modèle d'emballage sous blister de " boîte à meuh " de 14 centimètres de haut et 9,5 centimètres de large publié le 5 décembre 2003.

Arguant du fait que fin 2004, une société concurrente Cofalu Kim'play commercialisait un produit similaire, la société Potentier a obtenu en référé l'autorisation de pratiquer des saisies contrefaçons :

-au supermarché Champion le 14 septembre 2004 sur autorisation du président du Tribunal de grande instance de Dax

-chez le grossiste FDG Sud Aquitaine le 24 septembre 2004

-chez Cofalu Kim'play le 27 septembre 2004, sur autorisation du président du Tribunal de grande instance de Bordeaux.

Par acte en date du 25 septembre 2004, la SAS Potentier et Monsieur Potentier ont assigné les trois sociétés dans les locaux desquelles ont été réalisées les saisies-contrefaçon devant le Tribunal de commerce de Bordeaux mais se sont désistés de cette procédure pour les assigner devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir prononcer:

-la validation des trois saisies-contrefaçon réalisées

-l'interdiction pour Cofalu sous astreinte de 1 000 euro par jour de retard de fabriquer, exposer, ou vendre des modèles reproduisant les caractéristiques du modèle déposé

-la confiscation en vue de leur destruction en présence d'un huissier de justice de tout modèle reproduisant les caractéristiques du modèle déposé

-le constat du fait que la société Cofalu Kim'play s'est rendue coupable de contrefaçon avec la complicité de la société FDG Sud Aquitaine grossiste

-la condamnation conjointe et solidaire des trois sociétés à payer à Monsieur Arnaud Potentier à titre de dommages et intérêts provisionnels la somme de 10 000 euro en réparation de son préjudice pour contrefaçon de sa marque " Boîte à meuh "

-la condamnation conjointe et solidaire des mêmes sociétés à payer à la SAS Potentier à titre de dommages et intérêts provisionnels la somme de 10 000 euro en réparation de son préjudice pour la contrefaçon de la marque " Boîte à meuh " qu'elle exploite sous licence verbale et la somme de 20 000 euro pour indemnisation de son préjudice résultant de la contrefaçon du modèle de blister déposé par elle

-la condamnation conjointe et solidaire des mêmes sociétés à payer à la SAS Potentier la somme de 60 000 euro en réparation de son préjudice commercial résultant des actes de concurrence déloyale de la SARL Cofalu Kim'play au titre du blister et du " Scoubidou Maxi Géant "

-avant dire droit l'organisation d'une expertise comptable pour déterminer l'ampleur de la commercialisation des produits contrefaits.

Par jugement en date du 4 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Bordeaux a:

-déclaré recevable l'action intentée à l'encontre de la société Champion, représentée par la société Guyenne et Gascogne, le registre de commerce ne mentionnant aucune enseigne ou d'autre dénomination spécifique

-déclaré recevable la SAS Potentier à agir en concurrence déloyale au titre de sa licence verbale d'exploitation de la marque déposée par Monsieur Potentier, le caractère verbal ne signifiant pas que cette licence n'existe pas

-au visa des articles L.716-3 et L.716-7, déclaré nulles les trois saisies-contrefaçons pratiquées par la société Potentier en ce que l'erreur de compétence rationae materiae n'interrompt pas le délai de forclusion de quinze jours pour saisir le tribunal compétent

-déclaré nul le dépôt réalisé le 29 mars 2002 de la marque " Boîte à Meuh avec dessin de vache " par Monsieur Potentier faute de caractère distinctif en ce que ce jouet est exploité sous cette forme depuis 1904

-au visa de l'article L.511-3 du CPI déclaré non protégeable le modèle " packaging de blister de boîte à meuh avec dessins " déposé le 18 décembre 2003 par la société Potentier pour

-rejeté les actions en contrefaçon de la marque et du modèle précités, et en concurrence déloyale au titre de la marque de Boîte à Meuh et au titre des scoubidous supergéants formées par la SAS Potentier et Monsieur Arnaud Potentier envers les défendeurs

-mis la société Champion et la société FDG Sud Aquitaine hors de cause

-condamné la SAS Potentier et Monsieur Arnaud Potentier solidairement à payer à la société Cofalu Kim'play une somme de 20 000 euro (vingt mille euro) en réparation de son préjudice pour cette procédure abusive

-rejeté la demande de provision et d'expertise comptable présentée par la société Cofalu Kim'play

-ordonné la publication du dispositif de la décision dans trois publications professionnelles au choix de la société Cofalu Kim'play aux frais de la société SA Potentier

-condamné SAS Potentier et Monsieur Arnaud Potentier solidairement à payer au titre des frais irrépétibles, une somme de :

-1 500 euro (mille cinq cents euro) chacune à la société Guyenne et Gascogne et à la société Fdg Sud Aquitaine

-3 000 euro (trois mille euros) à la société Cofalu Kim'play

-condamné la SAS Potentier et Monsieur Arnaud Potentier aux dépens.

Avant dire doit, la société Potentier et Monsieur Potentier réclament:

-une expertise comptable pour déterminer l'ampleur de la commercialisation des produits contrefaits et la marge de bénéfices perdus

-la condamnation des sociétés Cofalu Kim'play et Fgd Sud Aquitaine à leur payer la somme de 4 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Procédure d'appel:

Par déclaration en date du 24 janvier 2008 Monsieur Arnaud Potentier et la société Potentier ont régulièrement relevé appel de ce jugement.

A l'appui de leur appel, ils soutiennent que

-si les saisies contrefaçons sont frappées de nullité, cette sanction ne s'étend pas à la description des produits qui en font l'objet

-l'action en contrefaçon est bien fondée en ce que la marque " boîte à meuh " est suffisamment distinctive, la demande en déchéance de cette marque présentée pour la première fois en cause d'appel par la société Cofalu Kim'play devant être rejetée

-la marque " boîte à meuh " n'étant pas descriptive des jouets et des jeux en général alors qu'elle a été déposée pour cette catégorie, ne saurait être considérée comme étant seulement descriptive

-elle est composée de deux éléments distinctifs, le terme " boîte à meuh " et le dessin d'une vache qui ne sont nullement descriptifs de la catégorie entière des " jouets " et des " jeux "

-la contrefaçon de la " boîte à meuh " déposée par Monsieur Potentier imputable à la société Cofalu Kim'play est constituée dès lors que le terme " boîte à meuh " se retrouve intégralement sur l'emballage de la boîte et que le dessin d'une vache présentant les mêmes caractéristiques graphiques y est aussi reproduit, de telle sorte qu'un consommateur d'attention moyenne serait amené à confondre les deux produits

-à titre de réparation, la société Cofalu Kim'play devra être condamnée au paiement de la somme de 10 000 euro dès lors que son acte de contrefaçon a créé un préjudice au détriment de Monsieur Potentier qui en qualité de dirigeant, associé de la société Potentier et créancier d'une licence d'exploitation avec cette dernière a vu ses revenus diminuer du fait de la réduction des ventes des " boîtes à meuh "

-la " boîte à meuh " entrant en outre dans la catégorie des œuvres d'art appliqué elle est également protégée au titre du droit d'autetir sur le fondement de l'article L112-2 mais également sur celui de l'article L513-2 du Code de la propriété intellectuelle, sa composition originale portant l'empreinte de son auteur et pouvant donc être protégée a ce titre

-si le jeu lui-même est commercialisé depuis 1904, en revanche le packaging, seul objet du litige, est original et la société intimée ne peut être suivie en ce qu'elle opère un amalgame volontaire entre le contenu et le contenant

-la société Cofalu Kim'play qui prétend commercialiser les " boîtes à meuh " depuis plus de quinze ans ne rapporte pas la preuve de l'originalité de son packaging

-en revanche " la boîte à meuh " commercialisée depuis 1904 par la société intimée est semblable dans son packaging à celle commercialisée par la société Potentier alors que d'autres " boîtes à meuh " commercialisées par d'autres sociétés présentent des packaging différents

-en conséquence la société Cofalu Kim'play sera condamnée au paiement de la somme de 20 000 euro à titre de dommages et intérêts en raison de la contrefaçon du droit d'auteur exploité par la société Potentier

-en démarchant les clients de la société Potentier qui a dû en conséquence baisser le prix de ses " boîtes à meuh ", la société Cofalu Kim'play s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale qui peuvent être sanctionnés en complément d'actes de contrefaçon

-si les actes de contrefaçon ne faisaient pas l'objet d'une condamnation, les actes de concurrence déloyale et parasitaires seraient subsidiairement invoqués pour les mêmes faits, la société Cofalu Kim'play devant être condamnée au paiement de la somme de 60 000 euro à titre de dommages et intérêts outre une expertise pour déterminer l'intégralité du préjudice subi

-l'arrêt devra être publié dans trois journaux, sans que chaque insertion ne puisse excéder la somme de 3 500 euro hors taxes

-il a été jugé à tort que la société Potentier avait agi en justice dans le but de nuire à la société intimée alors que le caractère original de sa " boîte à meuh " a été suffisamment démontré, l'exercice d'une saisie contrefaçon étant un moyen approprié pour obtenir des informations sur le produit saisi, aucune preuve de malveillance de la part de la société Potentier n'étant rapportée

-le montant du préjudice économique allégué par la société Cofalu Kim'play est erroné dès lors qu'il apparaît que la baisse des ventes qu'elle a enregistrée est antérieure à la circonstance du dépôt qu'elle lui impute de la mention " marque déposée " sur ses " boîtes à meuh " qui en tout état de cause constitue une prérogative normale des droits dont elle est titulaire au titre du dépôt effectué en 2003

-la société Cofalu Kim'play sera condamnée au paiement de la somme de 20 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Aux termes de ses écritures en réplique, la société Cofalu Kim'play rétorque que:

-la SAS Potentier est irrecevable à agir en contrefaçon dès lors que sa licence d'exploitation n'a pas fait l'objet d'une inscription au registre national des marques en application de l'article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle, l'opposabilité d'un tel acte étant nécessaire pour justifier d'un intérêt à agir en contrefaçon

-l'ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Bordeaux du 22 septembre 2004 qui a autorisé les saisies contrefaçons est entachée d'un vice résultant du défaut du droit d'agir de la société Potentier mais également d'une fin de non recevoir du fait du défaut de visa du titre invoqué et des textes de l'article VII du Code de la propriété intellectuelle

-la nullité de la saisie contrefaçon sera donc confirmée

-ayant fait l'objet d'une divulgation par son auteur avant son dépôt, la " boîte à meuh " de la société Potentier ne peut donner lieu à protection

-le décor utilisé sur le packaging par la société Potentier ne peut suffire à caractériser une œuvre originale par l'empreinte de son auteur, dès lors que le produit est traditionnellement accompagné de ces éléments décoratifs comme en attestent les " boîtes à meuh " commercialisées depuis plus de quinze ans par la société Marki

-Monsieur Potentier invoque en vain la réparation à titre provisionnel d'un préjudice d'exploitation à hauteur de 20 000 euro alors qu'il n'exploite pas lui-même la marque et il en va de même s'agissant de la licence d'exploitation dès lors que la marque sur laquelle elle porte est nulle

-la nullité de la marque portant sur la " boîte à meuh " est suffisamment démontrée par le caractère usuel de cette appellation

-si la " boîte à meuh " déposée par Monsieur Potentier doit être frappée de nullité dans la catégorie " jeux et jouets ", elle encourt au surplus la déchéance dans les autres catégories en raison de son défaut d'exploitation depuis plus de cinq ans

-l'action en contrefaçon est également irrecevable et infondée sur le fondement du droit d'auteur en raison de la nullité de la marque

-l'ensemble des demandes d'indemnisations est dépourvu de fondement car la perte de certains marchés invoquée par la société Potentier ne résulte pas d'actes de concurrence déloyale dès lors qu'elle commercialise elle-même ce produit depuis plus de quinze ans mais réside exclusivement dans son manque de compétitivité

-l'abus dans l'exercice du droit d'agir de la société Potentier et de son dirigeant résulte de la nullité de la marque " boîte à meuh " dès lors que sa connaissance du marché devait nécessairement la conduire a en avoir pleine conscience

-les tentations de dénigrements dans le milieu professionnel dont la société Cofalu Kim'play a fait l'objet de la part de la société Potentier seront réparées par la publication de la décision à intervenir aux frais avancés par cette dernière

-le préjudice économique de la société Cofalu Kim'play, en raison de la perte de certains débouchés pour sa " boîte à meuh ", dès lors que les distributeurs faisaient état de menaces d'actions en contrefaçons que la société Potentier pourrait exercer à leur égard, sera réparé par la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 150 000 euro et de la somme de 4 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Motifs:

I/ Sur l'action en contrefaçon

-Sur la recevabilité de l'action en contrefaçon

En application de l'article L.7l6-5 du Code de la propriété intellectuelle, seul Monsieur Arnaud Potentier est fondé à agir en contrefaçon en qualité de propriétaire de la marque déposée dans le cadre d'une action civile à l'exclusion de la société Potentier qui ne peut en sa qualité de bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation sur cette dernière agir concurremment.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action en contrefaçon de Monsieur Arnaud Potentier.

-Sur la validité des saisies contrefaçons

Aux termes de l'article L.716-7 du Code de la propriété intellectuelle, à défaut par le demandeur de s'être pourvu au fond par la voie civile dans le délai de quinze jours à compter de la saisie contrefaçon autorisée par ordonnance, l'intégralité de la saisie est annulée à la demande du saisi sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

En l'espèce la saisine initiale du tribunal de commerce par les demandeurs du fait de son incompétence ratione materiae n'a pu interrompre utilement le délai précité de quinzaine.

En conséquence, dès lors que la saisine du tribunal de grande instance seule conforme aux dispositions impératives de l'article L.716-3 du Code de la propriété intellectuelle, n'est intervenue que le 20 décembre 2004 alors que la première saisie contrefaçon a été pratiquée au supermarché Champion de Léon, le 14 septembre 2004, c'est à bon droit que le tribunal a prononcé l'annulation de l'ensemble des saisies contrefaçons litigieuses.

L'annulation conformément au texte précité s'étend également à la description des objets saisis, de telle sorte que la cour tout comme le tribunal l'a décidé à bon droit antérieurement, ne pourra poursuivre l'examen des prétentions des parties que sur la base d'une photographie couleur du jouet " boîte à meuh " sous blister commercialisé par la société Potentier et d'un jouet similaire commercialisé sous blister par la société Cofalu Kim'Play ainsi que d'autres " boîtes à meuh " vendues par des entreprises concurrentes, et de toutes pièces complémentaires régulièrement produites en cause d'appel.

-Sur l'existence des contrefaçons alléguées

L'examen des documents produits par Monsieur Potentier et la SAS Potentier révèle qu'ils ont, dans le but de protéger le jouet qu'ils prétendaient être une création originale sous la dénomination " boîte à meuh ", opéré deux dépôts

-le 29 mars 2002 par Monsieur Potentier d'une marque semi-figurative portant le numéro 023156575 incluant outre la dénomination " boîte à meuh " le dessin sous une forme naïve d'une petite vache laitière noire et blanche

-le 18 septembre 2003 par la SAS Potentier un modèle enregistré portant le numéro 0344977 portant sur un dessin " boîte à meuh " et sur un blister " boîte à meuh " comportant des petites vaches laitières noires et blanches s'égayant sur un pré vert peuplé de pâquerettes et d'une chaumière, le tout dessiné selon une facture naïve.

Il apparaît toutefois que le jouet dénomme " la boîte à meuh " dans le cadre du dépôt du modèle précité qui se présente sous la forme d'une petite boîte cylindrique émettant lorsqu'on la retourne un bruit ressemblant au meuglement d'une vache était déjà connu depuis 1904 sous une dénomination identique ainsi que cela apparamt a la lecture des catalogues des entreprises Villac 2000 et Janod 2002 ainsi que Bass.

Sa dénomination " boîte à meuh " est devenue générique ainsi que l'a relevé justement le tribunal et répond à sa destination initiale de jouet destiné à de très jeunes enfants qui doivent l'identifier avant même d'avoir acquis l'usage de la parole.

L'adjonction sur cette boîte du dessin naïf précité également accessible à un très jeune enfant et manifestement en relation avec sa fonction qu'elle permet d'identifier immédiatement, ne peut suffire à lui conférer un caractère distinctif suffisant dès lors que de tels jouets présentant des caractéristiques très voisines de forme, de fonction et de décoration étaient diffusés antérieurement au dépôt des marques modèle précités.

Il en va bien évidemment de même du blister, simple emballage plastique transparent déposé sur un support en carton décoré servant d'écrin de présentation au jouet " la boîte à meuh " orné d'un dessin similaire présentant le même décor champêtre et banal d'identification qui ne présente pas davantage d'originalité.

Cette appréciation s'impose d'autant plus, ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal, dès lors que si ce modèle sous " blister " a été déposé le 18 septembre 2003 avec publication le 5 décembre 2003, il avait fait l'objet ainsi que mentionné dans l'acte d'assignation, d'une commercialisation antérieure sous cette même forme dès l'automne 2001.

En conséquence l'existence de cette divulgation du modèle, antérieure de plus d'une année à son dépôt interdit à Monsieur Arnaud Potentier de se prévaloir de la protection découlant de ce dernier en application de l'article L. 511-2 du Code de la propriété intellectuelle.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nul le dépôt de la marque Boîte à Meuh avec dessin de vache pour défaut de caractère distinctif et non protégeable le modèle " packaging de blister de boîte à meuh avec dessins " déposé le 18 septembre 2003 pour autodivulgation antérieure.

Par ailleurs la société Potentier sollicite en outre la protection du modèle qu'elle a déposé sous la dénomination précitée de " packaging de blister de boîte à meuh avec dessins " sur le fondement de l'article L.113-1 du Code de la propriété intellectuelle en se prévalant de la qualité d'auteur.

Il apparaît néanmoins des éléments qui précèdent que la société Potentier, en déposant le modèle précité, n'a fait que conditionner le concept quasi centenaire de " la boîte à meuh " pour l'adapter à des modalités de vente actualisées sous blister destiné à être offert à la vente dans des grandes surfaces. L'assemblage du jouet et du blister sur un support en carton décoré d'un paysage champêtre naïf incluant des petites vaches laitières noires et blanches en lien avec le produit constitué de " la boîte à meuh " ne revêt aucun caractère créatif original permettant de lui accorder la protection du droit d'auteur telle qu'elle résulte des articles L.113-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les actions en contrefaçon introduites à l'encontre de la société Cofalu Kim'plav.

II/ Sur l'existence d'actes de concurrence déloyale :

-Sur les actes de concurrence déloyale invoqués par la SAS Potentier:

Il est certes indéniable que l'action en concurrence déloyale peut être intentée par celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif et qu'il n'importe pas que les faits incriminés soient matériellement les mêmes que ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif s'il en résulte une faute.

En l'espèce, le fait pour la société Cofalu Kim'play d'avoir procédé à la vente de " boîtes à meuh " emballées sous blister, présentant des caractéristiques similaires à celles commercialisées par la SAS Potentier qui ont été considérées aux termes du présent arrêt comme ne revêtant cependant pas un caractère d'originalité suffisant pour permettre à cette dernière de triompher dans une action en contrefaçon ne peut en tant que tel s'analyser en un acte de concurrence déloyale sauf à démontrer qu'il s'est accompagné de pratiques déloyales destinées à fausser le jeu de la libre concurrence.

En l'occurrence, il apparaît que la commercialisation de " la boîte à meuh " portait sur un jouet déjà très ancien dont seul le " packaging " a fait l'objet d'une actualisation pour s'adapter à des modalités de vente en grande surface.

La seule existence de ventes de produits présentant dans le secteur concurrentiel du négoce de jouets des similitudes de présentation dès lors qu'il s'agit de billes et ballons offrant un caractère d'universalité, ne peut être considérée comme un acte de concurrence déloyale puisque au surplus elle s'inscrit dans des courants de mode le plus souvent éphémères dont chaque commerçant essaie de bénéficier et qu'aucun élément n'établit qu'elle s'est accomplie à la faveur de comportements déloyaux commis par la société Cofalu Kim'play consistant par exemple dans des détournements massifs de clientèle favorisés par la pratique de prix écrasés justifiés par l'exploitation à moindre frais des productions inventives préexistantes de la société Potentier.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'action en concurrence déloyale introduite par la SAS Potentier à l'égard de la société Cofalu Kim'play au titre de la " boîte à meuh sous blister ".

Il en va de même en ce qui concerne les scoubidous sur la base de l'analyse exhaustive du tribunal que la cour adopte expressément en toutes ses dispositions.

-Sur les demandes reconventionnelles au titre d'actes de concurrence déloyale présentées par la société Cofalu Kim'play :

Dès lors que les saisies contrefaçons sont intervenues sur la base d'une autorisation judiciaire dont aucun élément de preuve ne permet de considérer qu'elle ait été obtenue sur la base d'éléments de preuve tronqués, il ne peut y avoir lieu de considérer que la SAS Potentier et Monsieur Arnaud Potentier ont agi dans l'intention de nuire à leur adversaire en tentant de le désorganiser dans son activité concurrente pour s'approprier le marché.

Il y a donc lieu de la débouter de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation mais également de publication de la présente décision.

III/ Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

L'équité justifie de confirmer le jugement entrepris au titre des condamnations prononcées en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

En revanche en cause d'appel l'équité ne commande pas d'allouer à l'intimée une quelconque indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

En cause d'appel Monsieur Arnaud Potentier et la SAS Potentier qui succombent pour l'essentiel seront tenus aux dépens une nouvelle fois.

Par ces motifs : LA COUR, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli la société Cofalu Kim'play en sa demande d'indemnisation de préjudice résultant d'actes de concurrence déloyale imputés à la SAS Potentier et à Monsieur Potentier. Statuant à nouveau Rejette l'ensemble des demandes précitées. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Y ajoutant Rejette les demandes présentées en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne solidairement Monsieur Arnaud Potentier et la SAS Potentier aux dépens d appel en application de l'article 699 du Code de procédure civile et en accorde distraction à la SCP Rivel et Combeaud.