CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 5 novembre 2010, n° 09-18667

Selon contrat en date du 1er juin 2007, Monsieur Robert Lafont a cédé à la société Groupe Entreprendre (devenue en cours de procédure la société anonyme Entreprendre après dissolution sans liquidation de la première et transmission universelle de son patrimoine) deux marques dont il était propriétaire, à savoir :

- la marque semi-figurative française "Le Foot" déposée le 10 novembre 1992, enregistrée sous le numéro 92 441 239 pour désigner les produits et services en classes 16, 35, 38 et 41, soit les : " Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour emballage (non compris dans d'autres classes) ; cartes à jouer ; caractères d'imprimerie ; clichés ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; distribution de prospectus, d'échantillons ; services d'abonnement de journaux pour des tiers ; conseils, informations ou renseignements d'affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; télécommunications ; agences de presse et d'informations ; communications par terminaux d'ordinateurs ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; édition de livres, de revues ; prêt de livres ; dressage d'animaux ; production de spectacles, de films ; agences pour artistes ; location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre ; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ".

- une marque verbale française " Football Magazine " déposée le 4 août 2005, enregistrée sous le numéro 05 3 374 237 pour désigner les produits et services des classes 16, 35, 38 et 41, soit les : " Articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs pour la papeterie ; caractères d'imprimerie. Papier ; cartons ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; cartes ; livres ; prospectus ; brochures ; calendriers ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage en papier ou en matières plastiques ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement de journaux (pour des tiers) ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; agence de presse ou d'informations nouvelles ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de messagerie électronique ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; publication de livres ; prêt de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès ; organisation d'exposition à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres en ligne ".

Le contrat de cession de ces deux marques a été publié au Registre national des marques tenu par l'Institut national de la propriété industrielle le 2 janvier 2008.

Ayant constaté que la société Euro Services Internet publiait un magazine portant sur l'actualité du football sous le titre de "Le magazine des fans - Foot", la société Groupe Entreprendre - qui édite deux magazines consacrés au football sous le titre de "Foot Magazine" et de "Football Mag" - estimant que tant le titre du magazine "Le magazine des fans Foot" que sa présentation et son contenu portaient atteinte aux droits attachés à la marque dont elle est titulaire, a, par courrier du 2 janvier 2007, vainement mis en demeure la société Euro Services Internet de cesser sa publication.

Par acte du 18 juin 2007, la société Groupe Entreprendre l'a assignée devant la juridiction de fond en contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme.

Monsieur Robert Lafont est intervenu volontairement à l'instance le 14 février 2008.

Par jugement rendu le 10 juillet 2009, le Tribunal de grande instance de Paris a, avec exécution provisoire :

- déclaré la société Groupe Entreprendre irrecevable en son action en contrefaçon des marques françaises "Le Foot" et "Football Magazine", déclaré Monsieur Robert Lafont recevable en son intervention volontaire et rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Euro Services Internet,

- prononcé la nullité pour défaut de distinctivité :

* de l'enregistrement de la marque semi-figurative "Le Foot" en ce qu'il désigne les éditions de livres, de revues,

* de la marque verbale française "Football Magazine" en ce qu'il désigne les publications de livres,

- débouté la société Euro Services Internet du surplus de sa demande en nullité des marques précitées et l'a déclarée irrecevable à solliciter la déchéance de ces marques pour les produits autres que les éditions de livres, de revues et les publications de livres,

- dit que la décision rendue, devenue définitive, sera transmise par le greffe à l'Institut national de la propriété industrielle aux fins d'inscription au Registre national des marques, sur réquisition de la partie la plus diligente,

- débouté Monsieur Robert Lafont de son action en contrefaçon des marques "le Foot" et "Football Magazine",

- débouté la société Groupe Entreprendre de son action en contrefaçon de droits d'auteur,

- débouté la société Groupe Entreprendre et Monsieur Robert Lafont de leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme en les condamnant in solidum à verser à la société Euro Services Internet la somme de 4 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 31 août 2010, la société anonyme Entreprendre, venant aux droits de la SAS Groupe Entreprendre, et Monsieur Robert Lafont, appelants, demandent à la cour, au visa, notamment, des articles L. 122-4 et suivants, L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, 1382 et suivants du Code civil :

- de déclarer la société Entreprendre recevable et bien-fondée en son intervention volontaire,

- de débouter la société Euro Services Internet de l'ensemble de ses prétentions,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société Euro Services Internet, déclare recevable l'intervention volontaire de Monsieur Robert Lafont, déboute la société Euro Services Internet du surplus de sa demande en nullité des marques françaises "le Foot" et "Football Magazine" et en déchéance de ces deux marques pour les produits autres que les éditions de livres, de revues et les publications de livres,

- d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'irrecevabilité à agir de la société Groupe Entreprendre en contrefaçon de marques "Le Foot Magazine" et "Foot Mag", à la nullité pour défaut de distinctivité de l'enregistrement de la marque semi-figurative française "Le Foot" (en ce qu'il désigne les éditions de livres, de revues) et de l'enregistrement de la marque verbale française "Football Magazine" (en ce qu'il désigne les publications de livres), au rejet de l'action en contrefaçon des marques françaises "Le Foot" et "Football Magazine" de Monsieur Lafont, au rejet de l'action en contrefaçon de droits d'auteur de la société Entreprendre et au rejet de leur commune action fondée sur la concurrence déloyale et le parasitisme,

- de statuer à nouveau, et :

* de déclarer recevables l'action en contrefaçon de marques "Le Foot Magazine" et "Football Mag" tant de la société Entreprendre que de Monsieur Robert Lafont,

* de déclarer recevable l'enregistrement de la marque semi-figurative française "Le Foot" en ce qu'il désigne les éditions de livres, de revues et de la marque verbale française "Foot Magazine" en ce qu'il désigne les publications de livres,

* de constater que les couvertures des magazines "Le Foot Magazine" et "Football Mag" sont protégées par le droit d'auteur, que la couverture du magazine "Foot-Le magazine des fans" constitue bien la contrefaçon des magazines "Le Foot Magazine" et "Football Mag", qu'ils démontrent bien l'existence d'un fait de concurrence déloyale et de parasitisme distincts des faits de contrefaçon,

* de condamner la société Euro Services Internet à leur verser la somme de 140 000 euro à titre de dommages-intérêts pour actes de contrefaçon comme pour actes de concurrence déloyale,

* de faire interdiction à cette dernière de poursuivre la fabrication, la vente et la commercialisation du magazine " Foot-Le Magazine des Fans " et ceci sous astreinte de 200 euro par magazine à compter du jour de la publication de la décision à intervenir et d'ordonner la publication de la décision à venir dans trois journaux de leur choix, en format pleine page sans que le coût total de ces publications excède 30 000 euro,

* de condamner la société Euro Services Internet à leur verser la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter tous les dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 5 juillet 2010, la société par actions simplifiée Euro Services Internet demande à la cour, au visa des articles L. 122-4, L. 714-5, L. 716-3 et L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la loi de 1791 sur la liberté du commerce et de l'industrie et des articles 1382 et suivants du Code civil, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en prenant acte de la transmission universelle de patrimoine intervenue entre les sociétés Groupe Entreprendre et Entreprendre, de débouter la société Entreprendre et Monsieur Robert Lafont de l'ensemble de leurs prétentions, de les condamner à lui verser la somme de 12 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Sur ce,

Sur la recevabilité de l'action en contrefaçon de marques de la société Entreprendre :

Considérant que la société Entreprendre et Monsieur Robert Lafont appelants, dont la qualité à agir et l'intervention à titre principal ne font pas l'objet de contestation en cause d'appel, soutiennent que la société Entreprendre est recevable à agir aux motifs :

- d'une part, que le retard dans la publication du contrat de cession de licence conclu le 1er juin 2007 au Registre national des marques a pour cause la longueur des délais d'enregistrement et que l'action a bien été introduite postérieurement à l'acte de cession,

- d'autre part, qu'elle est bénéficiaire d'un contrat de concession de licence à titre exclusif de la marque "Le Foot" ;

Qu'ils exposent, en en justifiant, qu'un contrat de concession de licence de marque a été signé entre Monsieur Robert Lafont et le Groupe Robert Lafont le 1er juillet 2003, que la société Groupe Entreprendre est venue aux droits de la société Groupe Robert Lafont aux termes d'un acte de fusion avec transmission universelle du patrimoine en date du 15 juillet 2004, publié le 5 novembre 2004, et que la société Groupe Entreprendre a fait inscrire ce contrat de concession de licence au Registre national des marques le 15 décembre 2005 ;

Que la société Entreprendre se prévaut, en outre, de l'intérêt qu'elle a à agir pour voir indemniser son propre préjudice ;

Mais considérant, sur le premier moyen, que la publication de l'acte de cession n'est intervenue que le 2 janvier 2008 ; que selon l'article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle toute modification des droits portant sur la marque n'est opposable aux tiers que par la mention au Registre national des marques ;

Qu'en conséquence, la société Entreprendre n'était pas recevable à invoquer une contrefaçon de marque sur le fondement des deux marques litigieuses le 18 juin 2007, jour de l'assignation ;

Considérant, sur le second moyen, que l'intimée leur oppose à juste titre les termes de l'article 5.4 du contrat de concession de licence intitulé "contrefaçons" qui stipule :

"Le licencié préviendra le concédant de toute contrefaçon dont il aura connaissance.

C'est au concédant qu'il appartiendra alors d'introduire une procédure à l'encontre du contrefacteur. Il en supportera seul les frais et dommages et intérêts et indemnisera le licencié pour le préjudice qui pourra en résulter." ;

Qu'il en résulte que le jugement qui a déclaré la société Groupe Entreprendre (aux droits de laquelle se trouve la société Entreprendre) irrecevable à agir au titre de la contrefaçon de marques doit être confirmé ;

Sur la nullité des marques "Le Foot" et "Football Magazine" :

Considérant qu'il convient, liminairement, de relever qu'il n'est plus débattu en cause d'appel que de la nullité de la marque semi-figurative "Le foot" en ce qu'elle désigne les éditions de livres, de revues, et de la marque verbale française "Football Magazine" en ce qu'elle désigne les publications de livres, l'appelant ne sollicitant que la confirmation du jugement déféré ;

Considérant que Monsieur Robert Lafont appelant reproche à titre principal au tribunal d'avoir annulé comme il l'a fait, pour défaut de distinctivité, l'enregistrement des deux marques litigieuses, en méconnaissance des dispositions de l' article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Qu'il soutient que les termes déposés en tant que marques ne sont nullement des dénominations qui seraient exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle d'un magazine de football mais qu'au jour du dépôt, elles étaient évocatrices pour le public visé par les publications en cause, à savoir les passionnés de football, observant, au surplus, que l'INPI en a d'ailleurs admis la validité ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle "le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : a) les signes et dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service (...)" ;

Que l'article 2 de la directive (CE) n° 89-104 du 21 décembre 1988, à la lumière de laquelle ces dispositions doivent être interprétées, prévoit que "peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots (...) à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises." ;

Qu'en l'espèce, tant le terme "le foot" que le terme "Football Magazine" issus du langage courant sont des termes génériques et usuels pour désigner des publications et ouvrages consacrés au sport éponyme ;

Que, dans la marque semi-figurative "le Foot", ni la typographie de l'élément verbal - caractérisée par l'écriture de couleur blanche en caractères penchés de l'article défini et en lettres droites du nom - ni le cartouche de couleur noire et de forme carrée au centre duquel est positionné l'élément verbal ne peuvent, à eux seuls, du fait de leur absence de distinctivité, être susceptibles de réaliser la fonction essentielle de la marque ;

Que Monsieur Robert Lafont n'est pas fondé à prétendre que ces marques qui décrivent le contenu du produit sans que la formulation du syntagme présente, par rapport à la terminologie employée dans le langage courant, un écart perceptible, sont simplement évocatrices ;

Considérant que l'appelant se prévaut subsidiairement des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle selon lequel une marque peut acquérir un caractère distinctif par l'usage ;

Qu'évoquant les critères posés par l'arrêt Windsurfing Chiemsee rendu par la CJCE le 4 mai 1999, il soutient que la marque "le Foot", a été déposée en 1992, et la marque "Football Magazine" en 2005, que chacun des deux bimestriels litigieux a d'importants tirages au niveau national et plus encore à l'échelle régionale (avec des titres associant à la marque "Le Foot" le nom d'une ville ou d'une région) que leur diffusion a nécessité de gros investissements, que ces magazines ont acquis une notoriété auprès des passionnés de ce sport et qu'en conséquence le signe "Le foot" est apte à identifier les produits ou services par rapport aux produits ou services des concurrents ;

Mais considérant que l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle requiert, pour son application, la démonstration d'un usage public intense du signe concerné lui permettant d'acquérir un caractère distinctif ;

Qu'à cet égard, les éléments fournis par Monsieur Lafont pour attester de l'usage des marques telles que déposées (à savoir un tirage à 60 000 exemplaires pour le magazine "Le Foot" dont le 62ème numéro est paru en février-mars 2007) ne suffisent pas à établir que cette marque est désormais perçue par le public concerné comme distinguant les publications de Monsieur Robert Lafont des autres produits similaires ou identiques présents sur le marché ;

Qu'il en est de même de la seconde marque litigieuse ;

Qu'il suit que l'enregistrement des marques "Le Foot" et "Football Magazine" en ce qu'il désigne les éditions de livres et de revues pour la première, les publications de livres pour la seconde doit être annulé et la demande au titre de la contrefaçon de marques rejetée ;

Sur la contrefaçon du droit d'auteur des pages de couverture des magazines "Le Foot Magazine" et "Football Magazine" et les actes de concurrence déloyale et de parasitisme :

Considérant que l'appelante reproche au tribunal d'avoir, bien qu'ayant reconnu l'originalité des couvertures des magazines "Le Foot" et "Football Magazine", rejeté sa demande à ce titre au motif qu'elle ne caractérisait pas les éléments revendiqués ;

Que, se fondant sur les dispositions de l'article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel "toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite", elle revendique des droits d'auteur sur la couverture du magazine "Le Foot" n° 62 ainsi que sur la couverture du magazine "Football Mag" n° 10 ;

Qu'elle soutient que la comparaison des différentes pages de couverture de ces magazines permet de constater que la couverture du magazine édité par la société Euro Services Internet reprend la même présentation que les magazines qu'elle exploite et qu'elle est, par conséquent, fondée à agir en contrefaçon du droit d'auteur ;

Qu'elle estime, enfin, que la reproduction à l'identique de la couverture des magazines qu'elle édite, indépendamment de leur contenu, est de nature à créer une confusion dans l'esprit de la clientèle et qu'elle est fondée à demander réparation du préjudice causé par ces actes de concurrence déloyale et parasitaires sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Sur le caractère protégeable de la maquette de couverture de chacun de ces deux magazines :

Considérant qu'il y a lieu de rechercher si les couvertures répondent à l'exigence d'originalité.

Que la couverture du magazine "Le Foot Magazine" était décrite en première instance comme se composant de deux grands clichés de footballeurs accompagnés, dans la partie inférieure de l'ensemble, de quatre autres photographies qui ne sont pas encadrées ;

Que la couverture du magazine "Football Magazine" met en évidence un cliché de grande taille, entouré, en haut à droite, de la photographie d'un joueur, à gauche de six clichés, en bas de deux autres clichés et de la représentation miniature de quatre posters ;

Considérant que l'originalité de ces maquettes de couvertures n'est pas contestée par l'intimée ;

Sur les actes de contrefaçon :

Considérant que pour caractériser la contrefaçon du droit d'auteur, il convient de prendre en considération la reprise des éléments caractéristiques de la maquette de ces deux magazines ;

Que la page de couverture du magazine "Foot - Le magazine des fans" comporte, comme la page de couverture des deux magazines édités par la société Entreprendre, la photographie de joueurs de football ;

Qu'elle ne reprend, toutefois, pas le même nombre de photographies que les deux autres magazines puisqu'elles sont au nombre de onze dans la maquette de couverture incriminée ;

Qu'en outre, la différence de taille des photographies figurant sur la couverture du magazine "Foot - Le magazine des fans" et l'absence d'encadrés ne permettent pas de considérer que la maquette de couverture du magazine incriminée reprend, dans une même combinaison, les éléments caractéristiques des magazines "Le foot Magazine" et "Football Magazine" ;

Que si le titre du magazine "Foot - La magazine des fans" se situe, comme le soutient la société Entreprendre, dans la partie supérieure de la couverture à l'instar de la présentation de ses deux publications, force est de relever que le titre du magazine "Foot - Le magazine des fans" occupe, tel un bandeau, toute la partie supérieure de la page alors que les titres des publications "Le Foot Magazine" et "Football Magazine" se situent en haut et à gauche de la page de couverture de la première, au centre et en petit format dans la seconde ;

Qu'enfin, la production, en cause d'appel, de ces trois magazines et non plus, comme en première instance, de clichés en noir et blanc permet de relever que leurs maquettes de couverture associent toutes de nombreuses couleurs sans que leurs présentations respectives ne comportent de couleurs dominantes particulières ; qu'en outre, la page de couverture du magazine "Foot - Le magazine des fans" ne reproduit pas l'association de couleurs choisie par la société Entreprendre pour caractériser l'une ou l'autre des maquettes de couverture des deux magazines qu'elle édite ;

Qu'ainsi, en l'absence de reprise des éléments caractéristiques des maquettes de couverture des magazines "Le Foot Magazine" et "Football Magazine", il y a lieu de rejeter la demande formée au titre de la contrefaçon du droit d'auteur et, par motifs substitués, de confirmer le jugement déféré de ce chef ;

Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme :

Considérant que les parties, exerçant dans le même secteur économique, se trouvent en situation de concurrence en sorte que la notion de parasitisme n'est pas applicable aux circonstances de la présente espèce ;

Que pour caractériser les actes de concurrence déloyale, la société Entreprendre se borne à reprendre les différents éléments de présentation des maquettes de couverture des deux magazines qu'elle édite sans démontrer que l'impression d'ensemble qui se dégage de la totalité des ressemblances constatées peut générer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle ;

Qu'en outre, alors que l'intimée lui oppose le fait que ces ressemblances sont communes à de nombreux magazines portant sur l'actualité du football, tels "Onze", "But" ou encore "Ballon Mag", la société Entreprendre qui ne précise pas en quoi les éléments de présentation des maquettes de couverture des deux magazines qu'elle édite permettent au consommateur de faire un lien avec leur éditeur, ne démontre pas que la couverture du magazine "Foot- Le magazine des fans" est de nature à générer, dans l'esprit du public, un risque de confusion ;

Que sa demande du chef de la concurrence déloyale sera, par conséquent, rejetée ;

Qu'il suit que le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux faits de contrefaçon et de concurrence déloyale ;

Considérant que l'équité conduit à condamner in solidum ces derniers à verser à la société Euro Services Internet une somme complémentaire de 4 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Que les appelants qui succombent seront déboutés de ce dernier chef de prétentions et condamnés aux dépens d'appel ;

Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant ; Condamne in solidum la société anonyme Entreprendre et Monsieur Robert Lafont à verser à la société par actions simplifiée Euro Services Internet la somme complémentaire de 4 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum la société anonyme Entreprendre et Monsieur Robert Lafont aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.