CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 25 janvier 2013, n° 11-08598

La société Luxomed conçoit, fabrique et commercialise des appareils médicaux destinés aux professionnels de la santé et, notamment, un appareil d'acupuncture par faisceau infrarouge non laser, sous les marques dont elle est titulaire, à savoir :

- la marque verbale française "Luxopuncture", n° 99 803 335, déposée le 13 juillet 1999 pour désigner les produits et services en classes 9, 10, 35, 40 à 45,

- la marque internationale "Luxopuncture", n° 727933, déposée en classes 9, 10 et 42 le 12 janvier 2000.

Faisant notamment grief à Monsieur Bernard Mulders d'être parvenu à se procurer - par des moyens détournés qui ont d'abord consisté à se présenter comme intéressé par la distribution de son appareil "luxo 40" - des éléments lui permettant de faire fabriquer un appareil qu'il présentait en mars 2008 dans une publicité sous le nom de "Luminopuncture", la société Luxomed, après vaines mises en demeure de cesser ces agissements des 17 avril, 12 novembre 2008 et 21 janvier 2009 auxquelles ont été apportées diverses réponses qu'elle juge intolérables, a assigné Monsieur Mulders (exerçant sous l'enseigne "Prestige Products") le 22 octobre 2009, en contrefaçon de la marque "Luxopuncture" par l'usage du signe "Luminopuncture", formant, en outre, des demandes indemnitaires au titre du parasitisme, de la concurrence déloyale et du dénigrement.

Par jugement rendu le 1er avril 2011, le Tribunal de grande instance de Paris, par ailleurs saisi de demandes reconventionnelles tendant à voir prononcer la nullité de la marque française précitée et à obtenir des dommages-intérêts, a, en substance :

- rejeté la note en délibéré adressée par la société Luxomed et la pièce qui y était annexée,

- rejeté la demande de nullité de la marque française précitée,

- débouté la société Luxomed de son action en contrefaçon,

- dit que la société Luxomed a commis des actes déloyaux et dénigrants à l'encontre de Monsieur Mulders en la condamnant à lui verser la somme indemnitaire de 5 000 euros outre celle de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par dernières conclusions déposées le 5 août 2011, la société à responsabilité limitée Luxomed, appelante, demande en substance à la cour, au visa des articles L. 713-1, L. 716-1, L. 713-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, 1382 et 1383 du Code civil, de la déclarer fondée en son appel et :

- de considérer, d'abord, qu'en commercialisant sous le signe "Luminopuncture" des produits identiques aux produits désignés dans l'enregistrement de la marque "Luxopuncture" n° 99 803 335 et de la marque 'Luxopuncture, n° 727933, dont elle est titulaire, Monsieur Mulders a commis des actes de contrefaçon par imitation de ses deux marques,

- de considérer, ensuite, qu'en se targuant dans des publicités parues dans la presse professionnelle spécialisée d'avoir été formé à l'utilisation de la marque "Luxopuncture" dans un but de crédibilité, afin de tenter de détourner la clientèle qui y est attachée et de démarcher d'autres clients, Monsieur Mulders a commis des actes de concurrence parasitaire,

- de considérer, enfin, qu'en cherchant tout à la fois à profiter de la position qu'elle a acquise sur le marché tout en adoptant une démarche consistant parallèlement à la discréditer auprès de sa propre clientèle et à mépriser les produits commercialisés sous sa marque pour faire croire en la supériorité de son propre produit et vanter la meilleure qualité et le moindre coût de ce dernier, Monsieur Mulders a usé de manœuvres déloyales constitutives de dénigrement et de déstabilisation constitutives de concurrence déloyale,

- de prononcer, en conséquence, les mesures d'interdiction et de publication d'usage, ce sous astreinte dont la cour se réservera la liquidation et de condamner Monsieur Mulders à lui verser une somme indemnitaire de 200 000 euros réparant le préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire outre celle de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,

- de débouter Monsieur Mulders de ses prétentions.

Monsieur Mulders, demeurant en Belgique, à qui a été signifiée, le 29 août 2011, une assignation devant la Cour d'appel de Paris à laquelle étaient jointes les conclusions de l'appelante déposées le 5 août 2011 n'a pas constitué avoué.

Sur ce,

Considérant que pour rejeter tant la demande reconventionnelle tendant à voir annuler la marque française précitée que la demande de la société Luxomed au titre de la contrefaçon, le tribunal a considéré qu'il n'était pas en mesure de statuer dès lors que n'était pas produit aux débats le certificat d'enregistrement de cette marque, la requérante ne versant qu'un certificat de renouvellement sur lequel ne figuraient pas les produits et services couverts par le dépôt de la marque ;

Qu'il a, de plus, considéré que la société requérante ne pouvait revendiquer la marque internationale précitée dans la mesure où, bien que déposée sous priorité de la marque française, elle ne désignait ni la France ni aucun des pays de l'Union européenne ;

Sur la nullité des deux marques, française et internationale, "Luxopuncture" :

Considérant que la société Luxomed verse en cause d'appel le certificat d'enregistrement de la marque française "Luxopuncture" (pièce 14) ainsi que celui de la marque internationale "Luxopuncture" ne désignant pas la France mais la Grèce, la Turquie, l'Autriche, le Benelux, la Suisse, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Pologne et le Portugal (pièce 13) ;

Que c'est, toutefois, en vain qu'elle débat de la distinctivité de ses marques dans la mesure où le tribunal a rejeté la demande de nullité reconventionnellement formée en première instance et que la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation de ce chef ;

Sur la contrefaçon :

Considérant qu'au visa des articles L. 713-1 et L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle, l'appelante poursuit l'infirmation du jugement à ce titre en soutenant que le signe "Luminopuncture" sous lequel Monsieur Mulders commercialise ses appareils vise des produits identiques à ceux qu'elle commercialise sous ses marques et qu'il existe un risque de confusion entre les deux signes ;

Considérant, ceci rappelé, qu'il convient liminairement de faire application du principe de territorialité rappelé par le tribunal et de dire que le juge français ne peut être saisi que d'éventuelles atteintes portées à des droits pourvus d'effets sur le territoire national ; que le débat se trouve par conséquent circonscrit à l'atteinte portée à la marque française "Luxopuncture" dont la société Luxomed se prévaut ;

Considérant que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque française qui lui est opposée, il convient de rechercher s'il n'existe pas entre les deux signes un risque de confusion (lequel comprend le risque d'association) qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;

Qu'en outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ;

Qu'il résulte des pièces 32 à 40 versées aux débats que le signe "Luminopuncture" sous lequel Monsieur Mulders promeut et offre à la vente un appareil destiné à divers traitements par lumière infrarouge couvre un produit similaire ou identique à celui qui est couvert par l'enregistrement de la marque verbale "Luxopuncture" ;

Que, visuellement, en dépit du fait que le signe critiqué comporte une syllabe supplémentaire et que la séquence [min] au sein de ce signe diffère du [x] contenu dans la marque revendiquée, les deux signes verbaux opposés présentent une architecture très proche du fait de l'identité de leurs graphismes respectifs, de leurs syllabes d'attaque et de leurs désinences ;

Que ces mêmes éléments d'identité tendent à en rapprocher la prononciation ;

Que, conceptuellement, les deux signes opposés constituent des néologismes et se présentent tous deux comme des mots-valise obtenus par la troncation des syllabes [acu] du mot acupuncture auquel sont accolés les préfixes [luxo] pour la marque revendiquée et [lumino] pour le signe contesté; que ces deux termes semblablement évocateurs de l'idée de lumière (comme l'affirme lui-même Monsieur Mulders dans une lettre du 19 novembre 2008 adressée au conseil de l'appelante - "lux et lumen en latin signifient lumière"- pièce 41) conduiront le consommateur moyennement attentif à faire un rapprochement entre les deux signes en ce qu'ils désignent un produit permettant de pratiquer l'acupuncture au moyen de la lumière ;

Qu'il suit que l'impression d'ensemble qui se dégage de l'analyse globale ainsi menée est propre à générer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur qui sera conduit, en raison de la proximité visuelle, phonétique et conceptuelle des deux signes opposés, combinée à l'identité ou à la similarité des produits ou services en cause, à les confondre ou, à tous le moins, à les associer et à leur attribuer une origine commune en pensant qu'ils proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement ;

Que la société Luxomed est, par conséquent, fondée en son action en contrefaçon ; que le jugement qui en dispose autrement doit être infirmé de ce chef ;

Sur les actes de concurrence déloyale, de parasitisme, de dénigrement et de rupture d'égalité en présence de la réglementation en vigueur cumulativement incriminés par la société Luxomed :

Considérant que se fondant sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil, la société Luxomed impute à faute à Monsieur Mulders divers agissements qui contreviennent, selon elle, aux usages loyaux et honnêtes du commerce ;

Qu'elle fait valoir que Monsieur Mulders, néophyte dans le domaine concerné puisque ses activités précédentes portaient sur le commerce de parfums et de cosmétiques et dépité d'avoir été éconduit lorsqu'il a proposé une offre de partenariat, développe une stratégie tendant à profiter de l'image positive que les produits marqués "Luxopuncture" véhiculent ; qu'il entend se donner une crédibilité en faisant croire qu'il a acquis une 'formation en Luxopuncture'; qu'il présente comme un produit concurrent et préexistant un appareil commercialisé sous un nom susceptible de générer une confusion qui n'est qu'un 'bricolage' d'un appareil qu'il prétend avoir acquis d'une société américaine ; qu'il l'offre à la vente sans respecter la réglementation en vigueur ; qu'il jette, par ailleurs, le discrédit sur ses propres produits ; qu'outre ces manœuvres, il détourne d'elle sa clientèle à la faveur d'un démarchage agressif et d'arguments publicitaires trompeurs ;

Considérant, ceci rappelé, que le fait que Monsieur Mulders fasse usage, pour désigner le produit qu'il commercialise, d'un signe susceptible d'être associé à la marque revendiquée ne constitue pas un fait distinct des actes de contrefaçon retenus ci-avant ;

Que le fait de commercialiser un appareil sans se soumettre à la réglementation en usage pour ce faire peut, certes, être analysé en un avantage concurrentiel illicite au détriment d'une société qui respecte cette réglementation ;

Que cependant si, en l'espèce, l'appelante fait valoir que son produit est certifié dans la classe II.a visée à l'article L. 5211-1 du Code de la santé publique alors que l'appareil commercialisé sous le signe "Luminopuncture" ne relève que de la classe I type B propre aux simples appareils électriques, force est de considérer que les pièces 36-2 et 63-1 produites par l'appelante - soit un document publicitaire et une photographie de l'appareil "Luminopuncture" - ne suffisent pas à attester, en l'absence de documents relatifs à l'analyse technique de cet appareil, du comportement fautif incriminé qu'elle qualifie, sans l'assise de l'appréciation d'un technicien, de 'supercherie' ;

Qu'il résulte, en revanche, des pièces de l'appelante qu'elle peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 115-33 du Code de la consommation selon lequel "Les propriétaires de marques de commerce, de fabrique ou de service peuvent s'opposer à ce que des textes publicitaires concernant leur marque soient diffusés lorsque l'utilisation de cette marque vise à tromper le consommateur ou qu'elle est faite de mauvaise foi" ;

Qu'en effet, la société Luxomed verse aux débats une publicité pour le produit "lumino super-luminopuncture" (pièces 32 et 32bis) extraite du numéro de mars et avril 2008 de la revue "Les nouvelles esthétiques" qui précise notamment : "l'appareil est distribué en Europe par un kinésithérapeute diplômé en acupuncture et ayant suivi une formation en luxopuncture spécialisé dans la luminopuncture" ;

Qu'interpellé sur ce point par le dirigeant de la société appelante, Monsieur Mulders lui précisait dans un courriel daté du 17 avril 2008 (pièce 34) qu'il avait été formé partiellement à la luxopuncture dans l'Institut situé dans les bureaux de la DJ Medical à Schilde et avait eu des entrevues avec le responsable de cette société ajoutant que cette formation était déplorable ;

Que, toutefois, outre le fait que cette assertion de Monsieur Mulders ne se trouve corroboré par aucun élément de preuve, un courriel du responsable de la société DJ Medical interrogé à son tour le 17 avril 2008 vient démentir cette affirmation (pièce 35) puisqu'il écrit :

"Il n'a pas du tout été formé ici ! Il s'est présenté pour demander s'il pouvait vendre la luxopuncture (après 10 minutes il est reparti) ce que vous nous avez déconseillé d'ailleurs et il demandait plein de trucs à envoyer ce que je n'ai pas fait. Au Salon, il venait tout le temps à notre stand c'est ce que Kevin et les autres m'ont dit et on pensait qu'il voulait prendre des trucs ou pour copier de nouveau. Ce Monsieur est vraiment d'un niveau lamentable et en plus il est grossier parce que Dylan lui a gentiment demandé de ne plus se trouver sur notre stand parce que Kevin se plaignait qu'il se mêlait dans les entretiens avec les clients" ;

Que se fondant, par ailleurs, sur les pièces 29 à 32, 45, 48, 57, 59, 60 et 67, la société Luxomed est également fondée à incriminer le comportement fautif de Monsieur Mulders en regard des prescriptions de l'article L. 121-9 du Code de la consommation selon lequel :

"La publicité comparative ne peut :

1° Tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque de fabrique, de commerce ou de service, à un nom commercial, à d'autres signes distinctifs d'un concurrent (...),

2° Entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d'un concurrent,

3° Engendrer la confusion entre l'annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services d'un annonceur et ceux d'un concurrent

(...)" ;

Qu'en effet, en s'adressant sous divers noms d'emprunt aux professionnels qui constituent la clientèle de la société Luxomed afin de leur vendre son produit "Luminopuncture", ceci en se référant aux performances acquises des produits marqués "Luxopuncture" et en dénigrant lesdits produits pour valoriser les siens, Monsieur Mulders a commis une faute préjudiciable à la société Luxomed ;

Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Luxomed est fondée à prétendre que Monsieur Mulders a engagé sa responsabilité en tirant profit de sa marque ou en la dénigrant à seule fin d'attirer la clientèle vers le produit qu'il commercialise sous la dénomination "Luminopuncture" et à poursuivre la réparation du préjudice ainsi causé ;

Sur la demande indemnitaire formée par Monsieur Mulders :

Considérant que la société Luxomed poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a accueilli la demande reconventionnelle du défendeur à l'action en retenant que, par l'envoi d'un courriel daté du 24 novembre 2008 à ses partenaires commerciaux, elle avait outrepassé les usages loyaux du commerce et, ce faisant, commis des actes de dénigrement à l'encontre de Monsieur Mulders ;

Qu'aux termes de ce courriel, produit par Monsieur Mulders, il était annoncé :

"Luxomed attaque la société Prestige Products pour concurrence déloyale, dénigrements, atteinte au droit d'auteur et plagiat" et notamment précisé que "son dirigeant, un kiné qui a déjà eu fréquemment des ennuis avec la justice et qui ne peut plus exercer, est une personne très dangereuse qui, ayant raté sa profession, s'est reconverti dans d'autres activités très douteuses (...)" ;

Que l'appelante fait valoir que la comparaison de ses pièces 42 et 44 et de la pièce 69 de la partie adverse montre que Monsieur Mulders a unilatéralement ajouté au courriel initial destiné à ses seuls commerciaux un certain nombre de mentions qui n'y figuraient pas à l'origine, transformant ainsi un courriel originaire objectif en un courriel aussi agressif que menaçant ;

Considérant que le courriel que la société Luxomel déclare avoir réellement envoyé le 24 novembre 2008 (produit en pièce 44) contient une information aux commerciaux ainsi rédigée :

"Le pire est que ce concurrent navigue dans le sillage de la Luxopuncture et de sa notoriété, mais en proposant un produit qui ne donne pas satisfaction et en faisant de fausses promesses aux prospects : ça marche mieux que la luxopuncture, vous aurez plein d'appels de clients qui veulent des soins (O appels, bien sûr, personne ne connaît...) et c'est 2 fois moins cher. Les premiers retours des clients ayant acheté la lumino est très négatif (ça ne marche pas, peu de résultats, pas de guide diététique pour l'amincissement (!), pas de demande, l'appareil est dans la boîte depuis 4 mois...). Donc, prévenez rapidement vos prospects de ces risques et approchez la lumino et ses promoteurs" ;

Que l'intimé régulièrement assigné ne fournissant aucune explication sur le courriel qu'il a produit devant les premiers juges afin de justifier sa demande indemnitaire et dont il est soutenu qu'il en a modifié le contenu, la cour ne peut, en présence de cette dernière pièce que rien ne vient contredire, qu'infirmer le jugement sur ce point ;

Sur les mesures réparatrices :

Considérant que l'atteinte portée à la marque par l'usage du signe contrefaisant a porté prédice à son titulaire ;

Qu'il sera, par conséquent, fait droit à la demande d'interdiction sollicitée visant à réparer le préjudice subi selon les modalités qui seront explicitées au dispositif ;

Considérant que si l'appelante ne démontre pas que les agissements fautifs par ailleurs retenus et qui visaient à attirer la clientèle vers les appareils commercialisés sous le signe "Luminopuncture" en les présentant comme une alternative de même origine commerciale ou susceptibles de performances bien supérieures aux produits marqués "Luxopuncture", ont entraîné pour elle une perte de clientèle justifiant l'allocation de dommages-intérêts à hauteur du montant réclamé, il n'en demeure pas moins qu'ils lui ont causé un trouble certain dans l'exploitation de ses produits, ainsi qu'en attestent, en particulier, les courriels de sa clientèle versés aux débats ;

Que le préjudice ainsi causé sera réparé par l'allocation d'une somme de 25 000 euros ;

Que les faits étant anciens et les mesures ordonnées réparant à suffisance le préjudice subi, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de publication ;

Sur les demandes complémentaires :

Considérant que l'équité conduit à réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Luxomed sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; que sur ce même fondement, Monsieur Mulders sera condamné à verser à la société Luxomed la somme de 8 000 euros ;

Que, succombant, Monsieur Mulders supportera les dépens de première instance et d'appel ;

Par ces motifs : Infirme le jugement entrepris à l'exception de ses dispositions relatives à la nullité de la marque française "Luxopuncture" et, statuant à nouveau ; Dit qu'en commercialisant sous le signe "Luminopuncture" des produits identiques ou similaires aux produits désignés sous la marque française "Luxopuncture", n° 99 803 335 dont la société à responsabilité limitée Luxomed est titulaire, Monsieur Bernard Mulders, exerçant sous l'enseigne 'Prestige Products', a commis des actes de contrefaçon ; Rejette la demande de la société Luxomed portant sur la contrefaçon de la marque internationale "Luxopuncture", n° 727933, ainsi que sa demande de publication ; Dit qu'en se prévalant d'une formation à l'utilisation de l'appareil "Luxopuncture" pour promouvoir ses produits et en favoriser l'exploitation ainsi qu'en dénigrant les produits commercialisés sous la marque "Luxomed" auprès de la clientèle de la société Luxomed, Monsieur Mulders a eu un comportement contraire aux usages loyaux du commerce de nature à fausser le jeu de la concurrence ; Fait interdiction à Monsieur Mulders (agissant sous l'enseigne Prestige Products) de faire usage du signe "Luminopuncture" pour désigner les produits et services contrefaisant les produits et services commercialisés sous la marque française "Luxopuncture", ce sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard passés huit jours à compter de la signification du présent arrêt ; Rejette le surplus des demandes aux fins d'interdiction ; Condamne Monsieur Bernard Mulders à verser à la société à responsabilité limitée Luxomed la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice causé par ses agissements fautifs ; Condamne Monsieur Bernard Mulders à verser à la SARL Luxomed la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du Code procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.