CA Versailles, 12e ch., 26 février 2013, n° 11-06632

Vu l'appel interjeté le 2 septembre 2011, par les sociétés Ferrero SpA et Ferrero France d'un jugement rendu le 28 avril 2011 par le Tribunal de grande instance de Nanterre qui a :

* déclaré recevables les demandes de la société de droit italien Ferrero SpA et de la société Ferrero France,

* annulé la partie française de la marque internationale n° 667 827 enregistrée par la société Ferrero SpA,

* prononcé la déchéance de la partie française de la marque internationale n° 719 821 enregistrée par la société Ferrero SpA,

* débouté les sociétés Ferrero SpA et Ferrero France de leurs demandes,

* débouté la société de droit allemand Wiha Gmbh et la SARL Wiha de leurs autres demandes,

* condamné in solidum la société Ferrero SpA et la société Ferrero France à payer 10 000 euros à la société de droit allemand Wiha Gmbh et la SARL Wiha ensemble au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,

* dit qu'il sera procédé à l'inscription de la décision, quand elle aura acquis un caractère définitif au registre international des marques de l'Ompi du chef des marques n° 667 827 et n° 719 821 enregistrées par la société Ferrero SpA, à l'initiative de la partie la plus diligente ;

Vu les dernières écritures en date du 17 octobre 2012, par lesquelles la société Ferrero SpA et la société Ferrero France demandent à la cour de :

* déclarer les sociétés Wiha irrecevables et en tout état de cause, mal fondées en leurs dernières écritures d'intimées et les débouter de leurs prétentions,

* écarter des débats les pièces des sociétés Wiha n° 23 et 23-1,

* confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- rejeté le moyen d'irrecevabilité formulée par les sociétés Wiha,

- reconnu la validité de la partie française de l'enregistrement international de la marque tridimensionnelle n° 665 564,

- reconnu que le fait que la société Ferrero SpA ait déposé deux autres marques tridimensionnelles pouvant apparaître proches ne fait pas disparaître le caractère distinctif de la marque tridimensionnelle n° 665 564,

- reconnu opposable aux sociétés Wiha la partie française de l'enregistrement international de marque n° 540 808,

- reconnu la validité des parties françaises des enregistrements internationaux de marques n° 719 821, n° 951 408 et n° 540 808,

- reconnu que les sociétés Ferrero justifient d'un usage sérieux des parties françaises des enregistrements internationaux de marques n° 665 564 et n° 540 808 au cours des cinq années précédant l'assignation et dans le cas de l'enregistrement de marque n° 540 808, antérieurement à l'enregistrement international de marque n° 992 631,

- infirmer le jugement en qu'il a dit :

- au sujet des produits Château Milk Mouse et Château Chocolat au Lait qu'aucune pièce versée aux débats n'en attesterait de leur commercialisation sur le territoire national,

- que les sociétés Ferrero ne justifieraient pas d'un usage sérieux de la partie française de l'enregistrement international de la marque n° 719 821,

- que les sociétés Wiha ne se sont pas rendues coupables d'aucun acte de contrefaçon,

- que les sociétés Wiha ne se sont pas rendues coupables d'aucun acte de concurrence déloyale/parasitaire,

Statuant à nouveau :

* dire que les demandes des sociétés Ferrero sont recevables à l'encontre de tous les produits incriminés Milk Jumbo & Hazelnut, Milk Jumbo & Noisette, Milk Jumbo & Cacao, Milk Jumbo & Noix de Coco, Château Céréales et Lait, Château Céréales Croustillantes, Château Milk Mouse, Château Chocolat Au Lait 2 x 200 g, tant au titre de la contrefaçon que de la concurrence déloyale/parasitaire et parasitisme,

* dire que les sociétés Ferrero justifient d'un usage sérieux de la partie française de l'enregistrement international de marque n° 719 821 au cours des cinq années précédant l'assignation,

* dire que les adoptions incriminées constituent autant d'atteintes aux droits de propriétaire des marques invoquées par la société Ferrero SpA et objet des enregistrements internationaux de marques n° 665 564, n° 719 821, n° 951 408, n° 540 808,

* dire que les faits incriminés révèlent autant d'actes fautifs au titre d'un comportement et d'une concurrence déloyale/parasitaire pour lesquels la société Ferrero France est fondée à demander réparation,

* dire que les agissements relevés constituent des atteintes à la haute renommée des produits de la gamme Kinder, des marques, présentations, signes et éléments d'identification s'y rapportant, ainsi que de leur valeur publicitaire, tout comme de l'image qui y sont attachées,

En conséquence :

* condamner les sociétés Wiha Gmbh et SARL Wiha pour faits de contrefaçon des droits de marques de la société Ferrero SpA, pour actes fautifs de concurrence déloyale/parasitaire et pour atteintes à la renommée attachée aux marques, signes et éléments d'identification invoqués en relation avec leurs produits de la gamme Kinder,

* interdire aux sociétés Wiha Gmbh et Wiha SARL toute adoption d'un quelconque signe et/ou d'une quelconque présentation reproduisant et/ou imitant, faisant état et/ou se référant en tout ou partie aux marques, présentations, signes et éléments d'identification de la gamme Kinder et en particulier, toute exploitation et notamment fabrication, importation, détention, offre en vente et vente desdits produits et analogues en relation avec tout ou partie de ces marques, présentations, signes et éléments d'identification, sous astreinte in solidum de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et de 5 000 euros par infraction constatée,

* ordonner le retrait du marché, la confiscation et la remise à la société Ferrero France de l'ensemble des produits litigieux, de tous documents, papiers commerciaux, publicités et supports de toutes sortes faisant état ou à l'origine des adoptions incriminées, ce aux frais exclusifs in solidum des sociétés Wiha Gmbh et Wiha SARL, le tout dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir et au-delà sous astreinte in solidum de 2 000 euros par jour de retard et de 5 000 euros par infraction constatée,

* condamner in solidum les sociétés Wiha Gmbh et Wiha SARL au paiement d'une indemnité globale de 700 000 euros en réparation des préjudices subis tous confondus,

* ordonner la publication, par extraits ou non, du jugement à intervenir dans 3 publications de leur choix, aux frais exclusifs et in solidum des sociétés Wiha Gmbh et Wiha SARL, dans la limite de 100 000 euros au total, hors TVA et ordonner le cas échéant, le remboursement par les requises in solidum de chacune des insertions autorisées sur simple présentation des factures, le montant en principal étant augmenté des intérêts courant au taux légal + 5 points passé un délai de 8 jours à compter de cette présentation,

* condamner les sociétés Wiha au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;

Vu les dernières écritures en date du 4 décembre 2012, aux termes desquelles les sociétés Wiha Gmbh et Wiha SARL, poursuivant la confirmation partielle du jugement, prient la cour de :

à titre principal :

* déclarer irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Wiha Gmbh,

* prononcer la nullité de la partie française des marques internationales n° 665 664, n° 719 821, n° 951 408, n° 719 821, n° 951 408, n° 667 827,

à titre subsidiaire :

* constater que les sociétés Ferrero France et Ferrero SpA ne justifient pas d'un usage sérieux et non équivoque des marques internationales n° 665 664, n° 719 821, n° 540 808, n° 667 827, dans la période de 5 ans ayant précédé la demande en déchéance formulée par conclusions du mois de septembre 2004, et dans tous les cas, dans les 5 ans ayant précédé le dépôt des premières conclusions d'appel, à savoir entre janvier 2007 et janvier 2012,

* prononcer la déchéance de la partie française des marques internationales n° 665 664, n° 719 821, n° 540 808, n° 667 827 enregistrées par la société Ferrero SpA,

* ordonner l'inscription de l'arrêt à intervenir au registre international des marques de l'Ompi du chef des marques n° 665 664, n° 719 821, n° 540 808, n° 667 827,

dans tous les cas :

* débouter les sociétés Ferrero SpA et Ferrero France de leurs demandes,

* subsidiairement, si une condamnation est prononcée à leur encontre, préciser quels sont les éléments dont la reprise est considérée comme illicite,

* condamner in solidum les sociétés Ferrero SpA et Ferrero France au versement de la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de la procédure ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que :

* depuis 1975, la société Ferrero SpA distribue une gamme de produits de chocolaterie, de confiserie et de biscuiterie développée sous la marque Kinder,

* la société Ferrero France commercialise ces produits en France,

* la société Ferrero SpA est titulaire de :

- la marque internationale n° 665 564 enregistrée le 26 novembre 1996, renouvelée le 26 novembre 2006, revendiquant la France, pour désigner de la confiserie,

- la marque internationale n° 719 821 enregistrée le 13 août 1999, renouvelée le 13 août 2009, revendiquant la France, pour désigner des biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, chocolat, sucreries,

- la marque internationale n° 951 408 enregistrée le 7 décembre 2007, sous priorité italienne du 20 novembre 2007, revendiquant la France, pour désigner des produits de meunerie de céréales, biscuits, gâteaux, pâtisserie, confiserie, miel, chocolat, pralines, sucreries, bonbons,

- la marque internationale n° 540 808 enregistrée le 13 juillet 1989, renouvelée en dernier lieu le 13 juillet 2009, revendiquant la France, pour désigner du chocolat au lait, notamment sous forme de bâton,

* la société Wiha SARL et la société Wiha Gmbh appartiennent au groupe allemand Storck, important groupe dans le domaine de la confiserie, titulaire des marques Werther's Original, Merci et Toffifee,

* la société Wiha SARL distribue ces produits sur le territoire français,

* le 30 juillet 2008, les sociétés Ferrero ont fait constater par huissier de justice la vente dans un magasin à l'enseigne Aldi de produits chocolatés "Château céréales et lait", "Château Céréales croustillantes", "Milk Jumbo" importés par la société Wiha SARL et fabriqués en Allemagne,

* reprochant à la société Wiha Gmbh et à la société Wiha SARL d'offrir à la vente dans des magasins à l'enseigne Aldi de produits de chocolaterie, confiserie dont les caractéristiques d'identification, tant au travers des emballages qu'au travers des produits eux-mêmes constitueraient la contrefaçon par imitation des marques de la société Ferrero SpA, les sociétés Ferrero les ont assignées le 13 février 2009, devant le Tribunal de grande instance de Nanterre en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale,

* au mois de janvier 2010, la division des douanes de Saint Malo a informé le conseil des sociétés Ferrero de la retenue en douane de boites de confiserie "Milk Jumbo", "Château Céréales" fabriqués en Allemagne et importés par la société Wiha SARL,

* cette mesure a été levée le 21 janvier 2010 ;

Sur le rejet des débats des pièces n° 23 et 23-1 produites par les sociétés Wiha :

Considérant que les sociétés Ferrero sollicitent le rejet des débats des pièces communiquées en appel par les sociétés Wiha sous les n° 23 et 23-1, la première étant un sondage intitulé "Brand and packaging association test. Quantitative survey report", la seconde étant la traduction française de ce sondage réalisé en langue anglaise ;

mais considérant quelques soient les critiques apportées par les sociétés Ferrero sur les règles de rigueur respectées pour des tests d'association entre une marque/produit et une présentation/emballage, que ces pièces, qui ont été amplement et contradictoirement discutées par les sociétés Ferrero, ne sauraient être écartées des débats au seul motif qu'elles seraient sans portée ainsi que le prétendent les sociétés appelantes ;

Sur les demandes formées par les sociétés Ferrero à l'encontre de la société Wiha Gmbh :

Considérant que la société Wiha Gmbh, qui rappelle n'exercer aucune activité en France, conteste être le fabricant des produits litigieux et les avoir importés sur le territoire français ;

qu'elle soutient que la société Wiha SARL n'est aucunement sa filiale, même si elle appartient au même groupe Storck ;

qu'elle fait valoir que si l'inscription "Wiha Gmbh" a été apposée sur un produit incriminé, "Milk Jumbo & Hazelnut", il s'agit d'une erreur qui ne lui est pas imputable, que cette erreur est confirmée par le fait que tous les produits portant un nom français "Milk Jumbo & Noisette" ne mentionnent pas son nom mais l'indication "Wiha SARL" ;

considérant que les sociétés Ferrero exposent que les produits litigieux sont importés et commercialisés en France par la société Wiha SARL filiale de la société Wiha Gmbh qui fabrique les produits ;

qu'elles indiquent que ces produits revendus sur le territoire français par la société Wiha SARL, sont distribués par la société Aldi, sous les dénominations : "Milk Jumbo", "Château Céréales et lait", "Château céréales croustillantes", "Château Milk Mouse", "Château chocolat au lait" ;

considérant qu'il est acquis aux débats que la société Wiha Gmbh n'exerce aucune activité en France ;

que l'extrait du registre du commerce de la société Wiha SARL et ses statuts ne révèlent nullement qu'elle serait la filiale de la société allemande Wiha Gmbh ;

que les extraits de pages internet produits aux débats par les sociétés Ferrero sont rédigés en langue allemande et ne démontrent aucunement que les produits fabriqués en Allemagne par la société Wiha Gmbh auraient été importés en France par cette dernière ;

que force est de constater que sur l'emballage des produits incriminés, est apposée l'indication "importé par Wiha SARL" ;

qu'un seul exemplaire d'un produit "Milk Jumbo & Hazelnut" porte la mention Wiha Gmbh. Made in Germany ;

que toutefois, aucun élément ne démontre que ce produit aurait été importé ou offert à la vente en France par la société Wiha Gmbh ;

que dans ces circonstances, les sociétés Ferrero ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l'importation sur le territoire français des produits litigieux par la société Wiha Gmbh, le seul acte pouvant lui être reproché, leur fabrication en Allemagne n'étant pas incriminable ;

considérant dès lors, qu'infirmant la décision déférée, les demandes formées à l'encontre de la société Wiha Gmbh ne sont pas fondées ;

Sur les marques invoquées par la société Ferrero SpA :

Considérant que ne sont pas remises en cause devant la cour les dispositions du jugement entrepris qui ont annulé la partie française de la marque internationale n° 667 827 enregistrée par la société Ferrero SpA ;

- la nullité de l'enregistrement de la marque n° 665 564 :

Considérant que les sociétés Wiha soulèvent la nullité de la marque internationale, tridimensionnelle n° 665 564 pour défaut de distinctivité ;

qu'elles rappellent que les signes qui ne sont pas aptes à remplir les fonctions d'une marque et à être identifiés comme telle par le consommateur ne constituent pas des marques valables ;

qu'elles exposent que s'agissant des quatre portions semi-cylindriques, il s'agit des bouchées visant à faciliter la consommation de la barre chocolatée, que les cordons transversaux seront perçus par le consommateur comme des éléments décoratifs et non comme un signe distinctif permettant d'indiquer l'origine du produit ;

qu'elle indiquent que les barres chocolatées sont vendues sous leur emballage de sorte que le consommateur ne sera pas en contact immédiat avec le produit et que le fait que le produit soit dessiné sur l'emballage ne prouve pas que ce consommateur prête une attention particulière à son apparence en tant qu'indication d'origine ;

qu'elles ajoutent que la société Ferrero SpA a souhaité enregistrer deux marques tridimensionnelles très proches, dont l'une correspondant au produit "Duplo" et que ces enregistrements ont été refusés dans la majorité des pays désignés aux dépôts ;

qu'elles en tirent la conséquence que le dessin de la forme de la barre chocolatée enregistrée sous le n° 665 564 ne sera pas perçu par le consommateur comme une indication de provenance ;

considérant que cette marque est décrite aux termes de son enregistrement comme un produit de pâtisserie constitué par une plaque de base sur laquelle sont posées quatre portions semi-cylindriques sur lesquelles s'étendent des cordons transversaux à la plaque ayant une forme irrégulière et qui présentent leurs extrémités superposées au bord de la plaque même ;

considérant que la société Ferrero SpA réplique que cette marque distingue une forme de barre distinctive dans ses caractéristiques esthétiques et ne peut que permettre au public pertinent de distinguer de façon immédiate et certaine les produits désignés de ceux des concurrents ;

qu'elle expose que les intimées ne prouvent pas qu'à la date de l'enregistrement de cette marque, le 26 novembre 1996, la forme ne divergeait pas de manière significative des habitudes du secteur ;

qu'elle ajoute que la marque n'est pas exclusivement constituée par la nature ou la fonction des produits désignés et possède une distinctivité propre provenant d'un résultat esthétique ; qu'elle souligne que la marque forme un tout, résultant d'une combinaison d'éléments dont il ne faut pas apprécier la distinctivité individuellement ;

Considérant que selon les dispositions de l'article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle, la marque est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale ;

Considérant en l'espèce, que les premiers juges ont, en se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, par des motifs pertinents exempts de toute critique que la cour adopte, retenu qu'un signe est distinctif lorsqu'il permet au consommateur d'identifier le produit comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d'autres entreprises, que la marque litigieuse diverge de la forme communément utilisée dans le secteur des barres chocolatées par la présence de quatre portions semi-cylindriques, qui n'apparaissent sur aucun des produits phares de ce secteur, que les portions ne peuvent être réduites, au vu de leur taille et de leur forme, à un simple dispositif visant à faciliter la consommation du produit, qu'associées au cordon les parcourant, elles constituent une forme arbitraire immédiatement identifiable par le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui pourra aisément en attribuer l'origine à une société particulière ;

que les premiers juges ont également pertinemment retenu que le fait que la société Ferrero SpA ait voulu déposer deux autres marques tridimensionnelles pouvant apparaître proches ne fait pas disparaître le caractère distinctif de la marque en présence ;

Considérant qu'il s'ensuit que la forme tridimensionnelle litigieuse présente un caractère distinctif suffisant pour être protégée à titre de marque ;

que la décision déférée, qui a rejeté la demande d'annulation de la marque, sera confirmée ;

- la déchéance de la marque n° 665 564 :

Considérant que les sociétés Wiha soulèvent la déchéance des droits de la société Ferrero SpA sur la marque n° 665 564, faisant valoir que la marque déposée est le dessin au trait fin, en noir et blanc, d'une barre chocolatée et qu'aucune preuve d'exploitation de cette marque, telle que déposée, n'a été produite, les documents versés aux débats étant relatifs à l'exploitation d'un autre signe que la société Ferrero SpA souhaitait déposer ;

Considérant que la société Ferrero SpA réplique que toutes les marques invoquées sont exploitées en tant que telles, dans certains cas avec des modifications mineures et ce, pour les produits invoqués et mentionnés dans l'acte introductif d'instance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l'enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans ;

Considérant en l'espèce, que par des motifs pertinents et exacts adoptés par la cour, les premiers juges ont justement retenu que la marque tridimensionnelle n° 665 564 correspond à la forme du produit "Kinder Bueno", que sont versées aux débats d'une part, des attestations indiquant les chiffres de vente de ce produit sur la période considérée, attestant de sa commercialisation, d'autre part, des documents publicitaires divulguant ce produit et son emballage entre 2001 et 2008, soit au cours de la période considérée ;

que l'exploitation de la marque pour désigner les produits désignés au dépôt est démontrée, de sorte, que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté les sociétés Wiha de leur demande en déchéance ;

- la nullité des enregistrements des marques n° 719 821, n° 951 408 :

Considérant que les sociétés Wiha sollicitent la nullité de la partie française des marques internationales n° 719 821 déposée le 13 août 1999, n° 951 408 déposée le 7 décembre 2007 ;

qu'elle soutiennent que ces deux marques sont constituées exclusivement du dessin de deux barres chocolatées à côté desquelles sont apposés des éléments destinés à informer le consommateur sur la composition du produit (lait, noisette), que ces éléments seront perçus par les consommateurs comme de simples éléments décoratifs sur l'emballage du produit et ne peuvent constituer une indication commerciale du produit ;

Considérant que la société Ferrero SpA réplique que les représentations graphiques de ces marques figuratives sont parfaitement distinctives ;

Considérant que la marque figurative n° 719 821 est décrite dans son enregistrement en une empreinte rectangulaire disposée dans sa plus grande longueur à l'horizontale et dont la partie supérieure est interrompue sur la gauche par une ligne ondulée sur fond vide et sur la droite par la représentation graphique de deux barrettes de chocolat à quatre bosses, l'une sans emballage et l'autre avec emballage transparent déchiré en son début. A l'intérieur de ce dernier, la première bosse est entrouverte et laisse ressortir de la crème ; à droite figure un dessin d'une bassine en bois contenant du lait et un dessin d'une noisette dont la coquille est partiellement ouverte et repose sur une feuille, le tout dans une gamme de tonalités en demi-teinte ; à gauche est représentée une empreinte rectangulaire en demi-teinte exposée dans sa plus grande longueur à l'horizontale et légèrement oblique ; le tout sur fond vide ;

que la marque figurative n° 951 408 diffère de la marque précédente par sa représentation en couleurs, par le remplacement de la bassine de lait par un verre de lait, l'ajout d'une fleur jaune au pistil rouge à côté de la représentation de la noisette, le rectangle situé au centre à gauche n'apparaissant plus ;

Considérant que ces deux marques figuratives, qui montrent deux barres chocolatées, associées à un verre ou une bassine de lait, à une noisette, placés au-dessus de la représentation stylisée d'une vague, sont parfaitement distinctives au regard des produits désignés aux dépôts et présentent un caractère suffisamment arbitraire pour permettre au consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé d'attribuer l'origine commerciale du produit à une entreprise déterminée ;

que la décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande en nullité formée par les sociétés Wiha ;

- la déchéance de la marque n° 719 821 :

Considérant que les sociétés Wiha soulèvent la déchéance des droits de la société Ferrero SpA sur la marque n° 719 821 ;

qu'elles soutiennent qu'en ce qui concerne cette marque, la société Ferrero SpA ne peut démontrer son exploitation en se référant à l'emballage du produit "Kinder Bueno" qui constitue l'exploitation de la marque n° 951 408 ;

Considérant que la société Ferrero SpA réplique démontrer par les pièces versées aux débats l'exploitation de cette marque pour la période considérée allant de 2003 à 2008, indépendamment de l'exploitation de la marque n° 951 408 ;

Considérant étant rappelé qu'aux termes de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l'enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans ; que cet article précise que la déchéance peut être demandée par toute personne intéressée ;

que la preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée ;

Considérant que les sociétés intimées ont intérêt à agir reconventionnellement en déchéance dès lors que, contrairement à ce que soutient la société Ferrero SpA, la marque n° 719 821 leur est opposée pour tous les produits visés au dépôt (cf. Dispositif des conclusions) et que les parties en présence exercent dans le même secteur d'activité,

Considérant que la demande en déchéance ayant été formée par conclusions signifiées au mois de septembre 2009, la période de référence est de septembre 2004 à septembre 2009 ;

Considérant que la société Ferrero SpA verse aux débats des campagnes publicitaires par affichage démontrant l'usage sérieux de la marque n° 719 821, telle que déposée, au cours des années 2004 et 2005 ;

que dès lors, infirmant le jugement entrepris, la demande en déchéance des droits de la société Ferrero SpA sur cette marque, sera rejetée ;

- la nullité de l'enregistrement de la marque n° 540 808 :

Considérant que les sociétés Wiha sollicitent la nullité de la marque n° 540 808 qui n'identifierait pas le produit comme provenant d'une entreprise particulière ;

Considérant que cette marque a été enregistrée dans une représentation en noir et blanc avec revendication de couleurs ; que son dépôt a été accompagné d'une reproduction en couleur ;

Considérant que cette marque figurative associe une barre chocolatée, avec un baquet de lait, deux coquelicots, une fleur bleue et noire, des épis de blé et de maïs ; qu'un rectangle bleu est disposé au-dessus du baquet de lait ; que la barre chocolatée est représentée "croquée" à une extrémité, est représentée sur un fond blanc pour sa partie supérieure et un fond rouge pour le quart inférieur, ces deux couleurs étant réparties de façon irrégulière, la partie rouge remontant vers le haut dans ses parties latérales ;

que cet ensemble figuratif, qui présente un graphisme particulier au regard des produits visés au dépôt, est arbitraire, distinctif et permet au consommateur de rattacher la marque à une entreprise particulière ;

que la décision déférée, qui a rejeté la demande d'annulation de cette marque, sera confirmée ;

- la déchéance de la marque n° 540 808

Considérant que les sociétés Wiha, sollicitant la déchéance des droits de la société Ferrero SpA sur la marque n° 540 808, font valoir qu'il n'est pas justifié, au visa de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, d'un usage sérieux du signe sur les 5 années précédant la demande en déchéance, soit entre septembre 2004 et septembre 2009 ;

qu'elles exposent que le dessin apposé sur l'emballage du produit Kinder Country ne saurait être assimilé à un usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ;

qu'elles ajoutent que la société Ferrero SpA fait usage de la marque internationale figurative déposée le 29 décembre 2008, enregistrée sous le n° 992 631 afin de protéger le signe tel qu'il est utilisé ;

Considérant que la société Ferrero SpA soutient avoir fait usage de la marque n° 540 807, selon diverses modalités, sur les 5 dernières années ;

Considérant que lorsque deux marques sont enregistrées, l'exploitation de l'une ne permet pas de faire échapper la seconde à la déchéance ;

or considérant en l'espèce, que la société Ferrero SpA justifie par la production aux débats de campagnes d'affichage publicitaires en 2004 et 2007, soit antérieurement au dépôt de la seconde marque et dans la période de cinq ans considérée, avoir reproduit sur des emballages du produit "Kinder Country" la marque litigieuse n° 540 808 ou des signes proches ;

que les premiers juges ont justement retenu :

- que ces signes proches ne reproduisent pas exactement la marque litigieuse, puisque la forme de la délimitation entre les couleurs rouge et blanche n'est pas similaire, les fleurs apposées au pied de la bassine de lait sont quelque peu différentes, la tablette chocolatée n'est pas représentée tout à fait de la même manière,

- que ces différences conservent une structure globalement équivalente constituée de la combinaison de la tablette chocolatée, de la bassine de lait, de fleurs, d'épis de blé, avec le recours à la couleur bleu dans la partie supérieure du signe et à la couleur rouge dans sa partie inférieure,

- que ces différences apparaissent négligeables et n'emportent aucune incidence sur le caractère distinctif de la marque,

- que l'usage de ces représentations constitue un usage à titre de marque du signe déposé ;

Considérant que le jugement sera confirmé en ce que n'a pas été prononcée la déchéance de la marque ;

Sur la contrefaçon :

- la contrefaçon de la marque n° 665 564 :

Considérant que la société Ferrero SpA soutient qu'en application des dispositions de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle , le produit adopté par la société Wiha SARL, composé d'une plaque de bas sur laquelle sont posées des portions semi-cylindriques sur lesquelles s'étendent des cordons transversaux ayant une forme irrégulière et qui présentent leurs extrémités superposées au bord de la plaque, présente une très forte ressemblance visuelle, sinon une quasi-identité avec la marque invoquée ;

qu'elle rappelle que la marque tridimensionnelle n° 665 564 n'a pas été invoquée en tant que telle à l'encontre des emballages des produits "Milk Jumbo & Hazelnut", "Milk Jumbo & Noisette", "Milk Jumbo & Cacao", "Milk Jumbo & Noix de Coco" et de leurs représentations, mais du produit lui-même ;

qu'elle précise qu'il importe peu que le produit ne soit pas directement visible par le consommateur lors de l'acte d'achat, dès lors que le signe devient perceptible par lui ultérieurement ;

qu'elle fait référence aux résultats de l'enquête réalisée par la société GFK.ISL sur l'attribution d'une marque au produit incriminé et relève que plus de 69 % des consommateurs interrogés ont attribué spontanément ce produit à la marque Kinder ;

Considérant que la société Wiha SARL relève avec pertinence que la société Ferrero SpA ne peut se référer aux publicités diffusées en Allemagne, seuls les actes commis en France étant pertinents ;

qu'elle expose que le risque de confusion s'apprécie au moment de l'achat et qu'en l'occurrence, la barre chocolatée incriminée n'est visible qu'après ouverture de deux emballages au moment de la consommation, de sorte que le sondage produit par les sociétés Ferrero est inopérant ;

Considérant que pour apprécier le risque de confusion entre le signe déposé et le produit litigieux, il convient de prendre en compte les conditions d'achat ou de présentation au public de ce produit ;

or considérant qu'au moment du choix du produit et de son achat, aucun risque de confusion ne peut exister entre le dessin de la marque et les emballages colorés des produits vendus sous les dénominations "Milk Jumbo & Hazelnut", "Milk Jumbo & Noisette", "Milk Jumbo & Cacao", "Milk Jumbo & Noix de Coco" ; que la représentation de la barre chocolatée sur l'emballage apparaît comme un élément secondaire qui ne peut en elle-même généré la moindre confusion, les différents emballages montrant un seul morceau de cette barre en chocolat, en position cavalière, sortant d'une flaque de lait et "croqué" ;

Considérant en tout état de cause, que la marque de la société Ferrero SpA est selon sa description, composée de quatre portions semi-cylindriques régulières ; que la barre chocolatée commercialisée par la société Wiha SARL n'est pas nettement prédécoupée en portions, seuls deux cordons transversaux apposés sur cette barre formant sillons diagonaux qui seront perçus comme un décor ;

qu'il en résulte une impression d'ensemble visuelle différente qui exclut tout risque de confusion, le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé n'étant pas conduit à confondre, voire à associer le produit incriminé et la marque opposée et à leur attribuer une origine commune ;

que la décision déférée, qui a débouté la société Ferrero SpA de ses demandes au titre de la contrefaçon de la marque n° 665 564, sera confirmée ;

- la contrefaçon des marques n° 719 821, n° 951 408 :

Considérant que la société Ferrero SpA fait valoir que les présentations adoptées par la société Wiha SARL pour la commercialisation des produits "Milk Jumbo & Hazelnut", "Milk Jumbo & Noisette", "Milk Jumbo & Cacao", "Milk Jumbo & Noix de Coco" font état d'une représentation graphique d'une barre chocolatée aves trois bosses, entamée, laissant apparaître son fourrage, orientée de la droite vers la gauche, barre composée d'une plaque supportant des formes semi-cylindriques supportant des rayures transversales de forme irrégulière, accompagnée d'un verre de lait et de noisettes, barre chocolatée sortant d'une ou plongeant dans une nappe de lait, avec des gouttes de lait à l'extérieur de cette nappe, le tout sur un fond bicolore et, dans le cas du produit "Milk Jumbo Noix de Coco" en relation avec deux couleurs, orange et blanc ;

qu'elle soutient qu'il existe, au sens de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, entre ces présentations une similitude visuelle globale, une impression visuelle d'ensemble générée par les attributs identifiants des marques invoquées n° 719 821, n° 951 408 ;

Considérant que la société Wiha SARL réplique que les divers emballages des produits "Milk Jumbo" ne sont pas susceptibles d'être confondus avec l'une ou l'autre des deux marques de la société Ferrero SpA ;

Considérant que les représentations critiquées n'étant pas identique aux marques opposées faute de reproduire sans modification ni ajout tous les éléments les constituant, il convient de rechercher s'il existe entre les signes un risque de confusion au terme d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite, en tenant compte de leurs éléments distinctifs ;

Considérant que force est de constater que les éléments (lait, barre chocolatée, noisettes, graine de cacao, noix de coco) sont destinés à informer le consommateur sur la nature du produit offert en vente ; que leur présence ne peut induire sur l'origine du produit ;

que les marques opposées sont purement figuratives alors que les emballages des produits incriminés comportent des éléments verbaux "Milk Jumbo" en position dominante, associés à la représentation du dessin distinctif d'une tête d'éléphant, éléments qui retiendront l'attention du consommateur ;

que les emballages des produits "Milk Jumbo & Hazelnut", "Milk Jumbo & Noisettes", "Milk Jumbo & Noix de Coco" sont dominés par la couleur bleue absente des deux marques déposées par la société Ferrero SpA ;

que l'emballage du produit "Milk Jumbo & Cacao" est dominé par une couleur orangée claire distincte de la couleur rouge de la marque déposée en couleurs par la société Ferrero SpA ;

que cet emballage montre une flaque de lait au centre de laquelle se trouve la barre chocolatée, donnant l'impression que celle-ci est tombée dans la flaque en produisant des éclaboussures, alors que les marques opposées ne comportent que la seule représentation de deux gouttes de lait situées en bas à gauche ;

que les marques de la société Ferrero SpA comportent toutes les deux le dessin de deux barres chocolatées, l'une étant représentée dans son intégralité et non entamée tandis que sur les emballages litigieux, seule une ou deux portions d'une barre chocolatée entamée est représentée ;

que les emballages incriminés divulguent le dessin d'épis de blé et d'une gaufrette, éléments qui ne sont pas présents sur les marques opposées ;

que les marques comportent en leur partie inférieure une ligne ondulée, de couleur rouge pour la marque n° 951 408, qui ne se retrouve pas sur les emballages des produits "Milk Jumbo" ;

que les points communs entre les emballages et la marque, constitués principalement de la représentation cavalière d'une barre chocolatée, de noisettes, d'un bol ou d'un verre, sont insuffisantes pour engendrer un risque de confusion, compte tenu de la dissemblance des éléments dominants des signes en présence ;

que ceux-ci produisent une impression d'ensemble différente qui exclut tout risque de confusion, le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé n'étant pas conduit à confondre, voire à associer les deux signes et à leur attribuer une origine commune ;

Considérant que la décision déférée, qui a rejeté le grief de contrefaçon des marques n° 719 821, n° 951 408, sera confirmée ;

- la contrefaçon de la marque n° 540 808,

Considérant que la société Ferrero SpA soutient qu'au visa de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle , les produits "Château Céréales et Lait", "Château Céréales Croustillantes", à l'instar de la marque figurative n° 540 808, comprennent la représentation graphique de carreaux de chocolats entamés, laissant apparaître son fourrage, orientée de la droite vers la gauche, accompagnés d'un verre/baquet de lait et d'épis de blé, ainsi que des fleurs, sur fond bicolore, séparé horizontalement par une ligne ondulée, la couleur supérieure étant blanche, la couleur inférieure étant bleue ou orangée ;

mais considérant que la marque opposée ne contient que des éléments figuratifs, alors que les emballages individuels incriminés comportent des éléments verbaux "Céréales et Lait" et "Céréales Croustillantes" ;

qu'aucun baquet ou verre de lait ne figure sur ces emballages ; que la marque divulgue une tablette de chocolat dans sa quasi-totalité à l'inverse des emballages qui montrent deux carrés de chocolat dont l'un est entamé sur un côté alors que la plaquette chocolatée apposée sur la marque est coupée dans toute sa largeur ; qu'enfin, l'emballage du produit "Céréales Croustillantes" montre un pot de miel ;

Considérant qu'il en résulte une impression d'ensemble visuelle différente de sorte, que le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ne sera pas conduit à confondre les signes en présence ;

que confirmant la décision déférée, les faits de contrefaçon ne sont pas caractérisés ;

Sur la concurrence déloyale :

Considérant que les sociétés Ferrero font valoir que la société Wiha a repris un véritable faisceau, soit une combinaison convergente de signes et éléments d'identification propres aux différentes présentations des produits de la gamme "Kinder", créant à leur profit un effet de gamme à l'usage exclusif d'un seul distributeur la société Aldi et en particulier diverses combinaisons de :

- ligne ondulée horizontale séparant deux couleurs,

- deux couleurs superposées dont l'une, en partie supérieure, est blanche,

- dans certains cas, la combinaison identique de trois couleurs, blanche, rouge/orangée et bleue, ou encore pour certaines désignations, l'emploi des mêmes couleurs bleue et brune appliquées au même type de produit,

- éclaboussures de lait,

- lettrages et couleurs identiques, sinon similaires, appliqués à certaines désignations,

- photographies des produits prises en vue cavalière gauche/droite,

- produits représentés dans ces photographies, coupés en deux/croqués,

- positionnement de ces photographies sur la face avant des emballages,

- photographies d'éléments d'accompagnements tels que : verre de lait, baquet de lait en bois, noisettes, épis de blé, fleur,

- même fond de couleur bleu pâle et ocre clair, associé à la représentation d'un baquet de lait en bois et d'une fleur,

- positionnement de ces photographies sur les faces avant des emballages,

- forme ludique de certaines bouchées chocolatées, sous forme d'animaux,

- fenêtre d'emballage transparente ovale, soulignée, notamment en sa partie supérieure, par une bordure de couleur rouge/orangée,

- emballages individuels de petit format ;

qu'elles soutiennent que la société Wiha s'est placée dans le sillage de cette famille "Kinder" n° 1 sur le marché, avec un risque d'association de produits, caractérisant un comportement parasitaire pour vendre et distribuer à moindre coût ses produits ;

qu'elles exposent que la reprise des 15 éléments qu'elles ont identifiés constituerait une véritable sollicitation de la mémoire des consommateurs en relation avec un ensemble de signes, de lignes, de graphismes, de couleurs, d'agencements, d'architectures financé par elles depuis plus de 40 ans et renvoyant quasi-automatiquement, dans une forme de réflexe induit, d'inconscient collectif, aux produits de la famille "Kinder" connue à 96 % sur le territoire français ;

Considérant que les sociétés Ferrero produisent aux débats trois enquêtes qu'elles ont fait réaliser ; qu'elles invoquent notamment les résultats de la troisième enquête au cours de laquelle ont été présentés à des consommateurs des produits Wiha ;

qu'elles font valoir qu'à la question posée : Qui est selon vous le fabricant de ces produits, 22 % des personnes interrogées ont attribué spontanément cette famille de produits à Kinder, 4 % à Ferrero ;

mais considérant que la société Wiha, qui critique le mode opératoire retenu dans le cadre de cette enquête, fait justement observer que 4 % des consommateurs, dans le laps de temps extrêmement court de 2 secondes pendant lequel la photographie du produit leur a été présentée, ont répondu que le fabricant des produits était "Château" (dénomination de certains des produits de la société Wiha), que 37 % des consommateurs ne désignent pas Kinder ou Ferrero comme fabricants des produits présentés et que 37 % de ces consommateurs n'ont pas su attribuer ces produits à un fabricant quelconque ;

que la société Wiha verse également un sondage aux termes duquel moins de 15 % des consommateurs sondés ont attribué les produits à la marque Kinder ;

Considérant en tout état de cause, que les études réalisées tant par les sociétés Ferrero que par les sociétés Wiha n'ont pas été effectuées dans des conditions normales, avec un linéaire reconstitué en présence de produits de la concurrence et éventuellement masqués du nom des marques, de sorte que leurs résultats, qui doivent s'apprécier avec la plus grande réserve, n'ont pas un caractère probant ;

Considérant que les produits incriminés sont "Milk Jumbo", "Château Céréales croustillantes", "Château Céréales et lait", "Château Milk Mouse" et "Château Chocolat au lait", ces deux derniers produits ayant bien été commercialisés en France ainsi que le démontrent les sociétés Ferrero en produisant des factures d'achat ;

Considérant que la société Wiha rappelle que le fait pour une société de reprendre un élément, notamment de décor d'un produit, ne peut constituer en soi un acte fautif ou déloyal et/ou parasitaire dès lors que cet élément est banal et usuel dans le domaine des produits considérés ;

qu'elle fait valoir que les sociétés Ferrero tentent de s'arroger un monopole sur les éléments usuels, de manière seule ou combinée, qui relèvent de méthode classique et visuelle de marketing pour des produits de consommation courante ;

qu'elle soutient qu'il suffit de considérer chacun des éléments revendiqués par les sociétés Ferrero pour constater leur caractère banal et qu'il ne peut leur être reproché de considérer les éléments revendiqués de manière isolée dans la mesure où les sociétés Ferrero se livrent, elles-mêmes, à un tel exercice ;

Considérant que pour être constitutive de concurrence déloyale, la reprise d'un décor doit être source de confusion dans l'esprit du public ;

que pour apprécier l'existence d'une risque de confusion, il convient de distinguer ce qui relève des représentations d'usage dont sont ornés les conditionnements et ce qui relève d'une présentation propre des produits Kinder des sociétés Ferrero ;

Considérant que les photographies du produit sur l'emballage nécessaires pour informer le consommateur sur le produit, prises en vue cavalière gauche/droite, sont adoptées couramment par les entreprises que ce soit sur le marché considéré ou sur d'autres secteurs d'activité (Petit Ecolier de Lu, KitKat, Milka, Balisto, Dia, Tom et Pilou) ;

que la présentation des produits sur ces photographies, coupés en deux/croqués n'est pas utilisée de manière systématique par les sociétés Ferrero pour distinguer les produits de la gamme Kinder (Kinder Surprise) ;

qu'en outre, par cette présentation, apposée de manière logique sur la face avant de l'emballage dans les rayons des magasins, le consommateur est informé de la nature et de la composition du produit, mode de présentation usuel repris par des concurrents des sociétés Ferrero (Lu, Balisto, Dia, Nuts, Novi Ovetti) ;

que les éléments d'accompagnements tels que verre de lait, baquet de lait en bois, noisettes, épis de blé, fleurs ne figurent pas sur tous les produits de la gamme Kinder (Kinder Chocolat, Kinder Maxi, Kinder Surprise) ;

que l'utilisation éparse de ces éléments ne permet pas de les associer de manière constante aux produits de la gamme Kinder, alors au surplus, que s'agissant de produits de chocolaterie ou de confiserie, de nombreux concurrents utilisent de tels éléments d'accompagnement (Lindt, Lulu l'ourson, Balisto, Milka, Nuts, Villars, Top Nut ;

que l'association du fond de couleur bleu pâle et ocre clair à la représentation d'un baquet en bois et d'une fleur n'est pas caractéristique de la gamme Kinder, la couleur bleue pâle n'étant pas utilisée comme fond des emballages de nombreux produits (Kinder Délice, Kinder Bueno, Kinder Maxi, Kinder Délice, Kinder Maxi King) ;

que les sociétés Ferrero ne sauraient revendiquer un monopole sur la forme ludique de bouchées chocolatées sous forme d'animaux, cet usage étant répandu en matière de chocolaterie et de confiserie ( Lapin de Lindt, Haribo, Oursons, Lulu L'ourson, Lapin Milka) ;

que la fenêtre d'emballage transparente ovale est un élément fonctionnel permettant au consommateur d'avoir un visuel sur le produit contenu ; que cette fenêtre n'est pas utilisée pour tous les produits de la gamme Kinder, mais est employée de manière très courante dans le domaine d'activité concernée ;

que de nombreuses entreprises reproduisent sur le packaging de leurs produits une ligne ondulée séparant deux couleurs, élément qui ne peut être considéré comme propre aux produits de la gamme Kinder ; que le principe de deux couleurs superposées dont l'une, en partie supérieure, est blanche, est usuel (Lindt, Dolce Cacao, Petit écolier, Mikado) ;

que la combinaison de trois couleurs : blanche, rouge/orangée et bleue ou encore bleue et brune est également courante pour représenter des produits de chocolat ou de confiserie (Novi Ovetti, Mikado, Cote d'or, Dia, Pépito, Snack Lait, Pepito Pocket, Pépito choco pépites) ; que la société Wiha observe, sans être sérieusement démentie, que la couleur brune fait directement référence à celle du chocolat, la couleur blanche évoque le lait, la couleur bleue symbolisant la fraîcheur ;

que la présence d'éclaboussures/gouttes de lait sur les packagings des produits est encore usuelle en matière de produits de chocolaterie (Novi Ovetti, Galak, Tom Sawyer, Lu Petit écolier, Dia Biscuit) ;

que les emballages individuels de petit format sont d'un usage parfaitement banal ;

que le lettrage similaire ne se retrouve que sur les seuls emballages des produits "Château Céréales croustillantes", "Château Céréales et lait", les autres emballages présentant des calligraphies différentes ;

Considérant qu'il en résulte que les éléments revendiqués ne sont pas impérativement repris par les sociétés Ferrero pour désigner la gamme des produits Kinder et sont couramment utilisés sur les emballages dans le domaine des chocolats et confiseries ;

que dès lors, il n'est pas démontré que les éléments revendiqués, seuls ou en combinaison, soient propres à identifier les produits de la marque Kinder, étant relevé ainsi que le soutient la société Wiha que les seules constantes de ces produits sont la dénomination Kinder dans son graphisme particulier et l'utilisation de la marque n° 857 928 qui représente une vague rouge/orangée dans laquelle se situent sur la gauche des gouttes de lait de tailles inégales, cette vague étant toujours apposée en partie inférieure des produits, en dessous de la communication liée à un produit de cette gamme ; que ces éléments constants ne sont pas reproduits sur les emballages des produits incriminés ;

Considérant par voie de conséquence, que les sociétés Ferrero manquent à démontrer la reprise sans nécessité des signes d'identification des produits de la gamme Kinder, de nature à créer un risque de confusion, qui traduirait un comportement fautif imputable à la société Wiha attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce ;

qu'il n'est pas davantage démontré que le choix des décors des produits incriminés traduise la volonté de la société Wiha SARL de tirer profit de la notoriété des marques Kinder et des investissements des sociétés Ferrero ;

Considérant que, confirmant la décision déférée, les griefs de concurrence déloyale et de parasitisme ont été justement rejetés ;

Sur les autres demandes :

Considérant que le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dont il a fait une équitable application ;

qu'en vertu de ce texte, il y a lieu de faire partiellement droit aux prétentions des sociétés Wiha Gmbh et Wiha SARL, au titre des frais irrépétibles exposés à l'occasion de ce recours, contre les sociétés Ferrero SpA et Ferrero France qui succombent et doivent supporter la charge des dépens d'appel ;

Par ces motifs : Statuant par décision contradictoire, Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces n° 23 et 23-1 communiquées par les intimées, Infirme la décision déférée en ce qu'elle déclaré recevables les demandes des sociétés Ferrero SpA et Ferrero France à l'encontre de la société Wiha Gmbh, Infirme la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la déchéance des droits de la société Ferrero SpA sur la partie française de la marque internationale n° 719 821, Statuant à nouveau des chefs infirmés : Rejette les demandes formées par la société Ferrero SpA et la société Ferrero France à l'encontre de la société Wiha Gmbh, Déboute les sociétés Wiha Gmbh et Wiha SARL de leur demande en déchéance de la partie française de la marque internationale n° 719 821, Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne in solidum les sociétés Ferrero SpA et Ferrero France à payer aux sociétés Wiha Gmbh et Wiha SARL la somme globale de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Rejette toutes autres demandes, Condamne in solidum la société Ferrero SpA et la société Ferrero France aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.