CA Paris, Pôle 1 ch. 2, 18 avril 2013, n° 12-10863

En 2012, la société Guerlain a crée un nouveau parfum proposé au public au début du mois de mars 2012.

Elle a associé sa nouvelle flagrance à un personnage en petite robe, crée de toute pièce, qui va devenir l'emblème de ce nouveau parfum dénommé "La petite robe noire".

Au mois de mai 2012, les sociétés Nocibé France, Nocibé France Distribution et Groupe Nocibé France ont lancé une nouvelle gamme de parfums dénommée "FashionShow".

Se plaignant d'actes de parasitisme et d'un trouble manifestement illicite, la société Guerlain a assigné en référé d'heure à heure après y avoir été autorisée, au visa des articles 1382 du Code civil et 873 du Code de procédure civile, les sociétés Nocibé par acte d'huissier délivré le 18 mai 2012 devant le président du Tribunal de commerce de Paris qui par ordonnance en date du 6 juin 2012,

- s'est déclaré compétent,

- a ordonné la cessation, dans les cinq jours suivant la notification de la décision, de la commercialisation sous quelque forme qu'elle soit faite, de la gamme des cinq eaux de toilette "Fashion Show" dénommées respectivement "Rock Fever", "Casual Mood" "Vintage Soul", "Sexy Romance" et "Jungle Addict" appartenant à Nocibé et ce sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée concernant un quelconque flacon, l'astreinte, à charge de la société concernée des trois sociétés défenderesses, courant pendant 90 jours à compter de la date de l'interdiction de commercialisation ci-dessus définie, délai au delà duquel il sera le cas échéant à nouveau statué,

- a ordonné qu'à compter de la date d'interdiction ci-dessus définie, il soit interdit de faire toute publicité pour les produits en question, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, l'astreinte, à charge de la société concernée des trois sociétés défenderesses, courant dans les mêmes conditions que l'astreinte sus visée,

- a débouté les sociétés Nocibé de leur demande de versement d'une caution bancaire et de leur demande de provision sur dommages et intérêts,

- a débouté la SA Guerlain de sa demande de dommages et intérêts,

- a condamné in solidum les sociétés Nocibé à verser à la société Guerlain la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- a débouté du surplus,

- a condamné in solidum les sociétés Nocibé aux dépens.

Les sociétés Nocibé France, Nocibé France Distribution et Groupe Nocibé France ont relevé appel de cette décision.

Par conclusions signifiées le 9 novembre 2012 auxquelles il convient de se reporter, les sociétés Nocibé demandent à la cour de :

- infirmer l'ordonnance entreprise.

Statuant à nouveau,

- in limine litis, déclarer le tribunal de commerce incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Paris,

- mettre hors de cause la société Groupe Nocibé France,

A titre subsidiaire, sur le fond,

- constater l'existence d'un nombre considérable de contestations sérieuses démontrant l'absence de caractérisation de faits de parasitisme économique,

- débouter la société Guerlain de l'intégralité de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

- dans l'hypothèse où la cour confirmerait une mesure d'interdiction de vente des produits litigieux, conditionner cette interdiction au versement d'une caution bancaire par la société Guerlain qui ne saurait être inférieure à trois millions d'euros,

- débouter la société Guerlain de ses demandes de condamnation à titre provisionnel qui ne s'appuie sur aucune justification,

Reconventionnellement,

- condamner la société Guerlain à leur verser à chacune d'elle la somme de 5 000 euros pour procédure abusive, celle de 5 000 euros également sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions en réponse n° 3 auxquelles il convient de se reporter, la société Guerlain demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de provision sur dommages et intérêts et sur le montant des astreintes ;

- in limine litis, dire que la pièce adverse n° 4 est une correspondance confidentielle entre avocats et en conséquence l'écarter des débats en ce qu'elle viole le principe de loyauté de la preuve et le secret professionnel des avocats,

- dire qu'elle a valablement assigné les sociétés Nocibé devant le Tribunal de commerce de Paris,

- dire que les sociétés Nocibé ont commis des actes de parasitisme à son encontre,

- les débouter de leur demande de mise hors de cause de la société Groupe Nocibé France,

- ordonner qu'il soit mis un terme aux actes de parasitisme par la cessation immédiate de la commercialisation sous quelque forme qu'elle soit faite, de la gamme de parfum "Fashion Show" dénommés "Rock Fever", "Casual Mood" "Vintage Soul", " Sexy Romance" et "Jungle Addict" des sociétés Nocibé et ce sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée,

- ordonner l'interdiction d'en effectuer la publicité sur tout support et de quelque moyen que ce soit sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée,

- de se réserver la liquidation de l'astreinte,

- condamner in solidum les sociétés Nocibé à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial et celle de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'image,

- débouter les sociétés Nocibé de leur demande de caution bancaire et de leur demande pour procédure abusive et de toutes leurs réclamations,

- les condamner in solidum à lui verser la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2013.

SUR CE, LA COUR,

Sur le rejet des débats de la pièce n° 4 produite par les sociétés Nocibé

Considérant que la société Guerlain sollicite que la pièce adverse n° 4 soit écartée des débats s'agissant d'une correspondance confidentielle entre avocats de sorte que sa communication viole le principe de loyauté de la preuve et le secret professionnel des avocats ;

Considérant que selon l'article 66.5 de la loi du 31 décembre 1971 modifié toutes les correspondances entre avocats à l'exception de celles portant la mention "officielle" sont couvertes par le secret professionnel ; que cette obligation au secret est générale et absolue ;

Que l'article 3.1 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat prévoit que : "Tous échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu'en soit le support (papier, télécopie, voie électronique') sont par nature confidentiels" ;

Considérant que le courrier litigieux daté du 16 mai 2012 émanant du conseil des sociétés Nocibé, qui n'est pas revêtu de la mention "officiel" doit être rejeté des débats ;

Sur l'exception d'incompétence

Considérant que les sociétés Nocibé soulèvent devant la cour l'incompétence rationae materiae du juge des référés statuant en matière commerciale au motif que la société Guerlain vise une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle dans son courrier de mise en demeure du 9 mai 2012 et qu'elle a procédé à l'enregistrement d'un nombre important de marques sur le produit "La petite robe noire" ; que la société Guerlain a tenté de contourner les conditions posées par la loi pour obtenir des mesures d'interdiction sur le fondement de l'article 1382 du Code civil alors que les débats ont trait à des marques enregistrées et au risque de confusion entre les produits Nocibé et les marques de la société Guerlain et que ses modèles ont été déposés dès le 9 février 2012 soit bien avant le courrier du 9 mai 2012 ;

Considérant que la société Guerlain soutient que les juridictions consulaires sont bien compétentes ; que le litige ne porte pas sur l'application de dispositions relevant du droit des marques ; que son action tend à voir sanctionner des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;

Considérant qu'il est constant que la compétence exclusive des tribunaux de grande instance en matière de propriété intellectuelle exige que le litige concerne des dispositions spécifiques à la propriété intellectuelle ;

Considérant que force est de constater que la société Guerlain n'invoque au soutien de son action aucune disposition spécifique du Code de la propriété intellectuelle ; que le fait qu'elle ait déposé un nombre important de marques sur le produit "La petite robe noire" et qu'elles aient été visées dans l'assignation n'autorisent nullement les sociétés Nocibé à soutenir que les débats portent bien sur l'analyse du risque de confusion dans l'esprit du public au regard de ses droits de propriété intellectuelle avec la gamme de cinq produits parfums qu'elles ont commercialisés ; qu'il n'est pas interdit à une société titulaire de droits sur une ou plusieurs marques de dénoncer des actes de parasitisme économique et d'intenter une action sur ce fondement sans revendiquer la protection au titre du droit des marques ;

Considérant que les sociétés Nocibé ne peuvent valablement prétendre que la société Guerlain aurait invoqué une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle en se référant à la mise en demeure que la société Guerlain leur a adressée le 9 mai 2012 ; qu'en effet, cette dernière déclare expressément que les nouveaux parfums "se placent dans le sillage" de "La petite robe noire" et que "les investissements humains, matériels et financiers de Guerlain ont été très importants et les communications publicitaires d'une importance considérable. Il est clair que votre propre lancement (...) cherche à bénéficier indûment de cet investissement et constitue un véritable acte de parasitisme" ; que le fait qu'il soit ajouté "ainsi qu'une atteinte aux droits de propriété intellectuelle de Guerlain" ne saurait permettre de retenir que la société Guerlain agit sur le fondement du droit des marques alors qu'aucune de ses demandes ne vise directement ou indirectement une disposition spécifique du Code de la propriété intellectuelle et qu'aucune de ses marques n'est invoquée alors que par ailleurs les sociétés Nocibé sont formellement accusées de parasitisme ;

Considérant encore que les sociétés appelantes font état des autres éléments mis en évidence par la société Guerlain : silhouette, identité visuelle etc. pour déduire que ces derniers se rattachent tout naturellement aux marques visées au sens des dispositions de l'article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle selon lequel : "Les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie règlementaire" ;

Mais considérant qu'il est constant que ce texte n'attribue compétence exclusive au tribunal de grande instance que lorsqu'une action en concurrence déloyale est connexe à une action se rapportant directement au droit des marques ;

Considérant que tel n'est pas le cas en l'espèce, la société Guerlain n'invoquant au soutien de son action aucune disposition spécifique du Code de la propriété intellectuelle ;

Considérant qu'il n'est donc caractérisé aucun détournement de procédure comme le martèlent les appelantes dans leurs écritures ; que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté l'exception d'incompétence soulevée au profit du Tribunal de grande instance de Paris ;

Que sa décision sera donc confirmée de ce chef ;

Sur la mise hors de cause de la société Groupe Nocibé

Considérant que les appelantes concluent que la mise hors de cause de la société Groupe Nocibé s'impose s'agissant d'une société Holding qui est totalement étrangère à la commercialisation des produits incriminés ;

Considérant que la société Guerlain s'oppose à cette prétention ;

Considérant que dans la présentation des différentes sociétés Nocibé, ces dernières définissent la société Groupe Nocibé comme la holding regroupant les services supports notamment : direction des ressources humaines, direction administrative et financière ; qu'elle gère ainsi les investissements matériels, financiers et humains des sociétés Nocibé ; qu'elle ne saurait donc être mise hors de cause ;

Sur les demandes de la société Guerlain

Considérant que les sociétés Nocibé opposent aux demandes de la société Guerlain un "nombre considérable" de contestations sérieuses ; qu'elles font valoir qu'elles n'ont commis aucun acte de concurrence parasitaire, la gamme de produits incriminés ayant été développé en toute indépendance du produit'"La petite robe noire" de Guerlain, que l'association vêtement/silhouette féminine pour des produits cosmétiques est de libre parcours et s'avère indéfiniment déclinée par l'industrie cosmétique antérieurement à la société Guerlain, qu'aucune ressemblance ni confusion dans l'esprit du public ne saurait être mise en évidence entre la gamme d'eaux de toilette Nocibé et le parfum "La petite robe noire" et qu'enfin, la société Guerlain est en situation de contrefaçon manifeste vis-à-vis des tiers ;

Considérant que la société Guerlain réplique que les appelantes ne sont pas fondées à opposer des contestations sérieuses à ses demandes formées au visa de l'article 873 du Code de procédure civile sur l'existence d'un trouble manifestement illicite et non sur celui de l'article 872 du même Code ;

Que ce trouble illicite résulte du parasitisme économique dont elle est victime car les sociétés Nocibé, pour la réalisation de leur gamme de parfums "Fashion Show" se sont rattachées délibérément à l'univers et aux principaux éléments évocateurs de son dernier parfum, bénéficiant indûment de son travail et de ses investissements, afin de s'immiscer dans son sillage et profiter du succès rencontré par le parfum "La petite robe noire" auprès du consommateur et qu'elles l'ont fait, à titre lucratif et de façon injustifiée, afin de se procurer un avantage concurrentiel ;

Considérant que selon l'article 873 alinéa 1 du Code de procédure civile, "Le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite" ;

Considérant qu'il est donc inopérant de prétendre opposer sur le fondement de ce texte des contestations sérieuses ;

Considérant qu'il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour que la société Nocibé France SAS est liée à la société Guerlain par un contrat de distributeur agrée selon lequel "elle s'est engagée, après avoir en pris connaissance, à respecter les termes du contrat et les conditions générales de vente, tout au long de leur durée" ;

Que l'article IV. 8° intitulé :' "Concurrence considérée comme déloyale", stipule :

"Le distributeur agréé veille particulièrement à n'exposer ni vendre aucun produit dont la marque, la dénomination ou la présentation pourrait prêter à confusion avec une marque ou un produit de Guerlain" ;

Considérant qu'il n'a pas été démenti qu'à l'occasion du lancement de son nouveau parfum, la société Guerlain a versé à la société Nocibé France plus de 278 000 euros pour la promotion de "La petite robe noire" et que les appelantes se placent à la troisième place parmi les distributeurs de Guerlain ;

Considérant encore qu'il est avéré, comme analysé par le premier juge, qu'à partir de juillet 2011, Nocibé a développé en collaboration avec la société italienne Essentia Beauty les premières ébauches créatives pour le graphisme d'un parfum Nocibé ; qu'il résulte des éléments produits qu'entre juillet 2011 et mai 2012, le personnage finalement utilisé pour les parfums Nocibé a radicalement changé sachant que le 2 septembre 2011, les sociétés Nocibé ont été informé des caractéristiques de son nouveau parfum à l'occasion d'un show room dans la boutique Guerlain même si comme l'observent les sociétés Nocibé "seules les équipes du Category Management, achats et internet à l'exclusion du personnel de la marque propre" et qu'une seconde présentation de la flagrance 2012 a été faite par la société Guerlain aux sociétés Nocibé le 15 novembre 2011 ;

Considérant qu'une lettre de Mme de Martino, gérante de la société Essentia Beauty, en date du 24 mai 2012 explique qu'elle a été "mandatée aux fins de réaliser le graphisme des nouveaux parfums des sociétés Nocibé en juin 2011" ; qu'après avoir commencé le travail de création et soumis les prémices du projet en date du 8 juillet 2011 elle indique "avoir reçu une communication du 28 juillet nous informant du report de la présentation du projet Parfum à la fin septembre ; avoir poursuivi le travail et élaboré deux axes présentés le 19 octobre 2011, "Flore" et "Couture", le concept "Couture" ayant été élaboré sur l'axe "fashion" en le déclinant sur le thème d'un défilé de mode, avoir poursuivi l'axe Couture jusqu'au 12 mars 2012 en impliquant Nocibé dans toutes les phases de validation du projet" ;

Considérant que la cour constate en faisant la comparaison entre les dessins de mai 2011, octobre 2011 et mai 2012 que d'un personnage dessiné on est passé à une silhouette en ombre chinoise ayant une posture radicalement différente de l'axe validé en octobre 2011; que d'un personnage en mouvement (marche) le personnage de mai 2012 à une posture de pose déhanchée ; que le foulard et le sac ont disparu ; que les chaussures ont changé, des hauts talons ont remplacé les ballerines, tous éléments rapprochant le personnage de mai 2012 à celui de "La petite robe noire" dont les principales caractéristiques avaient été dévoilées le 2 septembre 2011 ;

Considérant que tous ces éléments démontrent que le développement de la gamme de parfum Nocibé n'a pas été autonome et le comportement fautif des sociétés Nocibé ;

Considérant que pour le surplus, les parties reprennent très exactement devant la cour les moyens qu'elles avaient initialement développés devant le tribunal qui les a écartés par des motifs pertinents en fait et en droit auxquels la cour se réfère expressément en décidant de les adopter sans les paraphraser inutilement ;

Considérant que c'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'en lançant sa gamme de cinq eaux de toilette en mai 2012, les sociétés Nocibé se sont inspirées de l'univers du parfum "La petite robe noire" et de bon nombre de ses éléments caractéristiques afin d'évoquer auprès du public de façon intentionnelle et délibérée ce parfum à grand succès et s'immiscer dans son sillage en tentant de se procurer un avantage concurrentiel sur le marché de façon tout à fait injustifiée et dans un but lucratif ;

Considérant que ces faits de parasitisme constituent un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser ;

Que les mesures prises à l'effet de faire cesser le trouble sont parfaitement appropriées ; qu'elles seront donc confirmées, sauf à porter le montant des astreintes prononcées à 5 000 euros par infraction constatée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de réserver la liquidation de celle-ci ;

Considérant que la société Guerlain sollicite l'allocation d'une somme provisionnelle de 5 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial et de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'image ;

Considérant qu'il s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale et parasitaire un trouble commercial constitutif d'un préjudice ; qu'il apparaît avec l'évidence requise en référé que la société Guerlain est fondée en sa demande de réparation au titre du préjudice patrimonial subi et qu'il convient de lui allouer la somme modérée de 5 000 euros qu'elle sollicite de ce chef, à titre de provision ;

Considérant que l'intimée a également subi un préjudice moral lié à l'atteinte à son image et à sa notoriété qui peut être réparé, à titre provisionnel, par l'allocation d'une somme indemnitaire de 10 000 euros ;

Considérant qu'il y a lieu de rejeter la demande de caution bancaire qui n'est pas justifiée, une mesure d'interdiction de commercialisation n'étant pas une mesure irréparable comme le prétendent les sociétés Nocibé ;

Considérant qu'en raison de l'issue du litige, les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formées également par les appelantes seront écartées ;

Par ces motifs : Rejette des débats la pièce n° 4 produite par les sociétés Nocibé. Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne les montants des astreintes prononcées et en ce qu'elle a débouté la société Guerlain de sa demande de dommages et intérêts. L'infirme de ces chefs, Statuant à nouveau, Fixe le montant des astreintes prononcées à 5 000 euros par infraction constatée, Condamne in solidum les sociétés Nocibé France, Nocibé France Distribution et Groupe Nocibé France à verser à la société Guerlain la somme provisionnelle de 5 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial et celle de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte. Condamne in solidum les sociétés Nocibé France, Nocibé France Distribution et Groupe Nocibé France à verser à la société Guerlain la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne in solidum les sociétés Nocibé France, Nocibé France Distribution et Groupe Nocibé France aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.