CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 29 mai 2015, n° 14-08577

Sur ce, la Cour,

Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties, Il sera simplement rappelé que :

La société D. Jacobson & Sons Ltd créée depuis 1905 est une société de droit anglais qui conçoit et fabrique des chaussures de sport et également des articles de prêt à porter et accessoires.

Elle est titulaire de la marque communautaire figurative Gola enregistrée sous le numéro 0001909837 déposée à l'OHMI le 4 octobre 2000 renouvelée depuis et enregistrée le 14 novembre 2001 pour les produits des classes 18, 25 et 28.

Elle diffuse sous cette marque des chaussures sous la dénomination Quota. Considérant que la société Jules créée en 1996 qui a pour activité la vente d'articles d'habillement et accessoires pour hommes, commercialisait en France des chaussures similaires aux chaussures Quota, elle lui a adressée le 11 octobre 2011 une lettre de mise en demeure, puis a fait procéder le 26 janvier 2012 à un constat d'achat dans deux magasins à l'enseigne Jules situés à Paris.

La société D. Jacobson & Sons a, selon acte d'huissier du 24 septembre 2012 fait assigner la société' Jules et sa société mère la société Happychic devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de sa marque communautaire figurative, ainsi que de ses droits d'auteur sur les chaussures Quota et en concurrence déloyale.

Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :

- prononcé la mise hors de cause de la société Happychic,

- déclaré nulle la marque communautaire figurative n° 001909837 de la société D. Jacobson & Sons pour les articles de chaussures,

- dit que la décision sera transmise à l'OHMI en vue de son inscription sur les registres de la marque communautaire, une fois qu'elle aura acquis un caractère définitif,

- déclaré irrecevables les demandes de la société D. Jacobson & Sons fondées sur la contrefaçon de la marque n°001909837,

- rejeté les demandes de la société D. Jacobson & Sons fondées sur la contrefaçon des chaussures Quota,

- rejeté les demandes de la société D. Jacobson & Sons fondées sur la concurrence déloyale,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la société D. Jacobson & Sons à payer aux sociétés Jules et Happychic la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société D. Jacobson & Sons aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit du conseil adverse.

En cause d'appel la société D. Jacobson & Sons Ltd appelante demande essentiellement dans ses dernières écritures du 13 février 2015 de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- dire et juger que la marque communautaire figurative n°001909837 de la société D. Jacobson & Sons est distinctive et valable pour désigner des articles de chaussures, et qu'elle fait l'objet d'un usage sérieux à titre de marque dans l'Union européenne par la société D. Jacobson & Sons pour désigner des chaussures,

- dire et juger que la société Jules a commis des actes de contrefaçon de la marque communautaire figurative n° 001909837,

- dire et juger que la société Jules a commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur sur le modèle de chaussures Quota qu'elle commercialise,

- subsidiairement, dire et juger que la société jules a commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société D. Jacobson & Sons,

- condamner la société Jules à payer à la société D. Jacobson & Sons la somme de 400 000 euros aux titres des actes de contrefaçon de sa marque et de ses droits d'auteur sur le modèle de chaussure Quota,

- subsidiairement condamner la société Jules à payer à la société D. Jacobson & Sons la somme de 400.000 euros au titre de la concurrence déloyale,

- ordonner des mesures d'interdiction sous astreinte définitive,

- ordonner une mesure de publication judiciaire à titre de dommages et intérêts supplémentaires,

- condamner la société jules à payer à la société D. Jacobson & Sons la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Jules aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de distraction au profit de son conseil.

La société Jules intimée s'oppose aux prétentions de la société appelante, et pour l'essentiel demande dans ses dernières écritures en date du 25 mars 2015 de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- y ajoutant,

- condamner la société D. Jacobson & Sons à payer à la société Jules la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société appelante aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de son conseil.

Sur la validité de la marque communautaire semi figurative Gola,

Aux termes de l'article 4 du Règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, peuvent constituer des marques communautaires tous les signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.

Il est constant qu'une marque est distinctive lorsqu'elle est susceptible d'exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir identifier l'origine commerciale du produit ou du service désigné et distinguer celui-ci des produits ou services d'origine différente.

La société D. Jacobson & Sons est titulaire de la marque communautaire figurative Gola enregistrée sous le numéro 0001909837 déposée à l'OHMI le 4 octobre 2000 renouvelée depuis et enregistrée le 14 novembre 2001 pour les produits des classes 18, 25, notamment pour les chaussures et 28.

Elle est constituée de :

* deux bandes parallèles de même largeur, inclinées en diagonale à environ 45 °vers la gauche,

- de hauteurs différentes, la bande gauche étant plus petite que celle de droite,

- dont les extrémités supérieures sont coupées à angle droit, de telle façon qu'elles se situent sur une même ligne droite imaginaire,

- dont les extrémités inférieures sont coupées selon un angle à environ 45°, de telle façon qu'elles se situent sur une même ligne droite horizontale imaginaire,

- lesdites lignes droites imaginaires dessinant ensemble un triangle suggéré dont le troisième côté serait constitué par la bande droite.

* une troisième bande quasi-horizontale formant un T avec la bande de droite précitée,

- prenant sa base dans cette dernière, avec un léger évasement à sa base,

- de même largeur à son extrémité que les deux bandes précitées,

- et légèrement orientée vers le haut, de façon à dessiner une ligne de fuite partant de l'angle opposé du triangle imaginaire précité.

La société Jules pour conclure à la nullité de cette marque, souligne que le marché des chaussures de sport est un marché très concurrentiel que se disputent des dizaines de marques notoirement connues et fait valoir que les produits sont caractérisés par un renouvellement fréquent et que la plupart de ces milliers de modèles comportent des décorations consistant en des bandes parallèles plus ou moins contrastées, des ellipses ou des demi-cercles comme elle en justifie par les documents produits. Elle ajoute que cette marque est uniquement perçue comme un élément décoratif ou de renforcement pour les produits désignés.

Elle indique qu'il existe une marque figurative internationale quasi identique à celle qui lui est opposée et que celle de la société MIP Metro le 14 juillet 1987 a été refusée à l'enregistrement en Tchécoslovaquie et en Allemagne alors que des dizaines de modèles de chaussures de sport comportent des variations de bandes parallèles et horizontales très proches de la marque communautaire figurative de la société D. Jacobson & Sons (Georges Biotteau, Kalenji de Décathlon, Lafuma et que la chaussure commercialisée sous la marque italienne Pantofola D'oro est quasi identique à celle de la société appelante.

Cependant la marque figurative de la société D. Jacobson & Sons est arbitraire à l'égard des articles de chaussures dès lors que cette représentation n'est pas nécessaire ou même usuelle pour désigner des chaussures car elle n'évoque aucune caractéristique de ces produits et n'est pas imposée pour des raisons fonctionnelles de renforcement ou décoratives. Elle ne se confond pas avec l'aspect de la chaussure mais au contraire est perçue comme un indicateur de l'origine des chaussures car elle est indépendante des produits qui la portent.

Elle présente plusieurs caractéristiques spécifiques qui, considérées de manière globale permet de la distinguer d'autres motifs représentés sur des chaussures par des bandes, présents sur ce marché communiqués par les parties : les modèles Kalenji de Decathlon, Georges Biotteau, Lafuma. Puma, Reebok....

La présence en Italie d'un modèle présentant un signe proche de la marque en y portant atteinte et le refus d'enregistrement dans deux autres pays d'un dépôt postérieur d'une marque internationale assez de la marque figurative de la société Jacobson & Sons.

Il en ressort que les consommateurs de chaussures dans l'Union européenne qui constituent le public pertinent des produits sur lesquels est apposée la marque, habitués à reconnaître l'origine du produit par l'apposition du signe sur celui-ci, identifient ainsi l'origine commerciale des chaussures sur lesquelles la marque arbitraire et présentant une forme complexe singulière, est apposée.

Il convient en conséquence, réformant le jugement à ce titre de dire que la marque dont est titulaire la société D. Jacobson & Sons qui présente un caractère distinctif est valable.

Sur la demande en contrefaçon de marque

Aux termes de l'article 9 paragraphe 1 du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires...b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association ...

L'article L. 717-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 11 et 13 du règlement (CE) 40/94 du conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire.

Le signe apposé sur le modèle de chaussure vendue par la société Jules dans les magasins à l'enseigne Jules est constitué de :

- d'une bande en tissus inclinée s'arrêtant nettement au -dessus de la semelle formant un angle avec une bande se prolongeant vers l'arrière de la chaussure sans l'atteindre,

- une bande parallèle à la première matérialisée par des surpiqûres,

- les bandes sont tons sur tons.

L'absence de bande parallèles noires contrastant avec la couleur de la chaussure donne une impression d'ensemble distincte de la marque opposée excluant tout risque de confusion avec celle-ci pour l'acquéreur de chaussures de sport particulièrement habitué à l'apposition de signes de formes géométriques sur la partie latérale de la chaussure et habile à les distinguer. Il s'ensuit que la demande en contrefaçon de marque formée par la société Décathlon n'est pas fondée et doit être rejetée.

Sur l'action en contrefaçon de droits d'auteur

L'article 5 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des œoeuvres littéraires et artistiques prévoit : les auteurs jouissent en ce qui concerne les oeœuvres pour lesquelles ils sont protégés en vertu de la présente convention dans les pays de l'union autres que le pays d'origine de l'œoeuvre, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que des droits spécialement accordés par la présente convention.

La jouissance et l'exercice de ses droits ne sont subordonnés à aucune formalité, cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'œoeuvre. Par la suite en dehors de la stipulation de la présente convention, l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement par la législation du pays ou la protection est réclamée...

L'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une œoeuvre de l'esprit jouit sur cette œouuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.

Le droit de l'article susmentionné est conféré selon l'article L. 112-1 du même Code, à l'auteur de toute œouuvre de l'esprit, quels qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.

Selon l'article l 112-22 sont considérées notamment comme œoeuvres de l'esprit au sens du présent Code... 14° les créations des industries saisonnière de l'habillement et de la parure; sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure .....la chaussure.

Il s'en déduit le principe de la protection d'une œoeuvre sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale.

En 2009 la société D. Jacobson & Sons a lancé un modèle de chaussures Gola classics dénommé Quota.

L'originalité de ce modèle réside selon la société D. Jacobson, & sons de la combinaison des caractéristiques suivantes :

- chaussure essentiellement en toile épaisse,

- l'avant du modèle présente une découpe arrondie, caractérisée sur le dessus par deux demi-cercles concentriques séparés par une ligne matérialisée par une couture apparente,

- les lacets passent dans des oeœillets en métal apparents,

- la semelle blanche en caoutchouc est constituée de deux parties :

* sur le quart situé à l'avant, la semelle est couverte de diamants ou losanges resserrés,

* sur les trois quarts situés à l'arrière, la semelle est revêtue d'une ligne de couleur contrastant avec le blanc de la semelle, parcourant la tranche de la semelle en son milieu,

- les faces extérieures et intérieures de la chaussure sont chacune revêtues de la marque communautaire figurative dont s'agit,

Le modèle est décliné en plusieurs coloris certains modèles présentent un contraste entre la couleur du logo et la couleur de la chaussure elle-même et d'autres modèles incluent le logo dans la même couleur que la chaussure elle-même blanc sur blanc ou noir sur noir.

La société D. Jacobson & Sons soutient que la combinaison de ces caractéristiques dénote un réel partie pris esthétique qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur. Elle précise que ce modèle qui emprunte à un style de chaussures d'été, décontractées et sportives à la fois pour constituer une forme à l'esprit 'vintage' tout en étant résolument contemporaine.

La société D. Jacobson & sons qui a commercialisé sous son nom ce modèle de chaussure Quota dans l'union européenne et en France à partir du mois de septembre 2009 est présumée titulaire des droits patrimoniaux de ce modèle.

Cependant cette description des caractéristiques portent essentiellement sur des éléments techniques :

l'usage du matériau toile épaisse pour des chaussures de sport, l'usage d'œillets en métal comme passant pour les lacets, l'épaisseur d'une semelle, ou ne revêtent pas un caractère de création : une découpe arrondie avec deux demi-cercles, une ligne noire sur la semelle alors qu' il est justifié que plusieurs modèles de chaussures de tennis commercialisés dans les années 1970 reprennent la quasi-totalité des caractéristiques du modèle Quota, comme l'apposition de la marque sur la chaussure de sorte qu'en l'absence de combinaison originale des caractéristiques invoquées, celles-ci étant déjà connues dans leur combinaison, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté l'ensemble des demandes à ce titre.

Sur l'action en concurrence déloyale

C'est à bon droit que le tribunal a indiqué que la concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce e qui implique qu'un signe ou un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.

L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée.

Ainsi le principe est la liberté du commerce ce qui implique qu'un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle peut être librement reproduit, sous réserve de l'absence de faute préjudiciable à un exercice paisible et loyal de la concurrence.

Pour que la vente d'un produit identique constitue un acte de concurrence déloyale il convient de démontrer que cette reproduction est fautive.

La société D. Jacobson & Sons reproche à la société Julie de commercialiser un modèle de chaussure qui constitue une imitation quasi-servile du modèle original Quota qui est en outre revêtu d'un signe constituant une imitation du logo objet de sa marque communautaire dans des coloris non contrastés et dans plusieurs coloris en créant un effet de gamme, à vil prix, 10 et 15 euros au lieu de 60 euros pour le modèle original.

Elle indique que ces faits génèrent un risque de confusion pour le consommateur et ce d'autant que ses produit bénéficient d'une grande notoriété en raison de la renommée et de l'ancienneté de l'usage de la marque. Cependant les éléments communs entre les deux modèles qui ne relèvent pas de la protection des droits d'auteur se différencient dans leur impression globale à l'égard du consommateur d'attention moyenne dès lors que le modèle Jules comporte un renforcement au niveau du talon qui n'existe pas sur le modèle de la société D. Jacobson &Sons, le positionnement des empeignes est différent, la chaussure est totalement en toile, sans daim comme dans le modèle de la société appelante et la partie arrondie du bout de la chaussure est plus large et moins fine que celle du modèle de ma société D. Jacobson & Sons.

La commercialisation à un prix inférieur et non vil ne constitue pas dans le cadre d'une libre concurrence un fait fautif pas plus que la déclinaison en plusieurs couleurs de chaussures en toile.

C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes formées au titre de la concurrence déloyale.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les mesures réparatrices sollicitées non fondées doivent être rejetées.

Il convient de faire droit à la demande de la société intimée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de la somme de 6 000 euros et de rejeter la demande formée à ce titre par la société appelante.

Les dépens resteront à la charge de la société appelante qui succombe et seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, La Cour : Déclare partiellement fondé l'appel de la société D. Jacobson & Sons Ltd, Reforme le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la marque communautaire figurative n°001909837 de la société D. Jacobson & Sons Ltd pour les articles de chaussures, En conséquence, statuant à nouveau de ce chef, Dit que la marque communautaire figurative n°001909837 de la société D. Jacobson & Sons Ltd est valable, Confirme le jugement pour le surplus, Condamne la société appelante à payer à la société intimée la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne la société appelante aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.