CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 22 janvier 2019, n° 18-14370

Vu la décision rendue le 10 avril 2018 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) sur l'opposition formée par la société FRANCAISE DES JEUX, titulaire de la marque en couleur semi figurative déposée le 1er août 2008 et enregistrée sous le n°3 592 807, pour désigner, notamment, les produits suivants : divertissement n'étant pas en relation avec le loto traditionnel ; service d'organisation de loteries n'étant pas en relation avec le loto traditionnel, de concours, de tirage au sort, tombolas, en matière de divertissement, de paris et de pronostics, de jeux de hasard, de jeux d'argent n'étant pas en relation avec le loto traditionnel ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) n'étant pas en relation avec le loto traditionnel, à l'encontre de la demande d'enregistrement n° 17 4 376 755, du 17 juillet 2017, de la société MARKETLUCK portant sur le signe semi figuratif en classe 41 pour désigner les produits suivants :

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel; mise à disposition d'installations de loisirs; publication de livres ; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne, et qui, de première part, a reconnu l'opposition partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants :

Divertissement n'étant pas en relation avec le loto traditionnel; activités sportives et culturelles; informations en matière de divertissement n'étant pas en relation avec le loto traditionnel; mise à disposition d'installations de loisirs; location de décors de spectacles; organisation de concours (éducation ou divertissement n'étant pas en relation avec le loto traditionnel) ; organisation d'expositions à buts culturels; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique n'étant pas en relation avec le loto traditionnel; services de jeux d'argent n'étant pas en relation avec le loto traditionnel, et, de seconde part, a, dans les motifs de sa décision, rejeté l'opposition pour les autres produits et services, soit :

Divertissement en relation avec le loto traditionnel; informations en matière de divertissement en relation avec le loto traditionnel; organisation de concours (divertissement en relation avec le loto traditionnel) ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique en relation avec le loto traditionnel; services de jeux d'argent en relation avec le loto traditionnel.

Vu le recours formé le 4 mai 2018 contre cette décision par la société MARKETLUCK et le mémoire reçu au greffe le 4 juin 2018.

Vu la convocation à l'audience du 27 novembre 2018 adressée au directeur général de l'INPI, à la société MARKETLUCK et à la société FRANCAISE DES JEUX par lettres recommandées et réceptionnées les 28 et 29 juin 2018 ;

Vu le mémoire déposé au greffe le 18 octobre 2018 par la société FRANCAISE DES JEUX

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI reçues le 2 novembre 2018.

Vu le mémoire déposé au greffe le 8 novembre 2018 par la société MARKETLUCK.

La société MARKETLUCK, le directeur de l'INPI et la société FRANCAISE DES JEUX entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures et le ministère public en ses réquisitions.

SUR CE :

Considérant, au préalable, qu'il sera donné acte aux parties que la décision du directeur général de l'INPI ne fait pas l'objet d'un recours en ce qu'elle a rejeté l'opposition pour les produits et services de la demande d'enregistrement n°17 4 376 755, du 17 juillet 2017, de la société MARKETLUCK :

Divertissement en relation avec le loto traditionnel ; informations en matière de divertissement en relation avec le loto traditionnel; organisation de concours (divertissement en relation avec le loto traditionnel) ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique en relation avec le loto traditionnel; services de jeux d'argent en relation avec le loto traditionnel ;

Considérant que la société MARKETLUCK fait grief au directeur général de l'INPI d'avoir partiellement fait droit à l'opposition pour les produits et services suivants :

Divertissement n'étant pas en relation avec le loto traditionnel; activités sportives et culturelles; informations en matière de divertissement n'étant pas en relation avec le loto traditionnel; mise à disposition d'installations de loisirs; location de décors de spectacles; organisation de concours (éducation ou divertissement n'étant pas en relation avec le loto traditionnel) ; organisation d'expositions à buts culturels; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique n'étant pas en relation avec le loto traditionnel; services de jeux d'argent n'étant pas en relation avec le loto traditionnel ;

Qu'elle soutient notamment :

que le terme 'loto' n'est pas distinctif pour désigner des jeux de loterie, y compris pour désigner le jeu de loto mis en place par la Française des Jeux ; que le terme 'loto' est utilisé, de manière générique, pour désigner le jeu de 'loto' à 49 numéros depuis les années 50 en Allemagne et depuis 1975 au moins en France ; qu'en 1983, date de dépôt de la marque, il s'agissait donc d'un terme non distinctif ; qu'en tout état de cause, le mot 'loto' pour désigner le 'loto' proposé par la Française des Jeux correspond à un 'loto traditionnel' ; qu'à minima, il convient de prendre en compte, dans l'appréciation de cette opposition, le caractère très faiblement distinctif du mot 'loto' pour désigner des services de jeux de hasard, comme cela a été décidé à plusieurs reprises par l'INPI et par les tribunaux ;

que les services 'informations en matière de divertissement; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent', s'ils peuvent paraître similaires à ceux de la marque antérieure, présentent de réelles différences de nature, d'objet et de destination puisque la marque 'LOTO' propose au consommateur des services payants, permettant depuis 2002 de recenser plus de 800 millionnaires et plus de 5 milliards de gagnants au loto, cependant qu'à l'inverse la marque 'BRAVO LOTO' cible le marché des jeux en ligne gratuits ;

Que si la marque antérieure est connue du grand public, elle est très faiblement distinctive pour désigner des services de loterie,

Que sur le plan visuel, les deux marques diffèrent notamment par leurs couleurs, la police, leur longueur, la lettre d'attaque, le triplement de la lettre O, des lettres de taille différente ou identiques, un émotycone pour la marque BRAVOLOTO,

Que sur la plan phonétique, les signes diffèrent par leur rythme, de deux temps pour la marque antérieure et de quatre pour le signe contesté, outre une sonorité d'attaque débutant par la séquence d'origine italienne 'BRAVO',

Que sur le plan intellectuel, l'élément 'BRAVO' est dominant par rapport à 'LOTO', empêchant tout risque de confusion entre les deux signes,

Que compte tenu de la non distinctivité du mot 'LOTO' et des différences notamment visuelles entre les deux signes, il convient, dans une appréciation globale, de constater l'absence de risque de confusion ;

Qu'elle demande d'annuler la décision du directeur général de l'INPI, de juger l'opposition de la FRANCAISE DES JEUX totalement injustifiée et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que le directeur général de l'INPI et la société LA FRANCAISE DES JEUX demandent la confirmation de la décision pour les motifs qu'elle comporte et ceux repris ci-après ;

Que la société LA FRANCAISE DES JEUX sollicite le paiement d'une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur la similitude des produits et services :

Considérant que l'opposition porte sur les services suivants désignés par le signe contesté :

Divertissement n'étant pas en relation avec le loto traditionnel; activités sportives et culturelles; informations en matière de divertissement n'étant pas en relation avec le loto traditionnel; mise à disposition d'installations de loisirs; location de décors de spectacles; organisation de concours (éducation ou divertissement n'étant pas en relation avec le loto traditionnel) ; organisation d'expositions à buts culturels; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique n'étant pas en relation avec le loto traditionnel; services de jeux d'argent n'étant pas en relation avec le loto traditionnel ;

Que la société requérante ne conteste pas l'identité pour certains et la similarité pour d'autres de ces services avec ceux désignés par la marque antérieure (tels que rappelés plus haut) ; qu'elle estime cependant que les services 'informations en matière de divertissement ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent' présenteraient de réelles différences de nature, d'objet et de destination avec ceux de la marque antérieure puisque la marque 'LOTO' propose au consommateur des services payants, cependant qu'à l'inverse la marque 'BRAVO LOTO' cible le marché des jeux en ligne gratuits ;

Mais considérant que ces services de la marque contestée - informations en matière de divertissements, services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique et services de jeu d'argent, tous n'étant pas en relation avec le loto traditionnel -, sont identiques ou quasi identiques aux services de divertissement, de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) et de services de jeu d'argent, tous n'étant pas en relation avec le loto traditionnel, de la marque antérieure ; qu'au stade de la procédure d'opposition, la comparaison s'effectue uniquement au regard des services ainsi désignés dans le dépôt et non au regard des conditions d'exploitation réelles ou supposées de ces marques, notamment les caractères gratuits ou payants des marchés de jeux en ligne, lesquelles sont dès lors inopérantes ;

Que la cour retiendra donc l'identité ou à tout le moins la très grande similarité des services ;

Sur la comparaison des signes :

Considérant que la marque antérieure porte sur le signe et que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe,

Considérant que la marque seconde n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque antérieure, il convient de rechercher s'il n'existe pas, entre elles, un risque de confusion (qui comprend le risque d'association), lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par les deux marques au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ;

Considérant que visuellement, si à juste titre la société requérante relève des différences entre les signes tenant notamment à leurs couleurs (blanc, rouge, bleu / jaune, blanc, gris), la police, leur longueur (9 lettres/4 lettres), la lettre d'attaque, le triplement de la lettre O, des lettres de taille différente ou identiques, un émotycone pour la marque BRAVOLOTO qui n'existe pas dans la marque antérieure, il n'en reste pas moins que le signe de la marque seconde reprend intégralement la partie verbale 'LOTO' de la marque première ;

Considérant que phonétiquement, s'il est exact les signes diffèrent par leur rythme (deux temps / quatre), et par leur sonorité d'attaque (BRAVO)', il est aussi patent, alors que les éléments figuratifs des deux marques ne se prononcent pas, que les deux signes comportent la même énonciation 'LOTO' ;

Considérant que conceptuellement, il n'est pas contesté que la marque antérieure, dont l'enregistrement exclut une relation avec le jeu de loto traditionnel, est très connue du public français en ce qu'elle s'applique au loto pratiqué par la société FRANCAISE DES JEUX où le joueur choisit ses 6 numéros et gagnera s'ils correspondent à ceux tirés en une seule fois au sort ; qu'outre un article du Figaro du 11 mai 2016 titrant 'Loto : 40 ans de succès pour le jeu favori des français', la société requérante elle-même admet dans ses écritures que 'certes la marque 'LOTO' est connue du grand public' ; que le signe contesté BRAVOLOTO est lui-même constitué du terme BRAVO et du nom LOTO ; que compte tenu du caractère notoire de la marque LOTO, le public aura tendance à considérer que LOTO est le terme dominant de ce signe, et que BRAVO, qui n'a aucune notoriété, lui est accessoire en ce qu'il qualifie ce jeu dans un sens laudatif soulignant la félicitation qu'il convient d'adresser au vainqueur ; que les signes sont donc conceptuellement très proches ;

Que les allégations de la société requérante sur la distinctivité du signe LOTO sont inopérantes en ce qu'elles tendent à dire que la marque serait nulle dès lors que dans le contentieux de l'opposition la cour d'appel ne dispose pas des pouvoirs pour prononcer la nullité de la marque antérieure pour absence de distinctivité ; qu'en tout état de cause, alors que la marque antérieure ne s'applique pas au jeu de loto traditionnel, et que son usage par la société FRANCAISE DES JEUX depuis plus de 40 ans comme 'jeu favori des français' n'est pas contesté, la cour estime que la société requérante échoue à démontrer que ce signe aurait un caractère faiblement distinctif ;

Considérant qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré de similitude élevé entre les produits ou les services désignés (et inversement) ;

Considérant dès lors qu'en l'état des importantes similitudes visuelles, phonétiques et surtout conceptuelles entre les signes en cause pris dans leur ensemble, de la quasi identité des services proposés, de la notoriété de la marque appartenant à la société FRANCAISE DES JEUX, le consommateur moyennement attentif sera amené à croire que le signe contesté serait la déclinaison ou l'adaptation de la marque antérieure et qu'il existe donc un risque de confusion ou à tout le moins d'association entre les signes en cause ;

Considérant que le recours sera, par voie de conséquence, rejeté ;

Que la société MARKETLUCK qui succombe sera condamnée ainsi qu'il est dit au dispositif en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par ces motifs, LA COUR, rejette le recours formé par la société MARKETLUCK à l'encontre de la décision rendue le 10 avril 2018 par le directeur général de l'INPI ; condamne la société MARKETLUCK à payer à la société FRANCAISE DES JEUX la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que la présente décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception et par les soins du greffe, à la société MARKETLUCK, à la société FRANÇAISE DES JEUX ainsi qu'au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.