Cass. com., 17 mars 2021, n° 18-19.774

 Faits et procédure  

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2018), la société, de droit néerlandais, Unilever NV et la société, de droit anglais, Unilever PLC (les sociétés Unilever) font partie du groupe Unilever, qui dispose de nombreuses marques et commercialise une crème dermatologique sous la dénomination « Fair & Lovely ».  

2. La société Unilever NV a déposé, le 24 septembre 2004, une demande de marque communautaire semi-figurative « Fair & Lovely » n° 004045092 en classe 3.  

3. La société Technopharma Limited (la société Technopharma) est une société britannique enregistrée en 1977, appartenant au groupe américain Mitchell, qui s'est spécialisée dans la fabrication de préparations dermatologiques pour les peaux afro-américaines.  

4. Elle est titulaire de la marque américaine « New York Fair & Lovely » n° 78188257 et de la marque française « New York Fair & Lovely » n° 11 3 846 047, respectivement déposées le 22 et le 28 novembre 2002, en classes 3 et 5.  

5. Le 6 septembre 2005, la société Technopharma a fait opposition devant l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur à l'enregistrement de la demande de marque communautaire « Fair & Lovely » déposée par la société Unilever NV.  

6. Le 30 juillet 2013, les sociétés Unilever ont assigné la société Technopharma en annulation, pour dépôt frauduleux, de la marque française « New York Fair & Lovely » n° 11 3 846 047 et de son renouvellement, et pour actes de concurrence déloyale et de parasitisme.  

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La société Technopharma fait grief à l'arrêt de déclarer nul l'enregistrement de la marque verbale française « New York Fair & Lovely » n° 11 3 846 047 déposée le 28 novembre 2002 pour les produits des classes 3 et 5, et son renouvellement pour désigner de tels produits, de lui faire interdiction, sous astreinte, de vendre ou d'offrir à la vente, sous le signe « New York Fair & Lovely », des produits relevant des classes 3 et 5, et d'ordonner la publication par extrait de l'arrêt dans divers organes de presse, alors « que les motifs de nullité des marques sont énumérés de façon exhaustive aux articles 3 et 4 de la directive 89/104/CEE du 22 décembre 1988 ; que l'article 4, paragraphe 4, sous g) de cette directive dispose qu'un Etat membre peut prévoir qu'une marque est susceptible d'être déclarée nulle lorsque et dans la mesure où la marque peut être confondue avec une marque utilisée à l'étranger au moment du dépôt de la demande et qui continue d'être utilisée, si la demande a été faite de mauvaise foi par le demandeur ; qu'en l'absence de toute transposition de cette disposition facultative par le législateur français, le juge ne peut faire application du principe fraus omnia corrumpit pour annuler une marque au motif qu'elle serait constituée d'un signe identique ou similaire à une marque déjà utilisée à l'étranger et qu'elle aurait été déposée de mauvaise foi ou de manière frauduleuse ; qu'en décidant néanmoins d'annuler la marque "New Fair & Lovely" pour un tel motif, la cour d'appel a violé les articles L. 711-1, L. 711-4 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 3 et 4 de la directive 89/104/CEE du 22 décembre 1988. »

Réponse de la Cour  

8. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, la transposition d'une directive n'exige pas nécessairement une reprise formelle et textuelle des dispositions de celle-ci dans une disposition légale ou réglementaire expresse et spécifique, et peut se satisfaire d'un contexte juridique général, dès lors que celui-ci en assure effectivement la pleine application d'une façon suffisamment claire et précise. En particulier, au cas où la disposition en cause vise à créer des droits pour les particuliers, la situation juridique doit être suffisamment précise et claire, et les bénéficiaires doivent être mis en mesure de connaître la plénitude de leurs droits et, le cas échéant, de s'en prévaloir devant les juridictions nationales. La Cour de justice a précisé qu'il ne saurait être considéré que toute pratique jurisprudentielle revêt un caractère incertain et est, par nature, insusceptible de répondre à ces exigences (arrêt du 13 février 2014, Commission/Royaume-Uni, C-530/11, points 33 à 36).

9. L'article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 89/104/CEE du Parlement européen et du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, prévoit qu'une marque peut être annulée dans le cas où la demande d'enregistrement a été faite de mauvaise foi, et l'article 4, paragraphe 4, sous g), vise, dans les motifs de nullité concernant les conflits avec des droits antérieurs, le cas où la marque peut être confondue avec une marque utilisée à l'étranger au moment du dépôt de la demande et qui continue d'y être utilisée, si la demande a été faite de mauvaise foi par le demandeur. Leurs dispositions ont ensuite figuré dans les mêmes articles de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.

10. Toute marque déposée en fraude des droits d'autrui étant nécessairement déposée de mauvaise foi, la jurisprudence des juridictions françaises, antérieure et postérieure aux directives précitées, selon laquelle l'annulation d'une marque déposée en fraude des droits d'autrui peut être demandée, sur le fondement du principe « fraus omnia corrumpit » combiné, depuis la loi de transposition du 4 janvier 1991, avec l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, s'inscrit dans le cadre des motifs d'annulation prévus auxdits articles 3, paragraphe 2, sous d), et 4, paragraphe 4, sous g), de la directive 89/104 et de la directive 2008/95. Cette jurisprudence, ancienne et constante, satisfait aux exigences qui découlent de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de transposition des directives.

11. En annulant la marque litigieuse au motif qu'elle avait été déposée de mauvaise foi et en fraude des droits des sociétés Unilever, la cour d'appel n'a donc pas encouru le grief du moyen.

En l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation du droit de l'Union européenne sur la question soulevée par le moyen, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice d'une question préjudicielle.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.  

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième Branches

Enoncé du moyen

13. La société Technopharma fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 2°) que la mauvaise foi du déposant doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; qu'en vertu du principe de territorialité du droit des marques, tout personne est, en principe, libre de déposer à titre de marque un signe, qui n'est ni identique ni similaire à un signe déjà exploité ou déjà réservé à titre de marque sur le territoire français, sans avoir à justifier qu'un tel dépôt répondrait à une nécessité ou à un "besoin" particulier ; qu'en l'espèce, la société Technopharma faisait valoir que le dépôt de sa marque française "New York Fair & Lovely" poursuivait un objectif légitime car il s'inscrivait dans le prolongement du dépôt de sa marque américaine, qui est exploitée aux Etats-Unis depuis 2003 pour des produits et services des classes 3 et 5, et a été renouvelée en 2015 ; qu'en relevant qu'étant déjà titulaire d'une marque américaine "Paris Fair & White", la société Technopharma ne justifierait "d'aucun besoin de recourir au dépôt de la marque Fair & Lovely déjà présente sur le marché dans un secteur que son dirigeant a lui-même qualifié devant les autorités anglaises de "secteur de niche", la cour d'appel, qui n'a, par ailleurs, pas constaté que la marque "Fair & Lovely" aurait été déjà présente sur les marchés américain et français, a statué par un motif impropre à justifier en quoi le dépôt de la marque contestée "New York Fair & Lovely" ne s'inscrirait pas légitimement dans la continuité du dépôt, par la société Technopharma, de la marque américaine "New York Fair & Lovely" et a ainsi privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit et de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ;

3°) que la circonstance qu'au jour du dépôt, le demandeur sait ou doit savoir qu'un tiers utilise un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire ne suffit pas, à elle seule, pour établir la mauvaise foi de ce demandeur ; qu'il convient, en outre, de prendre en considération l'intention dudit demandeur au moment du dépôt de la demande d'enregistrement d'une marque, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances de l'espèce ; qu'en retenant, après avoir relevé que la société Technopharma affirmait n'avoir jamais fait usage de la marque "New York Fair & Lovely", qu'il résulterait de cette affirmation qu'elle a procédé à ce dépôt sans avoir eu alors l'intention d'en faire usage pour ses propres produits, que dès lors, celui-ci n'a été fait que pour bloquer ou gêner l'entrée des produits Unilever sur le marché français et que la société Technopharma aurait eu "parfaitement conscience de reprendre la marque des sociétés Unilever en totalement méconnaissance des intérêts légitimes de ces dernières", et, par motifs adoptés, que la société Technopharma devait avoir "nécessairement" conscience de méconnaître les intérêts des sociétés Unilever, et qu'elle "ne pouvait ignorer que le dépôt et le renouvellement de sa marque constituaient un obstacle à l'utilisation ultérieure de ce signe en France par les sociétés Unilever pour commercialiser leurs produits", sans constater qu'au moment du dépôt de cette marque, les sociétés Unilever auraient eu le projet de commercialiser leurs produits "Fair & Lovely" sur le marché français et que la société Technopharma aurait eu connaissance d'un tel projet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit et de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ;

4°) que la circonstance qu'au jour du dépôt, le demandeur sait ou doit savoir qu'un tiers utilise un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire ne suffit pas, à elle seule, pour établir la mauvaise foi de ce demandeur ; qu'en retenant, par motifs adoptés, après avoir relevé que la société Technopharma avait connaissance de l'usage par les sociétés Unilever du signe "Fair & Lovely" pour des produits de même nature, qu'elle devait avoir "nécessairement conscience de méconnaître leurs intérêts" et qu'elle "ne pouvait ignorer que ces dépôts et renouvellement de sa marque constituaient un obstacle à l'exploitation ultérieure de ce signe en France par les sociétés Unilever pour commercialiser leurs produits" et qu'"au de ce qui précède, de la réputation du signe "fair & lovely" au moment de l'enregistrement de la marque "New-York fair & lovely" que ne pouvait ignorer la société Technopharma spécialisée dans des produits dermatologiques pour les peaux afro-américaines, cette société avait la connaissance des intérêts des sociétés Unilever sur le signe "fair & lovely", et de l'entrave qu'elle constituait", la cour d'appel, qui a ainsi déduit l'intention frauduleuse de la société Technopharma de la circonstance que cette société aurait eu connaissance de l'usage de la marque « Fair & Lovely », a violé le principe fraus omnia corrumpit et l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle. »

Réponse de la Cour  

14. En premier lieu, après avoir énoncé qu'un dépôt de marque est frauduleux lorsque le déposant l'effectue dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que les sociétés Unilever justifient de la commercialisation, en 1978 en Inde, puis en 2001 au Royaume-Uni, d'une crème blanchissante dénommée « Fair & Lovely » et de l'immense succès rencontré par ce produit, notamment au Maroc et en Turquie, et « observé sur le marché indien et dans les pays du Golfe, où le groupe a écoulé des millions de tubes », ainsi que le relatait un article de presse du magazine marocain « L'économiste » du 15 novembre 2000, et en déduit que ces éléments démontrent une distribution de la crème « Fair & Lovely » en Inde, qui constitue à elle seule un marché important, puis sur de nouveaux secteurs géographiques, dont celui du Royaume-Uni, avant 2002, et qu'en raison de l'étendue de son secteur de distribution, cette dénomination était nécessairement connue des professionnels proposant un produit similaire destiné à une clientèle très ciblée. Il ajoute que si la société Technopharma prétend avoir ignoré l'extension par les sociétés Unilever de leur secteur de distribution, en raison de la commercialisation de leurs produits respectifs sur des marchés géographiques distincts, les Etats-Unis pour celle-ci et l'lnde pour celles-là, cette affirmation ne peut être retenue dans la mesure où, professionnelle spécialisée dans ce type de produit, elle est nécessairement à l'affût de l'existence de tout produit concurrent et que, société de droit anglais, elle est naturellement sensibilisée au marché anglais sur lequel le produit « Fair & Lovely » des sociétés Unilever était présent avant qu'elle eût effectué son dépôt de marque. Par ces seuls motifs, la cour d'appel a caractérisé, à la date du dépôt de la marque le 28 novembre 2002, à la fois, la politique de développement des sociétés Unilever pour la commercialisation de leur produit dans de nouveaux pays, y compris en Europe, dont fait partie le marché français, et la connaissance par la société Technopharma de cette volonté d'extension.

15. En deuxième lieu, ayant retenu que, dans les déclarations qu'il avait faites à l'occasion d'un litige ayant opposé les parties devant l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni, le dirigeant de la société Technopharma n'avait pas contesté qu'il avait connaissance du produit des sociétés Unilever et du signe sous lequel il était commercialisé, quand bien même il n'avait ni donné de date précise ni fourni aucune explication plausible sur les circonstances du dépôt de la marque litigieuse, la cour d'appel a pu en déduire, peu important que le signe « Fair & Lovely » ne fût pas encore présent aux Etats-Unis et en France, que la société Technopharma, qui détenait la marque américaine « Paris Fair & White » enregistrée le 13 avril 2000, ne justifiait, pour assurer la protection de ses propres produits, d'aucun besoin de recourir au dépôt, les 22 et 28 novembre 2002 dans ces pays, à titre de marque, de ce signe, déjà utilisé dans le même domaine des crèmes dermatologiques éclaircissantes, et qu'ainsi, elle ne démontrait pas avoir inscrit ces dépôts de la marque « New York Fair & Lovely » dans le prolongement de la marque américaine « Paris Fair & White » et poursuivi un but légitime, exclusif de mauvaise foi.  

16. Enfin, ayant retenu que si la société Technopharma prétend être fondée à assurer la protection de ses droits en France, où elle fait fabriquer ses produits, elle a toutefois reconnu n'avoir jamais fait usage de cette marque pour commercialiser des produits en France, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en procédant au dépôt de la marque « New York Fair & Lovely », sans avoir eu l'intention d'en faire usage pour ses propres produits, tandis qu'elle avait connaissance de celui, par les sociétés Unilever, du signe « Fair & Lovely » pour des produits de même nature, la société Technopharma avait cherché à bloquer ou gêner l'entrée des produits des sociétés Unilever sur le marché français et, ainsi, sciemment méconnu les intérêts de ces sociétés.  

17. Le moyen n'est donc pas fondé.  

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

18. La société Technopharma fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a commis des actes de parasitisme, de lui faire interdiction, sous astreinte, de vendre ou d'offrir à la vente, sous le signe « New York Fair & Lovely », les produits précités désignés par un tel signe, dans ses conditionnements tels que ceux incriminés dans le présent acte ou présentant des caractéristiques semblables à de tels conditionnements et d'ordonner la publication par extrait de l'arrêt dans divers organes de presse, alors  

« 1°) que pour dire que la société Technopharma a commis des actes de parasitisme, la cour d'appel a retenu que "comme il a été vu, la société Technopharma a eu un comportement fautif en déposant puis en renouvelant une marque sur laquelle les sociétés Unilever étaient titulaires de droits et qu'elles exploitaient sur un marché qui s'était progressivement élargi pour atteindre une part importante dans le monde" ; qu'ainsi, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure des chefs de l'arrêt visés par le présent moyen et ce, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) qu'en retenant, en outre, qu'en poursuivant l'exploitation du signe "New York Fair & Lovely" par des actes de promotion à travers un site internet accessible au consommateur français et en présentant les produits en cause sous un conditionnement reprenant les codes couleur du produit des sociétés Unilever, la société Technopharma aurait "cré[é] ainsi un risque de confusion avec les produits des sociétés Unilever dans l'esprit du public concerné", et qu'elle se serait "ainsi immiscée dans le sillage des sociétés Unilever, tirant profit de la valeur économique créée par celles-ci au fil d'une exploitation qui s'est poursuivie depuis au moins 2001 et faisant obstacle à sa progression commerciale en s'assurant une mainmise sur le territoire français, ce qui constitue du parasitisme", tout en constatant que les produits "Fair & Lovely" des sociétés Unilever n'étaient pas commercialisés sur le marché français, ce dont il résultait que, sauf à ce que ces derniers produits aient été connus du public français, ce que la cour d'appel n'a pas constaté, aucune faute de concurrence déloyale ou de parasitisme ne pouvait être reprochée à la société Technopharma, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »  

Réponse de la Cour  

19. D'une part, le rejet du premier moyen rend le grief de la première branche sans portée.  

20. D'autre part, l'arrêt retient que la société Technopharma a poursuivi l'exploitation du signe incriminé par des actes de promotion à travers un site internet accessible au consommateur français et présenté les produits en cause sous un conditionnement reprenant les codes couleur du produit des sociétés Unilever, et en déduit qu'elle a ainsi tiré profit de la valeur économique créée par celles-ci au fil d'une exploitation qui s'était poursuivie depuis au moins 2001 et fait obstacle à sa progression en s'assurant une mainmise sur le marché français. En cet état, et peu important que les sociétés Unilever n'eussent pas commercialisé les produits sur le marché français, la cour d'appel a exactement retenu que la société Technopharma s'était immiscée dans le sillage de ces sociétés, caractérisant son comportement parasitaire.

21. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.