CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 28 juin 2016, n° 14/17051

La société de droit anglais China Industries Limited, exerçant sous le nom 'WOW ! STUFF' a une activité de développement et de commercialisation de jouets, notamment de ballons gonflés à l'hélium et télécommandés ;

Ces ballons sont commercialisés sous la marque communautaire verbale 'AirSwimmers' déposée à l'OHMI (EUIPO) le 10 novembre 2010 et enregistrée le 23 mars 2011 sous le numéro 00 9 510 868 pour désigner en classe 28 les 'jeux et jouets ; jouets télécommandés ; véhicules (jouets) commandés à distance, frisbees commandés à distance ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités' et dont la société China Industries Limited est titulaire ;

La société de droit de l'État de Californie (États-Unis) William Mark Corporation a créé deux modèles de ballons gonflés à l'hélium et télécommandés : l'un représentant un requin et l'autre représentant un poisson-clown ;

Ces deux modèles ont été diffusés et présentés dans différents salons professionnels, notamment au salon 'London Toy Fair' (Olympia) qui s'est tenu du 25 au 27 janvier 2011 à Londres (Royaume-Uni) avant de faire l'objet de deux dépôts à l'OHMI (EUIPO) par la société William Mark Corporation à titre de dessins et modèles communautaires :

•         un requin, objet des dessins et modèles communautaires enregistrés sous les numéros 00 1 940 784 - 0001 et 00 1 940 784 - 0002 le 31 octobre 2011,

•         un poisson-clown, objet des dessins et modèles communautaires enregistrés sous les numéros 00 1 940 784 - 0003 et 00 1 940 784 - 0004 le 31 octobre 2011 ;

Par contrat du 03 novembre 2011, la société William Mark Corporation a concédé à la société China Industries Limited une licence exclusive d'exploitation des droits relatifs à ces modèles ;

Avertie au mois de novembre 2011 par son distributeur français, la société Modeco, de ce que l'EURL Barou'h Hachem, immatriculée au RCS de Créteil depuis le 20 janvier 2011 et exerçant sous le nom commercial Chefa Toys, fournissait au magasin Joué Club de Nantes des produits qu'elle estimait contrefaisant des modèles enregistrés, la société China Industries Limited a adressé le 28 novembre 2011 à cette société une mise en demeure de cesser immédiatement toute action de marketing, vente ou fourniture de produits contrefaisant les modèles enregistrés et exploités ,

Par courriel du même jour l'EURL Barou'h Hachem précisait qu'elle n'avait jamais livré ces jouets auprès de magasins et qu'elle n'envisageait pas de les fabriquer ou commercialiser ;

Le 28 mars 2012 la société China Industries Limited faisait constater par huissier de justice que ces produits étaient néanmoins commercialisés par le magasin Leclerc de Conflans-en-Jarnisy et que les coordonnées de l'EURL Barou'h Hachem figuraient sur ces jouets ;

Autorisée par deux  ordonnances du président du tribunal de grande instance de Paris en date des 05 et 06 avril 2012, la société China Industries Limited a fait procéder le 06 avril 2012 à une saisie-contrefaçon au sein des locaux du magasin Leclerc de Conflans-en-Jarnisy au cours de laquelle il est apparu que ce magasin avait passé commande auprès de l'EURL Barou'h Hachem de deux sortes de produits désignés sur les factures sous les termes 'Flying fish / poisson' et 'Flying fish / requin' ;

Des opérations de saisie-contrefaçon ont également été diligentées le 16 avril 2012 au siège de l'EURL Barou'h Hachem dont il est apparu que cette société aurait commercialisé les produits argués de contrefaçon dans divers magasins exploités par les sociétés suivantes :

•         la SAS Saint-Herblain Distribution (exerçant sous l'enseigne 'E. Leclerc'), immatriculée au RCS de Nantes le 29 avril 2005,

•         la SAS Chemillé Distribution (exerçant sous l'enseigne 'E. Leclerc'), immatriculée au RCS d'Angers le 01 décembre 2004,

•         la SAS Pierrydis (exerçant sous le nom commercial 'Centre Distributeur E. Leclerc'), immatriculée au RCS de Reims le 21 février 2006,

•         la SAS Conflans-Distribution (exerçant sous le nom commercial 'Centre Distributeur E. Leclerc'), immatriculée au RCS de Briey le 18 novembre 1980,

•         la SAS Inam Distribution (exerçant sous l'enseigne 'Centre Leclerc'), immatriculée au RCS de Lorient le 30 janvier 1998,

•         la SAS Seclindis, immatriculée au RCS de Lille le 06 avril 2004,

•         la SAS Selcodis (exerçant sous le nom commercial 'Centre Distributeur Leclerc), immatriculée au RCS de Colmar le 11 septembre 2009,

•         la SAS Saint Rambert Dis, immatriculée au RCS de Romans le 03 novembre 2008,

•         la SAS Direct Distribution (exerçant sous le nom commercial 'Leclerc'), immatriculée au RCS du Mans le 19 juin 1970,

•         la SARL Loisirs Land (exerçant sous le nom commercial 'Joué Club'), immatriculée au RCS de Thonon le 09 novembre 1987,

•         la SAS Parthenay Distribution, immatriculée au RCS de Niort le 27 mars 1980,

•         la SARL Un Max de Jouets (exerçant sous le nom commercial 'King Jouet'), immatriculée au RCS de La Roche sur Yon le 01 septembre 2008,

•         la SAS Socapdis, immatriculée au RCS de Béziers le 15 février 1993,

•         la SAS Olibé (exerçant sous le nom commercial 'E. Leclerc'), immatriculée au RCS de Lille le 09 mai 1984 ;

La société China Industries Limited a d'abord fait assigner les 03 et 04 mai 2012 les sociétés Conflans-Distribution et Barou'h Hachem devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d'auteur et de dessins et modèles et en concurrence déloyale ;

Elle a ensuite fait assigner les 09, 10 et 11 mai 2012, conjointement avec la société William Mark Corporation, les sociétés Inam Distribution, Socapdis, Loisirs Land, Seclindis, Saint-Herblain Distribution, Selcodis, Chemillé Distribution, Un Max de Jouets, Parthenay Distribution, Olibé, Direct Distribution, Pierrydis, Barou'h Hachem et Saint Rambert Dis devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d'auteur et de dessins et modèles et en concurrence déloyale ;

Ces deux instances ont été jointes par  ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 novembre 2012 ;

Reconventionnellement, les sociétés défenderesses ont soulevé la nullité des procès-verbaux d'huissier et des modèles communautaires invoqués ;

Par jugement contradictoire du 30 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :

•         déclaré la société China Industries Limited irrecevable à agir sur le fondement des la contrefaçon avant la publication du contrat de licence au Registre des marques communautaires le 05 juin 2013,

•         déclaré en conséquence nulles les opérations de saisie-contrefaçon des 06 et 16 avril 2012,

•         débouté les sociétés China Industries Limited et William Mark Corporation de leurs demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale à l'encontre des sociétés Inam Distribution, Socapdis, Loisirs Land, Seclindis, Saint-Herblain Distribution, Selcodis, Chemillé Distribution, Un Max de Jouets, Parthenay Distribution, Olibé, Direct Distribution, Pierrydis et Saint Rambert Dis, faute de preuve de la matérialité des actes de contrefaçon et des actes de concurrence déloyale,

•         rejeté la demande de nullité du procès-verbal de constat du 28 mars 2012,

•         prononcé la nullité des dessins et modèles communautaires n° 00 1 940 784 - 0001, n° 00 1 940 784 - 002, n° 00 1 940 784 - 0003 et n° 00 1 940 784 - 0004 dont la société William Mark Corporation est titulaire,

•         ordonné la transmission de sa décision une fois devenue définitive, à l'OHMI (EUIPO) à la requête de la partie la plus diligente aux fins de transcription sur le Registre des dessins et modèles communautaires,

•         déclaré la société William Mark Corporation irrecevable en ses demandes de contrefaçon sur le fondement du dessin et du modèle communautaire et du droit d'auteur formées à l'encontre de la SARL Barou'h Hachem et de la SAS Conflans-Distribution,

•         déclaré la société China Industries Limited mal fondée en ses demandes en concurrence déloyale formées à l'encontre de la SARL Barou'h Hachem et de la SAS Conflans-Distribution et l'en a débouté,

•         déclaré sans objet la demande de garantie formée par la SAS Conflans-Distribution à l'encontre de la SARL Barou'h Hachem,

•         condamné solidairement les sociétés China Industries Limited et William Mark Corporation à payer aux sociétés Conflans-Distribution, Inam Distribution, Direct Distribution, Saint-Herblain Distribution, Chemillé Distribution, Pierrydis et Un Max de Jouets la somme globale de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

•         dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de sa décision ;

Les sociétés China Industries Limited et William Mark Corporation ont interjeté appel de ce jugement le 06 août 2014 ;

La SARL Barou'h Hachem a été assignée à la requête des sociétés China Industries Limited et William Mark Corporation et leur déclaration d'appel lui a été notifiée les 23 et 24 septembre 2014 par acte converti en procès-verbal de recherches infructueuses ;

La SAS Parthenay Distribution a été assignée à la requête des sociétés China Industries Limited et William Mark Corporation et leur déclaration d'appel lui a été notifiée le 09 octobre 2014 par remise de l'acte à personne habilitée ;

Par leurs dernières conclusions d'appel n° 3, transmises par RPVA le 23 novembre 2015 et signifiées le 25 novembre 2015 à la SAS Parthenay Distribution par remise de l'acte à personne habilitée et le 26 novembre 2015 à la SARL Barou'h Hachem par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier, les sociétés China Industries Limited et William Mark Corporation demandent :

•         de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société William Mark Corporation recevable à agir en contrefaçon de droits d'auteur et de modèles communautaires enregistrés et la société China Industries Limited recevable à agir en concurrence déloyale et en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du procès-verbal de constat d'achat du 28 mars 2012,

•         de l'infirmer pour le surplus,

•         de déclarer la société China Industries Limited recevable à agir en contrefaçon de droits d'auteur et de modèles communautaires en sa qualité de licenciée exclusive du fait de l'inscription du contrat de licence exclusive au Registre des dessins et modèles communautaires le 14 novembre 2011 et de sa publication au Bulletin des dessins et modèles communautaires le 18 novembre 2011,

•         de valider les requêtes et ordonnances aux fins de saisie-contrefaçon des 05 et 06 avril 2012 ainsi que les opérations de saisie-contrefaçon en découlant des 06 et 16 avril 2012,

•         de juger que les modèles de ballons gonflables à l'hélium en forme de requin et de poisson-clown créés par la société William Mark Corporation sont originaux et protégeables sur le fondement du droit d'auteur,

•         de juger que les modèles communautaires n° 00 1 940 784 - 0001, n° 00 1 940 784 - 002, n° 00 1 940 784 - 0003 et n° 00 1 940 784 - 0004 dont est propriétaire la société William Mark Corporation sont valides comme étant nouveaux et présentant un caractère individuel,

•         de déclarer les sociétés China Industries Limited et William Mark Corporation recevables et bien fondées en leurs demandes,

•         de juger que les produits 'Extreme Range Flying Fish' requin et poisson reproduisent l'ensemble des caractéristiques des modèles de ballons créés par la société William Mark Corporation et ne produisent pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente de celle produite par les modèles communautaires susvisés dont est propriétaire la société William Mark Corporation,

•         de juger qu'en important, offrant en vente, commercialisant et stockant en vue de leur offre en vente et de leur mise sur le marché les produits 'Extreme Range Flying Fish' requin et poisson, les sociétés Barou'h Hachem, Conflans-Distribution, Inam Distribution, Direct Distribution, Saint-Herblain Distribution, Chemillé Distribution, Pierrydis, Un Max de Jouets, Saint Rambert Dis, Socapdis, Selcodis, Olibé, Seclindis, Parthenay Distribution et Loisirs Land ont commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur et de modèles communautaires enregistrés au préjudice de la société William Mark Corporation,

•         de juger que de même ces sociétés ont en outre commis à l'encontre de la société China Industries Limited des actes de concurrence déloyale distincts et des actes de contrefaçon,

•         d'interdire aux sociétés Barou'h Hachem, Conflans-Distribution, Inam Distribution, Direct Distribution, Saint-Herblain Distribution, Chemillé Distribution, Pierrydis, Un Max de Jouets, Saint Rambert Dis, Socapdis, Selcodis, Olibé, Seclindis, Parthenay Distribution et Loisirs Land d'importer, d'offrir et de commercialiser dans tout État membre de l'Union européenne les produits contrefaisants dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, ce sous astreinte définitive de 500 € par infraction constatée, la cour se réservant le droit de liquider directement cette astreinte,

•         de condamner 'conjointement et solidairement' (sic) les sociétés Barou'h Hachem, Conflans-Distribution, Inam Distribution, Direct Distribution, Saint-Herblain Distribution, Chemillé Distribution, Pierrydis, Un Max de Jouets, Saint Rambert Dis, Socapdis, Selcodis, Olibé, Seclindis, Parthenay Distribution et Loisirs Land à payer à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :

•         à la société China Industries Limited : 50.898 € en réparation du préjudice commercial subi du fait des actes de contrefaçon de droits d'auteur et de modèles communautaires enregistrés,

•         à la société William Mark Corporation : 30.000 € en réparation du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon de droits d'auteur et de modèles communautaires enregistrés,

•         à la société China Industries Limited : 309.587,17 € en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale,

•         de débouter les sociétés Barou'h Hachem, Conflans Distribution, Inam Distribution, Direct Distribution, Saint Herblain Distribution, Chemillé Distribution, Pierrydis, Un Max de Jouets, Saint Rambert Dis, Socapdis, Selcodis, Olibé, Seclindis, Parthenay Distribution et Loisirs Land de l'intégralité de leurs demandes,

•         de condamner chacune des sociétés Barou'h Hachem, Conflans-Distribution, Inam Distribution, Direct Distribution, Saint-Herblain Distribution, Chemillé Distribution, Pierrydis, Un Max de Jouets, Saint Rambert Dis, Socapdis, Selcodis, Olibé, Seclindis, Parthenay Distribution et Loisirs Land à leur payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de constat d'achat du 28 mars 2012 et de saisie-contrefaçon des 06 et 16 avril 2012,

•         de condamner 'conjointement et solidairement' (sic) les sociétés Barou'h Hachem, Conflans-Distribution, Inam Distribution, Direct Distribution, Saint-Herblain Distribution, Chemillé Distribution, Pierrydis, Un Max de Jouets, Saint Rambert Dis, Socapdis, Selcodis, Olibé, Seclindis, Parthenay Distribution et Loisirs Land aux entiers dépens ;

Par ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 05 mars 2015, la SAS Socapdis demande :

•         de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société China Industries Limited irrecevable à agir sur le fondement de la contrefaçon avant la publication du contrat de licence au Registre des marques communautaires le 05 juin 2013, annulé les opérations de saisie-contrefaçon des 06 et 16 avril 2012 et débouté les sociétés China Industries Limited et William Mark Corporation de leurs demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale à son encontre,

•         à titre principal, de débouter les sociétés China Industries Limited et William Mark Corporation de toutes leurs demandes, le contrat de licence ne lui étant pas opposable, la preuve de la contrefaçon et des actes de concurrence déloyale n'étant pas apportée et les préjudices invoqués n'étant pas justifiés,

•         à titre subsidiaire, de condamner la SARL Barou'h Hachem à la relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,

•         en tout état de cause, de condamner les sociétés China Industries Limited et William Mark Corporation à lui verser la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Par ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 22 novembre 2015, la SAS Selcodis demande :

•         de confirmer le jugement entrepris,

•         de débouter en conséquence les sociétés China Industries Limited et William Mark Corporation de toutes leurs demandes,

À titre subsidiaire :

•         de condamner la SARL Barou'h Hachem à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

•         de prononcer la résolution de la vente des 24 produits litigieux intervenue le 19 décembre 2011 avec la SARL Barou'h Hachem,

•         de condamner la SARL Barou'h Hachem à lui rembourser la somme de 1.145,29 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2011 avec capitalisation annuelle des intérêts,

•         de condamner la SARL Barou'h Hachem à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause :

•         de condamner les sociétés China Industries Limited et William Mark Corporation, subsidiairement la SARL Barou'h Hachem, à lui payer la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Par ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 15 janvier 2016, la SAS Saint Rambert Dis demande :

•         d'annuler les procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 06 et 16 avril 2012 au regard de l'absence de qualité à agir de la société China Industries Limited et du nom respect du délai prévu par l'article L 333-2 du code de la propriété intellectuelle,

•         de juger que le contrat de licence invoqué par la société China Industries Limited lui est inopposable,

•         de prononcer la nullité des modèles communautaires n° 00 1 940 784 - 0001, n° 00 1 940 784 - 002, n° 00 1 940 784 - 0003 et n° 00 1 940 784 - 0004,

•         d'ordonner l'inscription du 'jugement' (sic) à intervenir au Registre des modèles communautaires aux frais exclusifs des sociétés China Industries Limited et William Mark Corporation,

•         de juger que les sociétés China Industries Limited et William Mark Corporation ne rapportent pas la preuve d'actes de contrefaçon de droits d'auteur et de concurrence déloyale et ne justifient d'aucun préjudice,

•         de juger qu'en tout état de cause aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à son encontre,

•         de condamner solidairement les sociétés China Industries Limited et William Mark Corporation à lui payer la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Par leurs dernières conclusions, transmises par RPVA le 15 janvier 2016, les sociétés Conflans-Distribution, Inam Distribution, Direct Distribution, Saint-Herblain Distribution, Chemillé Distribution, Pierrydis, Olibé, Seclindis et Un Max de Jouets demandent :

•         de confirmer le jugement entrepris,

À titre principal :

•         de juger que le contrat de licence invoqué par la société China Industries Limited leur est inopposable,

•         de prononcer la nullité du procès-verbal de constat du 28 mars 2012, ainsi que des procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 06 et 16 avril 2012,

•         de déclarer irrecevables les sociétés China Industries Limited et William Mark Corporation en toutes leurs demandes pour défaut de qualité à agir faute de rapporter la preuve de la vente des produits litigieux aux intimées,

À titre subsidiaire :

•         de prononcer la nullité des modèles communautaires n° 00 1 940 784 - 0001, n° 00 1 940 784 - 002, n° 00 1 940 784 - 0003 et n° 00 1 940 784 - 0004,

•         de juger que ces modèles ne sont pas couverts par la protection du Livre Ier du code de la propriété intellectuelle,

•         de débouter en conséquence les sociétés China Industries Limited et William Mark Corporation de leur action en contrefaçon,

•         d'ordonner l'inscription du 'jugement' (sic) à intervenir au Registre des modèles communautaires,

•         de débouter les sociétés China Industries Limited et William Mark Corporation de l'intégralité de leurs demandes en concurrence déloyale,

À titre plus subsidiaire :

•         de débouter les sociétés China Industries Limited et William Mark Corporation de leurs demandes au titre de la contrefaçon de modèles et de droit d'auteur au motif que l'examen, par un observateur averti, des produits litigieux et des modèles déposés, aboutit à une impression visuelle d'ensemble différente,

•         de débouter les sociétés China Industries Limited et William Mark Corporation au motif qu'elle ne démontrent ni l'existence d'un risque de confusion, ni une modification du comportement des consommateur et qu'elle ne démontrent également l'existence d'aucun préjudice commercial,

À titre infiniment subsidiaire :

•         de juger que les sociétés China Industries Limited et William Mark Corporation ne justifient aucunement des préjudices qu'elles invoquent,

•         de juger qu'elles ne sauraient être condamnées solidairement, ni entre elles, ni avec les autres intimées, aucune des fautes qui leur sont reprochées n'ayant concouru à la réalisation des entiers préjudices allégués,

•         de condamner la SARL Barou'h Hachem à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,

•         de condamner la SARL Barou'h Hachem à les indemniser de l'intégralité des frais (notamment de conseils) qu'elles ont dû exposer dans le cadre du présent litige,

•         de condamner la SARL Barou'h Hachem à leur rembourser le prix d'achat des produits qui ne pourraient être commercialisés,

•         de condamner les sociétés China Industries Limited et William Mark Corporation ou la SARL Barou'h Hachem à leur verser individuellement la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Par  ordonnance en date du 12 avril 2016, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de la SARL Loisirs Land transmises le 25 février 2016 ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2016 ;

MOTIFS DE L' ARRÊT

Considérant que la SARL Barou'h Hachem n'a pas été citée à personne habilitée, de telle sorte que le présent arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 474, 2ème alinéa du code de procédure civile ;

Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;

Qu'il sera au préalable rappelé que dans la mesure où, par  ordonnance du 12 avril 2016, les conclusions de la SARL Loisirs Land ont été déclarées irrecevables, la cour ne se trouve saisie d'aucun moyen ni d'aucune demande de la part de cette société ;

I : SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SAS SAINT RAMBERT DIS :

Considérant que la SAS Saint Rambert Dis fait valoir qu'elle n'a été assignée qu'au seul motif elle exploiterait l'établissement à l'enseigne Leclerc à Grezieu-la-Varenne, ce qui est inexact dans la mesure où elle ne possède qu'un seul établissement situé à Saint-Rambert-d'Albon et n'a aucun établissement secondaire à Grezieu-la-Varenne ;

Qu'elle ajoute ne posséder aucun magasin au sein desquels les produits argués de contrefaçon auraient été vendus et qu'ainsi les demandes formées contre elles sont manifestement mal dirigées ;

Considérant que les sociétés China Industries Limited et William Mark Corporation répliquent qu'il résulte de l'extrait Kbis de la SAS Saint Rambert Dis que cette société exploitait bien, à la date de l'assignation, un établissement secondaire situé à Grezieu-la-Varenne, lequel n'a été radié que le 02 octobre 2012 ;

Considérant qu'à la lecture du jugement entrepris, il n'apparaît pas que la SAS Saint Rambert Dis ait soulevé ce moyen en première instance comme elle l'affirme dans ses conclusions, de telle sorte que le tribunal n'a pas statué infra petita sur ce point ;

Considérant qu'à l'examen de l'extrait Kbis de cette société au registre du commerce et des sociétés de Lyon il apparaît que la SAS Saint Rambert Dis a d'abord eu son établissement principal à [...], du 01 avril 2010 au 02 octobre 2012, date à laquelle elle a été radiée de ce registre en raison du transfert de son siège social à Saint-Rambert-d'Albon (Drôme) et de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Romans-sur-Isère ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que la SAS Saint Rambert Dis a été assignée pour la livraison le 01 mars 2012 par la SARL Barou'h Hachem de 24 exemplaires du modèle 'Flying Fish/Poisson' et de 24 exemplaires du modèle 'Flying Fish/Requin' au magasin à l'enseigne Centre E. Leclerc situé [...] ;

Considérant en conséquence qu'il n'y a pas lieu à mettre hors de cause la SAS Saint Rambert Dis ;

II : SUR L'ACTION EN CONTREFAÇON DE MODÈLES COMMUNAUTAIRES :

La recevabilité à agir de la société China Industries Limited :

Considérant que les sociétés Conflans-Distribution, Inam Distribution, Direct Distribution, Saint-Herblain Distribution, Chemillé Distribution, Pierrydis, Olibé, Seclindis et Un Max de Jouets invoquent in limine litis l'irrecevabilité de la société China Industries Limited (sous le nom commercial WOW ! STUFF) à agir en contrefaçon de modèles communautaires en raison de l'absence d'inscription du contrat de licence du 03 novembre 2011 avant le mois de juin 2013, de telle sorte que ce contrat leur est inopposable ;

Qu'elles font encore valoir que l'exemplaire du contrat versé aux débats ne permet pas de démontrer que celui-ci correspondrait à la version définitive du contrat de licence litigieux, deux documents différents ne pouvant pas constituer un seul instrumentum ; qu'elles demande en conséquence d'écarter des débats la pièce 9 des appelantes pour en déduire l'irrecevabilité de la société China Industries Limited, faute de preuve de son intérêt à agir ;

Considérant que la SAS Socapdis soulève également in limine litis l'absence de qualité à agir de la société China Industries Limited dont le contrat de licence n'est pas opposable aux tiers pour ne pas avoir été inscrit et pour n'avoir pas été signé par le titulaire des droits cédés :

Considérant que la SAS Saint Rambert Dis invoque également l'inopposabilité du contrat de licence qui, d'une part n'est pas versé aux débats traduit en français (et doit donc être écarté) et d'autre part n'a fait l'objet d'aucune publication à l'OHMI (EUIPO), de telle sorte que la société China Industries Limited doit être déclarée irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir ;

Considérant que la SAS Selcodis conclut à la confirmation du jugement entrepris sans toutefois articuler de moyens particuliers quant à la recevabilité de l'action de la société China Industries Limited, de telle sorte qu'elle est réputée s'approprier sur ce point les motifs du jugement entrepris conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile ;

Considérant que la société William Mark Corporation déclare être recevable à agir en contrefaçon des modèles communautaires dont elle est titulaire conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 ;

Que la société China Industries Limited expose produire aux débats une traduction française du contrat de licence exclusive du 03 novembre 2011 et affirme que ce contrat est régulier en vertu du droit anglais applicable selon lequel chaque partie peut signer son propre exemplaire du contrat si elles ne peuvent être physiquement présentes simultanément, les deux exemplaires produits étant en tous points identiques ;

Qu'elle soutient que l'opposabilité du contrat de licence portant sur un modèle communautaire a lieu dès l'inscription de ce contrat au Registre des dessins ou modèles communautaires, ce qui a été effectué dès le 14 novembre 2011 avec publication au Bulletin le 18 novembre 2011, les premières assignations ayant été délivrées le 03 et 04 mai 2012, soit postérieurement à la publication de l'inscription du contrat de licence ;

Qu'elle conclut donc à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée irrecevable à agir en contrefaçon de modèles communautaire avant le 05 juin 2013 ;

Considérant ceci exposé, qu'il sera en premier relevé que la qualité à agir de la société William Mark Corporation en contrefaçon des modèles communautaires n° 00 1 940 784 - 0001, n° 00 1 940 784 - 002, n° 00 1 940 784 - 0003 et n° 00 1 940 784 - 0004 dont elle est propriétaire n'est pas contestée ;

Considérant que cette société a concédé à la société China Industries Limited une licence exclusive d'exploitation de ces modèles par contrat du 03 novembre 2011 ; que ce contrat est versé aux débats avec sa traduction en langue française (pièce 9ter des appelantes) dont l'exactitude n'est pas sérieusement contestée ;

Que ce contrat, conclu entre une société de droit américain et une société de droit anglais est en son article 5.3 soumis au droit anglais et qu'il ressort d'un affidavit délivré par M. Richard B. M., avocat britannique, traduit en français (pièce 16bis), 'que des actes et autres accords sont souvent exécutés, au Royaume-Uni, en tant que 'counterparts' (ou originaux distincts mais équivalents)', les différentes parties signant des exemplaires séparés, mais identiques, du même document et qu''ensemble, les différents exemplaires signés constitueront un seul et unique accord contraignant, sans qu'il soit besoin que toutes les parties signent le même exemplaire de l'accord' ;

Que cet avocat britannique expose que 'les 'counterparts' sont couramment utilisés dans des transactions impliquant une multitude de parties, lorsque toutes les parties ne peuvent pas être présentes physiquement lors de la signature, et donc il n'y a pas d'exemplaire unique de l'accord que toutes les parties auront signé' et qu'un tel accord 'est valide et juridiquement contraignant' ;

Considérant que cet affidavit n'est pas sérieusement contesté, qu'en l'espèce le contrat de licence a été passé entre deux parties domiciliées respectivement aux États-Unis d'Amérique et au Royaume-Uni et a été signé par chacune de ces parties sur son propre exemplaire conformément à la pratique du 'counterpart' : le 01 novembre 2011 par la société William Mark Corporation et le 03 novembre 2011 par la société China Industries Limited ;

Qu'il est versé aux débats (pièce 9quater) une copie de chacun des deux exemplaires de ce contrat permettant à la cour de s'assurer que ces deux exemplaires sont bien identiques, que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont dit que ce contrat était régulier de telle sorte que la société China Industries Limited est bien, selon les termes de ce contrat, la licenciée exclusive pour l'ensemble des pays de l'Union européenne de la société William Mark Corporation pour les ballons gonflables radio commandés dénommés skyswimmers et airswimmers à compter du 01 janvier 2011 (articles 1.1, 1.3 et 1.5) et est autorisée à agir en contrefaçon sur le territoire de la licence (article 3.7) ;

Considérant toutefois que les premiers juges ont estimé que pour agir en contrefaçon à l'égard de tiers il faut également remplir les conditions de l'article 33 du règlement relatif à l'opposabilité du contrat de licence aux tiers selon lequel cet acte juridique n'est opposable aux tiers qu'après son inscription au Registre des dessins et modèles communautaires et qu'en l'espèce cette inscription n'a été prise en compte par l'OHMI (EUIPO) qu'au mois de juin 2013, de telle sorte que le jugement entrepris a déclaré la société China Industries Limited irrecevable à agir avant la date du 05 juin 2013 ;

Considérant que l'article 33, §2 du règlement 6/2002 dispose que 'Pour les dessins ou modèles communautaires, les actes juridiques visés aux articles 28, 29 et 32 ne sont opposables aux tiers, dans tous les États membres, qu'après leur inscription au registre. Toutefois, avant son inscription, un tel acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits sur le dessin ou modèle communautaire enregistré après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits' ;

Considérant qu'il convient de relever que cet article est repris au mot près par l'article 23, §1 du règlement (UE) n° 207/2009 du 26 février 2009 du Conseil  sur la marque communautaire et que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, dans son arrêt Youssef H. du 04 février 2016 que 'L'article 23, paragraphe 1, première phrase, du  règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, doit être interprété en ce sens que le licencié peut agir en contrefaçon de la marque communautaire faisant l'objet de la licence bien que cette dernière n'ait pas été inscrite au registre des marques communautaires' ;

Que cette jurisprudence est donc parfaitement transposable aux actions en contrefaçon d'un dessin ou modèle communautaire par un licencié exclusif, la Cour rappelant d'une façon générale au point 19 de son arrêt qu''il convient (...), pour interpréter une disposition du droit de l'Union, de tenir compte non seulement de ses termes, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie' ;

Considérant que comme pour les  articles 22 et 23 du règlement 207/2009 , les  articles 32 et 33 du règlement 6/2002 figurent dans une section intitulée 'Des dessins et modèles communautaires comme objets de propriété' (au titre III), de telle sorte, ainsi que le relève l'arrêt à son point 21 pour les marques communautaires mais de façon parfaitement transposable aux dessins et modèles communautaires, l'ensemble de ces articles contiennent des règles ayant trait aux dessins et modèles communautaires en tant qu'objets de propriété, l'article 32 ayant de ce fait pour objet ou pour effet de créer ou de transférer un droit sur le dessin ou modèle ;

Que selon le point 22 de l'arrêt (également transposable aux dessins et modèles communautaires), le droit pour le licencié d'engager une procédure relative à la contrefaçon d'un dessin ou modèle communautaire en application des dispositions de l'article 32, §3 du règlement 6/2002 (identique à l'article 22, §3 du règlement 207/2009), n'est subordonné, sans préjudice des stipulations du contrat de licence, qu'au consentement du titulaire de celui-ci ;

Que selon les points 23 et 24 de l'arrêt (également transposables aux dessins et modèles communautaires), si l'inscription de la licence au Registre des dessins et modèles communautaires est effectuée selon l'article 32, §5 du règlement 6/2002 (identique à l'article 22, §5 du règlement 207/2009) à la requête de l'une des parties, cet article ne contient pas de disposition analogue à celle de l'article 28, sous b) aux termes duquel 'tant que le transfert n'a pas été inscrit au registre, l'ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l'enregistrement du dessin ou modèle communautaire' (identique à l'article 17, §6 du règlement 207/2009) ;

Que selon le point 24 de l'arrêt (également transposable aux dessins et modèles communautaires), l'article 28, sous b) du règlement 6/2002 serait dépourvu d'intérêt si l'article 33, §2 devait être interprété comme empêchant de se prévaloir à l'égard de tous les tiers de l'ensemble des actes juridiques visés aux articles 28, 29, 30 et 32 du règlement tant qu'ils n'ont pas été inscrits au registre ;

Qu'en conclusion selon le point 25 de l'arrêt (également transposable aux dessins et modèles communautaires), il convient de considérer que la non-opposabilité aux tiers des actes juridiques visés aux  articles 28, 29, 30 et 32 du règlement 6/2002  qui n'ont pas été inscrits au registre vise à protéger celui qui a ou est susceptible d'avoir des droits sur un dessin ou modèle communautaire en tant qu'objet de propriété et qu'il en découle que l'article 33, §2, première phrase du  règlement 6/2002 ne s'applique pas à une situation telle que celle dans laquelle un tiers, en contrefaisant le dessin ou modèle, viole les droits conférés par le dessin ou modèle communautaire ;

Considérant en conséquence que l'article 33, §2, première phrase du  règlement 6/2002 n'interdit pas au licencié d'agir en contrefaçon des dessins et modèles faisant l'objet de la licence bien que cette dernière n'ait pas été inscrite au Registre des dessins et modèles communautaires ;

Considérant qu'en l'espèce le contrat de licence du 03 novembre 2011 a fait l'objet d'une demande d'inscription à l'OHMI (EUIPO) le 10 novembre 2011, l'inscription ayant été effective le 14 novembre 2011 et qu'il importe donc peu, pour la recevabilité de l'action en contrefaçon engagée par la société China Industries Limited, que, suite à un dysfonctionnement interne, l'OHMI (EUIPO) n'a notifié la prise en compte de cette inscription que le 05 juin 2013 ;

Considérant que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré la société China Industries Limited irrecevable à agir sur le fondement des la contrefaçon avant la publication du contrat de licence au Registre des marques communautaires le 05 juin 2013 et que, statuant à nouveau de ce chef, cette société est bien recevable à agir en contrefaçon de modèle communautaire en vertu des dispositions de l'article 32 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 ;

Les demandes en nullité des dessins et modèles communautaires n° 00 1 940 784 - 0001, n° 00 1 940 784 - 002, n° 00 1 940 784 - 0003 et n° 00 1 940 784 - 0004 :

Considérant que les sociétés Conflans-Distribution, Inam Distribution, Direct Distribution, Saint-Herblain Distribution, Chemillé Distribution, Pierrydis, Olibé, Seclindis et Un Max de Jouets soulèvent la nullité des modèles communautaires qui sont invoqués au soutien de l'action en contrefaçon de modèle en faisant valoir que ces modèles ne sont qu'une simple reproduction de la nature, représentant de façon parfaitement fidèle un requin et un poisson-clown sous différents angles ;

Qu'elles ajoutent que ce qui différencie les modèles déposés des véritables poissons relevant du domaine public, sont uniquement des éléments purement fonctionnels, ces modèles étant des ballons destinés à se déplacer dans les airs à la manière d'un poisson dans l'eau, de telle sorte qu'ils présentent une articulation au niveau de la queue pour orienter le mouvement de ces jouets et qu'un boîtier de télécommande est présent afin d'en assurer le fonctionnement technique ;

Qu'elles concluent à la confirmation du jugement entrepris qui a prononcé la nullité de ces modèles ;

Considérant que la SAS Socapdis soulève également la nullité de ces modèles au motif que le 'poisson gonflable' est un genre non protégeable et que ces modèles ne présentent aucune nouveauté puisqu'il existe de nombreux modèles de ballons gonflables et dirigeables commercialisés par d'autres sociétés depuis au moins début octobre 2011, soit antérieurement aux dépôts de ces modèles ;

Qu'elle ajoute que ces modèles ne font apparaître aucune caractéristique particulière, se voulant au contraire être une reproduction fidèle de la nature ;

Considérant que la SAS Selcodis soulève également la nullité de ces modèles au motif qu'ils ne présentent aucune nouveauté, ni aucun caractère propre, étant la reproduction d'un requin et d'un poisson-clown tels qu'ils se présentent dans la nature ;

Considérant que la SAS Saint Rambert Dis soulève également la nullité de ces modèles en rappelant que ni les idées, ni le genre ne peuvent être protégés et que les modèles ne sont qu'une reproduction la plus fidèle qu'il soit de ce qui existe dans la nature ;

Considérant que les sociétés China Industries Limited et William Mark Corporation répliquent que les quatre modèles bénéficient de la protection au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés pour la période allant du 25 janvier au 31 octobre 2011 puis de la protection au titre des dessins et modèles communautaires enregistrés à compter du 31 octobre 2011 ;

Qu'elles rappellent que la nouveauté et le caractère individuel d'un modèle communautaire doivent s'apprécier in concreto en comparaison avec des dessins ou modèles divulgués antérieurement, la nouveauté ne pouvant être détruite que par la production d'une antériorité de toutes pièces et qu'en l'espèce il n'est versé aux débats aucune antériorité ;

Qu'elles concluent à l'infirmation du jugement entrepris qui a annulé ces modèles et demandent de les considérer comme valides, ces modèles produisant sur l'utilisateur averti une impression globale totalement différente de celle que produisent les photographies de véritables poissons-clowns ou requins ;

Considérant ceci exposé, que les dessins et modèles communautaires n° 00 1 940 784 - 0001 et 00 1 940 784 - 0003 sont les croquis d'un requin et d'un poisson-lune (dit également poisson-clown) et que les dessins et modèles n° 00 1 940 784 - 002 et 00 1 940 784 - 0004, représentations coloriées des deux premiers dépôts, sont la reproduction réaliste d'un véritable requin et d'un véritable poisson-clown ;

Considérant que selon l'article 4, premier alinéa du règlement n° 6/2002, 'la protection d'un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel' ;

Qu'en ce qui concerne l'obligation de nouveauté, l'article 5, §1 sous b) du règlement dispose :

'1. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public :

b) dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité.'

Considérant que la divulgation destructrice de nouveauté peut être celle du dessin ou modèle pour lequel précisément une protection est par la suite réclamée, cette règle s'appliquant quel que soit l'auteur de la divulgation ;

Considérant qu'il ressort des propres conclusions des sociétés China Industries Limited et William Corporation que les modèles communautaires revendiqués ont été commercialisés par elles antérieurement à leur dépôt puisqu'elles rappellent en pages 27 et 28 que ces quatre modèles 'ont été diffusés et présentés, préalablement à leur dépôt, dans différents salons professionnels, et notamment au Salon 'LONDON TOY FAIR' (Olympia) qui s'est déroulé du 25 au 27 janvier 2011" et qu'elles en justifient par la production de leur pièce n° 15 ;

Qu'ainsi, outre le fait, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges que ces dessins et modèles ne sont qu'une reproduction fidèle de la nature, s'agissant de la reproduction réaliste d'animaux existant de tout temps et en tout lieu, leur divulgation antérieurement à leur dépôt constitue une antériorité destructrice de leur nouveauté ;

Considérant que par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, que la cour adopte, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité prononcé la nullité des dessins et modèles communautaires n° 00 1 940 784 - 0001, n° 00 1 940 784 - 002, n° 00 1 940 784 - 0003 et n° 00 1 940 784 - 0004 dont la société William Mark Corporation est titulaire et ordonné la transmission de sa décision à l'OHMI (EUIPO) aux fins de transcription sur le Registre des dessins et marques communautaires ;

Considérant toutefois que les sociétés China Industries Limited et William Mark Corporation affirment également bénéficier pour la période allant du 25 janvier 2011 (date de leur première divulgation au public des dessins et modèles en cause ainsi que rappelé précédemment) au 31 octobre 2011, de la protection au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés, au sens de l'article 11 du règlement 6/2002 ;

Considérant en effet que la divulgation par le créateur lui-même d'un dessin ou modèle, qui en détruit la nouveauté et fait en conséquence obstacle à la validité d'un dessin ou modèle communautaire enregistré, peut constituer en revanche le fait générateur d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré ;

Considérant que l'article 24, §3 du règlement 6/2002 dispose qu'un dessin ou modèle communautaire non enregistré peut être déclaré nul par un tribunal des dessins ou modèles communautaires à la suite d'une demande reconventionnelle dans le cadre d'une action en contrefaçon ;

Que les motifs d'annulation d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré sont prévus par l'article 25 du règlement 6/2002 et sont identiques à ceux prévus pour les dessins ou modèles communautaires enregistrés ;

Considérant cependant qu'à la différence du dessin ou modèle communautaire enregistré qui, en vertu des dispositions de l'article 85, §1 du règlement 6/2002, bénéficie d'une présomption de validité attachée au titre, le deuxième paragraphe de cet article indique que, dans les procédures en contrefaçon d'un dessin ou modèle non enregistré, c'est à son titulaire, demandeur à l'action, d'établir que les conditions de protection sont réunies et en particulier d'indiquer 'en quoi son dessin ou modèle communautaire présente un caractère individuel' ;

Que l'article 6, §1 sous a) du règlement 6/2002 dispose :

'1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public :

a) dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois ; '

Que le paragraphe 2 de cet article précise que 'Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle.' ;

Considérant que les sociétés China Industries Limited et William Mark Corporation font valoir sur ce point que leurs modèles ne représenteraient pas un requin et un poisson-clown tels qu'ils se retrouvent dans la nature et produiraient sur l'utilisateur averti une impression globale totalement différente de celle que produisent les photographies de véritables requins et poissons-clowns ;

Mais considérant que la comparaison, à laquelle s'est livrée la cour, entre les photographies de véritables requins et poissons-clowns dans la nature versées aux débats par les intimées, dont la date de prise de ces clichés importe peu s'agissant d'animaux existant de tout temps et en tout lieu, démontre que les modèles invoqués ne sont que la représentation parfaitement réaliste de ces animaux alors que leur créateur disposait d'un grand degré de liberté dans leur élaboration, les seules différences ayant trait à des éléments purement fonctionnels permettant d'assurer le fonctionnement technique de ces modèles, s'agissant de ballons gonflés à l'hélium et pouvant être télécommandés ;

Considérant qu'il s'ensuit que les sociétés China Industries Limited et William Mark Corporation n'établissent pas en quoi leurs modèles, reproduisant fidèlement un requin et un poisson-clown, présenteraient un caractère individuel produisant sur l'utilisateur averti (en l'espèce le public amateur de jouets et plus particulièrement de ballons gonflables) une impression globale différente de celle produite par les véritables animaux appartenant au fonds commun de la nature ;

Considérant en conséquence qu'ajoutant au jugement entrepris, il sera jugé qu'eu égard aux conditions prévues par les dispositions susvisées du  règlement 6/2002 les sociétés China Industries Limited et William Mark Corporation ne peuvent se prévaloir des droits attachés aux dessins et modèles communautaires non enregistrés ;

L'action en contrefaçon de dessins et modèles communautaires :

Considérant que l'annulation de l'enregistrement des modèles communautaires invoqués au soutien de l'action en contrefaçon ne peut qu'entraîner l'irrecevabilité de l'action en contrefaçon fondée sur ces modèles faute de titre ;

Que de même la nullité des modèles communautaires non enregistrés ne peut également qu'entraîner l'irrecevabilité de l'action en contrefaçon fondée sur ces modèles faute de droits ;

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera partiellement infirmé en ce qu'il a débouté (et non pas déclaré irrecevables) les sociétés China Industries Limited et William Mark Corporation de leurs demandes en contrefaçon de modèles communautaires à l'encontre des sociétés intimées faute de preuve de la matérialité des actes de contrefaçon et que, statuant à nouveau, ces sociétés seront déclarées irrecevables en leurs demandes en contrefaçon de dessins ou modèles communautaires ;

III : SUR LA VALIDITÉ DES PROCÈS-VERBAUX DE CONSTAT ET DE SAISIE-CONTREFAÇON :

Considérant que les sociétés Conflans-Distribution, Inam Distribution, Direct Distribution, Saint-Herblain Distribution, Chemillé Distribution, Pierrydis, Olibé, Seclindis et Un Max de Jouets demandent de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon des 06 et 16 avril 2012 faute d'assignation au fond avant le 07 mai 2012, la SAS Inam Distribution n'ayant été assignée que le 09 mai 2012 et les sociétés Un Max de Jouets, Chemillé Distribution, Saint-Herblain Distribution, Pierrydis et Direct Distribution n'ayant été assignées que le 10 mai 2012 ;

Qu'elles demandent en outre de prononcer la nullité de ce procès-verbal de saisie-contrefaçon ainsi que du procès-verbal de constat du 28 mars 2012 au motif qu'ils ont été réalisés à la requête de la seule société China Industries Limited à une période où son contrat de licence était inopposable aux tiers faute d'avoir été inscrit ;

Considérant que la SAS Socapdis soulève également la nullité des opérations de saisie-contrefaçon en raison de l'absence de qualité à agir de la société China Industries Limited, ainsi que pour absence d'assignation au fond dans les délais prévus aux  articles L. 521-4 et R. 521-4 du code de la propriété intellectuelle car elle n'a été assignée que le 09 mai 2012 ;

Considérant que la SAS Saint Rambert Dis invoque l'inopposabilité des saisies-contrefaçon, n'ayant été assignée que le 11 mai 2012 alors que le délai expirait le 09 mai 2012, et leur nullité dans la mesure où la société China Industries Limited n'avait aucun droit pour solliciter par voie de requête l'autorisation de faire pratiquer des saisies-contrefaçon ;

Considérant que la SAS Selcodis conclut à la confirmation du jugement entrepris sans toutefois articuler de moyens particuliers quant à la validité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon et de constat, de telle sorte qu'elle est réputée s'approprier sur ce point les motifs du jugement entrepris conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile ;

Considérant que les sociétés China Industries Limited et William Mark Corporation répliquent que la première avait bien qualité à agir pour faire effectuer un procès-verbal de constat le 28 mars 2012 et solliciter une mesure de saisie-contrefaçon les 05 et 06 avril 2012 ;

Qu'elles précisent que les opérations de saisie-contrefaçon ont débuté le 06 avril 2012 et que les deux sociétés au sein desquelles ces opérations ont eu lieu (les sociétés Conflans-Distribution et Barou'h Hachem) ont été assignées les 03 et 04 mai 2012, soit dans les délais légaux ;

Qu'elles ajoutent que les treize autres sociétés ont été assignées les 09, 10 et 11 mai 2012, dans les délais des secondes opérations de saisie-contrefaçon du 16 avril 2012 révélant que ces sociétés avaient distribué les produits argués de contrefaçon ;

Considérant ceci exposé, que le procès-verbal de constat du 28 mars 2012 est un constat d'achat effectué à la requête de la société China Industries Limited qui est en tout état de cause valable, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de ce procès-verbal de constat ;

Considérant que cette société était également recevable à solliciter par requête à faire procéder à des opérations de saisie-contrefaçon et qu'il n'est allégué aucune cause de nullité dans le cadre des opérations de saisie-contrefaçon elles-mêmes ;

Considérant que l'article L. 521-4 dernier alinéa, du code de la propriété intellectuelle (applicable aux actions en contrefaçon de dessins ou modèles communautaires en vertu des dispositions de l'article L. 522-1) dispose dans sa rédaction en vigueur à l'époque des opérations de saisie-contrefaçon qu' 'à défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés' ;

Que l'article R. 521-4 fixe ce délai à vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description ;

Considérant qu'en l'espèce deux opérations de saisie-contrefaçon ont été pratiquées les 06 et 16 avril 2012 en vertu de l'ordonnance du 05 avril 2012, plusieurs saisies pouvant être pratiquées en vertu d'une même ordonnance ;

Que bien que toutes issues d'une même ordonnance, chaque saisie-contrefaçon constitue une saisie distincte faisant courir le délai imposé au requérant pour se pourvoir au fond ;

Considérant que la saisie-contrefaçon du 06 avril 2012 a été effectuée au siège social de la SAS Conflans-Distribution, à la suite de quoi cette société et son fournisseur, la SARL Barou'h Hachem ont été assignés au fond les 03 et 04 mai 2012, soit dans les délais de l'article R. 521-4 ;

Considérant que la saisie-contrefaçon du 16 avril 2012 a été effectuée dans les locaux de la SARL Barou'h Hachem et a permis d'identifier les diverses sociétés auprès desquelles les produits argués de contrefaçon ont été commercialisés par ce fournisseur, à savoir les sociétés Inam Distribution, Socapdis, Loisirs Land, Seclindis, Saint-Herblain Distribution, Selcodis, Chemillé Distribution, Un Max de Jouets, Parthenay Distribution, Olibé, Direct Distribution, Pierrydis et Saint Rambert Dis qui ont toutes été assignées, ainsi que la SARL Barou'h Hachem, les 09, 10 et 11 mai 2012, soit dans les délais de l'article R. 521-4 ;

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a annulé les opérations de saisie-contrefaçon des 06 et 16 avril 2012 et que, statuant à nouveau, les sociétés intimées seront déboutées de leurs demandes respectives en annulation de ces procès-verbaux de saisie-contrefaçon ;

IV : SUR L'ACTION EN CONTREFAÇON DE DROITS D'AUTEUR :

Considérant que les sociétés China Industries Limited et William Mark Corporation soutiennent que leurs modèles invoqués sont également protégeables au titre du droit d'auteur en faisant valoir que leur auteur a donné aux ballons une forme bien spécifique, ne reproduisant pas un requin et un poisson-clown tels qu'ils se trouvent dans la nature, mais des animaux aux traits particulièrement esthétiques et stylisés ;

Qu'en ce qui concerne le ballon reproduisant un requin elles exposent que l'apport créatif réside dans le choix d'une couleur bleue plus clair pour la partie avant et plus foncée pour la partie arrière, donnant une impression de dégradé, combinée au blanc de la partie ventrale ;

Qu'elles indiquent que l'auteur a choisi de faire des quatre nageoires, qui ont en commun d'être de couleur bleue avec une extrémité noire, des parties amovibles et de représenter le requin avec la mâchoire légèrement entrouverte, laissant apparaître des dents de forme triangulaire et de couleur blanche ;

Qu'elles en concluent que ce modèle de ballon gonflé à l'hélium porte incontestablement l'empreinte de la personnalité de son auteur, cette originalité lui conférant le statut d'oeuvre de l'esprit protégeable par le droit d'auteur ;

Qu'en ce qui concerne le ballon reproduisant un poisson-clown, elles exposent que l'apport créatif réside dans le choix d'une couleur orange qui est plus claire pour la partie avant et plus foncée pour la partie arrière, donnant une impression de dégradé ;

Qu'elles indiquent que l'auteur a également choisi de faire des cinq nageoires des parties amovibles et leur a conféré un aspect particulièrement vaporeux ;

Qu'elles ajoutent que l'auteur a fait apparaître trois épaisses bandes de couleur blanche ceintes de traits épais noirs de part et d'autre : l'une derrière la tête du poisson, la deuxième entre les deux nageoires dorsales et la troisième juste avant la queue et qu'il a choisi de représenter ce poisson-clown avec un sourire, lui conférant ainsi un caractère anthropomorphique ;

Qu'elles en concluent que ce modèle de ballon gonflé l'hélium porte incontestablement l'empreinte de la personnalité de son auteur, cette originalité lui conférant le statut d'oeuvre de l'esprit protégeable par le droit d'auteur ;

Considérant que les sociétés Conflans-Distribution, Inam Distribution, Direct Distribution, Saint-Herblain Distribution, Chemillé Distribution, Pierrydis, Olibé, Seclindis et Un Max de Jouets répliquent que les modèles ne sont qu'une simple reproduction de la nature, représentant de façon parfaitement fidèle un requin et un poisson-clown, leurs créateurs recherchant une impression de réalisme ;

Qu'elles font valoir qu'il n'est pas inhabituel de trouver dans la nature un requin de couleur bleue dégradée, dont la partie ventrale est blanche, dont les nageoires bleues ont des extrémités noires et dont la mâchoire est entrouverte, laissant apparaître des dents triangulaires blanches ;

Qu'elles ajoutent que de même, il n'est pas inhabituel de trouver dans la nature un poisson-clown de couleur orange dégradée, avec des nageoires 'vaporeuses' et la présence de trois épaisses bandes de couleur blanche ceintes de traits épais noirs de part et d'autre ;

Qu'elles précisent que le caractère 'amovible des nageoires' des modèles litigieux n'est qu'une fonction purement technique ne pouvant être protégée par le droit d'auteur et que ces modèles ne révèlent donc pas l'empreinte personnelle de leur auteur ;

Considérant que la SAS Socapdis rappelle que le 'poisson gonflable' est un genre non protégeable et que les appelantes ne font aucunement la démonstration de l'originalité de leurs modèles, la représentation donnée des requins et des poissons-clowns étant la plus proche possible de la nature sans aucune interprétation de la part de l'auteur, aucune empreinte de sa personnalité ne pouvant donc être revendiquée ;

Considérant que la SAS Selcodis fait également valoir que les modèles ne sont que des reproductions d'un requin et d'un poisson-clown tels qu'ils se présentent dans la nature, aucune caractéristique propre ou originale ne les distinguant des véritables animaux dont ils ne constituent qu'une copie servile non protégeable, le fait qu'il s'agisse de ballons gonflés à l'hélium nageant dans les airs n'étant qu'une caractéristique imposée par leur fonction, de même que l'articulation des queues et des nageoires pour permettre de les diriger, non protégeables au titre du droit d'auteur ;

Considérant que la SAS Saint Rambert Dis fait également valoir que la représentation des requins et des poissons-clowns étant la plus proche possible de la nature, sans aucune interprétation de la part de leur auteur, aucune empreinte de leur personnalité ne peut être revendiquée ;

Considérant ceci exposé, qu'il sera en premier lieu relevé que la présomption de titularité des sociétés China Industries Limited et William Mark Corporation sur les droits patrimoniaux d'auteur pour les deux modèles de ballons gonflables à l'hélium n'est pas contestée, de telle sorte que leur action est recevable ;

Considérant qu'en ce qui concerne le modèle de ballon gonflable à l'hélium représentant de façon réaliste un requin, il ressort des photographies de véritables requin dans la nature produites aux débats par les intimées, que ceux-ci présentent une partie ventrale de couleur blanche tandis que le reste du corps est de couleur bleue, plus claire à l'avant et plus foncée à l'arrière ; que les requins possèdent quatre nageoires de couleur bleue avec leur extrémité de couleur noire ; qu'enfin les requins peuvent être observés, la mâchoire légèrement entrouverte, laissant apparaître leurs dents qui sont de forme triangulaire et de couleur blanche ;

Considérant que ces caractéristiques de couleurs et de forme, expressément revendiquées au titre de l'originalité, apparaissent ainsi tout à fait banales, leur simple combinaison ne révélant par ailleurs aucune originalité particulière ;

Considérant enfin que le choix de rendre les nageoire amovibles n'a qu'un caractère purement fonctionnel afin de permettre d'assurer le fonctionnement technique de ces modèles qui peuvent être dirigés dans les airs par télécommande ;

Considérant qu'en ce qui concerne le modèle de ballon gonflable à l'hélium représentant de façon réaliste un poisson-clown, il ressort des photographies de véritables poissons-clowns dans la nature produites aux débats par les intimées, que ceux-ci présentent une couleur orangée plus claire à l'avant et plus foncée à l'arrière ; que ce type de poisson présente en outre trois épaisses bandes ce couleur blanche respectivement derrière la tête, entre les deux nageoires dorsales et juste avant la queue, ceintes de part et d'autres d'un épais trait noir ; que ce type de poisson possède cinq nageoires dont l'aspect apparaît 'vaporeux' ; qu'en outre le poisson n'est pas représenté de façon anthropomorphique ;

Considérant que ces caractéristiques de couleurs et de forme, expressément revendiquées au titre de l'originalité, apparaissent ainsi tout à fait banales, leur simple combinaison ne révélant par ailleurs aucune originalité particulière ;

Considérant enfin que le choix de rendre les nageoires amovibles n'a qu'un caractère purement fonctionnel afin de permettre d'assurer le fonctionnement technique de ces modèles qui peuvent être dirigés dans les airs par télécommande ;

Considérant en conséquence que les deux modèles invoqués ne présentent aucune originalité révélatrice de l'aspect créatif et de la personnalité de leur auteur et ne sont donc pas protégeables au titre du droit d'auteur ;

Considérant dès lors que par ces motifs le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés appelantes de leurs demandes en contrefaçon de droit d'auteur à l'encontre des sociétés Inam Distribution, Socapdis, Loisirs Land, Seclindis, Saint-Herblain Distribution, Selcodis, Chemillé Distribution, Un Max de Jouets, Parthenay Distribution, Olibé, Direct Distribution, Pierrydis et Saint Rambert Dis ;

Qu'il sera partiellement infirmé en ce qu'il a déclaré la société William Mark Corporation irrecevable en ses demandes de contrefaçon de droit d'auteur formées à l'encontre des sociétés Barou'h Hachem et Conflans-Distribution et que, statuant à nouveau, cette société sera également déboutée de ses demandes à ce titre à l'encontre de ces deux sociétés ;

V : SUR L'ACTION EN CONCURRENCE DÉLOYALE :

Considérant que la société China Industries Limited rappelle qu'en l'absence de droits de propriété intellectuelle privatifs sur un produit, le demandeur peut se prévaloir, au titre de la concurrence déloyale, des mêmes faits que ceux invoqués au titre de la contrefaçon ;

Qu'elle expose qu'elle invoque également des faits distincts résultant de ce que les intimées offrent à la vente des copies serviles de ses modèles protégés sans y apporter quelque modification que ce soit, économisant ainsi les frais de recherche et de mise au point nécessaires à la création de ces articles ; qu'elles se sont également approprié gratuitement et indûment les efforts investissements déployés par la société China Industries Limited, notamment en termes de marketing et de publicité ;

Qu'elle affirme également que les intimées ont volontairement créé un risque de confusion dans l'esprit du public en utilisant les mêmes gammes de couleurs, tant pour les produits eux-mêmes que pour leur emballage, lequel apparaît similaire à celui des produits authentiques, les boîtes reproduisant le slogan 'swims through the air !' ; que ce risque de confusion est d'autant plus grand que les produits litigieux sont commercialisés dans les mêmes réseaux de distribution ;

Considérant que les sociétés Conflans-Distribution, Inam Distribution, Direct Distribution, Saint-Herblain Distribution, Chemillé Distribution, Pierrydis, Olibé, Seclindis et Un Max de Jouets répliquent qu'elles n'ont pas créé les produits litigieux et n'ont donc économisé aucun frais de recherche ou de mise au point ; que les emballages des produits en cause sont très différents, la phrase 'swims through the air !' n'étant qu'une simple description du produit ;

Considérant que la SAS Socapdis affirme que les appelantes ne font aucunement la démonstration de l'existence d'une faute dommageable et d'un quelconque préjudice ;

Considérant que la SAS Selcodis expose qu'elle n'a jamais mis en vente les produits litigieux en sa possession et qu'il ne saurait lui être reproché le moindre acte de concurrence déloyale d'autant plus qu'aucune faute dommageable distincte de la contrefaçon n'est démontrée ;

Considérant que la SAS Saint Rambert Dis affirme que la société China Industries Limited ne justifie pas des efforts de publicité et de marketing qu'elle invoque et fait valoir que la comparaison des boîtes en cause montre que les clichés ne sont pas les mêmes et qu'il n'y a aucune confusion possible, le slogan 'swims through the air' ne faisant que décrire en langue anglaise une réalité sans pouvoir distinguer un produit d'un autre ;

Considérant ceci exposé, qu'il sera relevé que les demandes de la société China Industries Limited ne sont présentées qu'au titre de la concurrence déloyale et non pas du parasitisme ;

Considérant que l'action en concurrence déloyale, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d'aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu'il est justifié d'un comportement fautif ;

Que le simple fait de copier la prestation d'autrui ne constitue pas, en soi, un acte de concurrence fautif, le principe étant qu'une prestation qui ne fait pas ou ne fait plus l'objet de droits de propriété intellectuelle peut, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce, être librement reproduite ; qu'une telle reprise procure nécessairement à celui qui la pratique des économies qui ne sauraient, à elles seules, être tenues pour fautives sauf à vider de sa substance le principe qui vient d'être rappelé, lui-même lié à la règle fondamentale de la liberté de la concurrence ;

Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts, tant en droit qu'en fait, que la cour adopte, que les premiers juges ont relevé l'absence de démonstration d'aucun acte de concurrence déloyale et d'aucun préjudice, la comparaison entre les deux boîtes litigieuses montrant que les clichés utilisés ne sont pas identiques et qu'il n'existe aucune confusion possible d'autant plus que le code couleur bleue s'impose pour vendre un ballon gonflé à l'hélium représentant un poisson téléguidé dans les airs et que le slogan 'swims through the air' ne fait que décrire en langue anglaise le résultat obtenu par le jouet et ne peut donc servir à distinguer un produit d'un autre ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les appelantes de l'ensemble de leurs demandes en concurrence déloyale à l'encontre des intimées ;

VI : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Considérant que dans la mesure où les sociétés appelantes sont soit déclarées irrecevables, soit déboutées de leurs demandes, la demande de garantie formée par la SAS Conflans-Distribution à l'encontre de la SARL Barou'h Hachem devient sans objet, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il a statué en ce sens ;

Que pour les mêmes motifs, les demandes de garantie formées par les sociétés Socapdis, Selcodis, Conflans-Distribution, Inam Distribution, Direct Distribution, Saint-Herblain Distribution, Chemillé Distribution, Pierrydis, Olibé, Seclindis et Un Max de Jouets à l'encontre de la SARL Barou'h Hachem seront également déclarées sans objet ;

Considérant qu'il est équitable d'allouer à chacune des sociétés Socapdis, Selcodis, Saint Rambert Dis, Conflans-Distribution, Inam Distribution, Direct Distribution, Saint-Herblain Distribution, Chemillé Distribution, Pierrydis, Olibé, Seclindis et Un Max de Jouets la somme complémentaire de 3.000 € au titre des frais par elles exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;

Considérant que les sociétés China Industries Limited et William Mark Corporation seront pour leur part, déboutées de leur demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que les sociétés China Industries Limited et William Mark Corporation, parties perdantes en leur appel, seront condamnées in solidum au paiement des dépens d'appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut ;

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la SAS Saint Rambert Dis ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

•         déclaré la société China Industries Limited irrecevable à agir sur le fondement des la contrefaçon avant la publication du contrat de licence au Registre des marques communautaires le 05 juin 2013,

•         déclaré en conséquence nulles les opérations de saisie-contrefaçon des 06 et 16 avril 2012,

•         débouté les sociétés China Industries Limited et William Mark Corporation de leurs demandes en contrefaçon de modèles communautaires à l'encontre des sociétés intimées faute de preuve de la matérialité des actes de contrefaçon,

•         déclaré la société William Mark Corporation irrecevable en ses demandes de contrefaçon de droit d'auteur formées à l'encontre des sociétés Barou'h Hachem et Conflans-Distribution,

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

Déclare la société China Industries Limited, en sa qualité de licenciée exclusive, recevable à agir en contrefaçon des modèles communautaires n° 00 1 940 784 - 0001, n° 00 1 940 784 - 002, n° 00 1 940 784 - 0003 et n° 00 1 940 784 - 0004 en vertu des dispositions de l'article 32 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 ;

Déboute les sociétés intimées de leurs demandes respectives en annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 06 et 16 avril 2012 ;

Déclare irrecevables les sociétés China Industries Limited et William Mark Corporation en leurs demandes en contrefaçon des modèles communautaires n° 00 1 940 784 - 0001, n° 00 1 940 784 - 002, n° 00 1 940 784 - 0003 et n° 00 1 940 784 - 0004 du fait de l'annulation de ces modèles ;

Déboute la société William Mark Corporation de ses demandes en contrefaçon de droits d'auteur formées à l'encontre des sociétés Barou'h Hachem et Conflans-Distribution ;

Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

Y ajoutant :

Dit qu'eu égard aux conditions prévues par les articles 6, paragraphes 1 sous a) et 2, 24, paragraphe 3 et 85, paragraphe 2 du  règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001, les sociétés China Industries Limited et William Mark Corporation ne peuvent se prévaloir des droits attachés aux dessins et modèles communautaires non enregistrés ;

Déclare sans objet les demandes de garantie formées par les sociétés Socapdis, Selcodis, Conflans-Distribution, Inam Distribution, Direct Distribution, Saint-Herblain Distribution, Chemillé Distribution, Pierrydis, Olibé, Seclindis et Un Max de Jouets à l'encontre de la SARL Barou'h Hachem ;

Condamne in solidum les sociétés China Industries Limited et William Mark Corporation à payer à chacune des sociétés Socapdis, Selcodis, Saint Rambert Dis, Conflans-Distribution, Inam Distribution, Direct Distribution, Saint-Herblain Distribution, Chemillé Distribution, Pierrydis, Olibé, Seclindis et Un Max de Jouets la somme complémentaire de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ;

Déboute les sociétés China Industries Limited et William Mark Corporation de leur demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum les sociétés China Industries Limited et William Mark Corporation aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.