CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 6 janvier 2022, n° 18/00576

FAITS ET PROCÉDURE

Le 12 octobre 2009, la société MAD SCIENCE GROUP, société canadienne spécialisée dans les activités divertissantes et éducatives destinées aux enfants, a conclu avec la société DPG gérée par Monsieur X un contrat de franchise par lequel elle concédait à son cocontractant le droit d'exploiter le concept MAD SCIENCE dans la région PACA pour une durée de dix ans renouvelables. Une annexe jointe à ce contrat de franchise autorisait le franchisé à créer une association dénommée LES SCIENCES EN FOLIE afin d'adapter les services fournis aux activités périscolaires proposées aux établissements scolaires.

En novembre 2009, Monsieur X a créé l'association à but non lucratif LES SCIENCES EN FOLIE. Celle-ci a conclu avec la société MAD SCIENCE GROUP le 25 novembre 2010 un contrat d'exclusivité pour l'exploitation du concept MAD SCIENCE.

Le 30 novembre 2009, Monsieur X a déposé auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle la marque verbale LES SCIENCES EN FOLIE pour désigner les produits et services en classes 9, 28 et 41.

Le 29 février 2014, la société MAD SCIENCE a résilié le contrat de franchise.

Monsieur X a créé le 23 juillet 2014 une société dénommée SCIENCE TRAIL ayant pour activité la conception et la réalisation de méthodes récréatives.

Suivant ordonnance en date du 4 mars 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de GRASSE, saisi par la société MAD SCIENCE GROUP, a interdit à Monsieur X au visa de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de franchise, d'exploiter toute activité de spectacles et d'animations scientifiques ou ludo éducatives, cette interdiction étant assortie d'une mesure d'astreinte.

Par acte en date du 25 juillet 2014, la société MAD SCIENCE GROUP a fait assigner Monsieur X devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE en revendication de la marque LES SCIENCES EN FOLIE et en paiement de dommages intérêts. La société MAD SCIENCE LICENSING est intervenue volontairement à la cause.

Suivant jugement en date du 2 novembre 2017, le tribunal a ordonné le transfert de la propriété de la marque LES SCIENCES EN FOLIE à la société MAD SCIENCE GROUP puis à compter du 1er avril 2014 à la société MAD SCIENCE LICENSING et a condamné Monsieur X à verser aux demanderesses la somme de 5 000 € de dommages intérêts, outre 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, la décision devant être publiée dans trois périodiques.

Monsieur X a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 10 janvier 2018.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance en date du 2 novembre 2021 et a fixé l'audience de plaidoirie au 18 novembre 2021.

A l'appui de son appel, par conclusions déposées par voie électronique le 11 octobre 2021, Monsieur X après avoir rappelé l'historique des relations contractuelles entre les parties et préciser ne plus exploiter la marque litigieuse depuis 2014, conteste l'existence d'une intention délictueuse lors du dépôt de cette marque. Il soutient que ce dépôt était motivé par la nécessité de protéger l'activité de franchisé, et ce alors qu'aucune marque n'avait été déposée en FRANCE par le franchiseur. Il soutient que sa connaissance des droits de la société MAD SCIENCE GROUPE sur la marque au moment du dépôt n'est pas établie et nie toute intention de nuire, faisant observer notamment que le dépôt d'une marque offrait pour son activité une protection plus étendue que le seul usage d'une dénomination sociale et fait observer que la marque n'est pas exploitée depuis 2014.

Monsieur X conteste en outre la nécessité pour la société MAD SCIENCE GROUPE de disposer du signe et fait observer en particulier que celui-ci n'a été déposé que sous sa forme anglaise de MAD SCIENCE et que le signe n'a pas été déposé alors qu'il est désormais libre depuis plus de deux ans.

Il fait observer que le dépôt de la marque ne contrevenait à aucune stipulation contractuelle et il conteste sur ce point tant l'analyse du tribunal que les citations effectuées par la partie adverse.

Il indique enfin avoir proposé officiellement de régulariser à titre gracieux le transfert de la marque, sans obtenir d'accord de la société MAD SCIENCE GROUPE sur cette proposition.

Monsieur X demande la confirmation de la décision ayant rejeté les demandes indemnitaires formées par les sociétés intimées mais l'information concernant sa condamnation à réparer un préjudice moral, préjudice selon lui non démontré.

Il estime avoir subi un abus de droit de la part de sociétés demanderesses et sollicite la réparation du préjudice en résultant à hauteur de la somme de 100 000 €. Au terme de ses conclusions, Monsieur X demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a :

- Condamné Monsieur X à payer aux sociétés MAD SCIENCE GROUP et MAD SCIENCE LICENSING Inc ensemble la somme de 5.000 € au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral.

- Ordonné le transfert de la propriété de la marque verbale LES SCIENCES EN FOLIE enregistrée à l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE sous le n° 3691162 en classes 9, 28 et 41, à la société MAD SCIENCE GROUP pour la période du 30 novembre 2009 au 1er avril 2014 et à la société MAD SCIENCE LICENSING Inc. à compter du 1er avril 2014, ordonné la transcription de la décision à la requête de la partie la plus diligente sur le registre national des marques tenu à l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.

- Ordonné la publication du dispositif du jugement dans trois journaux périodiques ou revues de choix de la société MAD SCIENCE GROUP ou MAD SCIENCE LICENSING Inc., dans la limite de 1.500 € HT par insertion.

- Déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur X aux fins de dommages et intérêts pour le préjudice moral.

- Débouté Monsieur X de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.

- Confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a :

- Débouté les sociétés MAD SCIENCE GROUP et MAD SCIENCE LICENSING Inc. De leurs demandes pécuniaires au titre du préjudice économique.

- Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'interdiction d'exploitation de la marque LES SCIENCES EN FOLIE,

- Dit n'y avoir lieu à astreinte pour l'exécution de la mesure de publication.

Statuant à nouveau,

- Débouter les sociétés MAD SCIENCE GROUP et MAD SCIENCE LICENSING de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; à titre subsidiaire, réduire la condamnation de Monsieur X à 1 (un) euro symbolique.

- Condamner solidairement les sociétés MAD SCIENCE GROUP et MAD SCIENCE LICENSING Inc. à payer à Monsieur X la somme de 100.000 € au titre de dommages et intérêts pour une procédure abusive et à la somme de 3.000 € au titre de l'amende civile prévue à l'article 32-1 du code de procédure civile.

En tout état de cause :

- Condamner solidairement les sociétés MAD SCIENCE GROUP et MAD SCIENCE LICENSING Inc. à payer à Monsieur X la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner les sociétés MAD SCIENCE GROUP et MAD SCIENCE LICENSING Inc. aux entiers dépens dont les distractions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE Y.

Les sociétés MAD SCIENCE GROUP et MAD SCIENCE LICENSING, par conclusions déposées par voie électronique le 2 novembre 2021, rappellent disposer d'un important réseau de franchises et avoir notamment déposé les marques SCIENCES EN FOLIE auprès de l'office canadien de la propriété intellectuelle et la marque MAD SCIENCE auprès de L'OHMI. Elles rappellent de même l'historique des relations contractuelles entre les parties, et notamment l'existence du litige relatif au respect de la clause de non concurrence par Monsieur X.

Elles affirment que la marque LES SCIENCE EN FOLIE a été déposée en fraude des droits du franchiseur et en violation d'une obligation contractuelle. Elles excipent notamment sur le premier point du dépôt de la marque LES SCIENCES EN FOLIE au CANADA, de l'exploitation de ce signe et de la connaissance qu'en avait Monsieur X en particulier à la lecture du contrat de franchise. Elles font observer en outre que la marque était suffisamment protégée par un dépôt communautaire et rappellent avoir permis à l'association d'utiliser la dénomination sociale éponyme. Sur le second point, elles soutiennent que le contrat de franchise prévoyait expressément l'interdiction de déposer et d'exploiter toute marque en relation avec l'activité et invoquent un aveu judiciaire de Monsieur X concernant sa mauvaise foi.

Les deux sociétés invoquent différents préjudices résultant selon elle du dépôt frauduleux, préjudice moral mais aussi préjudice commercial engendré par l'impossibilité de développer de nouvelles franchises sur le territoire français. Elles s'estiment enfin fondées à réclamer les fruits perçus selon elles indûment par Monsieur X du fait de l'exploitation indu de la marque.

Au terme de leurs écritures, les sociétés MAD SCIENCE GROUP et MAD SCIENCE LICENSING demandent à la cour de :

- DEBOUTER Monsieur X de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions développées en appel.

- CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 2 novembre 2017 en ce qu'il a :

Déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par X.

Reçu la société Mad Science Licensing en son intervention volontaire.

Ordonné le transfert de la propriété de la marque verbale « LES SCIENCES EN FOLIE » enregistrée à l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE sous le n° 3691162 pour désigner les produits et services des classes 9, 28 et 41 à la société MAD SCIENCE GROUP pour la période allant du 30 novembre 2009 au 1er avril 2014 et à la société MAD SCIENCE LICENSING à compter du 1er avril 2014, ce pour l'ensemble des produits et services visés à l'enregistrement.

Ordonné la transcription de la décision à la requête de la partie la plus diligente sur le registre national des marques tenu à l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.

Condamné X à payer aux sociétés MAD SCIENCE GROUP et MAD SCIENCE LICENSING, ensemble, une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Ordonné la publication du dispositif du jugement dans trois journaux périodiques ou revues au choix de la société MAD SCIENCE GROUP ou de la société MAD SCIENCE LICENSING, dans la limite de 1 500 euros HT par insertion ;

Déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de X aux fins de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Débouté X de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.

Condamné X aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamné X à payer aux sociétés MAD SCIENCEGROUP et MAD SCIENCE LICENSING, ensemble une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

- INFIRMER le jugement intervenu en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de prononcer une interdiction d'exploitation de la marque LES SCIENCES EN FOLIE, et statuant à nouveau.

Interdire à Monsieur X, directement ou indirectement et à quelque titre que ce soit, d'exploiter la marque LES SCIENCES EN FOLIE, et ce sous astreinte définitive de 5 000 euros par infraction constatée, à compter de la signification du jugement intervenir.

- INFIRMER le jugement intervenu en ce qu'il a débouté Les sociétés MAD SCIENCE GROUP et MAD SCIENCE LICENSING du surplus de leurs demandes indemnitaires ; et statuant à nouveau.

Condamner Monsieur X à payer à la société Mad Science les sommes de :

175 000 euros en réparation du manque à gagner de la société Mad Science au titre des droits d'entrée ;

541 620 euros au titre du manque à gagner relatif à la redevance annuelle,

366 660 euros au titre du manque à gagner relatif à la vente des produits,

Condamner Monsieur X à payer à la société Mad Science la somme de 1 354 106 euros au titre de la restitution des fruits indûment perçus.

- CONDAMNER Monsieur X à payer aux sociétés Mad Science et Mad Science Licensing la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- CONDAMNER Monsieur X aux dépens, qui seront recouvrés par Maître L., en application de l'article 669 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'action en revendication

L'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose que si l'enregistrement d'une marque a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.

En l'espèce, Monsieur X et la société THE MAD SCIENCE GROUP étant liés par un contrat au moment du dépôt de la marque, à savoir le contrat de franchise daté du 12 octobre 2009, l'action en revendication ne peut avoir pour base la fraude aux droits d'un tiers, mais celle de la violation d'une obligation contractuelle.

L'article 4-1 du contrat de franchise stipule que «  le franchisé doit présenter toutes les utilisations envisagées des marques (...) et doit obtenir l'accord écrit préalable du franchiseur pour une telle utilisation, que le franchiseur peut accorder ou refuser selon sa seule et entière discrétion » ; ce même contrat de franchise ne vise pas la marque LES SCIENCES EN FOLIE, mais uniquement la marque MAD SCIENCE ; cependant, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, le terme LES SCIENCES EN FOLIE est la traduction littérale de la marque MAD SCIENCE, ce que Monsieur X ne pouvait ignorer, et ce quand bien même il n'avait pas été porté à sa connaissance que la marque LES SCIENCES EN FOLIE avait été déposée au CANADA par son franchiseur ; Monsieur X, tenu d'exécuter de bonne foi la convention, ne peut contester que le dépôt du signe LES SIGNES EN FOLIE constituait une adaptation destinée à un public francophone, et donc une utilisation, de la marque MAD SCIENCE appartenant à son cocontractant ; il était en conséquence contractuellement tenu de demander l'autorisation écrite à la société MAD SCIENCE pour pouvoir déposer en son nom propre la marque litigieuse, traduction littérale de la marque du franchiseur ; il ne peut soutenir que le droit d'utiliser le signe LES SCIENCES EN FOLIE comme dénomination de son association concédée par son franchiseur valait autorisation de déposer cette dénomination comme marque, dénomination sociale et marque n'ayant pas la même nature ni le même degré de protection ; en s'abstenant de demander l'autorisation écrite de la société MAD SCIENCE, Monsieur X a violé au moment du dépôt de la marque à son profit de la marque LES SCIENCES EN FOLIE une obligation contractuelle.

Le fait que la société MAD SCIENCE n'ait pas déposé la marque LES SCIENCES EN FOLIE en FRANCE au moment de la conclusion du contrat de franchise, et qu'elle ne l'a pas fait lorsque cette marque est redevenue disponible est sans incidence sur le constat que Monsieur X n'a pas respecté son obligation contractuelle et a déposé à son nom le signe sans l'autorisation de son co-contractant ; il ne peut dès lors être invoqué pour écarter l'action en revendication ; il convient dès lors de confirmer la décision ayant fait droit à la demande principale formée par les deux sociétés aujourd'hui intimées.

Sur les dommages intérêts en raison du dépôt frauduleux de la marque.

Un préjudice moral ne peut se déduire de la seule mauvaise foi du cocontractant et il appartient à la partie qui l'invoque de démontrer en quoi elle a été affectée, dans sa réputation, son image, voire dans son fonctionnement par la faute retenue ; en l'espèce, il est acquis qu'au moment de la signature du contrat de franchise puis lorsqu'elle a autorisé l'association à utiliser la dénomination sociale LES SCIENCES EN FOLIE, la société MAD SCIENCE GROUP n'avait pas l'intention de déposer le signe en tant que marque ; il n'est pas contesté que Monsieur X n'a plus utilisé la marque par lui déposée à partir de 2014 et que le franchiseur n'a pas effectué de démarches amiables pour devenir propriétaire de celle-ci ; il apparaît dès lors que si cette société justifie d'un intérêt légitime à devenir propriétaire du signe, elle ne justifie pas avoir subi un préjudice moral du fait de son exploitation par Monsieur X ; il convient dès lors de réformer la décision lui ayant alloué une somme de 5 000 € en réparation d'un préjudice moral.

Ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, le préjudice patrimonial subi par le franchisé du fait du dépôt de la marque est constitué par les gains manqués et les fruits indûment perçus du fait de l'exploitation frauduleuse du signe ; force est de constater que pour les motifs de fait rappelés au paragraphe précédent, les sociétés MAD SCIENCE GROUP et MAD SCIENCE LICENSING n'apportent aucun élément, ceux par eux invoqués relevant non du dépôt de la marque, mais des conditions d'exploitation du contrat de franchise ; à bon droit, les premiers juges les ont déboutées de leur demande en réparation du préjudice patrimonial.

Sur les demandes accessoires.

Monsieur X n'exploitant plus la marque depuis 2014, et le droit de propriété et la protection qu'il confère ayant été transféré aux sociétés intimées, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la demande en interdiction d'exploiter le signe formé à l'encontre de Monsieur X était superfétatoire, cette interdiction étant de droit.

Au regard des circonstances de l'espèce, de la durée de l'exploitation effective de la marque litigieuse et de l'ancienneté des faits, la mesure de publication prononcée apparaîtrait vexatoire et disproportionnée ; la décision l'ayant ordonnée sera en conséquence infirmée.

Monsieur X succombant au principal, il devra verser une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 2 novembre 2017 dans l'intégralité de ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur X au paiement de dommages intérêts en réparation d'un préjudice moral et a ordonné la publication de la décision.

- Statuant sur les chefs infirmés.

- DÉBOUTE les sociétés MAD SCIENCE GROUPE et MAD SCIENCE LICENSING de leurs demandes en dommages intérêts pour préjudice moral et en leur demande en publication de la décision.

Ajoutant à la décision déférée,

- CONDAMNE Monsieur X à verser aux sociétés MAD SCIENCE GROUPE et MAD SCIENCE LICENSING prises ensemble la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- MET l'intégralité des dépens à la charge de Monsieur X, dont distraction au profit des avocats à la cause en ayant fait la demande.