CA Paris, Pôle 5, ch. 1, 3 avril 2013, n° 11/12198

SUR CE, LA COUR :

Considérant qu'il est expressément référé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures, précédemment visées, des parties ;

Qu'il suffit de rappeler que la société CERRUTI 1881, spécialisée dans la distribution en France et à l'étranger, au travers d'un réseau de revendeurs agréés, d'articles de prêt-à-porter de luxe, est titulaire de la marque internationale n° R 356 141 CERRUTI 1881 déposée à l'OMPI le 16 avril 1969 et renouvelée depuis pour désigner notamment en classe 24 les tissus et articles textiles et en classe 25 les vêtements y compris les bottes, les  souliers et les pantoufles ;

Qu'elle devait découvrir que le site Internet www.showroomprive.com, exploité par la société SHOWROOMPRIVE.COM, annonçait l'offre en vente de produits CERRUTI 1881 aux termes du message promotionnel suivant : CERRUTI, classicisme chic pour ces pulls indémodables à des prix élégants! Du lundi 27 octobre à 7 heures au dimanche 2 novembre à minuit et devait apprendre, à l'occasion des opérations de constat entreprises le 29 octobre 2008, sur autorisation du président du tribunal de commerce de Bobigny, par Me SUISSA huissier de justice associé à Rosny sous Bois (93), que la société SHOWROOMPRIVE.COM, approvisionnée par la société INTERNATIONAL TRADING COMPAGNIE, détenait un stock de 2700 pièces griffées CERRUTI 1881 provenant de la société ADA elle-même fournie par la société EUGENIO TOMBOLINI ;

Qu'elle a, dans ces circonstances, après les avoir mises en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception du 5 novembre 2008, de justifier d'une chaîne d' approvisionnement licite, assigné devant le tribunal de grande instance de Bobigny, suivant acte du 28 novembre 2008, les sociétés SHOWROOMPRIVE.COM et INTERNATIONAL TRADING COMPAGNIE, aux griefs de contrefaçon de marque et concurrence déloyale ;

Que les premiers juges ont, pour l'essentiel, retenu à la charge des sociétés SHOWROOMPRIVE.COM et INTERNATIONAL TRADING COMPAGNIE des actes de contrefaçon de la marque CERRUTI 1881 et les ont de ce chef condamnées in solidum à payer à la société CERRUTI 1881 la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts, ont en outre ordonné une mesure d'interdiction sous astreinte et fixé les modalités d'une publication judiciaire et dit que les sociétés ADA et EUGENIO TOMBOLINI devaient relever et garantir les sociétés défenderesses de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre, ont estimé en revanche que des actes fautifs, distincts de la contrefaçon, n'étaient pas établis et débouté des demandes fondées sur la concurrence déloyale ;

Que les parties, exceptée la société EUGENIO TOMBOLINI qui ne s'est pas constituée en cause d'appel, réitèrent devant la Cour leurs prétentions et moyens tels que précédemment soutenus devant le tribunal ;

Sur la contrefaçon,

Considérant qu'en vertu de l'article L.713-1 du Code de la propriété intellectuelle, l'enregistrement de la marque confère a son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés ;

Considérant que les droits privatifs de marque invoqués par la société CERRUTI 1881 sur le signe  verbal CERRUTI 1881, objet du dépôt international n° R 356 141 en date du 16 avril 1969, renouvelé le 16 avril 1989, ne sont pas contestés et sont en toute hypothèse établis au vu du certificat versé aux débats en pièce n° 1 ;

Considérant que la société CERRUTI 1881 maintient à l'encontre des sociétés SHOWROOMPRIVE.COM et INTERNATIONAL TRADING COMPAGNIE le grief de contrefaçon au visa des dispositions des articles L. 713-2, L.713-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ;

Considérant que sont interdits, aux termes de l'article L. 713-2, a) du Code de la propriété intellectuelle, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que: 'formule, façon, système, imitation, genre, méthode', ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;

Que sont encore interdits, aux termes de l'article L. 713-3 b) du même Code, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits et services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;

Considérant que la société SHOWROOMPRIVE.COM ne conteste pas en l'espèce, avoir détenu, dans  son entrepôt de Gonesse, un stock de 2700 pulls en maille revêtus de la marque CERRUTI 1881, avoir offert ces produits à la vente sur son site Internet du 27 octobre 2008 au 2 novembre 2008, et avoir fait la promotion de cette offre en vente au moyen de l'annonce publicitaire CERRUTI, classicisme chic pour ces pulls indémodables à des prix élégants! Du lundi 27 octobre à 7 heures au dimanche 2 novembre à minuit ; qu'il ressort en outre des impressions d'écran annexées au procès-verbal de constat du 29 octobre 2008, que chacun des pulls était exposé à la vente accompagné du message suivant : CERRUTI : le charme italien avec une ligne intemporelle et élégante qui séduira tous les hommes ainsi que de l'indication Pull CERRUTI suivie de la référence, des dimensions, du prix ;

Considérant qu'il s'infère de ces éléments que la société SHOWROOMPRIVE.COM a fait usage des signes CERRUTI 1881 et CERRUTI pour l'offre en vente de vêtements, produits identiques à ceux couverts par la marque ;

Considérant que si le signe 'CERRUTI' n'est pas identique à la marque opposée CERRUTI 1881, il présente des similitudes visuelles, auditives et intellectuelles avec cette marque au sein de laquelle il constitue l'élément distinctif et dominant et il résulte de la similitude des signes, associée à l'identité des produits désignés par ces signes, un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne, normalement informé et raisonnablement avisé de la catégorie de produits concernés, qui serait fondé à attribuer aux produits en cause une origine commune ;

Considérant que la société SHOWROOMPRIVE.COM prétend combattre le grief de contrefaçon par la justification d'une chaîne d'approvisionnement licite en produits authentiques, régulièrement acquis auprès de la société ADA, elle-même fournie par la société EUGENIO TOMBOLINI qui était autorisée à les vendre en vertu d'un contrat de licence consenti par la société CERRUTI 1881 le 19 juillet 2004 ;

Qu'elle invoque ainsi la règle de l'épuisement des droits, posée à l'article L.713-4 du Code de la propriété intellectuelle, en vertu de laquelle le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire de la marque ou avec son consentement ;

Considérant que s'il se déduit de cette règle que le titulaire de la marque ne peut s'opposer à la libre circulation des produits marqués à l'intérieur de l'Espace économique européen après que ces produits ont été mis dans le commerce dans cet Espace par lui-même ou avec son consentement, il s'en infère aussi, que l'importation des produits marqués dans l'Espace économique européen sans l'autorisation du titulaire de la marque donne en revanche à ce dernier un droit de suite et de contrôle jusqu'à l'acquéreur final ;

Considérant qu'il incombe dès lors à la partie qui se prévaut de l'épuisement du droit de marque de montrer, pour chacun des produits argués de contrefaçon, qu'il a été mis dans le commerce dans l'Espace économique européen par le titulaire de la marque ou avec le consentement de celui-ci ;

Considérant qu'il est constant que la société de droit italien EUGENIO TOMBOLINI a été autorisée par la société CERRUTI 1881, en vertu d'un contrat de licence du 19 juillet 2004, à fabriquer, à commercialiser et à distribuer des articles vestimentaires en maille sous la marque CERRUTI 1881, qu'elle s'est vue notifier le 13 avril 2006 la résiliation du contrat de licence avec effet à compter de la saison printemps-été 2007 et qu'en conséquence, si elle était tenue par application de l'article 3-2 du contrat, de cesser de produire et de commercialiser les collections de produits à partir de la saison à compter de laquelle il est entendu que la résiliation doit avoir effet, saison que le preneur de licence ne commercialisera donc pas, elle se devait également, aux termes des stipulations in fine du même article, de mener à bonne fin la production et la commercialisation des saisons en cours ;

Considérant que la société SHOWROOMPRIVE.COM soutient avoir proposé à la vente les pulls griffés CERRUTI 1881, objets du litige, sur la foi des déclarations de la société ADA, son fournisseur, lui certifiant par lettres du 29 novembre 2007 et du 7 octobre 2008 que les produits facturés les 29 novembre 2007 et 11 décembre 2007 étaient des produits authentiques acquis auprès de la société EUGENIO TOMBOLINI licenciée de la société CERRUTI 1881 ;

Que la société ADA confirme que les produits fournis à la société SHOWROOMPRIVE.COM (par l'intermédiaire de la société INTERNATIONAL TRADING COMPAGNIE) appartiennent à la collection automne-hiver 2006 de la ligne CERRUTI 1881, que la société EUGENIO TOMBOLINI était autorisée à commercialiser, et prétend en rapporter la preuve avec les trois factures respectivement émises par la société EUGENIO TOMBOLINI le 30 septembre 2006, le 17 octobre 2006 et le 15 décembre 2006, à des dates où le contrat de licence était encore en vigueur, ainsi qu'avec une attestation du 4 septembre 2009 aux termes de laquelle la société EUGENIO TOMBOLINI déclare que les produits visés par les factures précitées sont d'authentiques produits CERRUTI 1881 vendus en exécution du contrat de licence ;

Or considérant que la Cour relève qu'il est versé aux débats, pour justifier de la chaîne des approvisionnements :

*  une facture n° 12879 établie le 27 novembre 2008 par la société INTERNATIONAL TRADING COMPAGNIE pour la vente à la société SHOWROOMPRIVE.COM de 1964 'pulls laine homme', référencés 0900, au prix unitaire HT de 21,350 euros et au prix total HT de 41.931,40 euros,

*  une facture 'pro forma' n° 248 en date du 29 novembre 2007 émise par la société de droit italien ADA à l'égard de la société INTERNATIONAL TRADING COMPAGNIE (ITC), portant pour seules mentions : sweaters, chemises, cravates et le prix unitaire de ces produits respectifs, à savoir 13 euros pour le sweater, 18 euros pour la chemise et 8 euros pour la cravate, suivie, en date du 11 décembre 2007, d'une facture définitive n° 291 rédigée exactement dans les mêmes termes que la facture 'pro forma',

*  trois factures, n° 1845/P du 30 septembre 2006, n°1858/P du 17 octobre 2006, n° 1987/P du 16 décembre 2006, adressées par la société de droit italien EUGENIO TOMBOLINI à la société ADA mentionnant pour seules indications : modèle 'MAGU900", 'maille homme', la référence couleur, la quantité ;

Considérant que force est de constater outre, que ces documents ne font aucunement référence à la marque CERRUTI 1881 ni en particulier à la collection automne-hiver 2006 de la ligne CERRUTI 1881, qu'il n'est pas permis, en l'état lacunaire des informations communiquées, d'établir l'identité alléguée entre, d'une  part,  les produits facturés par la société EUGENIO TOMBOLINI à la société ADA en 2006, d'autre part, les 'sweaters'  vendus par la société ADA à la société INTERNATIONAL TRADING COMPAGNIE en 2007 dont la référence n'est pas connue pas plus que la quantité vendue, et enfin, les 'pulls laine homme' objets de la facture du 27 novembre 2008 délivrée par la société INTERNATIONAL TRADING COMPAGNIE à la société SHOWROOMPRIVE.COM ;

Considérant que les lettres par lesquelles la société ADA, partie à la présente procédure, déclare à la société INTERNATIONAL TRADING COMPAGNIE, le 29 novembre 2007 et le 7 octobre 2008, que les produits objets des factures 'pro forma' du 29 novembre 2007 et définitive du 11 décembre 2007 sont d'authentiques  produits CERRUTI 1881, ne sont pas de nature à combler l'insuffisance des preuves précédemment examinées, étant au demeurant souligné qu'aucun élément extrinsèque ne permet ni de conférer une date certaine aux déclarations de la société ADA ni d'en confirmer la teneur ;

Considérant que n'est pas davantage pertinente la lettre adressée par la société EUGENIO TOMBOLINI à la société ADA le 4 septembre 2009, soit postérieurement à l'introduction de l'instance devant le tribunal de grande instance de Bobigny, aux termes de laquelle les produits visés par les factures n° 1845/P du 30 septembre 2006, n°1858/P du 17 octobre 2006, n° 1987/P du 16 décembre 2006, sont des produits de la marque CERRUTI 1881 vendus au cours de la période pendant laquelle le contrat de licence était en vigueur et dans le respect de ses dispositions étant encore relevé qu'aucun élément ne permet d'établir que les produits en cause appartiendrait, ainsi qu'il est prétendu, à la collection CERRUTI 1881 de l'automne-hiver 2006 ;

Considérant enfin que la société ADA ne saurait utilement prétendre qu'elle était en droit, en vertu de la loi  italienne, d'identifier les produits facturés à l'aide d'un code générique décrivant la maille CERRUTI alors qu'elle se garde de communiquer le code générique qui permettrait d'identifier les produits CERRUTI 1881 (force étant de constater que les factures de la société ADA ne contiennent aucun code autre que le code fournisseur et le code client) et de montrer la présence de ce même code générique sur l'ensemble des factures censées justifier d'une chaîne d'approvisionnement licite ;

Considérant qu'il suit de ces développements que la société SHOWROOMPRIVE.COM, à laquelle il est donné acte de ce qu'elle a absorbé la société INTERNATIONAL TRADING COMPAGNIE, échoue à rapporter la preuve d'un épuisement du droit de marque et, partant, ne démontre pas que c'est avec l'autorisation du titulaire de la marque qu'elle a fait usage des signes CERRUTI 1881 et CERRUTI et a ainsi reproduit et imité la marque, pour vendre des vêtements, produits identiques à ceux couverts par l'enregistrement opposé ;

Que la contrefaçon de marque est dès lors caractérisée à l'encontre de la société SHOWROOMPRIVE.COM ainsi qu'il a été retenu à bon droit par le jugement entrepris ;

Sur la concurrence déloyale,

Considérant que les signes CERRUTI et CERRUTI 1881 utilisés par les sociétés INTERNATIONALE INDUSTRIE et RESTLIND constituent respectivement l'imitation et la reproduction du signe CERRUTI 1881 constitutif tant de la dénomination sociale que du nom commercial de la société CERRUTI 1881 ainsi qu'il résulte de l'extrait du registre du commerce et des sociétés et de l'ensemble des documents émanant de la société CERRUTI 1881 versés aux débats ;

Considérant que cette circonstance est de nature à générer dans l'esprit de la clientèle un risque de confusion sur l'origine des produits et à la détourner des produits commercialisés et distribués par la société CERRUTI 1881et crée ainsi un trouble commercial préjudiciable à cette dernière ;

Considérant que l'utilisation d'un signe constituant la dénomination sociale et le nom commercial de la société CERRUTI 1881 caractérise un fait distinct des actes de contrefaçon de marque précédemment relevés ;

Que la faute de concurrence déloyale est dès lors caractérisée à la charge de la société SHOWROOMPRIVE.COM et le jugement déféré doit être réformé sur ce point ;

Sur les mesures réparatrices,

Considérant que selon les dispositions de l'article L.716-14, la juridiction prend en considération, pour fixer les dommages-intérêts, les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte ;

Considérant qu'en l'espèce, 2700 produits marqués CERRUTI 1881 ont été détenus par la société SHOWROOMPRIVE.COM qui en avait vendu, au jour du procès-verbal de constat, près de 400 ;

Considérant que l'offre massive en vente de produits contrefaisants à un prix nettement inférieur porte atteinte à la valeur patrimoniale de la marque en la dépréciant aux yeux de la clientèle ;

Que les actes de concurrence déloyale ont par ailleurs causé un trouble commercial à la société CERRUTI 1881 dont une partie de la clientèle s'est inéluctablement détournée ;

Considérant qu'au regard de ces observations, le tribunal a procédé à une juste appréciation du préjudice de contrefaçon en l'évaluant à la somme de 100.000 euros ;

Que la Cour dispose en outre des éléments suffisants pour fixer à 50.000 euros le préjudice de concurrence déloyale ;

Considérant que les mesures d'interdiction et de publication sont au regard des circonstances de la cause pertinentes et proportionnées et seront purement et simplement confirmées sauf à faire mention, pour la mesure de publication, du présent arrêt ;

Sur la demande en garantie,

Considérant que la société SHWOWROOMPRIVE.COM poursuit la garantie 'solidaire' des sociétés ADA et EUGENIO TOMBOLINI ;

Considérant qu'elle est fondée à rechercher la garantie de la société ADA, qui est son fournisseur et qui lui a certifié, par les lettres précédemment évoquées, que les produits fournis sont d'authentiques produits CERRUTI 1881 ;

Qu'elle n'est pas fondée en revanche à obtenir la garantie de la société EUGENIO TOMBOLINI avec laquelle elle n'a pas de lien contractuel et à l'encontre de laquelle, seule la société ADA serait recevable, le cas échéant, à agir en garantie, ce qu'elle s'abstient de faire dans le cadre de la présente procédure ;

Considérant que le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a condamné les sociétés ADA et EUGENIO TOMBOLINI ensemble à garantir la société SHOWROOMPRIVE.COM ;

PAR CES MOTIFS:

Statuant par arrêt de défaut,

Donne à la société SHOWROOMPRIVE.COM les actes requis,

Confirme le jugement déféré (objet d'une rectification d'erreur matérielle selon jugement du 27 avril 2011) sauf en  ce qu'il déboute la société CERRUTI 1881 de sa demande en concurrence déloyale et retient la garantie de la société EUGENIO TOMBOLINI,

Statuant à nouveau des chefs réformés,

Condamne la société SHOWROOMPRIVE.COM à payer à la société CERRUTI 1881 la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale,

Dit que la mesure de publication fera mention du présent arrêt,

Condamne la société ADA à relever et garantir la société SHOWROOMPRIVE.COM de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre,

Condamne la société SHOWROOMPRIVE.COM aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et à verser à la société CERRUTI 1881 une indemnité complémentaire de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.