CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 2 novembre 2021, n° 18/19490

EXPOSÉ DU LITIGE

La société SERENITE 24 HEURES SUR 24 (ci après, la société SERENITE), qui a été créée en 2005, se présente comme un centre d'appel, notamment dédié aux laboratoires pharmaceutiques, assurant 24 heures sur 24 une permanence, une assistance téléphonique et pratique, une activité d'information médicale, de pharmacovigilance et tous types de vigilances, pour les laboratoires pharmaceutiques, en journée comme en dehors des heures ouvrées.

Elle est notamment propriétaire des marques suivantes :

' la marque verbale française 'SERENITE 24" déposée le 23 mars 2009 à l'INPI et enregistrée sous le n° 09 3 638 485 (ci après la marque 485) pour désigner en classe 35 les 'services d'assistance téléphonique 24h24 et 7j7 à savoir information médicale, pharmacovigilance et réclamations pharmaceutiques à savoir traitement administratif des réclamations' et en classe 44 les 'services d'assistance téléphonique 24h24 et 7j7 à savoir information médicale, pharmacovigilance pour la gestion de situation de crise. Centre d'appel pour industrie pharmaceutique par voie téléphonique. Centre d'aide aux patients par numéros spéciaux (vert ou autre) à savoir assistance médicale par téléphone',

' la marque verbale française 'VIGILANCE 24" déposée le 23 mars 2009 à l'I'NPI et enregistrée sous le n° 09 3 638 500 (ci après la marque 500) pour désigner les mêmes services en classes 35 et 44.

La société EXCELIA, créée en 2006 par la société ASFALIA dont elle est devenue la filiale, se présente comme une société ayant pour objet la fourniture de prestations de télé services, notamment par le biais de l'exploitation de centres de gestion d'appels téléphoniques afin d'assurer, auprès de professionnels de la gestion d'immeubles et de copropriétés immobilières, une sécurité et une assistance permanente, jour et nuit, pour répondre aux besoins de cette clientèle en cas de désordres, intrusions, sinistres et événements de toute nature affectant les immeubles dont ils sont copropriétaires ou gestionnaires et nécessitant une intervention d'urgence.

Indiquant avoir constaté que la société EXCELIA faisait usage, dans le même secteur d'activités - celui de la réception d'appels et de gestion de dossiers, 24h24 et 7 jours sur 7 - des marques 'SERENITE 24" et 'VIGILANCE 24", la société SERENITE, après l'avoir mise en demeure par lettre du 4 juillet 2016, l'a assignée, par acte d'huissier du 1er août 2016, devant le tribunal de commerce de Paris en contrefaçon de marques, atteinte à ses marques de renommée, atteinte et usurpation de dénomination sociale, des noms commerciaux SERENITE 24 et VIGILANCE 24 et du nom de domaine serenite-24- heures sur-24.fr.

Par jugement du 27 février 2017, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement rendu le 6 juillet 2018, ce tribunal a notamment :

- annulé la marque 'VIGILANCE 24" n° 500 pour défaut de caractère distinctif au regard des produits et services visés dans son enregistrement,

- débouté la société EXCELIA de sa demande en nullité de la marque 'SERENITE 24" n° 485,

- débouté la société SERENITE de ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque 'SERENITE 24" n° 485,

- dit que la renommée de la marque 'SERENITE 24" n° 485 n'est pas justifiée et débouté en conséquence la société SERENITE de ses demandes fondées sur l'atteinte à celle ci,

- débouté la société SERENITE de ses demandes fondées sur l'atteinte à sa dénomination sociale, à ses noms commerciaux et à son nom de domaine,

- débouté la société EXCELIA de sa demande fondée sur la procédure abusive,

- condamné la société SERENITE aux dépens et au paiement à la société EXCELIA de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 2 août 2018, la société SERENITE a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions transmises le 17 avril 2019, la société SERENITE demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et de débouter la société EXCELIA de toutes ses demandes,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté la société EXCELIA de sa demande en nullité de la marque 'SERENITE 24" n° 485,

- débouté la société EXCELIA de sa demande fondée sur la procédure abusive,

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

- a annulé la marque 'VIGILANCE 24" n° 500 pour défaut de caractère distinctif au regard des produits et services visés dans son enregistrement,

- a dit que la décision sera transmise, une fois celle ci devenue définitive, à l'initiative de la partie la plus diligente, à l'INPI aux fins d'inscriptions au registre national des marques,

- l'a déboutée de ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque 'SERENITE 24" n° 485,

- a dit que la renommée de la marque 'SERENITE 24" n° 485 n'est pas justifiée et l'a déboutée en conséquence de ses demandes fondées sur l'atteinte à celle ci,

- l'a déboutée de ses demandes fondées sur l'atteinte à la dénomination sociale, à ses noms commerciaux et à son nom de domaine,

- l'a condamnée aux dépens et à payer à la société EXCELIA la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuant à nouveau,

- de juger que la société EXCELIA ne bénéficie pas d'un usage antérieur au dépôt de la marque 'SERENITE 24",

- d'interdire à la société EXCELIA d'utiliser les signes 'SERENITE 24" et 'VIGILANCE 24", de quelque manière que ce soit, seule ou associée à quelque terme ou signe que ce soit, pour des activités, services ou produits identiques ou similaires, voire préjudiciables aux produits, services et activités désignés et/ou exploités par la société SERENITE,

- de dire que cette interdiction sera sanctionnée par une astreinte de 500 ' par infraction constatée, laquelle commencera à courir 8 jours après la signification du jugement à intervenir,

- de condamner la société EXCELIA à lui verser la somme de 50 000 ' aux titres des atteintes portées à ses marques, à sa dénomination sociale, à ses noms commerciaux et à son nom de domaine,

- de condamner la société EXCELIA à lui verser la somme de 15 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises le 7 novembre 2019, la société EXCELIA demande à la cour :

Sur les demandes de la société SERENITE au titre de l'atteinte à ses droits privatifs sur la marque 'VIGILANCE 24" n° 500 :

- à titre principal,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la marque 'VIGILANCE 24" n° 500 pour défaut de caractère distinctif au sens de l'article L. 711-2 b) et a débouté la société SERENITE de toutes ses demandes,

- de juger que la société SERENITE ne justifie pas de la renommée de la marque 'VIGILANCE 24" n° 500 pour les services qu'elle désigne dans son enregistrement,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société SERENITE de ses demandes fondées sur l'atteinte à la marque renommée 'VIGILANCE 24" n° 500 en application de l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle,

- à titre subsidiaire,

- de juger que la marque 'VIGILANCE 24" n° 500 pour désigner les services des classes 35 et 44 est déceptive en ce qu'elle est de nature à tromper le public entre les services d'assistance téléphonique mentionnés dans l'enregistrement et le réseau de pharmacovigilance,

- de prononcer la nullité du dépôt de la marque nominale 'VIGILANCE 24" n° 500 pour désigner les services des classes 35 et 44 mentionnés dans l'enregistrement et ordonner sa radiation des registres de l'INPI,

- en tout état de cause,

- de juger que la société SERENITE ne justifie d'aucun usage sérieux de la marque 'VIGILANCE 24" n° 500 dans les classes de services 35 et 44, et ce pour la période du 23 mars 2009 au 23 mars 2014,

- de prononcer la déchéance des droits de la société SERENITE sur la marque nominale 'VIGILANCE 24" n° 500 pour défaut d'usage sérieux dans les classes de services 35 et 44, et ce à compter du 23 mars 2014,

- de déclarer la société SERENITE irrecevable et mal fondée en son action en contrefaçon de la marque 'VIGILANCE 24" n° 500 et la débouter de toutes ses demandes,

Sur les demandes de la société SERENITE au titre de l'atteinte à ses droits privatifs sur la marque 'SERENITE 24" n° 485 :

- à titre principal,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société SERENITE de toutes ses demandes au titre d'une contrefaçon de la marque 'SERENITE 24" n° 485, à défaut de similarité entre les services proposés par la société EXCELIA et ceux visés dans l'enregistrement de la marque revendiquée et de tout risque de confusion entre les signes litigieux,

- de juger que la société SERENITE ne justifie pas de la renommée de la marque 'SERENITE 24" n° 485 pour les services qu'elle désigne dans son enregistrement,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société SERENITE de ses demandes fondées sur l'atteinte à une marque renommée 'SERENITE 24" n°485 en application de l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle,

- à titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement en raison d'une similarité des services désignés dans l'enregistrement de la marque 'SERENITE 24" n° 485 et de ceux proposés par la société EXCELIA dans son domaine d'activité,

- de déclarer la société EXCELIA recevable et bien fondé en son appel incident du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en annulation de la marque 'SERENITE 24" n° 485 pour défaut de caractère distinctif,

- statuant à nouveau,

- de juger que la marque 'SERENITE 24" n° 485 est descriptive des services des classes 35 et 44 visés à l'enregistrement et dépourvue de caractère distinctif,

- de prononcer la nullité du dépôt de la marque verbale 'SERENITE 24" n° 485 pour désigner les services des classes 35 et 44 mentionnés dans l'enregistrement et ordonner sa radiation des registres de l'INPI,

- de déclarer la société SERENITE irrecevable et mal fondée en son action en contrefaçon de la marque 'SERENITE 24" n° 485 et la débouter de toutes ses demandes,

- en tout état de cause,

- déclarer la société EXCELIA recevable et bien fondé en son appel incident du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en annulation de la marque 'SERENITE 24" n° 485 à raison de l'usage antérieur au dépôt de ladite marque du vocable 'Sérénité 24",

- statuant à nouveau,

- de constater que la société EXCELIA justifie d'un usage du vocable 'Sérénité 24" pour désigner son offre de services de télé assistance et de gestion d'appels téléphoniques antérieur au 23 mars 2009 date du dépôt de la marque 'SERENITE 24" n°485 par la société SERENITE 24 HEURES SUR 24,

- de prononcer la nullité du dépôt de la marque verbale 'SERENITE 24" enregistrée le 23 mars 2009 à l'INPI sous le n° 485 pour désigner les services des classes 35 et 44 mentionnés dans l'enregistrement et ordonner sa radiation des registres de l'INPI,

- de débouter la société SERENITE 24 HEURES SUR 24 de ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque 'SERENITE 24" n° 485,

- de juger que la société SERENITE 24 HEURES SUR 24 ne justifie pas de la contrefaçon de la marque verbale 'SERENITE 24" enregistrée le 23 mars 2009 à l'INPI sous le n° 485,

- de débouter la société SERENITE 24 HEURES SUR 24 de ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque verbale 'SERENITE 24" enregistrée le 23 mars 2009 à l'INPI sous le n° 485,

- plus subsidiairement encore,

- de constater que l'usage depuis 2006 du vocable 'Sérénité 24" par la société EXCELIA dans le secteur immobilier et à destination des professionnels en charge de la gestion d'immeubles ne présente aucun risque de confusion avec la marque 'SERENITE 24" n°485 enregistrée pour désigner les services des classes 35 et 44 désignés dans l'enregistrement,

- de juger que la société SERENITE 24 HEURES SUR 24 ne justifie d'aucun préjudice à raison de l'usage des dénominations 'Sérénité 24" et 'vigilance 24" par la société EXCELIA pour désigner ses offres de services de télé assistance,

- de débouter de plus fort la société SERENITE 24 HEURES SUR 24 de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,

Sur les demandes de la société SERENITE 24 HEURES SUR 24 au titre de l'atteinte à ses droits privatifs sur sa dénomination sociale, son nom commercial et son nom de domaine :

- de constater que la société SERENITE 24 HEURES SUR 24 ne justifie d'aucun nom commercial et ni d'un usage du nom commercial 'SERENITE 24" pour s'identifier vis à vis de sa clientèle,

- de juger que la société SERENITE 24 HEURES SUR 24 ne peut restreindre sa dénomination sociale aux seuls termes SERENITE 24,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société SERENITE 24 HEURES

SUR 24 de ses demandes fondées sur une atteinte et /ou usurpation de sa dénomination sociale ou de son nom commercial,

Sur les demandes de la société SERENITE 24 HEURES SUR 24 au titre de l'atteinte à ses droits privatifs sur son nom de domaine :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société SERENITE 24 HEURES SUR 24 de ses demandes fondées sur une atteinte et /ou usurpation de son nom de domaine,

Sur les autres demandes reconventionnelles de la société EXCELIA :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,

- de juger que la société SERENITE 24 HEURES SUR 24 n'a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits ni sur l'irrecevabilité de son action en contrefaçon de marques,

- de juger que l'action engagée par la société SERENITE 24 HEURES SUR 24 est constitutive d'un abus du droit d'ester en justice et engage sa responsabilité civile,

- de condamner la société SERENITE 24 HEURES SUR 24 à lui payer une somme de 20 000 ' à titre de dommages intérêts compte tenu du caractère manifestement abusif de la présente procédure,

- de condamner la société SERENITE 24 HEURES SUR 24 à lui verser une somme de 10 000 ' au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2019.

MOTIFS DE L'ARRET

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur l'atteinte aux marques verbales françaises 'SERENITE 24" n°485 et 'VIGILANCE 24" n° 500 de la société SERENITE

Aux demandes de la société SERENITE relatives aux atteintes portées à ses marques 'SERENITE 24" n° 485 et 'VIGILANCE 24" n° 500, la société EXCELIA répond en soulevant la nullité des deux marques qui lui sont opposées et, subsidiairement, la déchéance des droits de la société SERENITE sur sa marque 'VIGILANCE 24" n° 500, faute d'usage sérieux.

Sur les demandes reconventionnelles de la société EXCELIA en nullité des marques 'SERENITE 24" et 'VIGILANCE 24"

Sur la demande en nullité de la marque 'SERENITE 24"

La société EXCELIA soulève la nullité de la marque 'SERENITE 24", à titre principal, pour défaut de caractère distinctif, arguant que la marque est descriptive des services qu'elle désigne dans son enregistrement ou du résultat attendu de ces services et, partant, dépourvue de caractère arbitraire. A titre subsidiaire, elle soutient que la marque opposée est nulle du fait de l'usage antérieur qu'elle même a fait du vocable 'sérénité 24" pour désigner son offre de service de téléassistance destinée aux professionnels de l'immobilier et gestionnaires d'immeubles, soulignant, d'une part, que l'énumération des atteintes aux droits antérieurs prévue à l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle n'est pas limitative et que l'usage, antérieur au dépôt de la marque 'SERENITE 24", du vocable 'sérénité 24" peut être valablement invoqué pour solliciter la nullité de la marque et, d'autre part, que la forclusion par tolérance soulevée par la société SERENITE est inopérante dès lors qu'elle n'a eu connaissance du dépôt de la marque 'SERENITE 24" qu'à réception du courrier RAR de l'avocat de l'appelante du 4 juillet 2016.

La société SERENITE demande la confirmation du jugement qui a reconnu le caractère distinctif de la marque 'SERENITE 24" et rejeté, en l'absence de tout risque de confusion, la demande de nullité à raison de l'atteinte prétendument portée à un usage antérieur du vocable 'sérénité 24" par la société EXCELIA, fondée sur l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle. Elle ajoute toutefois sur ce dernier point que, contrairement à ce que le tribunal a retenu, la société EXCELIA ne peut se prévaloir d'un usage antérieur du vocable 'sérénité 24" puisqu'elle même bénéficiait d'un usage bien antérieur (dès 1980) de ce vocable, que les fondements invoqués par la société EXCELIA (les articles L.711-4 et L.714-3 CPI) et retenus par le tribunal sont 'très surprenants et contraires au droit' dans la mesure où le prétendu usage antérieur du terme 'sérénité 24" ne correspond à aucun des cas énumérés limitativement par l'article L. 711-4 et qu'en tout état de cause, en application de l'article L.714-3, la demande sur le fondement de l'article L.711-4 est irrecevable car formée par la société EXCELIA plus de cinq ans après avoir eu connaissance de la marque 'SERENITE 24".

Sur la nullité de la marque 'SERENITE 24" pour défaut de caractère distinctif

L'article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable à l'espèce, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services, dispose : 'Est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4. (...). L'article L.711-2 du même code, dans sa version applicable, prévoit que 'Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.

Sont dépourvus de caractère distinctif :

a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service (...)'.

C'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a rejeté la demande de nullité fondée sur le défaut de distinctivité de la marque 'SERENITE 24".

Il sera ajouté que la marque 'SERENITE 24" est certes évocatrice d'un état de calme, d'apaisement et de tranquillité permanent (24 heures sur 24) mais pas pour autant descriptive des services d'assistance téléphonique dans le secteur médical ou pharmaceutique visés à l'enregistrement de la marque de la société SERENITE, et qu'une marque évocatrice, faiblement distinctive, peut être valablement adoptée dès lors qu'elle ne constitue pas la désignation des produits et services visés à l'enregistrement ou de leurs caractéristiques.

Subsidiairement, sur la nullité de la marque 'SERENITE 24" à raison de l'usage antérieur au dépôt de ladite marque du vocable 'Sérenité 24" par la société EXCELIA

L'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle L. 711-4, dans sa version applicable, prévoit que 'Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :

a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;

b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

d) A une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique ;

e) Aux droits d'auteur ;

f) Aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;

g) Au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ;

h) Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale'.

L'article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dispose par ailleurs : 'Est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4. (...) Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article L. 711-4. Toutefois, son action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans. La décision d'annulation a un effet absolu'.

La demande subsidiaire de la société EXCELIA formée sur le fondement de ces dispositions sera jugée recevable dès lors qu'il n'est nullement démontré que cette dernière aurait eu connaissance de l'usage de la marque 'SERENITE 24" avant la lettre de mise en demeure que lui a adressée le conseil de la société SERENITE, en date du 4 juillet 2016, qui mentionne cette marque, et qu'il est constant que sa demande en annulation de la marque 'SERENITE 24" a été présentée pour la première fois dans ses conclusions transmises par RPVA le 23 juin 2017 au cours de la procédure de première instance, soit bien avant l'expiration du délai de forclusion de cinq ans prévu par l'article L.714-3 précité.

Ensuite, la société EXCELIA peut valablement fonder sa demande d'annulation sur l'article L. 711-4 qui, comme elle le souligne à juste titre, ne dresse nullement une liste exhaustive des signes antérieurs auxquels une marque ne peut porter atteinte, l'adverbe 'notamment' indiquant que la liste comprise dans cet article n'est pas limitative et que l'usage antérieur d'un vocable ou d'une dénomination comme 'sérénité 24" peut être utilement invoqué. Le jugement n'encourt donc aucun reproche sur ce point.

Cependant, comme l'a pertinemment jugé le tribunal, par des motifs que la cour adopte, si la société EXCELIA peut se prévaloir d'un usage du vocable 'sérénité 24" antérieurement au dépôt de la marque 'SERENITE 24" de la société SERENITE pour qualifier un service à destination des gestionnaires d'immeubles - celle ci ne justifiant pas, contrairement à ce qu'elle affirme, de l'usage encore plus antérieur du même vocable dès les années 1980 -, l'absence d'identité et de similarité - non contestée par l'intimée - entre les services couverts par cette marque, qui concernent le secteur de la santé, de l'industrie pharmaceutique et de la pharmacie, et ceux proposés par la société EXCELIA, qui relèvent du secteur de l'immobilier, exclut tout risque de confusion susceptible de porter atteinte aux droits de la société EXCELIA sur l'usage du vocable invoqué.

Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société EXCELIA en nullité de la marque 'SERENITE 24" n° 485.

Sur la demande en nullité de la marque 'VIGILANCE 24"

La société SERENITE demande l'infirmation du jugement qui a dit nulle sa marque 'VIGILANCE 24" pour défaut de distinctivité, faisant valoir que la marque est composée du substantif VIGILANCE auquel est adjoint le chiffre 24 dans une juxtaposition inhabituelle, que la marque est bien distinctive car 'ce terme rappelle le domaine de pharmacovigilance et toutes autres vigilance, comme nutrivigilance, matériovigilance, cosmétovigilance, etc...', que le caractère distinctif doit s'apprécier par rapport à la perception qu'en a le public pertinent, en l'espèce, des professionnels de la santé et des laboratoires pharmaceutiques pour lesquels la surveillance attentive est fondamentale, qu'ainsi 'le substantif VIGILANCE signifie une surveillance attentive, sans défaillance et plus particulièrement dans le domaine médical où i l fai t indubitablement référence à la pharmacovigilance', que l'enregistrement de la marque n'a pas été refusé lors de son dépôt et n'a fait l'objet d'aucune contestation et que l'usage qu'elle a fait de cette marque, en tant que pionnière dans son domaine, pour des services d'appels téléphoniques pour les laboratoires pharmaceutiques et l'industrie du médicament a de surcroît permis d'asseoir et confirmer son caractère distinctif, les milieux intéressés associant naturellement la marque à la société SERENITE. Elle conteste le caractère déceptif de la marque invoqué à titre subsidiaire par la société EXCELIA.

La société EXCELIA maintient que la marque est manifestement dépourvue de caractère distinctif dès lors qu'elle est descriptive des services qu'elle désigne dans son enregistrement. A titre subsidiaire, elle soutient que la marque encourt la nullité pour déceptivité sur le fondement des articles L. 714-3 et L. 711-3 c) du code de la propriété intellectuelle, dans leur version applicable à la cause.

Comme le souligne la société appelante elle même, le terme VIGILANCE renvoie immédiatement pour le public concerné, en l'occurrence, des professionnels de la santé, de la pharmacie et de l'industrie pharmaceutique recherchant un service d'information et d'assistance téléphonique 24H/24, au domaine de la pharmacovigilance - le terme 'pharmacovigilance' figurant d'ailleurs dans le libellé même des services couverts en classes 35 et 44 par l'enregistrement. L'adjonction du chiffre 24, qui n'est pas inhabituelle mais, au contraire, communément utilisée pour exprimer la disponibilité, notamment d'un service, 24 heures sur 24, ne peut donc que renforcer cette association et désigner pour le public pertinent un service d'assistance 24H/24 dans le domaine médical ou pharmaceutique.

C'est donc à juste raison, par des motifs également adoptés, que le tribunal a annulé la marque 'VIGILANCE 24" de la société SERENITE, considérant qu'elle sera comprise par le public concerné comme la désignation des services visés à l'enregistrement.

Il sera ajouté que l'enregistrement de la marque par l'INPI ou l'absence d'opposition lors du dépôt ne constitue pas une reconnaissance du caractère distinctif de cette marque et ne présume en rien de sa validité sur laquelle il appartient au juge, saisi de cette question dans un litige en contrefaçon de ladite marque à l'occasion duquel la partie défenderesse forme une demande reconventionnelle en nullité, de se prononcer.

Enfin, la société EXCELIA prétend implicitement que sa marque aurait acquis un caractère distinctif par l'usage qu'elle en a fait. Mais l'acquisition du caractère distinctif par l'usage, dans les conditions du dernier alinéa de l'article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable à l'espèce, suppose que le titulaire de la marque dépourvue de distinctivité intrinsèque rapporte la preuve, notamment, d'un usage continu, intense et de longue durée du signe désigné par la marque et de sa forte présence sur le marché, de sorte que le signe soit connu et identifié par le public pertinent en tant que marque, et que force est de constater qu'aucun élément n'est apporté à cet égard par la société appelante.

Le jugement sera par conséquent également confirmé en ce qu'il a annulé la marque 'VIGILANCE 24" n° 500 de la société SERENITE.

Il n'y a donc pas lieu d'examiner les demandes subsidiaires en nullité de cette marque pour caractère déceptif et en déchéance des droits de la société SERENITE sur cette même marque.

La demande de la société SERENITE en contrefaçon de sa marque 'VIGILANCE 24" n° 500 est donc irrecevable.

Sur la demande de la société SERENITE en contrefaçon de sa marques 'SERENITE 24"

La société SERENITE soutient que l'usage du signe 'SERENITE 24" par la société EXCELIA constitue une contrefaçon au sens de l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle. Elle fait valoir que les signes en conflit sont identiques et que les services en cause, sans être identiques, présentent une similarité en ce qu'ils appartiennent tous à une même catégorie générale de services, s'agissant de services d'assistance téléphonique visant à orienter, assister et conseiller leur utilisateur, présentant ainsi une nature et une fonction identiques et pouvant être offerts par une seule et même société, de sorte qu'il existe un risque de confusion, ou au moins d'association, pour le consommateur. Elle ajoute qu'en vertu du principe d'interdépendance des facteurs, un faible degré de similitude entre les services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes.

La société EXCELIA répond que l'application du principe de spécialité posé par l'article L.713-1 du code de la propriété intellectuelle doit conduire au rejet de la demande en contrefaçon, la société SERENITE ne pouvant interdire à des tiers d'exercer une activité d'assistance téléphonique et de gestion de centres d'appels dans des secteurs professionnels autres que ceux dans lesquels elle n'est pas présente et pour lesquels elle n'a pas jugé utile de réclamer une protection de sa marque. Elle indique que les deux offres de services de télé assistance visent des clientèles parfaitement distinctes et ont des objets totalement différents par la finalité de l'assistance proposée et ajoute que le risque de confusion, dont l'appelante n'est pas en mesure de fournir un seul exemple, est inexistant.

L'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable à l'espèce dispose que ' Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;

b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement '.

Comme le tribunal l'a relevé, il ressort du procès verbal établi le 20 juin 2016 que l'huissier de justice a constaté sur le site accessible à l'adresse excelia. eu, l'usage du signe 'SERENITE 24" à la rubrique 'L'assistance téléphonique technique dédiée aux résidents d'immeubles'. Les signes en présence sont donc identiques.

La société SERENITE argue que la similarité des services résulte, en l'espèce, de la circonstance qu'ils relèvent tous de la même catégorie des services d'assistance téléphonique visant à orienter, assister et conseiller leur utilisateur, de sorte que tous ces services présentent des nature et fonction identiques et peuvent être offerts par une seule et même société, à l'instar de la société EXCELIA qui propose, sous différents signes, des services d'assistance téléphonique pouvant être destinés aux résidents d'immeubles (SERENITE 24), aux sociétés de tous secteurs (CENTRE 24), aux particuliers et professionnels de tous secteurs (SURVEILLANCE 24), aux particuliers et professionnels du secteur médical (VIGILANCE 24) et aux sociétés de tous secteurs (MESSAGE 24).

Cependant, le public concerné par la marque 'SERENITE 24" de la société SERENITE, dont les services visés par l'enregistrement font expressément référence aux domaines médical et pharmaceutique, sont des professionnels de la santé, de la pharmacie et de l'industrie pharmaceutique ou des patients recherchant un service d'information et d'assistance téléphonique 24H/24. La société EXCELIA relève à juste titre, au visa du principe de spécialité, que les droits privatifs attachés à la marque déposée ne s'appliquent qu'aux seuls services définis dans son enregistrement.

Or, comme l'a retenu le tribunal par des motifs adoptés, les services désignés par la marque 'SERENITE 24" sont des services d'assistance téléphonique 24H/24 et 7J/7 relatifs à des informations médicales, la pharmacovigilance et les réclamations pharmaceutiques, ainsi que des services d'assistance médicale par téléphone et ces services ne sont pas similaires aux services d'assistance téléphonique à destination des résidents d'immeubles rencontrant un problème de copropriété. En effet, même s'ils appartiennent à la même catégorie des services de conseil ou d'assistance fournis par téléphone, ils ont des objet et finalité entièrement différents, répondent à des besoins qui n'ont rien en commun, et font intervenir des professionnels relevant de secteurs totalement étrangers. Le fait que la société EXCELIA propose également des services touchant au domaine médical sous le signe VIGILANCE 24 ('Une écoute personnalisée aux demandes médicales et psychologiques' - sa pièce 5) est sans emport dès lors que doit être examinée la similarité des services au regard de ceux proposés par la société intimée sous le signe SERENITE 24 qui sont très différents de ceux désignés à l'enregistrement de la marque opposée.

S'il est vrai que l'identité ou une importante similitude entre les signes peut compenser une faible similitude entre les produits ou services, encore faut il qu'il existe un degré de similitude suffisant entre les produits ou services, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Les services en cause n'étant donc ni identiques ni similaires, la contrefaçon n'est pas caractérisée.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté la société SERENITE de ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque 'SERENITE 24" n° 485.

Sur les demandes de la société SERENITE relatives à la marque de renommée 'SERENITE 24"

La société appelante maintient en appel sa demande au titre de la marque de renommée 'SERENITE 24", mais sans articuler la moindre argumentation pour critiquer le jugement qui l'a déboutée de ce chef, se bornant, en 7 lignes (page 20 de ses écritures), à résumer la motivation du tribunal sur ce point.

Dans ces conditions, le jugement, qui a considéré que la renommée alléguée n'était pas démontrée par les éléments fournis par la société SERENITE, sera confirmé pour les justes motifs qu'il comporte.

Sur l'atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial et au nom de domaine de la société SERENITE

Sur l'atteinte et l'usurpation de la dénomination sociale SERENITE 24 et des noms commerciaux SERENITE 24 et VIGILANCE 24

Au visa des articles L.711-4 et code de la propriété intellectuelle et '1382 et 1383" du code civil, la société appelante soutient que l'usage que la société EXCELIA fait des signes 'Sérénité 24" et 'Vigilance 24" pour désigner des produits et services identiques ou similaires à ses propres activités entraîne un risque de confusion et constitue l'usurpation du signe 'SERENITE 24" en tant que dénomination sociale et des signes 'SERENITE 24" et 'VIGILANCE 24" en tant que noms commerciaux.

La société EXCELIA demande la confirmation du jugement qui a rejeté ce chef de demande.

C'est par des motifs exactes, tant en droit qu'en fait, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté la demande, retenant notamment que l'article L.711-4, qui vise à faire obstacle à l'adoption d'une marque, ne pouvait trouver application en l'espèce, la société EXCELIA n'ayant pas déposé les vocables à titre de marques, et que sur le terrain du droit commun de la responsabilité civile, la société SERENITE ne justifiait ni de l'usage des termes SERENITE 24 ou VIGILANCE 24 à titre de nom commercial, ni de l'usage du terme SERENITE 24 à titre de dénomination sociale.

Sur l'atteinte et l'usurpation du nom de domaine serenite-24- heures sur-24.fr

Au visa des articles L. 711-4 et code de la propriété intellectuelle et '1382 et 1383" du code civil, la société appelante soutient que l'usage que la société EXCELIA fait des signes 'Sérénité 24" et 'Vigilance 24" porte atteinte aux droits antérieurs qu'elle détient sur son nom de domaine permettant d'accéder à son site internet qui bénéficie d'une très grande notoriété.

La société EXCELIA demande la confirmation du jugement qui a rejeté ce chef de demande.

C'est par des motifs exactes, tant en droit qu'en fait, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté la demande, retenant notamment que l'article L.711-4, qui vise à faire obstacle à l'adoption d'une marque, ne pouvait trouver application et que, sur le terrain du droit commun de la responsabilité civile, la société SERENITE ne démontre aucun usage fautif par la société EXCELIA des termes en cause dans la mesure où la notoriété du nom de domaine n'étant pas démontrée, il n'est pas établi que l'usage que la société EXCELIA fait de ces termes porterait atteinte au nom de domaine de la demanderesse qui donne accès au site et aux services de la seule société EXCELIA, ce qui exclut tout risque de confusion.

Sur la demande de la société EXCELIA pour procédure abusive

La société EXCELIA sollicite l'octroi d'une somme de 20 000' à titre de dommages et intérêts en raison de la procédure, selon elle abusive, initiée par la société SERENITE.

Cependant, l'accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n'est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le fait d'agir en justice ou d'exercer une voie de recours légalement ouverte est susceptible de constituer un abus.

En l'espèce, la société EXCELIA ne démontre pas la faute commise par la société SERENITE qui aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, l'intéressée ayant pu se méprendre sur l'étendue de ses droits. Elle ne démontre pas davantage l'existence d'un préjudice distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement sera également confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société SERENITE, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de la société SERENITE au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par la société EXCELIA peut être équitablement fixée à 8 000 ', cette somme complétant celle allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit irrecevable la demande de la société SERENITE en contrefaçon de sa marque 'VIGILANCE 24" n° 500,

Condamne la société SERENITE aux dépens d'appel et au paiement à la société EXCELIA de la somme de 8 000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que la présente décision sera transmise, une fois devenue définitive, à l'initiative de la partie la plus diligente, à l'Institut National de la propriété industrielle (INPI) aux fins d'inscription au registre national des marques.