CA Paris, ch. 2, 29 janvier 2021, n° 18/28401

Vu le jugement contradictoire rendu le 8 novembre 2018 le tribunal de grande instance de Paris,

Vu l'appel interjeté le 19 décembre 2018 par la société V. ès qualités de mandataire liquidateur de la société SIPC,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique 18 mars 2019 la société V., ès qualités, appelante principale et intimée à titre incident,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 juin 2019 par la société Enduit Diffusion, intimée principale et appelante à titre incident,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 septembre la société Akzo Nobel Coatings International B.V et la société Akzo Nobel Decorative Paints France (les sociétés Akzo Nobel), intimées principales et appelantes à titre incident,

Vu l'ordonnance de clôture du 6 février 2020.

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

La société Akzo Nobel Coatings International BV est une société de droit néerlandais. Elle a pour filiale la société française Akzo Nobel Decorative Paints France.

Ces sociétés appartiennent au groupe Akzo Nobel, qui conçoit, fabrique et commercialise des produits de santé et des produits chimiques, notamment dans le domaine de la production de peintures à usage industriel aussi bien que domestique.

Les sociétés Akzo Nobel indiquent avoir lancé en mars 2009 une nouvelle gamme de peinture de leur marque Dulux Valentine à destination des consommateurs à la recherche de produits haut de gamme, souhaitant personnaliser leur habitat et retrouver chez eux la signature d'un architecte d'intérieur, et que cette gamme, baptisée «Architecte», s'inspire des nouveaux modèles de construction associant performance technologique et design, tels des formulations haute technologie issues du bâtiment, une qualité de finition supérieure, des teintes exclusives tirée du monde du design et des packs fortement associés à l'univers high tech.

Elles indiquent que, depuis leur lancement, les produits qui composent cette gamme sont tous revêtus du signe figuratif suivant :

lequel serait toujours accompagné, de façon extrêmement visible sur la même étiquette, des termes Dulux Valentine.

Elles précisent que ces produits sont commercialisés depuis 2009 sur l'ensemble du territoire français, dans les magasins de l'enseigne Leroy Merlin, de façon ininterrompue et dans des volumes importants.

La société Akzo Nobel Coatings International B.V a déposé, le 15 février 2013 auprès de l'Institut national de la propriété industrielle )INPI(, la marque française verbale DULUX VALENTINE ARCHITECTE, enregistrée sous le n°3 983 147, pour désigner en classe 2 les«Peintures, vernis, laques ; siccatifs, y compris siccatifs durcissants, diluants, matières colorantes, tous ces produits étant des additifs pour peintures, vernis ou laques ; produits antirouille et contre la détérioration du bois ; préparations pour apprêts (peintures) ; teintures pour le bois ; mastic (résine naturelle) ; pastilles repositionnables de couleurs, vernis ou laques».

Elle a également déposé, le 17 août 2015, une demande d'enregistrement de marque n°15 4 203 821 à l'INPI pour désigner les mêmes produits que ci-dessus cités de la classe 2, portant sur le signe complexe «archiTECte» se présentant comme suit :

La société SIPC, immatriculée le 23 mars 1999 au registre du commerce et des sociétés d'Orléans, ayant pour objet social la fabrication et la vente de tous produits chimiques, savonnerie, colles, peintures et décapants a déposé la marque française verbale ARCHITECTE le 1er septembre 2010, enregistrée sous le n°3 763 288, pour désigner en classe 2 les «couleurs, vernis, laques (peintures), préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; enduits (peintures)».

Le 9 novembre 2015, la société SIPC a formé opposition à l'enregistrement de la marque complexe n°15 4 203 821 de la société Akzo Nobel Coatings International B.V, se prévalant de sa marque verbale ARCHITECTE n°3 763 288.

Par décision du 11 mai 2016, le directeur général de l'INPI a rejeté la demande d'enregistrement présentée par la société Akzo Nobel Coatings International B.V s'agissant de la totalité des produits visés à l'exclusion du «mastic (résine naturelle)».

Par un arrêt du 14 février 2017, la cour d'appel de Paris a rejeté le recours formé contre cette décision par la société Akzo Nobel Coatings International B.V.

Par exploit d'huissier délivré le 17 juin 2016, les sociétés Akzo Nobel ont fait assigner la société SIPC devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir ordonner le transfert de propriété de la marque verbale ARCHITECTE n°3 763 288 pour dépôt effectué frauduleusement et de mauvaise foi, subsidiairement, prononcer l'annulation de cette marque et, à titre infiniment subsidiaire, en prononcer la déchéance.

Par exploit d'huissier délivré le 17 juin 2016 également, la société SIPC a fait assigner les sociétés Akzo et la société Leroy Merlin France devant le président du tribunal de grande instance de Lille, statuant en référé, en contrefaçon de sa marque verbale ARCHITECTE.

Selon ordonnance du 11 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille s'est déclaré incompétent pour connaître de l'instance engagée au profit du tribunal de grande instance de Paris.

Par contrat du 7 juin 2017, inscrit au registre des marques tenu par l'INPI le 22 juin 2017, la société SIPC a cédé la marque ARCHITECTE n° 3 763 288 au profit de la société Enduit Diffusion, société immatriculée depuis le 15 février 2011 au registre du commerce et des sociétés d'Evry.

Par jugement du 5 juillet 2017, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert la liquidation judiciaire de la société SIPC et désigné la société V. comme liquidateur en la personne de maître Julien V..

Par exploit d'huissier du 8 septembre 2017, les sociétés Akzo Nobel ont fait assigner la société V., ès qualités de mandataire liquidateur de la société SIPC ainsi que la société Enduit Diffusion devant le tribunal de grande instance de Paris. La jonction des procédures a été ordonnée.

Le jugement déféré du 8 novembre 2018 a :

- déclaré la société V., ès qualités, irrecevable en ses demandes formées au titre de la contrefaçon de la marque française verbale ARCHITECTE n°3763288,

- déclaré irrecevable car prescrite la demande en revendication de la marque française verbale ARCHITECTE n°3763288 formée par les sociétés Akzo Nobel,

- dit recevable la demande en nullité de cette marque et débouté les sociétés Akzo Nobel de leur demande de ce chef,

- prononcé la déchéance totale, pour défaut d'usage sérieux, des droits, appartenant à la société SIPC et transmis à la société Enduit Diffusion, sur la marque française verbale ARCHITECTE n°3763288 pour les produits suivants : "couleurs, vernis, laques, peintures, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; enduits, peintures et dit que cette déchéance produira ses effets à compter du 5 février 2016,

- déclaré par conséquent la société Enduit Diffusion irrecevable en ses demandes formées au titre de la contrefaçon de la marque française verbale ARCHITECTE n°3763288,

- ordonné la communication de la présente décision, une fois celle-ci passée en force de chose jugée, à l'INPI, à l'initiative de la partie la plus diligente, pour inscription sur ses registres,

- condamné la société Enduit Diffusion à payer aux sociétés Akzo Nobel 5.000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société Enduit Diffusion aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour l'essentiel, le débat se présente devant la cour dans les mêmes termes que devant le tribunal, chacune des parties critiquant ce jugement par voie d'appel principal ou incident, en ses dispositions lui faisant grief.

Sur le sursis à statuer demandé par la société V.

La société V., ès qualités de liquidateur de la société SIPC, reprend une demande déjà formulée en première instance de sursis à statuer dans l'attente d'une décision judiciaire, aujourd'hui celle de la cour d'appel d'Orléans saisie de l'appel d'jugement du 9 janvier 2019 du tribunal de commerce d'Orléans, devant statuer sur le report de la date de cessation des paiements retenue dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société SIPC.

Elle indique qu'elle a «l'intention d'introduire une instance tendant à ce que soit annulée la cession de la marque ARCHITECTE au profit de la société ENDUIT DIFFUSION en ce que l'opération aurait été conclue au cours de la période dite suspecte» et que «ces éléments sont susceptibles d'avoir une influence dans le cadre de la procédure en cours».

Pour autant une éventuelle procédure que la société V. pourrait décider d'introduire pour remettre en cause la validité de la cession de la marque ARCHITECTE n°3763288 ne peut constituer une cause de sursis et ce d'autant que les questions relatives à la validité ou à la déchéance de la marque ne sont pas liées à la validité de la cession, seule l'indemnisation d'une éventuelle contrefaçon pourrait en être impactée.

Il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer.

Sur la recevabilité des prétentions de la société V.

Les sociétés Akzo Nobel soulèvent l'irrecevabilité de la société V. agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société SIPC, laquelle a transféré la propriété totale de la marque ARCHITECTE;

Pour autant comme justement retenu par les premiers juges, la société V. qui assure la représentation des créanciers de la liquidation judiciaire a intérêt à défendre la validité de la marque cédée faute d'être redevable d'une indemnisation au bénéfice de la société cessionnaire.

La société V. sera dès lors déclarée recevable en ses prétentions, à 1'exception de celles formulées au titre de la contrefaçon de cette marque pour des faits postérieurs à la cession.

Sur la demande en revendication de la marque verbale ARCHITECTE

L'article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable avant la modification législative du 11 mars 2014 dispose que :

«Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.

A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement.»

Le délai de prescription a été porté de trois à cinq ans par la loi du 11 mars 2014.

La revendication de la marque a été formulée par les sociétés Akzo Nobel pour la première fois lors de l'exploit introductif d'instance du 17 juin 2016.

La demande d'enregistrement de la marque ARCHITECTE litigieuse déposée le 1er septembre 2010 a été publiée le 24 septembre 2010, de sorte que le délai de prescription de trois ans était échu le 24 septembre 2013 avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle du 11 mars 2014.

Pour autant, les sociétés Akzo Nobel font valoir que la prescription ne leur serait pas opposable du fait de la mauvaise foi de la société déposante SIPC lors du dépôt.

Pour ce faire, elles entendent démontrer que non seulement la société SIPC ne pouvait pas ignorer qu'elles avaient lancé, plus d'un an auparavant en 2009, une nouvelle gamme de peintures siglées «archiTECte » sous la marque DULUX VALENTINE mais encore que tout porte à croire qu'elle n'a pas déposé sa marque ARHCITECTE dans le but de disposer d'un titre utile à l'exploitation de ses propres produits, mais uniquement celui de disposer d'un titre correspondant parfaitement à l'exploitation antérieure faite par les sociétés Akzo Nobel et ce afin de pouvoir le leur opposer et les empêcher de poursuivre la commercialisation paisible de la gamme de peintures «archiTECte ».

Elles ajoutent qu'elle ne pouvait ignorer le succès de cette gamme qui plaçait les sociétés Akzo Nobel en position très avantageuse, notamment dans le cadre du référencement de variétés de peintures au sein des magasins de l'enseigne Leroy-Merlin.

Pour autant, si les pièces produites par les sociétés Akzo Nobel permettent de confirmer que dès 2009 elles ont commercialisé une nouvelle gamme de peintures «archiTECte », notamment au sein des magasins de l'enseigne Leroy-Merlin, et qu'il apparaît possible que la société SIPC ait eu connaissance du lancement de cette gamme, il appartient aux sociétés Akzo Nobel d'apporter la preuve de l'intention de nuire caractérisant la mauvaise foi qu'elle invoque à l'encontre de la société SIPC lors du dépôt.

Or, cette preuve n'est pas rapportée dès lors que les sociétés Akzo Nobel ont pu commercialiser leur gamme de peinture sans aucune action contraire de la part de la société SIPC jusqu'à l'assignation devant le tribunal de commerce de Lille du 17 juin 2016, qu'elles ont pu déposer le 15 février 2013 auprès de l'INPI la marque verbale DULUX VALENTINE ARCHITECTE, sans opposition, et que le litige entre les parties n'a commencé que lorsqu'elles ont souhaité déposer à l'INPI la marque complexe «archiTECte» sans mention de DULUX VALENTINE. Il n'est pas non plus justifié de ce que la société SPIC a déposé sa marque sans intention aucune de l'exploiter dans les cinq années et aux seules fins d'empêcher son concurrent d'utiliser la dénomination «architecte».

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de revendication introduite le 17 juin 2016 par les sociétés Akzo Nobel.

Sur la demande de nullité de la marque verbale ARCHITECTE

Les sociétés Akzo Nobel demandent la nullité de l'enregistrement de la marque effectué en violation de leurs droits antérieurs du fait de l'exploitation antérieure du signe semi-figuratif «archiTECte» sur le fondement des articles L. 711-4 et L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans leurs versions applicables à la présente procédure .

L'article L.714-3 prévoit que l'enregistrement d'une marque est déclaré nul par décision de justice s'il n'est pas conforme aux dispositions des articles L711-1 à L.711-4.

L'article L.711-4 énonce :

ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :

a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;

b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

d) A une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique ;

e) Aux droits d'auteur ;

f) Aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;

g) Au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ;

h) Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale».

La cour approuve tout d'abord le jugement en ce qu'il a retenu que, contrairement à ce que soutient la société Enduit Distribution, aucune irrecevabilité pour prescription par tolérance ne peut être opposée aux sociétés Akzo Nobel. En effet, outre que le seul dépôt de la marque ARCHITECTE ne constitue pas un acte permettant de caractériser la tolérance en connaissance de cause à défaut d'usage démontré de celle-ci, la cour constate qu'eu égard à la date de dépôt de la marque «archiTECte» intervenu dans les cinq ans de la publication de la demande d'enregistrement de la marque verbale ARCHITECTE et à la volonté des sociétés Akzo Nobel de maintenir leur dépôt, ce qui les a amenées à contester la décision de rejet partiel de la demande d'enregistrement, il ne peut être sérieusement soutenu que les sociétés Akzo Nobel aient toléré l'usage de la marque ARCHITECTE pendant cinq ans.

Le jugement est également approuvé en ce qu'il a rappelé que si l'énumération de l'article L.711-4 n'est pas limitative, afin de permettre de ménager, dans tous les cas, les droits antérieurs des tiers et d'éviter qu'un droit exclusif soit accordé sur un signe qu'un opérateur du même marché peut déjà exploiter, il n'est pas justifié à suffisance par les sociétés Akzo Nobel que le signe «archiTECte» qu'elles utilisent constitue un droit opposable antérieur.

Sur la demande de déchéance de la marque verbale ARCHITECTE

L'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable à la procédure dispose que :

« Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Est assimilé à un tel usage :

a) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;

b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ;

c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation.

La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.

L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande.

La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.

La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu».

L'article R.712-23 du même code précise que pour les marques françaises le point de départ du premier délai est celui de la publication de l'enregistrement opérée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI).

La cour rappelle que la marque doit faire l'objet d'un usage sérieux à peine de déchéance pour chacun des produits et services visés dans l'enregistrement, et que l'usage sérieux requis s'entend comme un usage à titre de marque dans la vie des affaires pour garantir vis à vis du public l'origine des produits ou des services.

Il n'est pas contesté que la publication de l'enregistrement de la marque litigieuse ARCHITECTE a été opérée au BOPI le 4 février 2011 comme retenu par les premiers juges de sorte que la première période pouvant être considérée est celle comprise entre le 4 février 2011 et le 3 février 2016.

La demande de déchéance ayant été formulée pour la première fois par les sociétés Akzo Nobel par l'assignation délivrée le 17 juin 2016, il convient aussi de vérifier s'il n'y a pas eu d'usage sérieux de la marque pour les produits visés dans les cinq ans ayant précédé le 17 mars 2016 soit trois mois avant la date de l'assignation.

Or, si l'on exclut les pièces apportées aux débats par la société V. non datées ou postérieures à la période considérée il reste à l'appui de sa défense à la demande de déchéance :

- un accord-cadre conclu avec CDiscount du 18 février 2016 dans lequel il n'est pas fait état de la marque Architecte,

- des commandes de la société Batiwiz.com en date des 18 décembre 2015 et 19 février 2016 insuffisantes à justifier de la vente effective de peintures marquées ARCHITECTE,

- deux factures adressées à la société Enduit Diffusion et deux autres à une société Enduit Diffusion 78 Batvert entre mars et juillet 2015. Pour autant ces quatre factures ne justifient pas d'une commercialisation effective auprès du public dès lors qu'il s'agit de transfert au sein d'un même groupe. En effet il ressort des extrait Kbis que la société SIPC avait pour Président une société Sparkal Groupe ayant elle-même pour gérant Monsieur Vincent B., que celui-ci est également le président de la société Enduit Diffusion et également gérant de la société Artis Diversus mentionné comme président de la société Enduit Diffusion 78 Batvert.,

- un document intitulé «Catalogue ARCHITECTE du 2/01/2015. Il s'agit en réalité d'une liste de produits dépourvue de date certaine, sans mention de prix et dont il n'est absolument pas démontré qu'il s'agirait d'un «catalogue» authentique présenté au public.

Ainsi, la cour constate que c'est à juste titre que les premiers juges ont prononcé la déchéance de la marque pour l'ensemble des produits pour lesquels elle était déposée à compter du 5 février 2016.

La marque étant déchue à compter du 5 février 2016, toute demande relative à une contrefaçon de la marque est irrecevable pour des faits postérieurs à cette date. Ainsi les demandes formées sur ce fondement par la société Enduit Diffusion cessionnaire de la marque déchue qui concernent des faits postérieurs à la date de la cession de la marque du 7 juin 2017 seront déclarées irrecevables et le jugement confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de sursis à statuer,

Confirme le jugement en toute ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation,

Condamne la société V., ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SIPC, aux dépens d'appel dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile et, vu l'article 700 dudit code, les condamne à payer à ce titre in solidum à chacune des sociétés Akzo Nobel Decorative Paints France et Akzo Nobel Coatings International B.V une somme de 5.000 euros soit 10.000 euros au total pour les frais irrépétibles d'appel