CA Paris, Pôle 1 ch. 2, 28 mars 2013, n° 12/10326

FAITS CONSTANTS :

Le 22 avril 1988, M. Patrick d. a déposé la marque verbale française CAR'GO pour désigner les services et produits des classes 12 et 39, enregistrée sous le n°1 467 254, régulièrement renouvelée.

Le 24 février 1999, la marque a été cédée à la SA A. C.T.' FINANCES qui l'a donnée en licence à la SAS AGIR et à la SAS ACTION le 30 novembre 1999.

Les licences ont été enregistrées au Registre National des Marques.

La SA ACT FINANCES est propriétaire du nom de domaine cargo. fr réservé depuis le 10 décembre 1997.

La SA ACT FINANCES, selon l'extrait du registre du commerce et des sociétés, pour nom commercial "CAR GO" et pour activité la "prise de participations, de droit ou d'intérêts dans toutes sociétés ou entreprises, la gestion et la valorisation de ces participations, la réalisation au profit de ces sociétés ou entreprises de toutes prestations de services, achat, vente de tout matériel ou véhicule".

La SAS AGIR, selon "Kbis", a pour enseigne : "1.CAR'GO 2. AGIR LLD 3. POINT PLUS 4. POINT CARGO 5. CAR'ASSISTANCE 6. AGENT CAR'GO" et pour activité la "location courte, moyenne et longue durée, achat, vente, entretien et réparation de tous véhicules et matériels, exploitation de tous réseaux de distribution, notamment de franchise, de licence de marque, de distribution sélective, etc.., formation".

La SAS ACTION, selon "Kbis", a pour enseigne "CAR'GO" et pour activité "toutes opérations de location courte durée, d'achat et de vente de tout matériel ou véhicule en France et à l'étranger, la création et l'exploitation de tous autres fonds ou établissements de même nature".

Soutenant exploiter, à travers un réseau de 244 agences, une activité de location de véhicule sous toutes ses formes, tourisme, utilitaires, longue durée, courte durée et avoir découvert, en octobre 2011, des articles dans la presse lyonnaise annonçant l'arrivée prochaine dans la ville de Lyon d'un système de location de voiture auto partage "CAR2GO", à la suite desquels elles ont fait dresser un constat d'huissier sur le site CAR2GO, les sociétés ACT FINANCES, AGIR et ACTION ont fait assigner la SAS CAR2GO France devant le juge des référés.

Par ordonnance contradictoire du 15 mai 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris :

- a rejeté l'exception d'incompétence formée par la Communauté Urbaine de Lyon LE GRAND LYON,

- a déclaré la présente ordonnance commune et opposable à la Communauté Urbaine de Lyon LE GRAND LYON,

- a dit que la vraisemblance de la contrefaçon de la marque CAR'GO alléguée par la société ACT FINANCES, la société AGIR et la société ACTION n'était pas établie,

- a débouté ces sociétés de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de la marque française CAR'GO n° 1 467 254,

- a déclaré la société ACT FINANCES, la société AGIR et la société ACTION recevables à agir sur le fondement de la concurrence déloyale,

- y a fait droit,

- a ordonné en conséquence à la société CAR2GO de cesser tout usage de la dénomination CAR2GO à quelque titre que ce soit et notamment à titre de dénomination sociale, nom commercial, enseigne, marque, nom de domaine, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance,

- s'est réservé la liquidation des astreintes prononcées,

- a condamné la société CAR2GO à payer à la société ACT FINANCES, la société AGIR et la société ACTION la somme de 3 000 euros, outre les frais de procès-verbaux de constat à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- a condamné la société CAR2GO aux entiers dépens de l'instance.

La société CAR2GO a interjeté appel de cette décision le 6 juin 2012 (RG 12/10326).

Les sociétés ACT FINANCES, AGIR et ACTION ont interjeté appel de cette décision 26 juin 2012 (RG 12/11736).

Les deux procédures ont été jointes sous le premier des numéros précités.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2013.

La société CAR2GO a pris une nouvelle dénomination, OGOTRAC.

PRETENTIONS ET MOYENS DE LA SOCIETE OGOCTRAC :

Par dernières conclusions du 16 janvier 2013, auxquelles il convient de se reporter, la société OGOTRAC, nouvelle dénomination de la société CAR2GO France, fait valoir :

- qu'elle sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté les intimées de leurs demandes formées au visa de l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle (CPI) au motif de l'existence d'une contestation sérieuse portant sur l'exploitation de la marque CAR'GO,

. que l'usage d'un signe à titre de nom commercial ne peut en aucune façon valoir usage à titre de marque,

. que les intimées ne justifient d'aucune exploitation effective du signe revendiqué,

- qu'elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit aux demandes fondées sur une atteinte au nom commercial, à l'enseigne et au nom de domaine CAR'GO, signe invoqué à l'exception de tout autre,

. que le premier juge a prononcé une interdiction sous astreinte "à compter de la présente ordonnance", date à laquelle elle n'avait pas connaissance de la décision,

. que le premier juge a prononcé une mesure d'interdiction générale sans préciser avec quels services et/ou produits la dénomination litigieuse ne devait pas être associée,

. que les intimées n'ont jamais formé une quelconque demande au titre d'une prétendue astreinte à leurs dénominations sociales,

. que, sur le nom commercial, l'enseigne, le nom de domaine, l'ordonnance les évoque tour à tour sans distinction, alors qu'ils répondent à des régimes juridiques particuliers et que chacune des sociétés intimées ne revendique qu'un seul signe, CAR'GO,

. que, sur le nom commercial, celui enregistré par ACT FINANCES n'est pas CAR'GO mais CAR GO, et que la seule inscription d'un nom commercial au registre du commerce et des sociétés ne suffit pas pour en démontrer un usage permanent et stable, que les intimées ne démontrent pas que la clientèle identifierait chacune d'elles sous la dénomination CAR'GO,

. que de même, sur l'enseigne, aucune des sociétés intimées ne démontre par les pièces produites l'exploitation stable et nationale d'une enseigne déterminée,

. que, sur le nom de domaine, cargo. fr, que ni la date d'exploitation réelle du site ni son contenu à la date revendiquée ne sont démontrés,

. qu'en conséquence, le caractère vraisemblable de la contrefaçon et du risque de confusion n'est pas établi,

- à titre subsidiaire et en tout état de cause, qu'il n'y a pas lieu à référé en l'absence de toute atteinte aux droits revendiqués par les sociétés ACT FINANCES, AGIR et ACTION,

. qu'il y a absence d'atteinte vraisemblable à la marque française n° 1 467 254,

. que les différences visuelles entre les signe en litige sont incontestables,

. que les parties n'interviennent pas dans le même secteur d'activité,

. qu'il y a absence d'atteinte aux nom commercial, enseigne et nom de domaine.

Elle demande à la Cour :

- de la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée,

- de lui donner acte de ce qu'elle se réserve de solliciter la déchéance de la marque nominale française CAR'GO n° 1 467 254 devant la juridiction saisie au fond pour l ensemble des produits et services qu'elle désigne,

- de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé que la vraisemblance de la contrefaçon de la marque CAR'GO alléguée par la société ACT FINANCES, la société AGIR et la société ACTION n'est pas établie et les a déboutées de leur demande fondée sur la contrefaçon de la marque française CAR'GO n° 1 467 254,

- d'infirmer l'ordonnance en toutes ses autres dispositions,

- de débouter les sociétés ACT FINANCES, AGIR et ACTION de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

En toute hypothèse,

- de dire n'y avoir lieu à référé,

- de condamner in solidum les sociétés ACT FINANCES, AGIR et ACTION à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- de condamner in solidum les sociétés ACT FINANCES, AGIR et ACTION aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PRETENTIONS ET MOYENS DES SOCIETES ACT FINANCES, AGIR et ACTION :

Par dernières conclusions du 5 février 2013, auxquelles il convient de se reporter, les sociétés ACT FINANCES, AGIR et ACTION font valoir :

- sur l'atteinte à la marque,

. que la société CAR2GO intervient dans le même secteur d'activité qu'elles,

. que "CAR2GO" est une imitation de CAR'GO au sens de l'article L. 713-3 du CPI,

. que les points communs sont prédominants et la confusion bien réelle,

. que le débat sur l'exploitation de la marque ne peut prospérer devant le juge des référés qui doit se borner à vérifier, sur le fondement de l'article L. 716-6 du CPI, la qualité du demandeur et l'existence ou l'imminence d'une atteinte à ses droits, et qu'en tout état de cause, les preuve de l'exploitation de la marque ressortent des pièces versées aux débats,

- sur l'atteinte au nom commercial, à l'enseigne et au nom de domaine,

. que c'est par erreur que le premier juge a écrit "dénomination sociale" sans en tirer aucune conséquence juridique,

. que c'est à juste titre en revanche que ce juge a estimé qu'il existait un risque de confusion,

. qu'elles justifient de l'exploitation du signe CAR'GO à titre de nom commercial et d'enseigne et que le nom de domaine cargo.fr a été réservé dès le 10 décembre 1997.

Elles demandent à la Cour :

- de débouter la société CAR2GO France de son appel,

- de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné à la société CAR2GO France, sur le fondement de la concurrence déloyale, de cesser tout usage de la dénomination CAR2GO, à quelque titre que ce soit, et notamment à titre de dénomination sociale, nom commercial, enseigne, marque, nom de domaine, sous astreinte de 1 500 euros par jour à compter de l’ordonnance, et de payer à chacune des demanderesses la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, et en ce qu’elle a déclaré l'ordonnance commune et opposable à la Communauté Urbaine de Lyon LE GRAND LYON,

- de faire droit par contre à leur appel incident et d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle les a déboutées de l'action fondées sur l'article L. 716-6 du CPI,

- de condamner la société CAR2GO France (RCS Paris 534826712) à payer à chacune des concluantes la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société CAR2GO France aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- de dire l'arrêt à venir commun et opposable à la Communauté Urbaine de Lyon LE GRAND LYON.

PRETENTIONS ET MOYENS DU GRAND LYON :

Par dernières conclusions du 17 janvier 2013, auxquelles il convient de se reporter, la Communauté Urbaine de Lyon LE GRAND LYON demande à la Cour :

- de dire qu'en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, l'action en référé introduite devant le tribunal de grande instance de Paris par "la société CAR'GO" était irrecevable,

- "en ce sens", de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté les demandes de "la société CAR'GO" relatives à l'existence prétendue d'actes de contrefaçon de marque, mais en revanche, de réformer la décision en ce qu'elle a reconnu les actes de concurrence déloyale,

A titre subsidiaire,

- de la déclarer étrangère à toute atteinte éventuelle portée aux signes distinctifs du Groupe CAR'GO par la société CAR2GO,

- de dire que la société CAR2GO France SAS est seule responsable de ses agissements, qu'aucun coût de ce fait et de quelque nature que ce soit ne saurait lui être imputé ni supporté par elle,

- de condamner la ou les sociétés qui succomberait (en) à la présente instance à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- de dire ce que de droit en ce qui concerne la prise en charge des entiers dépens de première instance et d'appel par la ou les sociétés qui succomberait (en) dans le cadre de la présente instance.

SUR CE, LA COUR,

Sur la contrefaçon de marque :

Considérant que l'article L. 716-6 du CPI dispose :

"Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente." ;

Que selon l'article L. 713-3 du même code : "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;

b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.";

Considérant qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater, à la condition que cette constatation relève de l'évidence, l'absence d'exploitation d'une marque rendant non vraisemblable l'atteinte à cette marque ;

Considérant qu'est en litige la marque verbale française CAR'GO n° 1 467 254 ;

Considérant, sur l'exploitation de la marque, que par contrats de licence de marque du 30 novembre 1999, la société ACT FINANCES, a concédé à la société AGIR et à la société ACTION, l'usage exclusif de la marque CAR'GO et de son logo figuratif, telle que celle-ci est enregistrée auprès de l'INPI sous le numéro 1 467 254, pour l’exploitation d’une activité de location de longue durée (AGIR), ou de courte durée (ACTION) de véhicules de tourisme et de véhicules utilitaires, sans chauffeur, le contrat précisant s'agissant de la société AGIR, "de même que pour l'exploitation de son réseau d'agents POINT CAR'GO et de son réseau de franchise CAR'GO"; que l'exploitation de la marque peut se faire, comme c'est le cas pour la société ACT FINANCES, société holding ainsi que le fait apparaître l'extrait du registre du commerce et des sociétés, à travers la concession d'une licence de marque et d'un réseau de franchise ;

Que la société AGIR a la qualité de franchiseur aux termes d'un "contrat de franchise CAR'GO" (pièce 18), qui stipule que "le franchiseur dispose de la jouissance de la marque CAR'GO et de ses représentations graphiques, lesquelles ont fait l'objet d'un dépôt auprès de l'INPI le 22 avril 1988 dans les classes 12 et 39, sous le N°1467254, et ont été régulièrement renouvelées depuis le 5 janvier 1988 sous le numéro 1467254 » ; que selon l’article 4 du contrat, « le franchiseur consent au franchisé le droit de faire usage, exclusivement à titre d'enseigne et pour l'exploitation de son agence, de la marque CAR'GO et de ses représentations figuratives";

Que les sociétés ACT FINANCES, AGIR et ACTION produisent une liste des membres du réseau CAR'GO, comportant plus de deux cent points de vente ; que c'est à tort que le premier juge a dénié toute valeur probante à ce document au motif qu'il avait été créé pour les besoins de la cause, alors qu'y figurent, notamment, les noms de licenciés, franchisés ou agents, et que le terme "POINT CAR'GO" y apparaît à de nombreuses reprises ; que ce listing n'est pas argué de faux et que la société CAR2GO n'a pas réclamé la communication des contrats correspondants ; qu'en outre, est produite en cause d'appel une "attestation particulière des commissaires aux comptes" de la société AGIR du 20 septembre 2012 certifiant conforme la liste des "clients franchisés ou dénommés Points Car'Go, Agents ou Car Assistance";

Que sont versées aux débats, notamment par la société CAR2GO elle-même, et non sérieusement contestées quant à leur authenticité, les conditions générales de réservation sur internet CAR'GO, lesquelles précisent que la "société CAR'GO" désigne ci-après la société AGIR"; que la marque nominale CAR'GO est omniprésente dans ce document ;

Que sont produits de nombreux articles de presse relatant l'activité de "CAR'GO", mentionnant par exemple que "la marque de location CAR'GO, créée en 1988 est exploitée par ACT FINANCES' qui réunit les activités financières, comptables et administratives du groupe" ou décrivent "AGIR marque commerciale" comme ayant "3400 véhicules réseau de franchise, réseau Points Car'Go, location longue durée" ou que "le 13 juin 2000 CAR'GO a été admis comme nouvel adhérent au sein de la Fédération Française de la Franchise" ;

Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, l'usage de la marque CAR'GO par les trois sociétés ACT FINANCES, AGIR et ACTION, dans leurs domaines d'activités respectifs, apparaît établie avec l'évidence requise en référé ;

Considérant, sur la vraisemblance de la contrefaçon, qu'il n'est pas contestable que CAR2GO est une imitation de la marque verbale CAR'GO, au sens de l'article L. 713-3 du CPI, les deux signes ne différant que par l'insertion par la société CAR2GO du chiffre 2 aux lieu et place de l'apostrophe ;

Que le signe CAR2GO reproduit les cinq lettres et les deux syllabes, coupées par une césure, de la marque CAR'GO ; qu'il y a entre CAR2GO et CAR'GO un degré élevé de similitude visuelle et phonétique, que l'on prononce le "2 » de CAR2GO en langue française (« deux ») ou en langue anglaise ("two" ou "to") ;

Que le vocable CAR GO, prononcé avec une césure, serait elle légère, présente intrinsèquement un fort pouvoir distinctif ; que ce terme est largement associé dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne à voiture (CAR) et à l'action d'aller (GO), et qu'il existe un risque de confusion, alors en outre que les sociétés en litige exercent leur activité dans le même secteur, comme le démontre, pour la société CAR2GO, l'extrait du registre du commerce et des sociétés : "l'entretien d'un système de location automatisé de voiture, location et commerce de véhicules, planification conseil et autres services en connexion avec les activités mentionnées ci-dessus", la marque CAR'GO étant enregistrée pour désigner les services et produits des classes 12 et 39 (véhicules à l'exception des véhicules par eau ; location de véhicules à l'exception des services de location de véhicule par eau) ;

Qu'en conséquence, la contrefaçon de la marque CAR'GO est vraisemblable ; que l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a retenu le contraire ;

Sur la concurrence déloyale :

Considérant que les parties conviennent de ce que le débat au titre de la concurrence déloyale porte sur le nom commercial, l'enseigne et le nom de domaine, à l'exclusion de la dénomination sociale des sociétés ACT FINANCES, AGIR et ACTION, que le premier juge a évoquée à tort ;

Que la société ACT FINANCES a pour nom commercial CAR GO, que la société ACTION a pour enseigne CAR'GO et CAR'LIBERTE et que la société AGIR a pour enseigne CAR'GO, CAR'ASSISTANCE, POINT CARGO et Agent CAR'GO ;

Que les trois sociétés exploitent également à titre d'enseigne un signe constitué par un cartouche avec le signe CAR écrit en jaune sous lequel est écrit le signe GO en vert clair, le O étant souligné et suivi de deux points d'exclamation, le tout sur fond bleu ;

Que le premier juge a exactement retenu que s'il ne suffisait pas d'inscrire les noms commerciaux ou les enseignes sur les "extraits Kbis" pour en démontrer l'usage, la production du press book, outre les captures d'écran du site pagesjaunes. fr de "location d'automobiles CAR GO", démontraient quant à elles que le terme CAR GO était utilisé par les trois sociétés sous la forme CAR GO par la société ACT FINANCES, sous la forme CAR'GO par la société ACTION et sous la forme CAR'GO et CARGO par la société AGIR ;

Que c'est encore à juste titre que ce juge a estimé que la différence entre les signes CAR GO, CAR GO et CAR'GO était insignifiante' et relevé, par des motifs pertinents, à l'exception de ceux portant sur la dénomination sociale, que la Cour fait siens, que l'usage du signe CAR2GO par la société CAR2GO pouvait entraîner une confusion dans l'esprit du public avec le nom commercial et l'enseigne CAR'GO, CAR GO ou CAR GO ;

Que ce risque de confusion s'étend au nom de domaine cargo. fr, réservé par la société ACT FINANCES depuis le 10 décembre 1997 et exploité en toute hypothèse depuis plusieurs années ainsi que cela résulte d'un échange de courriers entre les parties en 2009 faisant référence au site "franchise cargo. fr"et du press book (ex : l'Officiel de la Franchise avril 2007 mentionnant www. cargo. fr) ;

Sur les mesures demandées :

Considérant, au vu de ce qui précède, et dans la limite des demandes des sociétés ACT FINANCES, AGIR et ACTION qui ne sollicitent pas d'autre mesure, du chef de la contrefaçon de marque, qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que la vraisemblance de la contrefaçon de la marque CAR'GO alléguée par les sociétés précitées n'était pas établie et en ce qu'elle les a déboutées de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de la marque française CAR'GO ;

Que l'ordonnance sera également infirmée en ce qu'elle a dit la décision commune et opposable à la Communauté Urbaine de Lyon LE GRAND LYON, celle ci étant partie à l'instance devant le premier juge, comme devant la Cour ;

Que la demande de ladite Communauté Urbaine tendant à la voir déclarer étrangère aux faits incriminés sera accueillie, dès lors qu'il ressort des éléments précités que seule la société CAR2GO est responsable des agissements'au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale ;

Que l'ordonnance sera, en revanche, confirmée pour le surplus ;

Qu'il n'y a lieu de "donner acte", le donner acte ne consacrant pas la reconnaissance d'un acte ou d'un fait juridiques ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a :

- déclaré la décision commune et opposable à la Communauté Urbaine de Lyon LE GRAND LYON,

- dit que la vraisemblance de la contrefaçon de la marque CAR'GO alléguée par la société ACT FINANCES, la société AGIR et la société ACTION n'était pas établie,

- débouté la société ACT FINANCES, la société AGIR et la société ACTION de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de la marque française CAR'GO n° 1 467 254,

Statuant à nouveau sur ces points,

DIT n'y avoir lieu de déclarer l'ordonnance entreprise commune et opposable à la Communauté Urbaine de Lyon LE GRAND LYON,

DÉCLARE vraisemblable la contrefaçon de la marque française CAR'GO n° 1 467 254,

CONFIRME l'ordonnance pour le surplus,

Y ajoutant,

DÉCLARE la SAS OGOTRAC, nouvelle dénomination de la société CAR2GO, seule responsable des agissements retenus au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale,

CONDAMNE la SAS OGOTRAC, nouvelle dénomination de la société CAR2GO, à payer à chacune des sociétés ACT FINANCES SA, AGIR SAS et ACTION SAS, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS OGOTRAC, nouvelle dénomination de la société CAR2GO, à payer la somme de 3 000 euros à Communauté Urbaine de Lyon LE GRAND LYON,

CONDAMNE la SAS OGOTRAC, nouvelle dénomination de la société CAR2GO, aux dépens d'appel,

DIT n'y avoir lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la Communauté Urbaine de Lyon LE GRAND LYON.