CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 17 décembre 2021, n° 20/17286

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu l'ordonnance de référé rendue le 19 octobre 2020 par le magistrat délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris.

Vu l'appel interjeté le 27 novembre 2020 par Mme Soraya E. et la société Lou'ben Gmbh Co Kg.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 09 août 2021 par Mme Soraya E. et la société Lou'ben Gmbh Co Kg, appelantes.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 03 septembre 2021 par la société Soraya Gmbh, intimée.

Vu l'ordonnance de clôture du 09 septembre 2021.

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Mme Soraya E. expose être à l'origine de la création de la marque SORAYA, initialement lancée en 1994 aux fins de création et distribution de maillots de bain.

Elle a procédé au dépôt de la marque verbale de l'Union européenne SORAYA n°9828518 le 22 mars 2011 en classe 25 pour désigner les 'maillots de bain, peignoir de bain, vêtements de plage, chaussures, sandales de bain, chaussures de plages, paréos, chapellerie, chapeaux casquettes'. Cette marque a été enregistrée le 7 juillet 2011.

Elle est également titulaire de plusieurs autres marques semi- figuratives telles :

- la marque française n°3816487

déposée le 22 mars 2011 en classe 25 et enregistrée le 15 juillet 2011 ;

- la marque française n°4345887

déposée le 14 mars 2017 en classes 4, 18, 24 et 25 et enregistrée le 7 juillet 2017 ;

- la marque de l'Union européenne n°17785932

déposée le 7 février 2018 en classes 3, 4, 5, 14, 18, 20, 24 et 25 et enregistrée le 19 février 2018 ;

- la marque de l'Union européenne n°18179062

déposée le 10 janvier 2020 en classes 3, 18, 24 et 25.

Elle dit exploiter lesdites marques par l'intermédiaire de la société Lou'ben Gmbh Co Kg (la société Lou'ben) dont elle est gérante et seule associée et qui a pour activité la création et la distribution de maillots de bain et vêtements de plage.

Mme E. et la société Lou'Ben exposent avoir appris, par l'intermédiaire de clients, l'existence d'une société Soraya Beachwear Ltd., sise en Suisse, et exploitant un site internet www.sorayabeachwear.com de vente en ligne de maillots de bain et vêtements de plage.

Par courriel du 20 novembre 2019, Mme E. et la société Lou'ben ont demandé à la société Soraya Beachwear Ltd. de cesser immédiatement l'exploitation de son site.

Par lettre recommandée avec accusé de réception de leur conseil du 20 janvier 2020, elles ont mis en demeure cette même société de :

- cesser immédiatement toute utilisation de l'appellation SORAYA à quelque titre que ce soit, tant dans la dénomination de la société requise, que dans la marque exploitée pour la

distribution de ses produits ;

- se rapprocher directement de leur conseil afin d'envisager une indemnisation de leur préjudice résultant de la contrefaçon de marque.

Enfin, le cabinet comptable des demanderesses adressait un courriel en langue allemande à cette société le 14 février 2020, lui demandant de s'abstenir de tout usage ultérieur de la marque et de modifier sa page Instagram ainsi que sur son site web.

Par acte du 9 mars 2020, Mme E. et la société Lou'ben ont assigné en référé la société Soraya Beachwear Ltd. devant le président du tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marque.

La société Soraya Gmbh est intervenue volontairement à l'instance en référé en lieu et place de la société Soraya Beachwear Ltd.

En effet, Mme Soraya Wirtner, fondatrice de la société Soraya Gmbh a choisi, en 2018, d'adopter son prénom afin d'identifier ses créations, à savoir des collections de maillots de bain et tenues de plage qu'elle commercialise depuis lors au travers du site internet susvisé.

L'ordonnance de référé dont appel a :

- déclaré la société Lou'ben irrecevable en son action en contrefaçon de marque ;

- dit n'y avoir lieu à référé ;

- condamné Mme Soraya E. à payer à la société Soraya Gmbh la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné Mme Soraya E. aux entiers dépens ;

- rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Mme Soraya E. et la société Lou'ben ont relevé appel de cette ordonnance, et par leurs dernières conclusions sollicitent de la cour de l'infirmer en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

- déclarer Mme E. et la société Lou'ben recevables en leurs demandes et les déclarer bien fondées ;

- ordonner à la société Soraya Gmbh de cesser toute utilisation quelle qu'elle soit de la marque « SORAYA », à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, notamment :

- au sein de sa dénomination sociale, ainsi qu'au sein de son nom de domaine sorayabeachwear.com ;

- pour la distribution et la vente de ses produits par l'intermédiaire de son site internet sorayabeachwear.com ;

- pour effectuer la publicité et la promotion de ses produits et de son activité au travers de son compte Instagram « sorayabeachwear ».

- faire interdiction pour l'avenir à la société Soraya Gmbh de reproduire ou d'imiter, en tout état de cause d'utiliser la marque et le terme « SORAYA » sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée ;

- se réserver la liquidation des astreintes ;

- constater que le préjudice subi par Mme E., titulaire de la marque, et par la société Lou'ben qui l'exploite, est substantiel ;

- condamner la société Soraya Gmbh à verser à chacune des appelantes la somme de 50.000 euros à titre de provision, à savoir sur la réparation de leurs préjudices matériel et moral ; - condamner la société Soraya Gmbh à verser à chacune des appelantes la somme de 12.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Soraya Gmbh aux entiers dépens, en ce compris les frais de traduction d'actes, les frais de signification, ainsi que les frais d'établissement de procès-verbaux de constat d'huissier.

Par ses dernières conclusions, la société Soraya Gmbh demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée ;

Y ajoutant,

- condamner in solidum la société Lou'ben et Mme E. à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum la société Lou'ben et Mme E. aux entiers dépens de la présente procédure d'appel dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- Sur la recevabilité des demandes de la société Lou'ben

Les appelantes critiquent l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a considéré la société Lou'ben non recevable à agir aux motifs que celle-ci ne justifiait pas que le contrat de licence exclusive de la marque de l'Union européenne SORAYA n°009828518 conclu avec Mme E. le 1er août 2011 a été régulièrement inscrit au registre des marques.

Elles fournissent aux débats une copie du contrat de concession exclusive de marque précité signé par Mme E. en tant que titulaire de la marque concédée en licence et en tant que représentant légal de la société Lou'Ben, concessionnaire de la licence.

La société Soraya Gmbh ne conteste pas utilement l'existence de ce contrat de licence aux motifs que celui-ci est signé par la seule Mme E. en sa double qualité de titulaire de la marque concédée en licence et de représentante légale de la société concessionnaire, ces qualités n'étant pas discutées. De même, la circonstance que ce contrat n'est pas inscrit au registre des marques est inopérant à remettre en cause son existence.

Si selon les dispositions du premier alinéa de l'article L. 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle dont l'application à la présente procédure n'est pas discutée, 'l'action civile en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut agir en contrefaçon, si après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas se droit dans un délai raisonnable', le quatrième alinéa de ce même article prévoit que 'toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre'.

De même, selon les dispositions de l'article 25 4° du règlement UE 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne dont l'application à la présente procédure n'est pas discutée, tout licencié est recevable à intervenir dans la procédure en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque de l'Union européenne afin d'obtenir réparation du préjudice qui lui est propre.

La société Lou'Ben qui se prévaut du contrat de licence du 1er août 2011 a agi en référé conjointement avec Mme E., titulaire de la marque de l'Union européenne SORAYA n°009828518, estimant que l'intimée portait une atteinte vraisemblable à ladite marque, chacune réclamant notamment une somme provisionnelle en réparation de son préjudice.

Si l'accomplissement des formalités de publicité au registre des marques du contrat de licence est une condition d'opposabilité aux tiers de ce contrat, il n'en demeure pas moins que le défaut d'inscription au registre des marques du contrat de licence dont bénéficie la société Lou'Ben ne lui ôte pas sa qualité à agir en référé aux côtés du titulaire de la marque, étant relevé que la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne interprétant les dispositions de l'article 23 du règlement 207/2009 antérieures à celles de l'article 27 du règlement 2017/1001 précité et concernant l'opposabilité aux tiers, reconnaît que le licencié peut agir en contrefaçon bien que le contrat de licence n'ait pas été inscrit aux registres des marques de l'Union européenne.

Aussi c'est à tort que le premier juge a considéré la société Lou'Ben comme non-recevable en son action.

L'ordonnance entreprise est en conséquence infirmée de ce chef.

- Sur les demandes de Mme E. et de la société Lou'Ben au titre de l'atteinte à la marque de l'Union européenne SORAYAn°009828518

Selon les dispositions de l'article L. 716-4-6, premier alinéa, du code de la propriété intellectuelle, 'Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon ('). Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente'.

Les appelantes critiquent l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur leurs demandes d'interdiction et d'allocation de sommes provisionnelles aux motifs que compte-tenu du caractère équivoque des conditions d'exploitation de la marque invoquée et, partant, de l'existence d'une contestation sérieuse de la validité de ce titre, la vraisemblance de l'atteinte aux droits de Mme E. est insuffisamment établie.

Les appelantes fondent leurs demandes sur la seule marque de l'Union européenne n°009828518 précitée.

Elles font valoir que la marque de l'Unions européenne SORAYA n°009828518 est contrairement a ce qu'a retenu le premier juge, exploitée de manière sérieuse, continue et notoire depuis de nombreuses années pour les maillots de bain et les vêtements de plage et que cette marque phare partenaire de l'élection Miss France depuis plus de 13 ans est portée régulièrement par des personnalités et citée dans la presse hebdomadaire, ce qui participe de sa notoriété. Elles ajoutent que l'exploitation des marques dérivées qui ont fait l'objet de dépôts ultérieurs n'ont en rien diminué l'usage de la marque historique SORAYA.

La société Soraya Gmbh fait valoir que les appelantes ne justifient pas de la vraisemblance d'une atteinte portée à leurs droits ce en raison de l'absence d'un usage sérieux de la marque SORAYA pour les produits qu'elle désigne au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en contrefaçon a été formée.

Si comme le font valoir les appelantes, il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur la validité du titre opposé, il n'en demeure pas moins que celle-ci doit être prise en compte dans l'appréciation de la vraisemblance de l'atteinte aux droits opposés par le demandeur.

La société Soraya Gmbh conteste la vraisemblance de la contrefaçon de la marque SORAYAn°009828518 aux motifs que celle-ci est susceptible de déchéance faute d'usage sérieux pendant une période ininterrompue de 5 ans pour désigner les 'maillots de bain, peignoirs de bain, vêtements de plage, chaussures, sandales de bain, chaussure de plage, paréos, chapellerie, chapeaux, casquettes' visés à l'enregistrement. Elle fait valoir que dans le contexte spécifique d'une famille ou d'une série de marques, l'usage d'une marque ne saurait être invoqué afin de justifier de l'usage d'une autre marque.

La date à laquelle la société Soraya Gmbh a opposé le moyen issu de la déchéance de la marque qui lui est opposée n'est pas précisément connue de la cour, cette société invoquant dans ses écritures 'la période de référence' sans la délimiter concrètement.

Aussi, il sera retenu la date des dernières écritures de la société Soraya Gmbh devant le juge des référés soit le 21 septembre 2020 pour considérer que la période de cinq ans de référence est comprise entre le 21 septembre 2015 et le 21 septembre 2020.

Pour justifier de l'usage de la marque de l'Union européenne sur la période de référence, les appelantes fournissent au débat diverses pièces à savoir :

' une copie d'une carte de voeux pour l'année 2020 au nom de SORAYA SWIMWEAR (pièce 6),

' un catalogue « SORAYA SWIMWEAR » de la nouvelle collection 2020 (pièce 18),

' un exemplaire pour l'année 2019 du dossier de franchise « SORAYA SWIMWEAR » (pièce 19),

' deux photographies non datées d'étiquettes cousues sur des vêtements comportant la mention « SORAYA » (pièce 21),

' une attestation relative au partenariat mis en place depuis le 1er novembre 2014 entre la société Lou'Ben et l'émission de télévision Miss France, établie le 11 juin 2020 par le président de la société Endemolshine organisation (Miss France Organisation) (pièce 22),

' une revue de presse relative à la publicité de maillots de bain SORAYA dans diverses publications de presse couvrant la période 2010-2018 (pièce 23),

' des cartes de v'ux et supports promotionnels, mettant notamment en scène les candidates de l'émission Miss France, des années 2008, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 et 2018 (pièce 24),

' deux contrats de location par la société Lou'Ben d'un espace sur la terrasse piscine de l'hôtel Pullman de Cannes Mandelieu pour la période du 6 mai au 31 août 2017 et du 8 mai au 23 septembre 2018 aux fins de présentation des maillots de bain SORAYA à la clientèle de l'hôtel (pièce 25),

' trois photographies non datées d'un sac en paille brodé de la mention «SORAYA Biarritz», d'une serviette brodée de la mention « SORAYA maillotsoraya.com » et de cartons destinés à SORAYA France (pièce 26.1)

' des factures correspondant à l'achat, par la société Lou'Ben, d'espaces publicitaires dans différents titres de presse ou sites internet en 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 et 2020 (pièce 28),

- des photographies non datées de devantures de boutiques ou de corner de grands magasins à l'enseigne SORAYA présentant des maillots de bain (pièce 29),

- un accord de partenariat conclut le 12 novembre 2019 entre les sociétés Endemolshine organisation (comité Miss France organisation) et Lunacom mandatée par la société Lou'Ben pour la représenter ainsi que la marque SORAYA vis-à-vis de la société Miss France, accord prévoyant la fourniture de maillots de bains (pièce 30),

- un contrat non daté de distribution exclusive conclut entre la société Lou'Ben et Mme G. concernant la vente en Espagne de la ligne de maillots de bain et accessoires de plage SORAYA (pièce 31),

- un contrat du 7 février 2019 conclu entre les sociétés Lou'Ben et OCP s'agissant de la présence le lundi 18 mars 2019 au Salon de la franchise à Paris sur le stand SORAYA de Miss France 2018 (pièce 32),

- un contrat de prestation de services conclu pour la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016 entre les sociétés Lou'Ben et Poulain & Prous communication concernant la réalisation des campagnes de relation publique pour la France de la marque SORAYA (pièce 33),

- un contrat de vente conclut le 2 mai 2017 entre les sociétés Lou'Ben et Bazarchic encadrant la vente 'Soraya 08 maillots' sur Bazarchic entre le 26 avril 2017 et le 2 mai 2017 (pièce 34),

- un contrat de partenariat en date du 8 juin 2017 conclut entre la société Lou'Ben et Mlle Mélanie D. par lequel la première s'engage à faire dotation à la seconde de 8 maillots de bain de la marque SORAYA pour le tournage de l'émission 'Les princesses de l'Amour' (pièce 35),

- un contrat de commission sur vente du 1er janvier 2020 conclut entre la société Lou'Ben et Mme R., la première accordant à la seconde le droit de vendre pendant un an les produits de la marque SORAYA (maillots de bain et accessoires de plage) (pièce 36),

- une annexe 11 intitulée 'accusé de réception et engagement de confidentialité' signé le 11 janvier 2019 par Mme B. candidate à un contrat d'affiliation corner selon lequel cette dernière a reçu les éléments d'identité, et des étapes de l'évolution de l'enseigne SORAYA et les éléments sur le réseau SORAYA (pièce 37),

- une attestation de M. Marc G. gérant de la société Lunacom du 30 juillet 2021 par laquelle celui-ci témoigne travailler en qualité de prestataires de services (relations médias, communication, partenariat) pour la marque SORAYA depuis plus de 17 ans et assurer le placement des produits de cette marque auprès des Miss France (pièce 38),

- des factures de prestations de services de la société Lunacom datées entre 2010 et 2018 (pièce 39),

- un extrait d'un article du magazine Voici concernant le concours 'Miss France 2015" où posent les 33 prétendantes en maillot de bain, l'article précisant que le maillot de bain porté par les concurrentes sont un modèle de chez SORAYA (pièce 40),

- un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 2 août 2021 constatant l'existence à Saint-Tropez d'une boutique de vente de maillots de bain, tuniques, paréos tenues de plage et accessoires à l'enseigne et marque SORAYA et que les vêtements et maillots sont marqués SORAYA (pièce 41).

Les pièces qui ne sont pas datées (pièces 21, 26-1 et 31), qui sont antérieures ou postérieures à la période de référence (pièces 23-1 à 23-5 notamment constituées d'extraits de magazines qui pour certains ne sont pas datés et qui sont compris pour ceux qui le sont entre les années 2010 et 2014 et pièce 41), ou qui ne démontrent pas un usage du signe SORAYA conforme à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, (pièces 22, 28, 30, 32, 37, 38, 39 et 40) ne seront pas prises en considération dans le cadre de l'appréciation de l'usage sérieux de la marque SORAYA opposée.

Les autres pièces fournies par les appelantes pour justifier de l'usage sérieux de la marque opposée tels les catalogues de la collection 2020 ou de franchise 2019 ou encore les publicités parues dans la presse pour faire la promotion des maillots de bain SORAYA montrent, pour celles qui ont date certaine, une exploitation non de la marque verbale SORAYA mais des signes complexes SORAYA objets des enregistrements n°3816487, n°4345887 et n°18179062.

Or, comme il a été ci-avant rappelé, Mme E. se prévaut être titulaire de plusieurs marques SORAYA, la marque verbale SORAYAn°009828518, mais également les marques françaises ou de l'Union européenne semi-figuratives SORAYA précitées n°3816487, n°4345887, n°17785932 et n°18179062. Ces marques reproduisent intégralement l'élément distinctif SORAYA avec l'ajout d'un élément, graphique ou verbal, les différenciant les unes des autres et sont exploitées de manière indépendante de la marque de l'Union européennen°009828518 pour désigner les maillots de bain et articles de plage.

Il convient donc de considérer que ces différentes marques font partie d'une même série ou famille et que si le titulaire d'une marque peut, pour échapper à la déchéance, se prévaloir de l'usage d'un signe sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que ce signe ait été ou non enregistré, les appelantes ne sont pas fondées à invoquer aux fins de justifier de l'usage de la marque de l'Union européenne n°009828518 , l'usage des marques n°3816487, n°4345887 et n°18179062. dès lors que le but est d'établir l'utilisation d'un nombre suffisant de marques d'une même «famille».

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux mesures, en particulier d'interdiction, demandées en référé par Mme E. et la société Lou'Ben, arguant à l'encontre de la société Soraya Gmbh d'une atteinte portée à leurs droits sur la marque de l'Union européenne n°009828518 précitée, les observations qui précèdent ne permettant pas de considérer qu'une telle atteinte est vraisemblable ou imminente.

L'ordonnance entreprise mérite en conséquence confirmation en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de faire droit en référé aux demandes de Mme E..

Il en va de même des demandes de la société Lou'Ben et notamment de sa demande d'allocation de la somme provisionnelle de 50.000 euros, l'existence de son préjudice en lien causal avec l'atteinte portée à la marque de l'Union européenne n°009828518 apparaissant sérieusement contestable, l'exploitation et les investissements dont elle se prévaut, à supposer établis, ne concernant pas cette marque.

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions de l'ordonnance concernant les dépens et les frais irrépétibles.

Parties perdantes, Mme E. et la société Lou'Ben sont condamnées in solidum aux dépens d'appel et à payer à la société Soraya Gmbh, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité complémentaire qui sera, en équité, fixée à la somme de 3.000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme l'ordonnance de référé entreprise sauf en sa disposition ayant déclaré la société Lou'Ben irrecevable en son action en contrefaçon de marque,

Statuant à nouveau et ajoutant ,

Rejette la fin de non-recevoir opposée par la société Soraya Gmbh,

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société Lou'Ben,

Condamne in solidum Mme Soraya E. et la société Lou'Ben à payer à la société Soraya Gmbh la somme de 3.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Mme Soraya E. et la société Lou'Ben aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.