CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 24 mars 2010, n° 2007/22301

LA COUR,

Vu l'appel formé par la société coopérative de production Acome du jugement du tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre, 3ème section, n° RG : 03/02056) rendu le 8 juin 2004 ;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, économique et financière (n° 1260 F-D), du 20 novembre 2007, qui a cassé et annulé, sauf en certaines de ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris et remis, en conséquence, pour le reste, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Vu la déclaration de saisine, du 14 décembre 2007, par la s.a. Styrpac et la s.a. B2M Industries ;

Vu les dernières conclusions (26 janvier 2010) de la société Acome appelante et défenderesse à la saisine ;

Vu les dernières conclusions (2 février 2010) de la s.a. B2M Industries, intimée et incidemment appelante ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 2 février 2010 ;

SUR QUOI,

Considérant que les sociétés Acome et Styrpac - cette dernière filiale de la société B2M Industries (ci-après B2M) se sont rapprochées en 1998 afin d'œuvrer ensemble à la conception et à la fabrication de dalles en polystyrène expansé munies de plots permettant la mise en place de tubes pour constituer notamment des systèmes de chauffage par le sol ; que la société Acome a déposé, le 18 octobre 1999, un modèlen°99 6478 portant sur une forme de dalle de sol et, le 20 janvier 2000, un brevetn°00 00682 intitulé « dalle à plots » ; que ces deux sociétés ont conclu en juin 2000 un contrat par lequel la société Acome s'engageait à ne commander qu'à la société Styrpac la fabrication des dalles tandis que la seconde s'engageait à ne livrer ces produits qu'à la première ; que, la société Acome a souhaité résilier ce contrat et a confié la fabrication des dalles à deux autres sociétés, Isobox Technologies et Plastyrobel ;

Que c'est dans ces circonstances que la société B2M et la société Styrpac ont assigné la société Acome, d'une part, en revendication du brevetn°00 00682 du 20 janvier 2000, d'autre part, en revendication du modèlen°99 6478 déposé le 18 octobre 1999 ; que les sociétés demanderesses ont en outre agi en contrefaçon de droit d'auteur à l'encontre, tant de la société Acome, que des sociétés Isobox Technologies et Plastyrobel ;

Considérant que le tribunal, par le jugement dont appel, a retenu , entre autres dispositions, que l'invention revendiquée dans le brevet litigieux et la mise au point de la forme des plots étaient le fruit du travail commun de M. Pournain, de la société Acome, de M. Moreira, président du conseil d'administration de la société B2M, et de M. Renard, salarié de la même société mis à disposition de la société Styrpac, de sorte que la société B2M devait être déclarée copropriétaire du brevet et coauteur du modèle, dont la validité n'était pas contestée, avec la société Acome ; que les premiers juges ont en conséquence condamné la société Acome à verser une indemnité provisionnelle à la société B2M pour avoir exploité sans son accord le brevet et le modèle et ordonné une expertise sur le préjudice ;

Considérant que la cour, par le précédent arrêt partiellement cassé et annulé, a confirmé le jugement, prononcé l'annulation du modèle et évoqué sur le montant de l'indemnité ; qu'en l'état de la cassation partielle intervenue, reste à juger les droits éventuels à une indemnisation de la société B2M au titre de l'exploitation par la société Acome seule, d'une part, du modèle, d'autre part, du brevet ;

1. Sur l'exploitation du modèle :

Considérant que, pour résister à la demande d'indemnisation présentée par la société B2M au titre de l'exploitation du modèle, la société Acome fait valoir que celui-ci est nul parce que ses caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique des dalles à plots, se retrouvent dans la description du brevet, correspondent toutes à des exigences fonctionnelles et que l'ensemble des éléments définissant le modèle ne confèrent à ce dernier ni un caractère de nouveauté ni une physionomie propre ou nouvelle, ce que, selon elle, la cour d'appel a définitivement jugé dans son précédent arrêt, non pas seulement sur sa propre demande, mais également sur celle de la société Isobox Technologies ;

Mais considérant que la Cour de cassation, dans son arrêt du 20 novembre 2007, faisant droit au deuxième moyen du pourvoi formé par les sociétés Styrpac et B2M, a annulé cette disposition de l'arrêt de la cour d'appel pour violation des articles L. 511-8, L. 511-10 et L. 512-4 du code de la propriété intellectuelle, et de l'article 1134 du code civil, au motif que le défendeur à une action en revendication ne peut objecter la nullité du modèle qu'il a lui-même déposé ;

Que, saisie par la société Acome d'une requête en interprétation de son arrêt du 20 novembre 2007, la Cour de cassation a rejeté celle-ci en rappelant que l'arrêt visé avait prononcé la cassation d'une décision (i.e. l'arrêt de la cour d'appel du 2 juin 2006) ayant prononcé la nullité d'un modèle, mis hors de cause la société Isobox Technologies qui était poursuivie pour contrefaçon de ce modèle et jugé que son arrêt n'appelait aucune interprétation ;

Considérant qu'il en résulte que le modèle en cause ne fait, en l'état, l'objet d'aucune décision d'annulation puisque l'arrêt qui a prononcé cette annulation est précisément cassé sur ce point, l'arrêt de cassation ayant d'ailleurs été inscrit au registre national des modèles par les soins de la société Acome elle-même (sa piècen°365), de sorte qu'elle est malvenue à prétendre se prévaloir de la prétendue opposabilité absolue de cette annulation ;

Considérant, par l'effet de la règle rappelée par la Cour de cassation, qui empêche la société Acome d'objecter la nullité du modèle qu'elle a elle-même déposé, et la société Isobox Technologies n'étant plus dans la cause, que la cour n'est présentement saisie d'aucune demande recevable tendant à l'annulation du modèle litigieux ; qu' en exécution du jugement entrepris, devenu définitif sur ce point, le modèle, en copropriété entre la société B2M et la société Acome par application de l'article L.511-10 du code de la propriété intellectuelle, demeure en conséquence une potentielle source de droits dans les rapports entre ses coauteurs ;

2. Sur l'exploitation du brevet :

Considérant que la société Acome s'oppose à la demande d'indemnisation présentée par la société B2M au titre de l'exploitation du brevet de « dalle à plots » dont ces deux sociétés sont copropriétaires en soutenant que les dalles dont la commercialisation lui est reprochée ne reproduisent pas la caractéristique II du brevet en cause ;

Considérant , pour une bonne compréhension des thèses en présence, qu'il y a lieu de rappeler que l'invention sur laquelle porte le brevet, suivant la description qui en est faite, « a pour but de remédier aux insuffisances des dalles antérieures, et de proposer une dalle perfectionnée qui soit d'un emploi plus souple et donc plus universel, qui facilite notamment le processus de mise en place des tubes quelle que soit la configuration souhaitée pour ceux-ci, et qui possède des plots présentant une bonne résistance à l'écrasement » ;

Considérant que la revendication 1 du brevet se lit comme suit :

« Dalle à plots (1) constituée en un matériau thermiquement isolant, les plots (2) ayant un contour général sensiblement carré et étant disposés en rangées adjacentes mutuellement décalées et en colonnes adjacentes mutuellement décalées de sorte qu'ils sont alignés diagonalement sur des diagonales perpendiculaires, ces plots étant propres à retenir des tubes (6) de circulation de fluide encliquetés entre des paires de plots diagonalement contigus, caractérisée en ce que :

- à chacun de ses angles, chaque plot (2) possède, dans sa zone supérieure, un nez saillant (3) d'étendue diagonale (caractéristique I),

- les portions de paroi, sous-jacentes au nez, des deux côtés du plot qui sont contigus au nez, sont concaves sensiblement parallèles à la diagonale (caractéristique II), - en ce que deux nez (3) en vis-à-vis appartenant respectivement à deux plots (2) diagonalement contigus sont séparés d'un intervalle (5) inférieur au diamètre d'un tube (6) et définissant, pour un tube, un passage avec retenue (4) (caractéristique III),

- Ce grâce à quoi chaque passage avec retenue (4) ainsi défini peut-être traversé soit par un tube s’étendant (8, 9) le long des côtés adjacents du plot· (2), soit par un tube s'étendant diagonalement (7) perpendiculairement à l'étendue du nez (3) (caractéristique IV),

Considérant qu'il ressort des motifs du précédent arrêt du 2 juin 2006, qui ne sont pas remis en cause dans la présente discussion et peuvent être tenus pour acquis au débat, que les caractéristiques I et III de la revendication 1 du brevet litigieux faisaient partie de l'art antérieur et que la caractéristique IV était également connue de l'art antérieur, de sorte que l'objet innovant de l'invention réside dans la combinaison de la caractéristique II, laquelle offre une définition précise de la configuration du 'nez', avec les trois caractéristiques préexistantes ( I, III et IV) précitées ;

Que l'arrêt ait cependant été cassé pour avoir retenu que les dalles TH 2300 P, TH 130 et TH 2650 commercialisées par la société Acome reproduisaient la caractéristique II par équivalence de moyens en l'absence de démonstration que le moyen breveté n'exerce pas une fonction connue ;

Considérant que l'essentiel de la thèse de la société Acome réside en ce qu'elle souligne que les parois du nez telles que décrites dans la caractéristique II en cause sont « sensiblement parallèles à la diagonale » tandis que les parois correspondantes, dans les dalles qu'elle commercialise, sont : « sensiblement perpendiculaires l'une à l'autre. Elles ne sont donc pas parallèles. » (Page 20 des dernières conclusions de la société Acome) ;

Mais considérant qu'il n'est pas contesté que le dispositif breveté se donne pour objet de permettre la mise en place de tubes de telle manière qu'ils puissent être orientés parallèlement aux côtés de la dalle, ou en formant un angle de 45 ° avec ceux-ci, tout en étant retenus, quelle que soit leur orientation, par la concavité des faces des plots qui les maintiennent ;

Considérant que les dalles commercialisées par Acome remplissent cette fonction ;

Considérant que la société B2M indique, sans être contredite, que les avis techniques délivrés par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment autorisant la commercialisation des dalles litigieuses par la société Acome (pièce n°135 de la société B2M, page 10, fig.5 des avis des 20/02-10 et 20/02-11), reprennent des vues figurant dans le brevet (fig. 3 et 7) issues de ses propres plans ; qu'elle ajoute, sans être davantage démentie, que la société Acome communique à ses sous-traitants chargés de la fabrication des dalles litigieuses des plans et cahiers des charges reproduisant les vues des agencements de plots tirés de ses mêmes plans qui ont servi d'illustration au brevet et de base aux avis techniques du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment ; qu'il se déduit de ce qui précède que les dalles commercialisées par la société Acome sont fabriquées selon des spécifications qui sont tirées des éléments mêmes du brevet ;

Considérant, par ailleurs, que si l'orientation des parois concaves sous-jacentes aux nez des plots, suivant la caractéristique II de la revendication 1 du brevet, est présentée comme « sensiblement parallèle à la diagonale » force est de constater qu'il n'est pas précisé de quelle diagonale il s'agit, étant observé que les deux parois concaves sous-jacentes ne peuvent être parallèles à la même diagonale, sauf à se trouver alors parallèles entre elles, donc dans l'incapacité de se rencontrer jamais pour former l'arête du nez, ce qui aboutirait à une aporie ; que l'emploi de l'adverbe « sensiblement », qui atténue le sens de « parallèle » montre que les parois sous-jacentes ne sont pas en réalité exactement parallèles à une même diagonale, mais forment un angle avec elle dont le degré n'est pas précisé ;

Considérant encore que la société Acome indique, au sujet des dalles qu'elle commercialise, que les parois concaves sous-jacentes sont perpendiculaires l'une à l'autre, leur orientation étant ainsi décrite sans référence à une diagonale quelconque, mais l'une par rapport à l'autre, ce qui ne comporte pas, en soi, de contradiction avec l'orientation décrite dans la caractéristique II ;

Considérant toutefois qu'une telle orientation contient une impossibilité tout aussi radicale qu'une orientation parallèle puisque, si les parois sous-jacentes sont perpendiculaires et forment entre elles un angle droit, elles se confondent alors avec les côtés du plot lui-même, de forme carrée ;

Considérant, en réalité, que les parois sous-jacentes du nez, ainsi que cela résulte des explications des parties et des illustrations produites au débat, sont orientées en formant un certain angle, non précisé, avec la diagonale et les côtés du plot, de telle sorte qu'elle permettent la retenue d'un tube posé en diagonale, ce qui est précisément la fonction de l'innovation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les dalles commercialisées par la société Acome reproduisent la caractéristique II de la revendication 1 du brevet ;

Considérant, surabondamment, que c'est en vain que la société Acome s'efforce de démontrer que la fonction du moyen décrit dans la caractéristique II consiste à permettre le passage avec retenue du tube le long des côtés adjacents des plots, à l'exclusion d'un passage en diagonale, et donc à exercer une fonction connue ;

Considérant en effet que la caractéristique II, qui ne mentionne aucune direction de passage du tube, ne peut être regardée comme excluant le passage en diagonale ; que, s'il existe des modèles de dalles antérieurs qui permettent le passage d'un tube dans toutes les directions, aucune ne permet de le faire, comme la dalle du brevet, avec une configuration permettant la retenue du tube quelle que soit son orientation ;

Considérant, en synthèse, que la société B2M est fondée à soutenir que la société Acome, qui exploite l'invention à son profit, doit l'indemniser équitablement par application de l'article L.613-29, alinéa 1, a), du code de la propriété intellectuelle ;

3. Sur l'indemnisation :

Considérant que la société B2M demande la condamnation de la société Acome à l'indemniser de trois chefs de préjudice distincts :

1°) sur le fondement de l'article L.113-3 du code de la propriété intellectuelle, subsidiairement de l'article 815-9 du code civil, au titre de la redevance du modèle,

2°) sur le fondement de l'article L.613-19 du code de la propriété intellectuelle, au titre de l'indemnité équitable due aux autres copropriétaires par le copropriétaire qui exploite l'invention à son profit,

3°) sans précision de fondement juridique, au titre de la perte de valeur des titres de ses filiales les sociétés Styrpac et Styrpac Loraine,

Considérant toutefois que le préjudice invoqué par la société B2M résulte d'un fait générateur unique, à savoir l'exploitation sans son autorisation de la configuration spécifique des plots qu'elle a contribué à mettre au point ; que, de même, ce préjudice consiste seulement dans la privation des fruits de son activité créatrice et inventive et des profits dont elle a été privée pour ne pas avoir été associée comme elle aurait dû l'être à cette exploitation ; qu'il en résulte que la distinction qu'elle opère entre l'indemnité équitable au titre du brevet et la redevance au titre du modèle est artificielle ; que tel était d'ailleurs l'avis de M. Frédéric Wagret, l'expert désigné par le tribunal, suivant lequel : « le Modèle montre des caractéristiques et un mode de réalisation précis, qui peuvent a priori être considérés comme inclus dans la portée de la revendication 1 du Brevet. Ceci conduit à considérer comme inopportune l'application d'un taux de redevance sur la base du Modèle seul, distinct du taux relatif au Brevet. Autrement dit, on n'appliquera qu'un seul taux de licence pour le Brevet ET le Modèle. » ;

Considérant que la société Acome fait en conséquence valoir à juste titre que la société B2M n'est pas fondée à demander deux indemnisations distinctes, l'une au titre de l'exploitation du brevet et l'autre au titre de l'exploitation du modèle, étant observé que la société B2M n'avance aucun argument pour contredire cet avis de l'expert repris par l'appelante ;

Considérant que seront en conséquence examinées, d'une part l'indemnité due à raison de l'exploitation commerciale des dalles sur le fondement des droits de propriété intellectuelle de la société B2M, d'autre part, l'indemnité réclamée au titre de la perte de valeur des parts sociales de ses filiales ;

3.1. Sur l'indemnité fondée sur les droits de propriété intellectuelle :

Considérant que la société B2M reprend l'avis de M. Wagret s'agissant de la définition de l'assiette retenue par l'expert pour le calcul de l'indemnité équitable, selon lequel celle-ci se détermine en prenant en compte la totalité du chiffre d'affaires réalisé par la société Acome par la vente des dalles plus 20 % de son chiffre d'affaires tout commercial ; qu'elle soutient que l'indemnité équitable s'analyse en une charge fixe que doit supporter le copropriétaire exploitant, équivalente à une redevance de licence d'exploitation, donc assise sur le chiffre d'affaires ;

Mais considérant que le raisonnement de la société B2M pèche en ce que, si les deux parties s'étaient trouvées dans le cas de négocier une telle redevance avant toute exploitation commerciale, elles auraient nécessairement pris en compte, non pas les perspectives de chiffre d'affaires, mais bien celles du profit attendu de l'entreprise, et auraient, de plus, intégré un aléa que le calcul a posteriori ne comporte évidemment plus ;

Considérant que la société Acome, s'appuyant notamment sur les travaux parlementaires, fait au contraire valoir à juste titre que l'indemnité équitable au sens de l'article L.613-29 du code de la propriété intellectuelle doit être définie en prenant en compte les investissements complémentaires nécessaires et les charges assumés par le copropriétaire exploitant pour rentabiliser la mise en œuvre du brevet, mais aussi, en sens contraire, la passivité du copropriétaire attentiste qui n'a pris aucune initiative ni exposé aucun frais alors que rien ne l'empêchait, comme en l'espèce la société B2M, d'exploiter elle-même l'invention, fût-ce par le biais de licences ; que l'appelante est donc bien fondée à soutenir que l'assiette de l'indemnité doit être limitée au seul résultat d'exploitation apporté par la commercialisation des dalles ;

Considérant qu'il en résulte que l'équité commande de définir l'indemnité de l'article L.613-29 du code de la propriété intellectuelle de telle sorte que le copropriétaire non exploitant reçoive une juste part des profits réalisés par le copropriétaire qui a pris l'initiative et assumé les risques de l'exploitation ; qu'en l'espèce, selon la société Acome, le résultat d'exploitation apporté par la commercialisation des dalles est, en l'espèce, déficitaire,

Considérant qu'il y a lieu, sur ce point, de se référer au rapport établi par M. Nussenbaum, désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, saisi d'une demande de la société B2M tendant à la condamnation de la société Acome à lui payer une provision à valoir sur l'indemnité équitable réclamée, a donné à cet expert mission de dire si le caractère déficitaire allégué par la société Acome de son activité « bâtiment-tubes-planchers chauffants » était avéré ;

Considérant que l'expert ainsi désigné a conclu au caractère en effet déficitaire de cette activité sur les exercices 2005 et 2006, précisant que « le résultat opérationnel de l'activité couverte par le brevet est négatif », ce déficit pouvant s'expliquer par les résultats négatifs de l'activité fabrication, le résultat très faiblement positif ou négatif du négoce des autres composants entrant dans l'objet du brevet et l'insuffisance de marge sur la partie négoce des dalles, celle-ci s'expliquant « par une concurrence forte sur le secteur qui oblige la société Acome à maintenir des prix de vente compétitifs tout en engageant des frais commerciaux élevés » ;

Considérant que la société B2M est mal venue à prétendre ne retenir que la conclusion partielle du rapport sur la rentabilité de la seule activité de négoce des dalles alors qu'elle a elle-même suggéré à l'expert, qui l'a retenue (cf. page 7 du rapport de M. Nussenbaum), la méthode appliquée pour l'analyse de la rentabilité de l'activité qui fait l'objet du brevet au sein de la branche « bâtiment plancher » ;

Considérant que cette méthode a permis à l'expert de démontrer que le résultat opérationnel de l'activité couverte par le brevet avait été négatif en 2005 (- 5 K€) et en 2006 (- 23 K€) ;

Considérant que la société Acome expose avoir appliqué la même méthode pour les exercices 2000 (+ 1 K€), 2001 (- 21 K€), 2002 ( + 130 K€), 2003 ( + 244 K€), 2004 (+383 K€), 2007 ( + 66 K€) et 2008 ( - 54 K€) pour parvenir à un résultat positif de 721 K€ pour la totalité de la période ;

Considérant que ces calculs ne sont en eux-mêmes l'objet d'aucune critique de la part de la société B2M, laquelle, au demeurant, ne démontre pas que ces résultats eussent été meilleurs si elle avait exploité elle-même l'invention ;

Considérant que la société Acome demande, à titre subsidiaire, que l'indemnisation due à la société B2M pour l'exploitation des dalles litigieuses sur les années 2000 à 2008 ne soit pas supérieure à 10 % du résultat de cette exploitation, soit la somme de 72 100 euros ;

Mais considérant, compte tenu de l'ensemble des circonstances de la cause, qu'un tel pourcentage ne satisfait pas, en l'espèce, à l'équité ; que l'indemnité équitable sera en conséquence fixée à 30 % du résultat d'exploitation calculé suivant la méthode appliquée par M. Nussenbaum pour les exercices 2005 et 2006 et étendue aux autres exercices de la période 2000-2008 comme indiqué précédemment, soit 216.300 euros ;

Considérant que les mêmes principes doivent, s'il y a lieu, régir les relations entre les parties pour les exercices postérieurs à 2008 ;

3.2. Sur l'indemnisation pour perte de valeur des titres des filiales :

Considérant, sur la dépréciation des titres de ses filiales, que la société B2M explique que la société Acome, en ne confiant pas la fabrication des dalles aux sociétés Styrpac et Styrpac Lorraine, a amputé leur marge brute d'autofinancement, ce qui a précipité leur déconfiture et dévalorisé ses propres actifs constitués des parts sociales de ses filiales ; que son propre patrimoine s'en est trouvé non seulement dévalorisé, mais aussi privé de l'accroissement de valeur prévu, ce qui est un préjudice qui lui est personnel ;

Mais considérant que le préjudice résultant de la perte de valeur de titres est un préjudice personnel à la société dont le patrimoine social est déprécié et non à l'actionnaire de cette société ; que la société B2M est en conséquence irrecevable à agir en réparation du préjudice qu'elle invoque à raison de la dépréciation des parts sociales des sociétés Styrpac et Styrpac Lorraine, ce préjudice ne lui étant pas personnel ;

4. Sur la demande de compensation :

Considérant que la société Acome demande à la cour d'ordonner la compensation de l'indemnité telle que fixée par le présent arrêt avec les sommes dues par la société B2M en vertu de l'arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 2007 et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 juin 2007 qui n'ont jamais été restituées, à savoir la somme de 610 354 euros augmentée des intérêts depuis le 19 novembre 2008 et la somme de 38 000 euros augmentée intérêts depuis le 12 juillet 2007 ;

Mais considérant que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt cassé et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution ;

Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de compensation présentée par la société Acome ;

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement entrepris,

ÉVOQUANT sur l'évaluation de l'indemnité équitable due en vertu de l'article L.613-29 du code de la propriété intellectuelle,

CONDAMNE la société coopérative de production Acome à payer à ce titre 216.300 euros à la s.a. B2M Industries,

DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes contraires à la motivation,

DIT que la décision devenue définitive sera transmise à l'INPI pour inscription sur le registre des brevets et celui des modèles par le présent greffier, préalablement requis par la partie la plus diligente,

CONDAMNE la société coopérative de production Acome aux dépens d'appel, comprenant ceux de l'arrêt cassé, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la s.a. B2M Industries 50.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.