CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 5 mars 2021, n° 16/12207

Exposé des faits

Vu l'appel interjeté le 14 février 2019 par la société L'Oréal,

Vu, les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 18 février 2020 par la société L'Oréal, appelante,

Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 26 février 2020 par la société Guinot, intimée,

Vu l'ordonnance de clôture du 10 octobre 2020.

Motifs

SUR CE, LA COUR,

#1 Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

La société Guinot, créée en 1963, se présente comme étant depuis plus de 40 ans, avec sa société s'ur Mary Cohr, le leader mondial des produits de beauté et de maquillage pour les instituts de beauté.

Elle est titulaire de la marque française verbale HYDRA FRAICHEUR déposée le 2 juin 1993 et régulie'rement renouvelée sous le numéro 93470378 pour désigner, en classe 3, les produits suivants : «produits de Beauté, de soin et nettoyants pour la peau et les cheveux, cosmétiques, produits de maquillage, parfumerie, huiles essentielles»,. Elle a acquis cette marque de la société Beauté Créateurs, société du groupe L'Oréal, suivant contrat de cession du 31 octobre 2001.

La société L'Oréal se présente comme le leader mondial dans le secteur des cosmétiques et expose avoir développé sous la dénomination HYDRAFRESH une gamme de produits grand public qu'elle commercialise principalement à destination du marché asiatique.

#2 La société Guinot, constatant que la société L'Oréal avait déposé le 22 novembre 2007 la marque de l'union européenne HYDRAFRESH enregistrée sous le n°6457774 pour désigner les produits de «parfums, eaux de toilette, gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical, savons de toilette, déodorants corporels, cosmétiques notamment cre'mes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains, laits, gels et huiles de bronzage et apres soleil (cosméiques), produits de maquillage, shampoings, gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin de cheveux, laques pour les cheveux, colorants et produits pour la décoloration des cheveux, produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux, huiles essentielles» et estimant que ce dépôt é'tait intervenu en violation de ses droits, a obtenu par une ordonnance rendue le 1er juillet 2016 l'autorisation de faire pratiquer une saisie contrefaçon au sie'ge de la société L'Oréal.

Les opérations de saisie contrefaçon ont été réalisées le 6 juillet 2016 au cours desquelles il a été répondu par la société L'Oréal que la marque litigieuse n'était plus exploitée en France depuis 2006.

La société Guinot a également fait dresser le 7 juillet 2016 procès verbal de constat sur internet par huissier de justice montrant la vente de produits marqués HYDRAFRESH sur plusieurs sites marchands. Le conseil de la société Guinot procédait à l'achat d'un produit revêtu du signe HYDRAFRESH sur le site >cdiscount. fr< et faisait de même quelques jours plus tard, le 16 juillet 2016, dans une boutique duty free de l'aé'roport de Z X de Gaulle dans une zone réservée aux vols au sein de l'Union Européenne.

Le 29 juillet 2016, la société Guinot faisait assigner la société L'Oréal devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque et concurrence déloyale.

Elle a ensuite fait procéder le 21 septembre 2016 à une seconde saisie contrefaçon au sie'ge de la de la société de distribution aéroportuaire, autorisée par ordonnance sur requête du 12 septembre 2016 par la présidente de la chambre du tribunal saisie.

Puis estimant qu'une nouvelle gamme de produits solaires sous la marque HYDRAFRESH était commercialisée en grande surface et parapharmacie, la société Guinot faisait procéder à une troisième saisie contrefaçon, autorisée le 26 juin 2017, au sie'ge de la société L'Oréal le 5 juillet 2017.

Le jugement déféré a :

- déclaré la société Guinot irrecevable en ses demandes sur le fondement de la garantie d'éviction,

- débouté la société L'Oréal de sa demande d'irrecevabilité sur le principe du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle,

#3 - dit qu'en commercialisant sous la marque HYDRAFRESH n°6457774 des produits identiques ou quasi identiques, la société L'Oréal a commis des actes de contrefaçon de marque,

- débouté la société Guinot de ses demandes sur le fondement de la concurrence déloyale,

- interdit à la société L'Oréal l'usage sur le territoire français, de la marque HYDRAFRESH n°6457774 ainsi que l'usage, sous quelque forme et de quelque manie're que ce soit de la dénomination HYDRAFRESH, sous astreinte d'un montant de 500 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours apre's signification du jugement,

- condamné la société L'Oréal à payer à la société Guinot la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,

- condamné la société L'Oréal à payer à la société Guinot la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société L'Oréal aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Sur la nullité de la marque HYDRA FRAICHEUR invoquée par la société L'Oréal

La société L'Oréal fait état d'un arrêt rendu par la cour d'appel de céans entre les mêmes parties le 13 décembre 2019, postérieurement au jugement déféré, qui à la demande de la société Guinot a annulé la marque HYDRA SENSITIVE qui appartenait à la société L'Oréal pour défaut de distinctivité par rapport aux produits visés et demande, nouvellement en cause d'appel, l'annulation pour ce motif de la marque HYDRA FRAICHEUR.

La société Guinot conteste la recevabilité de cette demanded'annulation comme étant nouvelle en cause d'appel en vertu de l'article 564 du code de procédure civile et également comme s'opposant à la garantie d'éviction de l'article 1626 du code civil à laquelle la société L'oréal serait tenue.

L'article 564 du code de procédure civile dispose qu' «à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.».

Ainsi que la société L'Oréal le soutient à juste titre, la nullité de la marque soulevée ici constitue un moyen nouveau en cause d'appel de défense à l'action en contrefaçon de marque diligentée par la société Guinot. Le moyen est recevable même s'il n'avait pas été soulevé en première instance et même s'il emporte des conséquences excèdant le simple rejet de la prétention adverse.

#4 L'article 1626 du code civil prévoit que «quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.»

La garantie d'éviction est due par tout cédant d'un droit de propriété corporel ou incorporel.

Cet article interdit certainement au vendeur d'agir en nullité de la marque qu'il a lui même cédée.

Pour autant et comme justement argué par la société L'Oréal celle ci est une entité juridique différente de la société Beauté Créateurs qui a cédé la marque le 31 octobre 2001 à la société Guinot. Le fait que cette société ait été ultérieurement, par décision des associés du 12 juillet 2016, dissoute et que ses actifs in boni et son portefeuille résiduel de marques ait été cédés à la société L'Oréal, ce sans qu'il n'y ait eu de reprise du fonds de commerce ou de transfert universel de patrimoine, n'a pas eu pour effet de transférer à la charge de la société L'Oréal l'obligation de garantie de la marque cédée en 2001.

#5 Ainsi, la demande en annulation de la marque HYDRA FRAICHEUR pour défaut de distinctivité est recevable et doit être examinée par la cour.

L'article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable à l'espèce antérieure à l'ordonnance du 13 novembre 2019, dispose que :

«Est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L.711-1 à L.711-4.

Le ministère public peut agir d'office en nullité en vertu des articles L. 711-1, L. 711-2 et L. 711-3.

Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article L.711-4. Toutefois, son action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans.

La décision d'annulation a un effet absolu.»

L'article L.711-2 interdit l'adoption à titre de marque d'un signe dépourvu de caractère distinctif.

Le caractère distinctif d'une marque signifie que cette marque est apte à identifier le produit pour lequel est demandé l'enregistrement comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d'autres entreprises.

#6 Il doit être apprécié à la date de son dépôt par rapport à chacun des produits ou services visés par l'enregistrement et à la perception qu'en a le public auquel la marque est destinée.

En l'espèce, le public pertinent est le consommateur moyen français des produits cosmétiques et notamment, des crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour la peau ou les cheveux, qui est normalement attentif à leur origine s'agissant de produits commercialisés au sein d'un secteur concurrentiel.

La marque HYDRA FRAICHEUR est composée en premier lieu du terme HYDRA, mot d'origine grecque signifiant 'eau', préfixe du mot 'hydrater' bien connu du consommateur concerné qui recherche les qualités hydratantes des produits visés, et en second lieu du terme FRAICHEUR, nom qualificatif commun de la langue française qui signifie la propriété de donner une sensation de léger froid associé à la nature et à un sentiment agréable.

Le public pertinent ne percevra l'association des termes HYDRA et FRAICHEUR que comme indiquant une caractéristique du produit, à savoir sa capacité à hydrater la peau en procurant une sensation agréable de fraîcheur, s'agissant de l'ensemble des produits visés par la marque «produits de beauté, de soin et nettoyants pour la peau et les cheveux, cosmétiques, produits de maquillage, parfumerie, huiles essentielles».

#7 Ainsi l'association des termes HYDRA et FRAICHEUR ne crée pas un ensemble conférant une quelconque distinctivité au signe en cause et la cour fera droit à la demande d'annulation de la marque HYDRA FRAICHEUR pour les produits précités.

Sur les actes de contrefaçon de marque

L'annulation de HYDRA FRAICHEUR prononcée par le présent arrêt a un effet absolu et rend irrecevables les demandes formées par la société Guinot en contrefaçon de sa marque.

Le jugement sera dès lors infirmé en ses dispositions statuant sur ses demandes.

Sur les faits de concurrence déloyale

La société Guinot forme appel incident du jugement du tribunal de grande instance de Paris qui l'a déboutée de sa demande de condamnation pour des faits de concurrence déloyale distincts de ceux qu'elle invoque au titre de la contrefaçon. Elle lui reproche une commercialisation systématique et volontaire de produits cosmétiques sous la marque HYDRAFRESH visant à créer une confusion non seulement entre les produits de ces sociétés mais aussi entre les sociétés elles mêmes.

Elle précise qu'elle commercialise des produits cosmétiques identiques à ceux des produits des sociétés L'Oréal non seulement sous le signe HYDRA FRAICHEUR mais également sous les signes HYDRA SENSITIVE, HYDRA TENDRE, HYDRA DEMAQUILLANT YEUX, HYDRA ZONE,

HYDRA BEAUTE, HYDRA CELLULAIRE SERUM, HYDRA BRONZ, si bien que les produits HYDRAFRESH seront associés à ses produits.

#8 La société Guinot expose que le pillage systématique de ses droits incorporels par la société L'Oréal et ses filiales crée une confusion et une association des deux sociétés, la faisant ainsi apparaître aux yeux du grand public comme une des nombreuses entreprises de la beauté détenue par le groupe L'Oréal peu présente sur le marché des instituts de beauté et précise que la société L'Oréal a d'ailleurs récemment vainement tenté d'acquérir son fonds.

La cour rappelle que la concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit.

Pour autant comme il a été ci dessus rappelé le terme HYDRA, mot d'origine grecque signifiant 'eau', préfixe du mot 'hydrater' est bien connu du consommateur concerné qui recherche les qualités hydratantes des produits visés et qui est habitué à l'utilisation de ce terme pour décrire les caractéristiques des produits cosmétiques.

#9 La société Guinot n'apporte pas à suffisance la démonstration que la mise sur le marché français de produits portant la marque Hydrafresh, notamment postérieurement à l'assignation introductive d'instance, par la société L'Oréal, caractérise la volonté de celle ci de Y une association et un risque de confusion entre les deux sociétés ou leurs produits et non seulement la volonté d'utiliser un préfixe banal HYDRA jugé porteur commercialement auprès de la clientèle.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté la société Guinot de ses demandes au titre de la concurrence déloyale.

Sur les autres demandes

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à condamner la société Guinot aux entiers dépens et à verser à la société L'Oréal une somme qui sera fixée à 5.000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société Guinot de ses demandes sur le fondement de la concurrence déloyale,

Y substituant et y ajoutant,

Déclare nulle la marque verbale française HYDRA FRAICHEUR déposée le 2 juin 1993 sous le numéro 93470378 appartenant à la société Guinot pour l 'ensemble des produits visés à l'enregistrement,

Dit qu'il appartient à la partie la plus diligente de transmettre à l'INPI la présente décision, une fois celle-ci devenue définitive, aux fins d'inscription au registre national des marques,

Dit irrecevables les demandes formées par la société Guinot au titre de la contrefaçon de sa marque déclarée nulle,

Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation,

Condamne la société Guinot aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et, vu l'article 700 de ce code, la condamne à payer à la société L'Oréal la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.