CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 22 septembre 2023, n° 21/22350

Vu le jugement contradictoire rendu le 21 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, qui a :

- rejeté la demande de nullité du procès-verbal de constat du 26 juillet 2018,

- rejeté la demande de déchéance partielle pour défaut d'usage sérieux concernant la marque semi-figurative française « I. Code » n° 3336690,

- rejeté la demande de la société I Code fondée sur la contrefaçon de marques,

- rejeté la demande subsidiaire au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,

- condamné la société I Code aux dépens,

- condamné la société I Code à payer à la société United Brands 2015 la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

Vu l'appel interjeté le 17 décembre 2021 par la société I Code,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 mars 2023 par la société I Code, appelante, qui demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 21 octobre 2021 en ce qu'il a :

- rejeté la demande de la société I Code fondée sur la contrefaçon de marques,

- rejeté la demande subsidiaire au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,

- condamné la société I Code aux dépens,

- condamné la société I Code à payer à la société United Brands 2015 la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

Statuant à nouveau,

À titre principal,

- juger qu'en exploitant la marque « CODE 22 », la société United Brands 2015 a commis des actes de contrefaçon des droits de marque de la société I Code,

- condamner la société United Brands 2015 à verser le 4 janvier 2016 à la société I Code la somme indemnitaire de 300 000 euros, sauf à parfaire, au titre des actes de contrefaçon des droits de marque,

A titre subsidiaire,

- juger que la société United Brands 2015 a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société I Code,

- condamner la société United Brands 2015 à verser à la société I Code la somme indemnitaire de 300 000 euros sauf à parfaire, au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire,

En tout état de cause,

- interdire à la société United Brands 2015 d'utiliser, pour le présent et pour l'avenir, à quelque titre que ce soit, la dénomination CODE 22 ou toute autre dénomination contenant le terme CODE, pour désigner des vêtements, des sous-vêtements, des chapeaux, des accessoires, des chaussures ou des sacs, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

- ordonner la suppression du nom de domaine « code22.eu » ou, à tout le moins, interdire à la société United Brands 2015 d'exploiter le site internet accessible via ce nom de domaine en France pour commercialiser des vêtements, des sous-vêtements, des chapeaux, des accessoires, des chaussures ou des sacs,

- ordonner la suppression de la partie française du site internet hébergé sous le nom de domaine « code22.es » ou, à tout le moins, interdire à la société United Brands 2015 d'exploiter le site internet accessible via ce nom de domaine en France pour commercialiser des vêtements, des sous-vêtements, des chapeaux, des accessoires, des chaussures ou des sacs,

- ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir (sic) dans huit magazines au choix de la société I Code et aux frais la société United Brands 2015 à concurrence de 1 000 euros hors taxes par insertion, au besoin condamner à titre de dommages et intérêts complémentaires,

- ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir (sic) sur le mur de la page Facebook attachée à la marque CODE 22 https://www.facebook.com/Code22men,

- condamner la société United Brands 2015 à payer à la société I Code la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société United Brands 2015 aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Vanessa Bouchara, avocat,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 mars 2023 par, la société United Brands 2015, intimée, qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,

- en conséquence, rejeter dans leur intégralité les demandes formées par la société I Code,

- condamner la société I. Code à payer à la société United Brands 2015 la somme de 15 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société I Code aux entiers frais et dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Sophie Herrburger par application des dispositions de l'article 6900 (sic) du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 avril 2023 ;

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Il sera simplement rappelé que la société I Code, fondée en décembre 2005, appartient au groupe IKKS et a pour activité la commercialisation, l'importation, l'exportation et la représentation des produits d'équipement de la personne et de tous produits similaires et/ou connexes.

Elle est titulaire des marques suivantes :

- marque semi-figurative française I®CODE n° 3336690, déposée le 25 janvier 2005 en classe 25 et renouvelée le 21 janvier 2015 pour désigner les « vêtements (habillement), chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie »,

- marque semi-figurative française I®CODE n°3533646, déposée le 26 octobre 2007 et renouvelée le 17 mai 2017 en classe 18 pour désigner les « sacs à main, sacs à provisions, sacs de voyage, sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en cuir), articles de maroquinerie, porte-monnaie non en métaux précieux, valises, trousses de voyage, serviettes, cartables, étuis pour clefs, porte-cartes, mallettes pour documents »,

- marque semi-figurative de l'Union européenne I®CODE n° 6411201 déposée le 6 novembre 2007, renouvelée le 13 juin 2017 en classe 18 pour désigner « des sacs à main, sacs à provisions, sacs de voyage, sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en cuir), articles de maroquinerie non compris dans d'autres classes, porte-monnaie non en métaux précieux, valises, trousses de voyages, serviettes cartables, étuis pour clefs, porte-cartes, mallettes pour documents ».

Dans le cadre de son activité, la société I Code commercialise ses produits en ligne à travers son site internet accessible à l'adresse « www.icode.fr » et également via le site « www.ikks.com », lequel comporte une partie dédiée à la marque « I. Code ».

La société de droit espagnol United Brands 2015 fabrique et commercialise des sous-vêtements et maillots de bain pour hommes.

La société I Code expose avoir découvert que MM. [B] [U], gérant de la société United Brands 2015, et [C] [T] ont déposé le 10 septembre 2015 la marque de l'Union européenne semi-figurative n° 014445068 pour désigner des produits et services des classes 18, 25 et 35 relatifs à la maroquinerie et à la vente de vêtements. Estimant que ce dépôt portait atteinte à ses droits sur les marques antérieures « I.CODE », la société I Code a, le 4 janvier 2016, formé opposition à cet enregistrement devant l'EUIPO.

Le 21 mars 2018, la division d'opposition de l'EUIPO a partiellement accueilli l'opposition formée par la société I Code et a ainsi refusé d'enregistrer la marque « CODE 22 » pour désigner en classe 18 les « malles et sacs de voyage » ; en classe 25 : les « maillots de corps, sous-vêtements, lingerie, pantalons, vêtement, bas et collants, chaussures, chapellerie » et en classe 35 la « vente en gros et vente au détail dans des magasins et par le biais d'internet de vêtements, maillots de corps, sous-vêtements, sous-vêtements féminins bas et chaussettes, pantalons ».

La société I Code fait néanmoins valoir que le signe « CODE 22 » est toujours exploité par la société United Brands 2015 à travers le site internet « www.code22.eu » ainsi que par l'intermédiaire de revendeurs, notamment pour désigner des vêtements et sous-vêtements masculins. Un constat d'achat internet a été dressé par huissier de justice le 26 juillet 2018 sur le site « www.code22.eu ».

Par ailleurs, M. [U] a déposé le 23 mai 2018 une marque espagnole semi-figurative « CODE 22 » n°M3720223, pour désigner des produits d'habillement en classe 25.

Le 23 juillet 2018, la société I Code a adressé un courrier à la société United Brands 2015 lui rappelant la décision de l'EUIPO et lui enjoignant notamment de cesser l'exploitation du signe et de retirer sa demande de marque espagnole.

Le 3 août suivant, la société I Code a formé opposition à la demande d'enregistrement de la marque n°M3720223 auprès de l'Office espagnol des marques, lequel a rejeté l'opposition le 15 janvier 2019.

Par deux courriers de mise en demeure des 24 octobre 2018 et 3 janvier 2019, la société I Code a enjoint à la société United Brands 2015 de fermer son site internet « www.code22.eu » et de cesser l'exploitation de la marque « CODE 22 » notamment pour les produits et services visés dans la décision de l'EUIPO.

Le 22 juillet 2019, la société I Code a fait dresser un second constat d'achat sur le site internet accessible à l'adresse « www.laredoute.fr ».

C'est dans ce contexte que la société I Code a, par acte d'huissier de justice du 9 octobre 2019, fait assigner la société United Brands 2015 devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marques et subsidiairement en concurrence déloyale et parasitaire et que le jugement dont appel a été rendu.

Il convient au préalable de relever que si la société United Brands 2015 conteste dans les motifs de ses dernières écritures la réalisation d'actes de contrefaçon en France, le tribunal ayant considéré que les actes argués de contrefaçon lui étaient imputables pour ensuite les rejeter, force est de constater que dans le dispositif de ces mêmes écritures, elle conclut à la confirmation du jugement et en conséquence au rejet dans leur intégralité des demandes formées par la société I Code, et ne soulève aucune fin de non- recevoir. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.

Sur la contrefaçon de marques,

La société I Code reproche à la société United Brands 2015 des actes de contrefaçon « des droits de marque » dont elle est titulaire dans le dispositif de ses dernières écritures, donc vraisemblablement des trois marques I®CODE susvisées, par la commercialisation par la société United Brands 2015, sur internet, du signe « Code 22 » pour désigner des produits identiques ou similaires à ceux visés par lesdites marques, à savoir des vêtements et sacs.

Elle expose en substance que le signe litigieux présente une structure quasi identique aux marques antérieures et que les différences ne résultent que d'éléments secondaires qui ne permettent pas d'écarter le risque de confusion. Elle fait valoir que l'élément verbal prévaut sur l'élément figuratif et soutient que les signes sont phonétiquement ressemblants de par la présence du terme « CODE» dont rien n'indique qu'il évoquera pour le consommateur français la notion de « code vestimentaire « ou encore de « dress code ».

La société United Brands 2015 ne conteste pas que les produits en présence sont similaires ou identiques à ceux visés par les marques qui lui sont opposées. Elle soutient toutefois que la circonstance que les signes en cause ont en commun le terme "CODE" n'est pas de nature à caractériser un risque de confusion dès lors que ce terme se fond dans un ensemble distinct pour former des signes ayant chacun une signification propre ; elle ajoute que les signes présentent des différences telles que tout risque de confusion est exclu, et ajoute sur la notoriété des marques premières qui est invoquée, que les éléments versés au débat sont pour la plupart postérieurs aux faits argués de contrefaçon et en tous cas insuffisants à démontrer une telle notoriété.

Selon l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable aux faits de l'espèce,

« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. »

Aux termes de l'article 9 du règlement (CE) n° 1001/ 2017 du 14 juin 2017,

« L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. (...)

2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque : (...)

b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque ».

En l'espèce, les signes en présence n'étant pas identiques, il convient de rechercher s'il existe entre eux un risque de confusion, incluant le risque d'association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques en tenant compte notamment des éléments distinctifs de celles-ci.

Le public pertinent à prendre en considération est le consommateur d'attention moyenne, français et européen, s'agissant de produits de consommation courante que sont les vêtements et les sacs.

Les signes en cause comportent tous deux la dénomination CODE, placée en seconde position dans les marques opposées. Visuellement, les marques

« I®CODE » sont composées de 5 lettres, la lettre d'attaque étant la lettre I qui est immédiatement suivie du symbole ®, signifiant que la marque est enregistrée et dont on ne peut faire abstraction compte tenu de sa position peu usuelle dans le signe. Il s'agit de marques semi-figuratives. Le signe « CODE 22 » est quant à lui un signe verbal composé de 4 lettres et du nombre 22.

D'un point de vue phonétique, les signes en présence ont donc un rythme et des sonorités différentes. Le signe « I®CODE » est composé de deux syllabes, les premières étant accentuées par la césure opérée par l'élément figuratif. Le signe « CODE 22 » comporte en attaque le mot « CODE » et est composé de quatre syllabes.

D'un point de vue conceptuel, il ne peut être utilement contesté que les deux signes renvoient au « code vestimentaire » voire à l'expression "dress code" que le consommateur moyen comprendra aisément tant la référence est usuelle. La marque antérieure renvoie en outre au numérique par l'utilisation de la lettre I tandis que le signe incriminé renvoie à un numéro de code.

Enfin la notoriété invoquée, à supposer qu'elle soit établie alors que la plupart des pièces produites en ce sens sont postérieures aux faits incriminés, n'est pas de nature à créer un lien entre les signes tant sera distincte leur perception.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le signe incriminé présente peu de similitudes avec les marques opposées et ne les évoquera pas pour le consommateur de référence, lequel ne sera donc pas amené à attribuer ce signe et les marques opposées à la même origine, ce malgré l'identité ou la similarité des produits en présence. En conséquence, la contrefaçon par imitation des marques françaises et de l'Union européenne dont la société I Code est titulaire par l'usage du signe CODE 22 pour désigner des vêtements et/ou des sacs par la société United Brands 2015 n'est pas caractérisée.

Le jugement qui a rejeté les demandes en contrefaçon sera donc confirmé.

Sur la demande subsidiaire en concurrence déloyale et parasitaire,

A titre subsidiaire la société I Code invoque des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société United Brands 2015. Elle fait valoir que le signe litigieux présente des ressemblances d'ensemble avec la marque I Code, de nature à créer un risque de confusion ou à tout le moins d'association avec celle-ci, ou dans l'esprit d'une partie du public concerné. Elle ajoute jouir d'une notoriété particulière dans le monde de la mode et que cette réputation est le fruit d'investissements humains et financiers conséquents visant à créer et nourrir une image unique et identifiable autour de sa marque.

La société United Brands 2015 réplique que la société I Code dispose de droits privatifs qui ne sont pas contestés, empêchant toute action en concurrence déloyale, que les produits vendus par l'une et l'autre des parties excluent toute situation de concurrence et que les sites internet sont différents, enfin qu'en l'absence de notoriété du signe I®CODE et de démonstration de moyens importants mis en œuvre pour le faire connaître, la société appelante n'est pas fondée à invoquer des actes de parasitisme.

L'action en concurrence déloyale ou parasitaire présente un fondement délictuel et il incombe en conséquence à la société I Code de rapporter la preuve d'un agissement fautif de la société United Brands 2015 commis à son préjudice.

Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.

La société I Code ayant été déboutée de son action en contrefaçon fondée sur les marques dont elle est titulaire peut agir en concurrence déloyale. Pour autant aucun risque de confusion n'ayant été établi entre les signes et/ou les produits en cause, l'action en concurrence déloyale ne peut qu'être rejetée.

S'agissant du parasitisme, la société I Code verse aux débats des extraits de ses comptes Facebook et Instagram datés du 20 juillet 2020, une attestation du « responsable des comptabilités et de la consolidation au sein du groupe IKKS » concernant les dépenses de l'année 2019 « pour la sacherie et la publicité de la marque I Code », des copies de publication sur différents sites internet et réseaux sociaux de tiers ainsi que ses chiffres d'affaires pour les années 2018 et 2019.

Le fait pour la société intimée de commercialiser des vêtements et sous-vêtements masculins sous le signe « CODE 22 » ne caractérise pas en soi une volonté de sa part de se placer dans le sillage de la société appelante la reprise du terme « code » qui évoque le code vestimentaire étant à cet égard insuffisante et la notoriété alléguée de la société I Code elle-même est ici inopérante. Par ailleurs, il a été dit que la notoriété des marques I Code n'est nullement établie à la date des faits reprochés, les différents extraits de publication ou de réseaux sociaux produits n'étant en tout état de cause pas suffisants à établir une valeur économique individualisée que constitueraient les vêtements marqués I Code. Enfin les attestations comptables versées aux débats (pièces 3-5 et 18 de la société I Code), ne concernent pas uniquement les vêtements et sacs objets du présent litige mais visent toutes sortes de produits et services, dont des emballages, animations, cadeaux aux consommateur ou bijoux notamment.

En conséquence, il n'est pas démontré que la société United Brands 2015 a cherché, sans bourse délier, à tirer profit d'une valeur économique individualisée que constitueraient les vêtements marqués I Code objets du présent litige, qui seraient le fruit de ses investissements.

L'appelante sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes fondées sur les agissements déloyaux et parasitaires de la société United Brands 2015 et de ses demandes subséquentes. Il y a lieu également de confirmer le jugement sur ce point.

Sur les autres demandes,

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Partie perdante, la société I Code sera en outre condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Enfin, la société United Brands 2015 a dû engager en cause d'appel des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Confirmes-en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris.

Y ajoutant,

Condamne la société I Code à payer à la société United Brands 2015 la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société I Code aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.