CA Douai, ch. 1 sect. 2, 28 septembre 2023, n° 22/02255

Le 13 juin 1997, la société Produits Berger a déposé la marque semi-figurative

enregistrée sous le n° 97682443 pour les produits des classes 1, 3, 5, 11, 21.

« Classe 1 : Produits chimiques pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l'assainissement et à la purification de l'atmosphère ainsi qu'à l'absorption

des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac, produits chimiques pour l'industrie ;

Classe 3 : Produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l'assainissement et à la purification de l'atmosphère ainsi qu'à l'absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac, tous produits détachants, produits de parfumerie et de beauté;

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, hygiéniques ou désinfectants pouvant être employés

dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l'assainissement et à la purification de l'atmosphère ainsi qu'à l'absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac,

tous produits pharmaceutiques et hygiéniques ;

Classe 11 : Appareils et lampes, leurs accessoires ou pièces détachées destinées à la

désinfection, à l'assainissement et à la purification de l'atmosphère ainsi qu'à l'absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac, brûleurs, condensateurs producteurs d'aldéhydes, appareils d'éclairage, de chauffage et de ventilation.

Classe 21 : Brûle-parfums, brûle-encens, flacons d'essences non en métaux précieux destinés à la désinfection, à l'assainissement et à la purification de l'atmosphère, ainsi qu'à l'absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac ».

Le 7 janvier 2021, la société Château Berger cosmétiques a présenté au directeur général de l'INPI une demande en déchéance de la marque portant sur la totalité de la marque contestée.

En cours d'instruction de la demande n'ont été maintenus que les enregistrements dans les classes 3 et 5.

Par décision du 7 janvier 2022, DC 21-004, le directeur général de l'INPI a décidé que :

- La demande en déchéance DC21-0004 est partiellement justifiée ;

- La société PRODUITS BERGER est déclarée déchue de ses droits sur la marque n° 97682443 à compter du 7 janvier 2021 pour les produits suivants : « Produits de parfumerie à l'exception de ceux employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l'assainissement et à la purification de l'atmosphère ainsi qu'à l'absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac ; Produits pharmaceutiques pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l'assainissement et à la purification de l'atmosphère ainsi qu'à l'absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac ; tous produits pharmaceutiques et hygiéniques » ;

- La marque n° 97682443 est enregistrée pour les produits suivants :

« Classe 1 : Produits chimiques pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l'assainissement et à la purification de l'atmosphère ainsi qu'à l'absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, produits chimiques pour l'industrie ;

Classe 3 : Produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l'assainissement et la purification de l'atmosphère ainsi qu'à l'absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac ; tous produits détachants ; produits de parfumerie employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l'assainissement et à la purification de l'atmosphère ainsi qu'à l'absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac ;

Classe 5 : Produits hygiéniques ou désinfectants pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection à l'assainissement et la purification de l'atmosphère ainsi qu'à l'absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac ;

Classe 11 : Appareils et lampes, leurs accessoires ou pièces détachées destinées à l'assainissement et la purification de l'atmosphère ainsi qu'à l'absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac, brûleurs, condensateurs producteurs d'aldéhydes, appareils d'éclairage de chauffage et de ventilation ;

Classe 21 : Brûle-parfums, brûle-encens, flacons d'essence destinés à la désinfection, à l'assainissement et à la purification de l'atmosphère, ainsi qu'à des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac ».

les demandes de répartition des frais exposés sont rejetées.

La société Produits Berger a formé un recours par déclaration au greffe de la cour du 07 février 2022.

La société Produits Berger a formé un deuxième recours le 06 mai 2022.

Les instance ont été jointes.

***

Aux termes de ses dernières écritures déposées au greffe le 28 mars 2023, la société Produits Berger demande à la cour de :

la dire et juger est recevable en ses recours ;

- annuler ou reformer la décision du Directeur de l'INPI du 7 janvier 2022 (DC 21-0004) en ce qu'elle a prononcé la déchéance des produits de Produits Berger sur la marque LAMPE BERGER Parfum de maison n° 97682443 en ce qu'elle désigne les produits suivants : « Produits de parfumerie à l'exception de ceux employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l'assainissement et à la purification de l'atmosphère ainsi qu'à l'absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac ; Produits pharmaceutiques pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l'assainissement et à la purification de l'atmosphère ainsi qu'à l'absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac ; tous produits pharmaceutiques et hygiéniques » ;

- dire que la marque semi-figurative française Lampe Berger Parfum de maison n° 97682443 demeure enregistrée pour identifier les produits suivants :

Classe 1 : Produits chimiques pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l'assainissement et à la purification de l'atmosphère ainsi qu'à l'absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, produits chimiques pour l'industrie ;

Classe 3 : Produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l'assainissement et la purification de l'atmosphère ainsi qu'à l'absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac ; tous produits détachants ; produits de parfumerie ;

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, hygiéniques ou désinfectants pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection à l'assainissement et la purification de l'atmosphère ainsi qu'à l'absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, tous produits pharmaceutiques et hygiéniques ;

Classe 11 : Appareils et lampes, leurs accessoires ou pièces détachées destinées à l'assainissement et la purification de l'atmosphère ainsi qu'à l'absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac, brûleurs, condensateurs producteurs d'aldéhydes, appareils d'éclairage de chauffage et de ventilation ;

Classe 21 : Brûle-parfums, brûle-encens, flacons non en métaux précieux d'essence destinés à la désinfection, à l'assainissement et à la purification de l'atmosphère, ainsi qu'à l'absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac.

- condamner la société Château Berger Cosmétiques à payer la somme de 5 000 euros à la société Produits Berger au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Château Berger Cosmétiques aux entiers dépens ;

- dire que l'Arrêt à intervenir sera notifié par Madame ou Monsieur le Greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tant à la société Château Berger Cosmétiques ainsi qu'à Monsieur le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle.

Elle fait valoir pour l'essentiel qu'elle justifie d'un usage sérieux de la marque pour les produits des classes 1, 3, 5 en ce que :

La marque BERGER conserve son caractère dominant et distinctif puisque le terme Lampe associé est évocateur des produits exploités ; la marque est exploitée sous une forme n'altérant pas le caractère distinctif de la marque, ainsi que l'a considéré le directeur de l'INPI,

Elle apporte la preuve de l'usage effectif et important de sa marque pour les produits visés à son libellé, elle produit à ce titre de nombreuses pièces notamment des bons de commandes, bons à tirer pour des étiquettes de flacons avec la mentions PARFUM BERGER [Localité 7], catalogues, brochures '(19 pièces),

Les produits visés par la marque enregistrée ne correspondent pas à une sous-catégorie de produits pouvant être protégés ;

s'agissant des produits identifiés en classe 3 : les produits qu'elle commercialise ont la même finalité que les autres produits de parfumerie, c'est à dire de diffuser une odeur agréable et parfumer que ce soit des intérieurs ou des corps.

La déchoir de la protection de la marque lui interdit de diversifier son offre de produit et lui porte préjudice et ne prend pas en considération, alors qu'elle est titulaire d'une marque antérieure, son intérêt légitime à étendre sa gamme de produits.

Concernant les produits de classe 5, elle demande la confirmation de la décision en ce qu'elle a retenu l'usage sérieux de la marque pour les produits désinfectants employés dans les appareils ou lampes destinées à la désinfection, à l'assainissement et à la purification de l'atmosphère ainsi qu' à l'absorption des odeurs et des fumées notamment celles du tabac, mais l'infirmation en ce que le directeur de l'INPI a constaté la déchéances de la marque pour les produits pharmaceutiques et les produits hygiéniques estimant que parmi les produits commercialisés se trouvent des produits destinés à éliminer les insectes et contenant des biocides, relevant de la pharmacie et de l'hygiène ce qu'avait reconnu la société Château Berger.

Aux termes de ses écritures reçue au greffe le 31 octobre 2022, le directeur de l'INPI sollicite le rejet du recours estimant sa décision bien fondée en ce que la société Produits Berger ne justifie pas d'un usage sérieux pour l'ensemble des produits des classes 1, 3, 5 et 11 de sorte que la déchéance partielle est justifiée.

La déclaration de recours et les conclusions de la société Produits Berger ont été signifiés à la société Château Berger cosmétiques n'a pas constitué avocat.

Le ministère public a formulé un avis écrit reçu au greffe le 15 décembre 2022, tendant à la réformation de la décision rendue le 7 février 2022 et l'enregistrement de la marque « pour l'ensemble des produits définis aux classes 1,3, 5, 11 et 21 ».

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.

DÉCISION

Conformément à l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu'il n'existe pas de justes motifs de non-usage.

L'article L.714-5 précité précise qu''est assimilé à un usage [sérieux] ('.) :

1° L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ;

(')

3° L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée'.

En application de l'article L. 716-3 du même code, la déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance.

L'article L.716-3-1 prévoit que la preuve de l'exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.

Enfin, l'article R.716-6 1° du même code précise : '(...) Pour les demandes en déchéance fondées sur l'article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance'.

La marque BERGER n° 1492441 a été enregistrée le 06 octobre 1988 et renouvelée en 2018, le recours a été déposé le 07 janvier 2021, soit plus de cinq ans après l'enregistrement de la marque.

Le recours en déchéance formé par la société Château Berger auprès du directeur de l'INPI porte sur une partie des produits pour lesquels la marque a été enregistrée, à savoir les produits de classes 1, 3, 5 .

La société Château Berger a contesté l'usage de la marque BERGER, les produits dont l'usage est invoqué étant commercialisés sous des marques complexes verbales ou semi-figurative, contenant certes le mot BERGER, elle fait observer que revendiquant une famille de marque , l'usage d'une marque ne saurait justifier l'usage d'une autre marque.

Il n'est pas contesté que la société Produits Berger doit prouver l'usage sérieux de sa marque au cours des cinq années qui ont précédé le recours en déchéance intervenu le 07 janvier 2021, soit entre le 07 janvier 2016 et le 07 janvier 2021.

La cour observe que le directeur de l'INPI a, à juste titre, relevé que la plupart des éléments produits par la société Produits Berger pour justifier de l'exploitation de sa marque datent de la période pertinente située entre 2016 et 2021, la circonstance que certaines pièces ne soient pas datées ne sauraient conduire à les exclure dès lors qu'elles constituent des indices d'une exploitation continue de la marque et doivent être prises en compte dans l'appréciation globale de l'usage de cette marque.

S'agissant de la marque BERGER, la société Produits Berger ne revendique pas la protection d'une « familles » de marque, contrairement à ce que soutenait la société Château Berger ; il résulte des pièces produites que dans les signes verbaux et complexes utilisés notamment LAMPE BERGER ou LAMPE BERGER [Localité 7], les ajouts ainsi faits au signe BERGER n'ont pas un caractère dominant et distinctif , ces éléments ne constituent que la déclinaison de la marque BERGER, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L 714-5 3° du code de la propriété intellectuelle, de sorte qu'il convient d'envisager au travers des éléments transmis par la société Produits Berger, le caractère sérieux de l'usage qui est fait de la marque BERGER.

La société Produits Berger conteste la décision du directeur de l'INPI qui a prononcé une déchéance des droits à la marque, en considérant que l'exploitation faite relève d'une sous-catégorie pouvant être isolée de la classe de produits protégés.

Sur la preuve de l'usage sérieux de la marque.

L' usage sérieux doit être conforme à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l'identité d'origine de produits ou services (CJCE 11 mars 2003 aff C 40/01 ANSUL) aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ses produits et services.

Il doit s'agir d'un usage effectif, qui n'est pas effectué à titre symbolique.

Une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services.

Il convient de prendre en considération, dans l'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque, l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).

Pour justifier de l'exploitation de la marque et de son usage sérieux, la société Produits Berger a communiqué (18 annexes figurant en pièce 13) des justificatifs de commercialisation de ses produits consistant en bons de commande et de livraison de produits entre 2016 et 2021, bons à tirer pour des étiquettes de produits commercialisés sous la marque PARFUMS BERGER [Localité 7], des catalogues édités entre 2016 et 2018, des photographies de produits, le mode d'emploi des bougies odorantes et désodorisantes, des photographies de diffuseurs de parfum d'ambiance et de bougies parfumées, des captures d'écran de plate-formes de vente, des photographies de salon professionnels où étaient exposés les produits, tous ces éléments justifient d'une exploitation de la marque et d'un usage sérieux et continu de la marque.

C'est en comparant les produits définis lors de l'enregistrement de la marque aux preuves d'usage présentés que l'on peut apprécier l'exercice par le titulaire de la marque de ses droits et apprécier les conditions de son exploitation commerciale.

Il convient d' apprécier si se trouve justifié d'un usage sérieux de la marque pour les produits enregistrés.

La société Produits Berger conteste le principe de déchéances partielles, soutenant qu'au regard des produits commercialisés, il ne peut être défini de sous-catégories au sein des classes de produits déclarés.

Sur l'usage sérieux pour les produits de classe 3

Il ressort de l'extrait du BOPI produit que la marque a été enregistrée en classe 3 pour les produits suivants :

Produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l'assainissement et à la purification de l'atmosphère ainsi qu'à l'absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac, tous produits détachants, produits de parfumerie et de beauté;

Devant le directeur de l'INPI, la société Produits Berger a reconnu ne pas exploiter la marque pour « les produits de beauté », la déchéance sur ce point sera donc confirmée.

Il est de jurisprudence constante que le titulaire de la marque doit justifier d'un usage sérieux de la marque et son utilisation sur le marché pour désigner les produits et services visés au dépôt et non des produits ou services similaires. (Cass Com 09 mars 2010 -09-13 231).

En l'espèce, ainsi que l'a relevé le directeur de l'INPI, l'ensemble des éléments de preuve d'usage produits par la société Produits Berger, conformes aux produits définis au titre de la marque enregistrée, se rapportent à l'utilisation des lampes et diffuseurs de parfum dans des dispositifs destinés à la désinfection, l'assainissement ou la purification de l'atmosphère et la purification de l'atmosphère et la neutralisation des odeurs en intérieur.

Il est possible, partant de la finalité des produits définis à l'enregistrement de déterminer que ceux-ci constituent une sous-catégorie au sein de la classe 3 : les parfums d'intérieurs cette sous-catégorie se distinguant sans difficulté des produits de cosmétologie et de parfumerie à usage corporels.

La société Produits Berger revendique dans ses catalogues être une référence en matière de parfums d'intérieur dont elle tire sa notoriété et à laquelle elle se réfère dans ses catalogues concernant les lampes à catalyse et diffuseurs de parfum et de bougies parfumées d'intérieur (pièce 13, annexe 5).

La société Produits Berger revendique elle-même dans ses catalogues une spécialité de parfums d'intérieurs, il n'est dès lors pas rapporter la preuve d'une limitation excessive de l'usage par la société Produits Berger de ses marques, si le titulaire d'une marque a enregistré sa marque pour une large gamme de produits ou de services qu'il pourrait commercialiser mais qu'il ne l'a pas fait pendant une période ininterrompue de cinq ans, son intérêt à bénéficier de la protection de sa marque pour ces produits ou services ne saurait prévaloir sur l'intérêt des concurrents à utiliser des signes identiques ou similaires.

La décision de déchéance partielle au regard des preuve de l'usage de la marque ne constitue pas une entrave à l'usage par la société Produits Berger de la marque BERGER au regard du secteur d'activité revendiqué.

La circonstance que les produits commercialisés sous la marque LAMPE BERGER Parfum de maison ne puissent faire l'objet de confusion avec les produits commercialisés sous la marque Château Berger est inopérante dans le cadre de la procédure en déchéance pour non usage de la marque.

La société Produits Berger critique la décision du directeur de l'INPI en ce qu'elle la prive de développer de nouveaux produits relevant de la classe 3.

Il convient en conséquence de confirmer la décision du directeur de l'INPI concernant la déchéance partielle prononcée à l'égard des produits enregistrés en classe 3.

Sur l'usage sérieux des produits de classe 5

La société Produits Berger a enregistré la marque semi-figurative BERGER pour les produits suivants :

Produits pharmaceutiques, hygiéniques ou désinfectants pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l'assainissement et à la purification de l'atmosphère ainsi qu'à l'absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac, tous produits pharmaceutiques et hygiéniques ;

Les pièces produites par la société Produits Berger justifient bien d'usage de la marque pendant la période pertinente au regard de l'action en déchéance, s'agissant de produits commercialisés sous la marque BERGER, déclinée sous les marques complexes LAMPE BERGER, PARFUM BERGER ou semi-figuratives LAMPE BERGER.

La société Produits Berger conteste la déchéance partielle exposant que ses produits, notamment ceux destinés à l'élimination des insectes relèvent bien des produits pharmaceutiques et d'hygiène et rappelle que la société Château Berger a elle-même retenu l'utilisation des biocides dans l'usage à titre de produit pharmaceutique.

Les produits pharmaceutiques sont généralement définis comme des préparations médicales utilisées en médecine, indispensables pour prévenir et traiter les maladies ainsi que pour protéger la santé publique.

Quant à l'hygiène, elle peut être définie comme l'ensemble des mesures destinées à prévenir les infections et l'apparition de maladies infectieuses.

Les pièces justifient bien de l'usage de lampes et dispositifs destinés à l'assainissement et la purification de l'atmosphère (bons de commandes, bons à tirer, photographies de lampes à catalyse, articles de presse et émissions) ces produits commercialisés ont pour finalité l'assainissement, la désinfection et la purification de l'atmosphère, mais également la destruction d'insectes (moustiques, puces), ces derniers produits contenant des biocides ainsi que cela ressort des catalogues (annexes 4 à 6 pièce 13).

Il ressort des pièces que les produits commercialisés consistent non seulement en diffuseur de produits assainissant (produits retenu par le directeur de l'INPI), de parfums, d'huiles pour ces diffuseurs et en bougies parfumées désodorisantes, mais également de produits destinés à détruire ou repousser les insectes tels que moustiques, puces, mouches, ces produits concourent à la prévention de maladies et à l'hygiène en sorte que l'on ne peut exclure tout enregistrement au titre des produits pharmaceutiques d'hygiène

Cependant, si c'est à juste titre que le directeur de l'INPI a considéré que les produits utilisés, tant dans les lampes à catalyse que les diffuseurs de parfum et les bougies n'avaient pas pour objet de prévenir ou traiter des maladies, les préparations utilisés pour détruire les insectes contenant des biocides sont en revanche assimilables à des produits pharmaceutiques et d'hygiène en ce qu'ils concourent à la prévention de maladies et contiennent des substances biocides, de sorte que la décision du directeur de l'INPI sera partiellement infirmée et il convient de dire que la marque est enregistrée pour les produits pharmaceutiques et d'hygiène employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l'assainissement et à la purification de l'atmosphère ;

Ces produits ont pour finalité l'assainissement, la purification, la désodorisation et la désinctisation ils participent de la prévention des maladies. Ils n'ont certes pas de visée thérapeutique et ne sont pas destinés à guérir des maladies, en ce sens ils constituent bien une sous-catégorie des produits pharmaceutiques et d'hygiène, la société doit être déchue de l'enregistrement pour « tous produits pharmaceutiques et d'hygiène »

La société Produits Berger sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.

Il n' y a pas lieu de statuer sur les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision du Directeur de l'INPI DC 21-004 du 07 janvier 2022 sauf en ce qu'elle a constaté la déchéance pour les produits pharmaceutiques, hygiéniques pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l'assainissement et à la purification de l'atmosphère ainsi qu'à l'absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac ;

Déboute la société Produits Berger de sa demande d'indemnité de procédure,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur de l'institut national de la propriété intellectuelle.