CA Rennes, 3e ch. com., 23 janvier 2024, n° 21/05821

FAITS

La société LA CONFISERIE est spécialisée dans le secteur des activités des agences de publicité.

Lors du premier confinement, la société LA CONFISERIE a développé la solution ' Toctok', proposant aux commerçants de créer leur boutique en ligne de proximité, leur permettant de vendre leur produits et services localement, à travers un système de livraison ou de 'click & collect'.

Le 21 octobre 2020, la société LA CONFISERIE a déposé auprès de l'INPI la demande d'enregistrement n°4693642 de la marque verbale suivante :

Toctok

Cette marque a été déposée dans les classes 35 ; 38 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45.

Le 25 novembre 2020, la demande d'enregistrement a fait l'objet d'un retrait en classe 38.

La marque 'Toctok' est destinée à couvrir les produits et services suivants :

' Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites Web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;

' Classe 42 : Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour

ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; services de conception d'art graphique ; stockage électronique de données ;

' Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ;

' Classe 44 : Services pour le soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté ;

' Classe 45 : Location de noms de domaine sur Internet.

Le 8 janvier 2021, la société TIK TOK Information Technologies UK Limited a formé opposition à l'enregistrement de la marque ' Toctok' sur la base des marques suivantes :

- Marque de l'Union européenne ( MUE) TIK TOK n°017891401 déposée le 23 avril 2018 et enregistrée le 29 novembre 2018 pour désigner notamment les produits et services suivants en :

. classe 9 : logiciels d'applications ;

. classe 38 : services de télécommunication et de transmissions de données.

- Marque de l'Union européenne (MUE) TIK TOK n°017913208 déposée le 6 juin 2018 et enregistrée le 20 octobre 2018 pour désigner notamment les services suivants en :

. classe 35 : publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseil en gestion d'entreprise et en marketing ; aide à la direction des affaires ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques.

.classe 42 : programmation informatique ; élaboration [conception] de logiciels ; stockage électronique de données ; logiciels utilisés comme services de logiciel-service ; informatique en nuage ; hébergement de contenu numérique sur l'internet.

L'opposition a été formée à l'encontre des services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites Web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service

(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ».

Le 20 août 2021 le Diecteur général de l'INPI a reçu l'opposition et a rejeté la demande d'enregistrement motifs pris d'une identité et d'une similatité des services en cause et en raison d'une imitation des signes.

Le 13 septembre 2021, la société LA CONFISERIE a formé un recours tendant à l'annulation de la décision du Directeur Général de l'INPI.

La société LA CONFISERIE a déposé ses dernières conclusions le 25 août 2022. La société TIK TOK a déposé ses dernières conclusions le 9 décembre 2022. Le directeur général de l'INPI a communiqué ses dernières observations parvenues au greffe le 21 février 2022.

Par ordonnance du 25 mai 2023 le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes a :

- Rejeté la demande de la société TIK TOK de voir déclarer caduc l'appel formé par la société LA CONFISERIE ;

- Rejeté la demande de la société LA CONFISERIE de voir déclarer irrecevables les conclusions d'intimée du 9 décembre 2022 de la société TIK TOK ;

- Dit que le dépens de l'incident seront joints à ceux de l'arrêt rendu sur le fond ;

- Rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de cloture a été rendue le 19 octobre 2023.

PRETENTIONS ET MOYENS :

Dans ses écritures du 25 août 2022 la société LA CONFISERIE demande à la cour au visa de l'article L713-3 du code de la propriété intellectuelle, de :

- Dire et juger la société LA CONFISERIE recevable et bien fondé en son recours,

Y faisant droit,

- Infirmer la décision du 20 août 2021 rendue par Monsieur le Directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle en ce qu'elle a reconnue l'opposition de la société TIK TOK justifiée et rejeté la demande d'enregistrement de la marque ' Toctok',

Statuant à nouveau :

- Rejeter l'opposition formée par la société TIK TOK à l'encontre de la demande d'enregistrement n°4693642 de la marque verbale française ' Toctok';

- Ordonner à Monsieur le Directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle de faire droit à la demande d'enregistrement de la marque verbale française Toctok dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision,

- Condamner la société TIK TOK à régler à la société LA CONFISERIE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société TIK TOK aux entiers dépens.

Dans ses écritures notifiées le 9 décembre 2022 la société TIK TOK demande à la cour au visa des articles L.411-4 et s., L.712-3 et s. et R. 411-19 et s. du code de la propriété intellectuelle, 659, 687-1, 687-2, 902, 908, et 911 du code de procédure civile, 6 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 de :

Sous réserve de l'incident diligenté devant le président de chambre aux fins de caducité,

I- A titre liminaire : sur la caducité de l'appel :

- Constater que la demande de signification de l'acte de recours en date du 13 décembre 2021 n'est pas régulière et que celle effectuée le 12 juillet 2022 a été effectuée hors délai ;

Par conséquent :

- Prononcer la caducité de l'acte de recours du 13 septembre 2021 ;

- Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

II- Sur la confirmation de la décision de l'INPI :

- Rejeter le recours formé par la société LA CONFISERIE contre la décision de Monsieur le Directeur de l'INPI du 20 août 2021 n°OPP21-0089 ;

- Confirmer ladite décision ;

- Débouter la société LA CONFISERIE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

III- En toutes hypothèses :

- Condamner la société LA CONFISERIE à payer à TIK TOK Information Technologies UK Limited la somme complémentaire de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société LA CONFISERIE aux entiers dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans son avis parvenu à la cour le 17 février 2020 le Directeur de l'INPI estime que sa décision est bien fondée.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières écritures.

DISCUSSION :

La procédure

Par ordonnance du 25 mai 2023 le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes a rejeté les demandes de la société TIK TOK tendant à la caducité de l'appel, à l'extinction de l'instance et au dessaisissement de la cour.

La société TIK TOK n'est plus recevable à présenter une demandedecaducité de l'appel.

Le risque de confusion

L'enregistrement d'une marque est conditionné à l'absence de risque de confusion avec une marque antérieure protégée.

Article L711-3 du code la propriété intellectuelle (dans sa rédaction en vigueur depuis le 15 décembre 2019 et applicable en l'espèce) :

I.-Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :

1° Une marque antérieure :

a) Lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ;

b) Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure ;

(...)

Le risque de confusion entre deux marques s'apprécie en se fondant sur l'impression d'ensemble qui s'en dégage, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs dominants.

Un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement.

L'opposition qui a été admise par l'INPI ne vise que certains des produits et services pour lesquels la marque Toctok a été déposée. La cour ne statue donc que dans la limite de cette opposition.

La cour note que certains services visés par la marque antérieure sont repris à l'identique dans la marque déposée :

- publicité ; classe 35

- publicité en ligne sur un réseau informatique ; classe 35

- diffusion d'annonces publicitaires; classe 35

- conception de logiciels ; classe 42

- logiciels services ; classe 42

- informatique en nuage ; classe 42

- stockage électronique de données ; classe 42

Cette proximité est reprise s'agissant de la comparaison des services.

La similarité des services en cause :

Dans le cadre d'une procédure d'opposition, le risque de confusion s'apprécie au regard des droits tels que définis par les dépôts, indépendamment des circonstances d'exploitation réelles ou supposées des marques.

. La similarité des services de la demande d'enregistrement et ceux de la marque antérieure n°017913208 :

Comparaison des services de :

gestion des affaires commerciales;

administration commerciale ;

conseils en organisation et direction des affaires;

audits d'entreprises (analyses commerciales)

(demande d'enregistrement) ;

et des services de :

- conseil en gestion d'entreprise et en marketing ;

- aide à la direction des affaires.

(marque antérieure)

La société LA CONFISERIE estime que les prestations ne sont pas similaires dans la mesure où l'aide à la direction des affaires et le conseil en gestion n'interviennent qu'en soutien tandis que ses propres services interviennent

directement dans la vie d'une entreprise. Elle ajoute que la prestation de conseil diffère de l'audit qui constitue une analyse objective et que le marketing désigne des méthodes de ventes spécifiques et plus précises que les conseils en organisation et la direction des affaires.

Pour autant les services de la marque contestée et ceux de la marque antérieure visent tous l'amélioration des performances d'une entreprise par des méthodes de management et des techniques de ventes. Cet objectif passe par une analyse des organisations et le recours à des professionnels susceptibles d'apporter des conseils financiers et de stratégie pour une meilleure gestion des affaires.

Quelque soit leur appellation les services visés par les deux marques sont identiques, la marque contestée les déclinant plus finement alors que la marque déposée les englobe dans les deux grandes catégories d'assistance aux entreprises dans leur activité commerciale et de gestion.

Ce faisant les services offerts par la société LA CONFISERIE et la société TIK TOK s'adressent à la même clientèle de responsables commerciaux.

Il s'agit donc de services similaires.

Comparaison des services :

- diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;

- présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail;

- optimisation du trafic pour des sites Web;

- organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

- location de temps publicitaire sur tout moyen de communication;

- publication de textes publicitaires;

- location d'espaces publicitaires;

- conseils en communication (relations publiques)

(demande d'enregistrement)

et des services de publicité

(Marque antérieure)

La société la CONFISERIE fait valoir que la société TIK TOK entend s'arroger tous ses services sous le vocable publicité. Elle ajoute que ses prestations sont plus larges en ce que l'optimisation du trafic pour des sites Web, l'organisation d'expositions à buts commerciaux et les conseils en communication (relations publiques) sont distincts de la publicité.

Toutefois les services de la marque contestée visent le même objectif que celui de la marque antérieure.

Il s'agit de mettre oeuvre tous les procédés destinés à valoriser un produit auprès du public pour le faire connaître et augmenter ses ventes.

Les services visés par la marque contestée ne font que décliner les supports indispensables pour répondre à cet objectif. Ils regroupent les actions publicitaires susceptibles d'être utilisées pour mettre en avant les mérites d'une entreprise et les avantages de ses produits et services.

La publicité s'exécute en effet sous différentes formes et utilise de nombreux moyens de communication comme le montre les services offerts par la marque contestée mais quels que soient ces supports sa vocation reste la même, celle de faire connaître auprès du public les produits et services en vantant leurs qualités.

Les services visés dans les deux marques sont fournis par les mêmes prestataires et s'adressent aux mêmes clients qui recherchent les moyens de promouvoir leurs produits et /ou prestations.

lls sont donc similaires.

Comparaison des services de :

- travaux de bureau ;

- services de gestion informatisée de fichiers

(demande d'enregistrement)

et des services de :

- mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques

(Marque antérieure)

La société LA CONFISERIE considère que les trois types de services sont distincts et qu'affirmer le contraire revient à considérer que tous les services informatiques sont identiques.

Les services de gestion informatisée des fichiers sont exactement identiques aux services de mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques, ils ne différent que dans leur libellé. Ils permettent de réaliser des travaux sur fichiers informatiques, d'assurer leur sauvegarde et de les actualiser.

Ces prestations rentrent dans la catégorie des travaux de bureautique.

Contrairement aux affirmations de la société LA CONFISERIE il ne s'agit pas d'assimiler tous les domaines informatiques puisque le renvoi à ses prestations de bureau limite les offres de services à des tâches de gestion et de secrétariat et n'englobe pas toutes les potentialités du traitement de l'information numérique.

Tous les services visés par les deux marques ont le même objet et sont donc similaires.

Comparaison des services de :

- conception d'ordinateurs pour des tiers;

- développement d'ordinateurs;

- développement de logiciels ;

- installation de logiciels;

- maintenance de logiciels;

- mise à jour de logiciels ;

- location de logiciels;

- programmation pour ordinateurs;

- analyse de systèmes informatiques;

- conception de systèmes informatiques;

- services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique

- conseils en technologie de l'information;

(demande d'enregistrement)

et des services de :

- élaboration (conception) de logiciels;

(marque antérieure)

La société LA CONFISERIE estime qu'il ne suffit pas de comparer les services portant sur les logiciels et qu'un logiciel est différent d'un système informatique et d'un ordinateur.

Elle ajoute que l'installation, la maintenance, la mise à jour et la location de logiciels sont des services distincts de l'élaboration de logiciels.

Cependant la conception d'ordinateur pour des tiers s'assimile bien à l'élaboration (conception) de logiciels, sauf à démontrer que la société LA CONFISERIE fabrique des ordinateurs, ce qui n'est pas le cas. Il en va de même s'agissant du développement d'ordinateurs.

En fait tous les services visés par la marque contestée tendent au même objectif que la conception de logiciels de la marque antérieure.

Ils permettent de programmer des ordinateurs ou tout matériel informatique en fonction des besoins d'une clientèle qui s'équipe et souhaite une utilisation pérenne, actualisée et optimale de son installation.

La conception de logiciels rejoint donc la conception d'ordinateurs pour des tiers, le développement d'ordinateurs, le développement de logiciels, la programmation sur ordinateurs, la conception de système informatiques.

Ces prestations impliquent nécessairement l'installation, la maintenance, la mise à jour, la location de logiciels l'analyse de systèmes informatiques, les services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique et les conseils en technologie de l'information.

L'interdépendance de toutes les branches des prestations offertes illustre leur même nature.

Elles sont au demeurant proposées par des prestataire identiques (sociétés de services informatiques) qui ne se contentent pas de concevoir des logiciels mais proposent aussi des packs d'installation comprenant des prestations d'analyse des systèmes informatiques des clients et des conseils.

Il n'est donc pas établi comme le soutient la société LA CONFISERIE qu'un consommateur moyen du 21ème siècle ne risque pas de confondre l'élaboration de logiciels et l'installation, la maintenance, la mise à jour et la location de logiciels et donc de faire la part entre ses services et ceux de TIK TOK. Ce consommateur au contraire qui n'est pas un spécialiste fera un lien logique entre la conception de logiciels et leur utilisation pratique, ce que permettent les prestations de la société LA CONFISERIE et de TIK TOK.

. La similarité des services de la demande d'enregistrement et ceux de la marque antérieure n° 017891401

Comparaison des services :

- abonnement à des services de télécommunication pour des tiers ;

(demande d'enregistrement)

et des services de :

- télécommunication et de transmission de données ;

(marque antérieure).

La société LA CONFISERIE fait valoir que l'abonnement à des services de télécommunication pour des tiers ne se confond pas avec des services de télécommunication.

Toutefois les services de la marque antérieure et de la marque contestée présentent un lien étroit et obligatoire puisque les premiers ont pour objet la prestation des seconds et sont complémentaires.

Aussi, il y a lieu de considérer que les services en cause sont similaires.

La similarité entre les signes :

En matière d'enregistrement de marque verbale, la protection s'opère uniquement sur le mot objet de la demande. Aussi, ne sauraient être pris en compte les aspects graphiques ou stylistiques que les marques pourraient, le cas échéant, revêtir.

Le signe contesté et la marque antérieure sont composés de deux éléments verbaux à savoir 'Toctok ' et ' TIK TOK'.

Sur le plan visuel, les deux signes sont composés de six lettres. Ils présentent quatre lettres communes, à savoir T, O, T, K. Il importe peu que les lettres communes soient en minuscules ou en majuscules dès lors qu'elles donnent une impression d'ensemble très proche. La première et dernière lettre sont communes T et K et un O est placé au même endroit du mot en avant dernière lettre. Cette composition permet de placer la lettre T en position d'attaque et le K en fin de mot, ce qui lui donne un poids particulier, renforcé par une utilisation peu courante lui donnant son caractère distinctif. La séquence finale composée de la syllabe TOK est commune aux deux signes. La séquence centrale des deux signes possède une lettre commune T. Les deux marques alternent consonnes et voyelles selon le même rythme ce qui les rapproche phonétiquement.

Sur le plan phonétique, les signes 'Toctok ' et 'TIK TOK 'sont tous les deux composés de deux syllabes ce qui leur confère un même rythme de prononciation accentué par une séquence d'attaque proche, T et la même séquence finale TOK.

L'emplacement des consonnes et voyelles au même endroit dans les deux signes permet une alternance parfaite conférant aux deux marques une sonorité fluide.

En dépit des différences entre les deux signes leurs ressemblances suffisent à leur conférer une identité sonore très proche.

Sur le plan intellectuel, la CONFISERIE estime que sa marque repose sur un concept différent de celui de la société TIK TOK qui s'adresserait à un public d'adolescents. Elle précise qu'elle entend toucher des commerçants qui souhaitent ouvrir une boutique en ligne. Elle ajoute que l'onomatopée toctoc qui figure le fait de frapper à une porte illustre bien sa démarche.

Cependant le renvoi à cette onomatopée ne se différencie pas fondamentalement de l'onomatopée utilisée par la marque antérieure qui suggère le bruit d'une horloge.

Les deux signes renvoient à des sons répétitifs quotidiens et domestiques très communs ce qui les rapproche dans l'imaginaire collectif.

Ainsi les deux signes, pris dans leurs éléments visuels, phonétiques et intellectuels, dégagent une même impression d'ensemble.

Le risque de confusion caractérisé par les grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes est accru par la distinctivité de la marque TIK TOK notoirement reconnue d'autant que la marque constitue aussi la dénomination sociale de la société.

Il n'est pas démontré que les deux marques s'adressent à des publics différents. L'éventail très large des services proposés par les deux sociétés élargit leurs usagers. Il ne les cantonne pas à une catégorie pré-définie, adolescents et commerçants, les premiers s'adressant à la société TIK TOK et les seconds uniquement à la société la CONFISERIE .

Peu importe également que l'INPI ait accepté l'enregistrement de la marque TIK TIK. La cour ignore les conditions dans lesquelles la procédure a été menée et ne peut donc procéder à une comparaison, chaque affaire ayant ses particularités.

Ainsi au regard des similitudes des services, même si elles sont parfois faibles, et du degré élevé de similitude entre les marques, il se dégage des deux marques une impression d'ensemble similaire telle que le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui n'a gardé qu'un souvenir imparfait des marques en conflit sera enclin à croire à une origine commune des signes en présence.

Dans ses conditions le recours formé par la société LA CONFISERIE n'est pas fondé.

Il est rejeté.

Sur les frais et dépens :

Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société LA CONFISERIE est condamnée aux dépens devant la cour d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Dit que la société TIK TOK est irrecevable à soulever la caducité de l'appel;

- Rejette le recours introduit par la société LA CONFISERIE ;

- Rejette toutes les autres demandes des parties ;

- Condamne la société LA CONFISERIE aux dépens d'appel.