CA Aix-en-Provence, ch. 3 sect. 1, 8 février 2024, n° 22/17317

Le 12 octobre 2021 la société Diam Bouchage a formé opposition à l'enregistrement international n°1607338 effectué le 18 mai 2021 par la société de droit portugais Amorim Cork portant sur le signe complexe A et désignant notamment la France.

La société Diam Bouchage faisait valoir que l'enregistrement de cette marque portait atteinte à ses droits antérieurs soit :

-la marque complexe Diam Tradition renouvelée par déclaration du 11 octobre 2021 sous le n° 11/3835763 compte-tenu du risque de confusion,

-la marque complexe de l'Union européenne Diam renouvelée le 31 janvier 2018 sous le n°00685905 compte-tenu du risque de confusion et d'atteinte à sa renommée

L'opposition a été notifiée à l'OMPI afin qu'elle la transmette à l'administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international. Une phase d'instruction a suivi et à l'issue de cette phase le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle a rejeté l'opposition formée par la société Diam Bouchage par décision du 1er décembre 2022.

Par acte du 28 décembre 2022 la société Diam Bouchage a formé un recours en annulation devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence à l'encontre de cette décision.

Par mémoire communiqué par voie dématérialisée le 31 octobre 2023, auquel il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Diam Bouchage (SAS) demande à la cour de :

Vu les articles 8 et 9 du Règlement No. 2017/1001

Vu les articles L. 711-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle

Vu les pièces et la jurisprudence citée

Recevoir la société Diam Bouchage en son mémoire de recours ;

Déclarer recevable la pièce 7 produite par la société Diam Bouchage au soutien de ses écritures ;

Annuler la décision du Directeur de l'INPI n° OPP- 21/4584 du 1er décembre 2022 en toutes ses dispositions, en ce qu'elle a rejeté l'opposition formée par la société Diam Bouchage à l'enregistrement de la partie française de l'enregistrement international n° 1607338 du 18 mai 2021 de la société Amorim Cork SA en classe 20 et portant sur le signe complexe A.

Condamner la société Amorim Cork à payer à la société Diam Bouchage la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Dire et juger que la présente décision sera notifiée, par les soins du greffe et par lettre recommandée avec avis de réception, aux parties au litige ainsi qu'au Directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle.

Au soutien de son recours la société Diam Bouchage expose qu'elle a été créée en 1996 et est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège, qu'elle a déposé deux marques, l'une française en 2011, en classe 20 (Diam Tradition) et l'autre de l'Union Européenne en 2008 en classe 20 (Diam).

La société Diam Bouchage ne conteste pas que les produits sont identiques et similaires mais elle met en avant le caractère erroné de la méthode d'appréciation adoptée par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en ce que :

-il n'a pas identifié les éléments distinctifs des signes en présence préalablement à leur analyse comparative pour chacune des marques antérieures opposées,

-il a préjugé de l'absence prétendue de risque de confusion avant même de se livrer à la comparaison visuelle, phonétique et intellectuelle des signes en cause,

-il n'a pas procédé à une appréciation de la similitude entre les signes en fonction du droit antérieur opposé,

-il ne s'est pas fié à l'image imparfaite que le consommateur moyennement attentif garde en mémoire pour apprécier l'impression d'ensemble des signes,

-il n'a pas pris en compte les éléments versés aux débats démontrant le niveau de ressemblance entre les marques retenu par le public pertinent

La société Diam Bouchage soutient à cet égard que la pièce 7 produite en réponse à la décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle et complétant la pièce 6 doit être déclarée recevable.

Par ailleurs, la société Diam Bouchage fait valoir qu'il existe un risque de confusion et d'association entre les signes, renforcé par l'existence de la famille de marques de la société Diam Bouchage dont la demande contestée reprend les caractéristiques et la renommée de la marque de l'Union Européenne.

La société Diam Bouchage dénonce en outre l'atteinte à la renommée de la marque de l'Union Européenne Diam et le préjudice qui en résulte.

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Par observations communiquées par voie dématérialisée le 15 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Amorim Cork (SA) demande à la cour de :

Vu l'article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle,

Vu la jurisprudence précitée,

Ecarter la pièce n°7 de Diam Bouchage ' Attestation de Mme [U] [G] ' OpenedMind) de Diam Bouchage ;

Déclarer la société Diam Bouchage mal fondée en son recours et l'en débouter ;

Confirmer la décision du Directeur de l'INPI n°OPP-21/4584 du 1er décembre 2022 en toutes ses dispositions, en ce qu'elle a rejeté l'opposition formée par la société Diam Bouchage à l'enregistrement de la partie française de l'enregistrement international n°1607338 du 18 mai 2021 de la société Amorim Cork S.A en classe 20 et portant sur le signe ;

En conséquence :

Débouter la société Diam Bouchage de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société Diam Bouchage à payer à la société Amorim Cork la somme de 10954,85 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société Diam Bouchage aux dépens de l'instance ;

Dire et juger que la présente décision sera notifiée, par les soins du greffe et par lettre recommandée avec avis de réception, aux parties au litige ainsi qu'au Directeur général de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle.

La société Amorim Cork expose qu'elle est le leader mondial du liège et que le dépôt de la marque contestée correspond à une évolution de ses marques antérieures, déposées dès 1984.

La société Amorim Cork soutient que le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle a au contraire procédé à une analyse correcte des signes en présence et, si elle ne conteste pas la similitude des produits et services en cause, elle relève en revanche l'absence de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes et conteste tout risque de confusion avec la marque française Diam Tradition.

La société Amorim Cork ajoute qu'il n'existe pas davantage de risque de confusion à l'égard de la marque de l'Union Européenne au regard de l'absence de similarité entre les signes et au regard d'une appréciation globale. Elle demande à cette occasion que la pièce 7, postérieure à la décision de l'Institut national de la propriété industrielle, soit écartée des débats.

Enfin, la société Amorim Cork conteste l'atteinte à la renommée de la marque antérieure Diam invoquée par la société Diam Bouchage en faisant observer que les trois conditions exigées pour établir une telle atteinte ne sont pas réunies.

Elle ajoute que la société Diam Bouchage ne démontre en rien l'existence d'un préjudice actuel et certain.

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Par observations en date du 29 août 2023 le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle fait valoir en premier lieu, qu'il n'existe pas de risque de confusion entre la demande contestée et les marques antérieures en cause à l'issue de la comparaison des produits et des signes, et de l'appréciation globale du risque de confusion. Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle ajoute que le sondage produit établit les ressemblances existantes entre les deux signes mais ne met pas en exergue de risque de confusion.

En second lieu, le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle relève également qu'il n'existe pas d'atteinte à la renommée de la marque de l'Union européenne Diam.

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Selon un avis daté du 29 novembre 2023 le ministère public indique partager l'avis de l'Institut national de la propriété industrielle en exposant qu'il ressort de la comparaison visuelle des marques concernées qu'un consommateur moyennement avisé ne saurait être induit en confusion, d'autant que la consonance différente des signes ainsi que ce qu'ils évoquent dans l'imaginaire d'un potentiel client ne peut raisonnablement être assimilé, et qu'il en est de même quant à la comparaison du signe complexe A et du signe complexe DIAM.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la pièce numérotée 7 :

En application de l'article R.411-19 du code de la propriété intellectuelle les recours exercés à l'encontre des décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle statuant sur la délivrance, le rejet ou le maintien d'un titre de propriété industrielle sont des recours en annulation.

Il en résulte que s'agissant d'un recours en annulation et non d'un recours en réformation, seuls peuvent être examinés dans le cadre de ce recours, les moyens soumis au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle antérieurement au prononcé de sa décision.

Dès lors, la pièce numérotée 7 produite par la société Diam Bouchage et intitulée « Attestation de Mme [U] [G], OpenedMind », en ce qu'elle est nouvelle bien que venant compléter le sondage produit en pièce 6, et en ce qu'elle implique l'examen d'observations et moyens sur lesquels l'Institut national de la propriété industrielle n'a pu se prononcer, doit être écartée.

En outre, si les normes européennes ont vocation à être intégrées au droit français, elles n'ont pas pour effet direct d'entraîner un parallélisme des formes s'agissant de la procédure suivie devant les juridictions nationales.

Il s'ensuit que la société Diam Bouchage est mal fondée à se prévaloir du pouvoir discrétionnaire conféré par l'article 54 du règlement de procédures aux chambres de recours de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIOP) leur permettant d'admettre des pièces nouvelles, cette possibilité n'étant pas transposable en l'état à la procédure devant la cour d'appel.

Sur le risque de confusion :

Au visa de l'article L.711-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, une marque ne peut être valablement adoptée que si elle ne porte pas atteinte à une marque antérieure.

Ainsi, porte atteinte à une marque antérieure, la marque de nature à créer, dans l'esprit du public, un risque de confusion, étant rappelé que la marque a pour fonction essentielle de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service qu'elle désigne, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (CJCE, 22 juin 1976, affaire Terrapin).

L'appréciation globale de l'existence d'un risque de confusion entre une marque antérieure et le signe dont l'enregistrement en tant que marque est contesté doit, en ce qui concerne leur similitude visuelle, auditive ou conceptuelle, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

Cette appréciation suppose une comparaison des produits et services concernés ainsi que des signes.

A titre liminaire, il apparaît que les produits visés par la demande d'enregistrement faite par la société Amorim Cork en classe 20, soit les « bouchons, bouchons de bouteille, bouchons en liège, bouchons de récipients, bouchons en liège pour bouteille », sont similaires à ceux visés par les deux marques antérieures, soit en classe 20 les « bouchons de liège » pour la marque semi-figurative française Diam Tradition et les « bouchons de bouteilles », également en classe 20, pour la marque Diam de l'Union européenne.

En l'espèce, la marque déposée par la société Amorim Cork est composée de la lettre A majuscule entourée de part et d'autre de ce qui s'apparente à deux croissants de lune, entourant de façon circulaire la lettre A avec un espace ouvert sur le dessus et un sur le dessous.

La marque française de la société Diam Bouchage est quant à elle composée du mot DIAM en majuscules, entouré de deux parenthèses positionnées de façon horizontale, avec l'inscription Tradition en dessous.

La marque de l'Union européenne est également composée du mot DIAM en majuscules entourés de deux bandes ovoïdes horizontales qui sont ouvertes en leurs extrémités.

S'agissant des mots figurant à l'intérieur des motifs circulaires, la lettre A, présente isolément dans la marque contestée, ne présente aucune caractéristique particulière et ne peut être considérée comme présentant des similitudes avec les marques antérieures alors même que la lettre A, contenue au mot DIAM est un élément indifférent qui ne présente pas de caractéristique particulière de nature à lui conférer un caractère distinctif ou dominant, mais compose, au même titre que les autres lettres, le mot DIAM.

Par ailleurs, la forme circulaire semi-ouverte entourant la lettre A de la marque contestée est positionnée de façon verticale, tandis que pour la marque DIAM Tradition, elle est horizontale tout comme pour la marque DIAM.

En outre, tandis que les croissants de lune entourant la lettre A ont une forme circulaire, les courbes entourant les mots DIAM sont de forme ovale.

Dès lors, aucun élément distinctif et dominant ne ressort de l'analyse des signes, et en tout état de cause, pas la présence de la lettre A dans le mot DIAM qui apparaît fondue dans le mot, et n'est pas comparable à la lettre A apparaissant isolément dans la marque contestée.

Ainsi, il en résulte en premier lieu que, de façon visuelle et phonétique, aucune similitude ne peut être retenue entre d'une part, la marque contestée et d'autre part, les deux marques antérieures, l'impression d'ensemble permettant de distinguer clairement les marques comme étant distinctes et provenant d'opérateurs économiques distincts.

Il convient à cet égard de rappeler que l'examen du risque de confusion est effectué à la lumière de l'image imparfaite que l'utilisateur du produit en a gardée en mémoire sans qu'il soit tenu de se livrer à un examen de ses différents détails.

La société Diam Bouchage produit aux débats un sondage Corsearch OpenedMind effectué le 27 avril 2022 (pièce 6) dont il ressort qu'à la présentation des deux marques, A et DIAM une grande partie des sondés, constitués de professionnels dans le domaine du vin et de l'embouteillage, a pu répondre qu'il existait une ressemblance (47%).

Pour autant, il apparaît d'une part que ces ressemblances ne sont pas assimilables à des similitudes de nature à entrainer une confusion du public concerné sur l'origine de la marque, et que la question en ce qu'elle est dirigée « D'après vous ces 2 marques se ressemblent-elles » amène nécessairement le consommateur à rechercher par priorité les ressemblances.

D'autre part, la présentation vraisemblablement simultanée ou consécutive des marques (élément non spécifié au sondage) amène à une comparaison que n'aura pas le public, généralement confronté à l'une ou l'autre des marques, qui devra composer avec l'impression d'ensemble laissée par la marque, tant visuellement que conceptuellement.

En second lieu, s'agissant de la comparaison conceptuelle, outre que le A de la marque contestée correspond à la première lettre de la dénomination sociale du déposant, la société Amorim Cork, tandis que le mot DIAM peut être compris comme une abréviation du mot « diamant », il apparaît que les formes ovoïdes entourant les mots DIAM n'évoquent pas avec évidence l'écorce entourant le tronc de l'arbre destiné à la fabrication de bouchons en liège, comme le soutient la société Diam Bouchage, celui-ci présentant naturellement une forme circulaire et non ovale.

A contrario, ces courbes sont circulaires dans la marque contestée, étant observé que pour la marque européenne de la société Diam Bouchage la référence au liège n'est pas portée à l'enregistrement (« bouchons de bouteilles »).

En tout état de cause, s'agissant de marques relatives à des bouchons, la forme circulaire de la marque contestée peut également être assimilée à la forme même du bouchon ou au col de la bouteille.

Ainsi, la similitude conceptuelle entre les marques, bien que portant sur des produits identiques ou similaires, ne ressort pas davantage de leur comparaison, quel que soit le mode de comparaison, qu'il soit restreint à des éléments particuliers de la marque ou qu'il soit global.

Enfin, même si les parties diffèrent sur ce point, les trois marques sont destinées par principe à un marché de vente en gros et donc à des professionnels, même si la vente à des particuliers n'est pas pour autant exclue. Ce public ressort tant du sondage produit par la société Diam Bouchage que des différentes publications et articles communiqués aux débats, attestant que le marché s'adresse essentiellement à un public de professionnels du monde « vitivinicole ».

Dès lors, s'agissant d'un marché destiné à des intermédiaires professionnels de l'embouteillage ou professionnels du monde viticole ou vinicole, le risque de confusion entre les marques apparaît inexistant, l'achat étant dirigé vers un besoin prédéfini dont la marque n'est que l'accessoire.

En conséquence, le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle a valablement estimé qu'il résulte de la comparaison précédente qu'aucun risque de confusion ne peut être relevé entre d'une part la marque contestée de la société Amorim Cork et d'autre part les deux marques antérieures de la société Diam Bouchage.

Sur l'atteinte à la renommée de la marque européenne :

L'atteinte à la marque renommée est constituée quand le public concerné par les produits ou services couverts par la marque établit un lien ou une association entre cette marque et le signe opposé et qu'il en résulte pour son titulaire un préjudice en raison de la dilution ou du ternissement de la marque, ou encore en raison du profit indu que le déposant du signe critiqué est susceptible de tirer de la forte connaissance de la marque renommée (arrêt Intel, CJCE 27 novembre 2008).

Ainsi, l'atteinte à la renommée supposent réunies trois conditions cumulatives que sont l'existence d'une renommée antérieure, l'existence d'un lien entre les marques en conflit et la démonstration d'une atteinte à la renommée.

En l'espèce, la société Diam Bouchage fait valoir que la marque antérieure DIAM jouit d'une renommée sur le territoire de l'Union européenne, ce qui au demeurant est reconnu par l'Institut national de la propriété industrielle.

Ainsi, la société Diam Bouchage justifie, par la production de divers articles de presse, brochures et sondages, qu'elle jouit d'une renommée sur le territoire européen, les bouchons vendus sous sa marque européenne représentant 13% des parts de marché des bouchons en liège pour « vins tranquilles et vins effervescents » et 20% des parts de marché des bouchons en liège technologique dans cette même catégorie. Elle justifie également de trois unités de production en Europe (France, Espagne, Portugal), de sa participation à divers salons et foires au niveau européen, et de sa diffusion par le biais de plusieurs réseaux sociaux, ainsi que de l'obtention du trophée d'or de l'innovation du salon Vinitech en 2004, salon rassemblant divers acteurs du monde vinicole et viticole (pièces 9-1 à 9-17 de la société Diam Bouchage).

La société Diam Bouchage établit également sa renommée auprès du public concerné pour les produits qu'elle désigne au travers du sondage OpenedMind considérant que le public, tel qu'il convient de l'entendre et tel qu'il a été rappelé ci-dessus, connaît largement et favorablement les bouchons de la marque DIAM (pages 14 et 15 du sondage), et considérant qu'au cas d'espèce, l'enseigne Diam est nécessairement associée à la marque dès lors qu'il ne ressort pas des éléments du dossier qu'elle exploiterait d'autres produits que ceux visés par l'enregistrement.

En conséquence, nonobstant les réserves exprimées à juste titre par la société Amorim Cork à l'égard des pièces produites par la société Diam Bouchage, dont certaines ne concernent que le territoire français ou se rapportent au groupe Oeneo, il y a lieu de considérer cependant que la société Diam Bouchage fait la preuve d'une renommée suffisante de sa marque européenne DIAM.

Pour autant, si la similitude des produits commercialisés par les deux sociétés n'est pas contestée, pas davantage que la similitude des marchés prospectés par deux sociétés qui sont incontestablement dans une situation de concurrence, il apparaît que l'atteinte à la renommée dont se prévaut la société Diam Bouchage ne peut être la résultante de l'usage par la société Amorim Cork de la marque A en l'absence de similitudes constatées entre les trois signes coexistant, en ce compris les familles de marques invoquées par la société Diam Bouchage.

Par ailleurs, il convient de relever que la société Diam Bouchage se présente comme une société créée en 1996 ayant déposé deux marques, l'une française en 2011, en classe 20 (Diam Tradition) et l'autre de l'Union Européenne en 2008 en classe 20 (Diam). Pour autant, la société Amorim Cork justifie pour sa part avoir déposé ses premières marques en 1984, incluant d'ores et déjà la lettre A de Amorim de façon stylisée entourée d'un cercle (attestation Celiège pièce 7), la marque contestée apparaissant en réalité comme une évolution graphique de la marque antérieure s'agissant d'une société qui établit également son positionnement de « leader mondial » du marché du bouchon.

Dès lors, l'atteinte à la renommée, laquelle ne ressort pas en tout état de cause des pièces communiquées, n'apparaît pas comme la résultante du dépôt de la marque A par la société Amorim Cork.

En conséquence, il y a lieu de rejeter le recours formé par la société Diam Bouchage à l'encontre de la décision rendue 1er décembre 2022 par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle ayant rejeté l'opposition à l'enregistrement international n°1607338 effectué le 18 mai 2021 par la société de droit portugais Amorim Cork portant sur le signe complexe A .

Sur les frais et dépens :

La société Diam Bouchage, partie succombante, conservera la charge des dépens de la procédure et sera tenue de payer à la société Amorim Cork la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Écarte des débats la pièce nouvelle numérotée 7 produite par la société Diam Bouchage et intitulée « Attestation de Mme [U] [G], OpenedMind »,

Rejette le recours formé par la société Diam Bouchage à l'encontre de la décision rendue 1er décembre 2022 par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle ayant rejeté l'opposition à l'enregistrement international n°1607338 effectué le 18 mai 2021 par la société de droit portugais Amorim Cork portant sur le signe complexe A,

Condamne la société Diam Bouchage aux dépens de la procédure,

Condamne la société Diam Bouchage à payer à la société Amorim Cork la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.