CA Bordeaux, 1re ch. civ., 13 février 2024, n° 22/03792

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

La SAS Akawan a déposé le 30 juin 2021, la demande d'enregistrement n°478 1286, portant sur le signe verbal AKAWAN.

Le 21 septembre 2021, la société de droit européen AKKA Technologies a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque complexe française AKKA, déposée le 28 juin 2018, enregistrée sous le n°446 53 67, sur le fondement d'un risque de confusion.

- la marque complexe française AKKA, déposée le 28 juin 2018 et enregistrée sous le n°446 53 67, sur le fondement d'un risque de confusion.

Par décision OP 21-4324 du 20 juillet 2022, l'INPI a :

- reconnu l'opposition justifiée,

- rejeté la demande d'enregistrement.

Par déclaration enregistrée au greffe le 4 août 2022, la SAS Akawan a formé un recours contre la décision rendue par l'INPI. Par conclusions déposées le 24 novembre 2023, elle demande à la cour de :

- déclarer irrecevable l'appel incident de la société Akka Technologies,

- débouter la société Akka Technologies de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- annuler la décision de M. Le Directeur Général de l'INPI en date du 20 juillet 20222 qui a reconnu justifiée l'opposition n°21-4324.

- condamner la société Akka Technologies à payer à la société Akawan une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 13 octobre 2023, la société européenne Akka Technologies demande à la cour de :

- rejeter le recours formé par la société Akawan à l'encontre de la décision du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle du 20 juillet 2022 (OPP 21-4324),

- débouter la société Akawan de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer la décision du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle du 20 juillet 2022 en ce qu'elle a reconnu justifié l'opposition formée par la société AKKA Technologies à l'encontre de la demande d'enregistrement de marque AKAWAN n° 4 781 286 pour l'ensemble des services qu'elle désigne et par conséquent rejeté ladite demande d'enregistrement et ce, tant au titre du risque de confusion créé avec la marque française antérieure AKKA n° 4 465 367 que de l'atteinte à la renommée de cette dernière,

- revenir toutefois sur la motivation de Monsieur le Directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle dans sa décision du 20 juillet 2022 en ce que, dans le cadre de son appréciation de l'atteinte à la renommée de la marque antérieure, elle a exclu l'existence d'un lien entre les marques en cause à l'égard des services suivants de la demande d'enregistrement AKAWAN : « Gestion des affaires commerciales; administration commerciale ; service de gestion informatisée de fichiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; services d'intermédiation commerciale ; architecture ; décoration intérieure ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'œuvres d'art; stockage électronique de données » ;

- condamner la société AKAWAN à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- condamner la société AKAWAN aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE KPDB Bordeaux.

Par courriers transmis au greffe les 11 septembre et 10 novembre 2023, le directeur général de l'INPI a présenté ses observations dans lesquelles il souligne que le présent recours est un recours en annulation n'emportant pas d'effet dévolutif et qu'en tout état de cause, la société Akka Technologies n'a pas fait figurer ses prétentions incidentes demandant la réformation de la décision, dans le dispositif de ses conclusions dans le délai de 5 mois suivant la notification des conclusions de la requérante. Sur la comparaison des signes, l'INPI considère que les séquences AKA et AKKA se prononcent de manière identique, que la séquence WAN n'est pas de nature à supprimer tout risque de confusion et que le consommateur portera davantage son attention sur la séquence AKA au sein du signe contesté, qui est quasiment identique à la dénomination AKKA de la marque antérieure. Sur l'atteinte à la renommée de la marque antérieure, l'INPI relève que le nom AKKA fait l'objet d'une exploitation ancienne et régulière qui vient renforcer la connaissance de la marque AKKA auprès du public concerné. L'Institut en conclut qu'il existe un risque de confusion et d'atteinte à la renommée de la marque antérieure AKKA.

Le 28 novembre 2023, le ministère public a indiqué s'en rapporter.

L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 19 décembre 2023.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I Sur la recevabilité du recours incident de la société Akka Technologies.

L'article R.411-19 du code de la propriété intellectuelle mentionne que 'Les recours exercés à l'encontre des décisions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 411-4 sont des recours en annulation.

Les recours exercés à l'encontre des décisions mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 411-4 sont des recours en réformation. Ils défèrent à la cour la connaissance de l'entier litige. La cour statue en fait et en droit'.

Il n'est pas remis en cause par les parties que la cour ne saurait réformer la décision attaquée, ne pouvant que l'annuler ou rejeter le recours. Il s'ensuit qu'elle ne peut statuer qu'au regard des éléments débattus devant l'Inpi et soumis à son appréciation.

Il n'est pas davantage remis en question par la société Akka Technologies qu'elle n'a formulé sa demande d'appel incident relative aux services « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; service de gestion informatisée de fichiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; services d'intermédiation commerciale ; architecture ; décoration intérieure ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'œuvres d'art ; stockage électronique de données » qu'au dispositif de ses dernières conclusions du 16 octobre 2023 et non pas auparavant.

Or, il est exact qu'en application des articles R.411-30 et R.411-43 du code de la propriété intellectuelle, le défendeur dispose d'un délai de trois mois, augmenté de 2 mois s'il réside à l'étranger, à compter de la notification des conclusions du demandeur pour former un recours incident, notamment par voie de conclusions dont copie est envoyée au directeur de l'INPI. Dans le cas présent, il n'est pas remis en cause que les conclusions de la société Akawan ont été notifiées à la société Akka Technologies le 20 octobre 2022 et donc que la demande d'infirmation de la décision objet du présent litige devait intervenir avant le 20 mars 2023.

Dès lors, le recours incident de la société Akka Technologie sera déclaré irrecevable.

II Sur le risque de confusion.

Se prévalant de l'article L.711-3 1° du code de la propriété intellectuelle, la société Akawan conteste l'identité ou la similarité des produits, services et signes en présences.

En ce sens, sur le plan visuel, elle indique que sa marque a une dénomination AKAWAN en lettres majuscules d'imprimerie noires, donc de 6 lettres, alors que la marque adverse porte sur le signe complexe AKKA, présenté en lettres majuscules, et l'élément AK dans une calligraphie particulière doublé en couleur gris foncé dans le sens de lecture ordinaire et une fois en couleur gris clair avec le K inversé en miroir.

Elle en déduit qu'il n'existe que les deux lettres d'attaque communes, AK, le reste des dénominations étant différent et n'ayant pas non plus la même longueur.

Elle souligne d'autres différences remarquables, à savoir le doublement de la lettre K, la présence dans sa propre dénomination de la lettre W peu commune, l'inversion de la syllabe KA en miroir.

Elle conteste que la désinence AWAN, comme l'a retenu l'INPI, corresponde à un acronyme anglais répandu et utilisé dans le secteur informatique et des données signifiant 'wide area network', estimant qu'il s'agit d'un signe de fantaisie indivisible. Elle retient que la déconstruction de sa dénomination est artificielle et n'est pas perçue ainsi par le public concerné.

Sur le plan phonétique, elle note que du fait de la différence du nombre de syllabes pour des signes courts, il existe une différence notable, d'autant que la syllabe WAN en fin de signe est remarquable du fait de sa longueur de prononciation. De même, elle remarque que le triplement de la lettre A au sein de sa dénomination est inhabituel, que la dernière est de plus précédée du son OU résultant de la présence de la lettre W formant une diphtongue également remarquable.

Quant au plan conceptuel, elle met en avant que les signes en cause n'ont pas de signification particulière pour le public pertinent, ce qui est admis par chacun.

S'agissant de l'appréciation globale, elle se prévaut du fait que l'analyse des critères qui précèdent n'ont pas établi de similarité entre les deux signes et qu'il n'existe pas de risque de confusion réel entre les marques en cause, ce d'autant que les services couverts s'adressent à des professionnels des secteurs de l'informatique et des télécommunications. A propos de ces clients, elle avance que ceux-ci sélectionnent les services en cause après des négociations et établissent des cahiers des charges précis, et donc qu'ils ne sauraient se méprendre sur l'origine des services rendus par chacune des parties au litige.

***

L'article L.711-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que 'I.-Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :

1° Une marque antérieure :

a) Lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ;

b) Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure ;

2° Une marque antérieure enregistrée ou une demande de marque sous réserve de son enregistrement ultérieur, jouissant d'une renommée en France ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union, lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu'elle désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et lorsque l'usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu'il leur porterait préjudice ;

3° Une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

5° Une indication géographique enregistrée mentionnée à l'article L.722-1 ou à une demande d'indication géographique sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;

6° Des droits d'auteur ;

7° Des droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;

8° Un droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom de famille, à son pseudonyme ou à son image ;

9° Le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ;

10° Le nom d'une entité publique, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

II.-Une marque antérieure au sens du 1° du I s'entend :

1° D'une marque française enregistrée, d'une marque de l'Union européenne ou d'une marque ayant fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet en France ;

2° D'une demande d'enregistrement d'une marque mentionnée au 1°, sous réserve de son enregistrement ultérieur ;

3° D'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

L'antériorité d'une marque enregistrée s'apprécie au regard de la date de la demande d'enregistrement, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué ou de l'ancienneté valablement revendiquée par une marque de l'Union européenne au sens de l'article L. 717-6.

III.-Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque dont l'enregistrement a été demandé par l'agent ou le représentant du titulaire d'une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, en son propre nom et sans l'autorisation du titulaire à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche'.

La cour constate en premier lieu que les services des marques en cause s'adressent à un public de professionnels des secteurs de l'informatique et des télécommunications et qu'il n'est pas contesté que la marque de la société Akka Technologies est antérieure à celle déposée par la société Akawa.

S'agissant du risque de confusion, il revient à la cour d'examiner les signes de chacune des parties au vu des critères rappelés ci-avant.

A propos du critère visuel, les deux signes présentent une séquence initiale quasiment identique, le doublement de la lettre K au sein de la marque de l'intimée ne permettant pas d'écarter cette ressemblance. Cela est d'autant plus avéré que l'ordre et le rang sont identiques.

De même, contrairement à ce que soutient la société en demande, à l'exception du doublement du K, sa marque présente un rapprochement certain avec l'attaque de celle de son adversaire, antérieure, ce alors que le terme WAN, qui la termine, peut être interprété comme renvoyant au sigle du Wide Area Network et donc comme n'être qu'une déclinaison du terme AKA, contrairement à ce qu'elle allègue.

Cela est d'autant plus remarquable qu'aucune des deux marques n'a de signification et que la prononciation, notamment du fait de la diphtongue mise en avant, présente un risque d'aboutir à une décomposition du nom de la marque de l'intimée et suggérer, en particulier à l'égard de professionnels qui ne peuvent que difficilement ignorer le sens du terme WAN, une confusion certaine par un renvoi au domaine spécifique des réseaux informatiques. Ainsi, sur le plan sonore, il existe davantage une coupure qu'une prolongation du mot choisi.

D'ailleurs, sur le plan phonétique, il doit être relevé une rythmique identique comportant les deux mêmes sonorités sur l'attaque de la prononciation, du fait de deux premières syllabes identiques et, ce alors, que la diphtongue a pour effet de créer une césure et donc de séparer la dernière syllabe de la marque de l'appelante et non de la rapprocher des deux autres. Il s'ensuit que la différenciation résultant de la troisième syllabe lui fait perdre son caractère prépondérant et ne saurait être distinctif.

S'il est exact qu'il n'existe pas de comparaison utile sur le plan conceptuel, faute de signification de l'une des deux marques, ce critère ne saurait être pertinent pour remettre en cause ou rapporter la preuve d'une confusion entre celles-ci. En outre, en l'absence de référence conceptuelle à laquelle le signe ferait renvoi, ce qui a été relevé au titre de la perception visuelle ou phonétique du signe, n'en est que plus prégnant.

Quant à l'appréciation globale des deux signes, outre qu'ils s'adressent aux mêmes produits et services et les éléments qui précèdent, il se dégage une perception de l'ensemble de similitude alors même que l'appellation 'AKA', en ce qu'elle relève de la fantaisie, présente un caractère distinctif certain, donc une reconnaissance aisée par le public concerné et un risque de confusion d'autant plus important.

Dès lors, le moyen tiré de l'absence de confusion invoqué par la société Akawan sera écarté.

II Sur la renommée de la marque antérieure.

La société Akawan entend, outre la question de la similarité des marques objets du présent litige, que la décision attaquée soit annulée en ce qu'elle a reconnu un caractère renommé à la marque de son adversaire.

Elle précise que la contestation ne porte que sur la marque semi-figurative AKKA déposée le 29 juillet 2018 et que les considérations d'ordre général qui lui sont opposées ne peuvent être retenues, reprenant son argumentaire précité sur l'absence de confusion des deux marques.

Elle affirme que la marque adverse n'était également pas renommée auprès du grand public lorsqu'elle a déposé sa propre marque le 30 juin 2021, faute d'être connue d'une partie importante de celui-ci, y compris sous la forme d'une autre marque déposée par la société Akka Technologies.

Elle argue en premier lieu qu'environ 3 années séparent les deux dépôts de marques et donc un laps de temps court pour prétendre au statut de marque renommée en l'absence de preuve d'investissements publicitaires importants.

Elle dénie que les parts de marché de la société Akka Technologie aussi bien en France que dans le monde soient renseignées pour la seule marque objet du litige, les seuls éléments communiqués étant relatifs au chiffre d'affaire général de l'entreprise.

De même, elle souligne que l'activité de cette dernière est décrite au niveau mondial et européen, mais pas français et il n'est démontré selon ses dires qu'elle utilise la marque litigieuse sur tout le territoire national.

Elle remet en cause toute activité promotionnelle pour la même marque, relevant que l'attestation du 12 octobre 2020 ne mentionne pas quelle marque a fait l'objet de promotions et, qu'en tout état de cause, ce budget est minime rapporté au chiffre d'affaire total.

Elle considère en outre que les actions adverses en justice ne sauraient davantage fonder le statut de marque renommée qu'elle sollicite

***

L'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle énonce que 'Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d'un signe identique ou similaire à la marque jouissant d'une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice'.

La cour constate que la société Akka Technologies est leader sur le marché européen de l'ingénierie et du conseil en technologies avec un chiffre d'affaire d'un montant de 1,5 milliards d'Euros en 2020, dont 488,079 millions d'euros en France (pièce 2.2 page 33 de cette partie). Son activité concerne nécessairement le territoire français en ce qu'elle collabore de façon non contestée avec des sociétés exerçant sur cet espace géographique, telle que Air France, Bombardier, EADS, Renault, Alstom, Areva, Sanofi, Alcatel Lucent.

Il doit en être déduit que la marque déposée en 2018 occupe de ce seul fait une place importante dans les domaines objets du présent litige, correspondant à des services de la classe 42, y compris en France. Il sera observé que l'activité en France, ne peut être remise en cause, puisque l'intéressée y emploie, sans que ce chiffre soit contesté 7.879 personnes réparties sur 34 établissements (pièces 1.1 et 4.2 de la société Akka Technologies). Elle communique en outre des factures montrant que le nom AKKA est exploité sur le territoire national (pièce 4.2 précitée) par 60 entreprises différentes, lui assurant non seulement un chiffre d'affaire important, mais également une notoriété évidente.

Il est également justifié d'investissements promotionnels, notamment de 4,1 millions d'euros en 2019 et d'activités de communication digitale.

Enfin, elle verse aux débats des articles de presse français émanant de la plupart des titres de la presse nationale et régionale relatifs à ses activités entre 2003 et 2019 en France, montrant qu'elle a toujours fait l'objet d'une couverture médiatique (pièce 3.2 de la société Akka Technologies).

Elle rappelle que le terme AKKA, avant de constituer une marque, a servi de dénomination sociale et de nom commercial depuis 1999, comme le prouvent son enregistrement au registre du commerce et des sociétés et ses rapports de compte publiés (pièces 1.4, 2.1, 4.1. et 7.1). Les factures communiquées justifient de l'usage continu de la marque AKKA depuis son dépôt en 2018 (pièce 4.2 précitée), dont la dénomination était connue par avance, y compris sous d'autres formes.

La cour rappellera en outre sa motivation précédente quant au risque de confusion entre les deux marques objets du litige, également valable sur le présent point.

Au total, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la marque semi-figurative de la société AKKA Technologies peut se prévaloir d'une renommée certaine auprès du public concerné.

C'est pourquoi, les demandes contraires de la société Akawan seront rejetées.

III Sur les demandes annexes.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, l'équité commande que la société Akawan soit condamnée à régler un montant de 2.000 € à la société Akka Technologies en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est statué en la matière sans dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Déclare irrecevable le recours incident de la société Akka Technologies ;

- Rejette les recours formés par la société Akawan contre la décision du directeur général de l'INPI du 20 juillet 2022 ;

- Condamne la société Akawan à verser à la société Akka Technologies la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la cour aux parties à l'instance et au directeur général de l'INPI.

Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.