CA Colmar, ch. 1 a, 21 février 2024, n° 22/03781

Vu la demande en nullité, enregistrée sous la référence NL21-0209, déposée le 14 octobre 2021, auprès de M. le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), par la SAS Normalu, contre la marque n° 19/4551037 déposée le 13 mai 2019, dont l'enregistrement a été publié au Bulletin Officiel de la Propriété Intellectuelle (BOPI) 2019-36 du 6 septembre 2019, la demande étant déposée à l'encontre de l'intégralité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée,

Vu la décision rendue le 5 septembre 2022, par laquelle M. le Directeur Général de l'INPI a statué comme suit :

'Article 1 : La demande en nullité NL21-0209 est rejetée.

Article 2 : La somme de 550 euros est mise à la charge du demandeur en nullité, la société NORMALU, au titre des frais exposés.'

aux motifs, notamment, que :

- la demande était recevable, en l'absence de volonté de nuire démontrée du demandeur et à défaut d'irrecevabilité sur le fondement de l'absence de preuve d'usage sérieux, la demande en nullité étant fondée exclusivement sur le motif absolu du dépôt effectué de mauvaise foi,

- il n'y avait pas lieu de prononcer la suspension de la procédure, l'issue des demandes en déchéances formées à l'encontre de la marque ARBATEX n'étant pas en elle-même déterminante pour apprécier le caractère frauduleux du dépôt de la marque contestée dès lors que cette marque antérieure ARBATEX n'est pas invoquée au fondement de la présente nullité absolue, outre que, l'appréciation de la connaissance par le titulaire de la marque attaquée de l'usage d'un signe antérieur dans le cadre du dépôt effectué de mauvaise foi ne se recoupait pas avec l'appréciation du caractère sérieux de l'usage d'une marque antérieure,

- sur le fondement de la mauvaise foi, le titulaire de la marque contestée avait nécessairement connaissance, au jour du dépôt de la marque litigieuse, de l'usage par le demandeur du terme ARBATEX dans le cadre de ses relations avec son fournisseur, mais les éléments transmis par le demandeur n'étaient pas suffisants à démontrer l'intention du titulaire de la marque contestée de profiter indûment de la renommée du demandeur et ne permettaient pas de caractériser sa mauvaise foi au moment du dépôt.

Vu la déclaration d'appel formée par la SAS Normalu contre cette décision et déposée le 4 octobre 2022,

Vu la constitution d'intimé de M. [B] [Z] en date du 8 novembre 2022,

Vu le courrier reçu au greffe le 25 octobre 2023, par lequel M. le Directeur Général de l'INPI conclut n'y avoir lieu à réformer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande en nullité présentée par la requérante à l'encontre de la marque contestée,

Vu l'ordonnance en date du 25 octobre 2023 par laquelle a été ordonnée la communication de la présente procédure à M. le Procureur Général près la cour de céans, afin qu'il puisse formuler ses conclusions,

Vu les conclusions en date du 23 novembre 2023 par lesquelles M. le Procureur Général déclare s'en remettre à sagesse,

Vu les dernières conclusions en date du 2 novembre 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Normalu demande à la cour de :

'REFORMER la décision n° NL21-0209/CEF rendue par Monsieur le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle le 5 septembre 2022 statuant sur la demande en nullité de marque n° NL21-0209 déposée par la société Normalu le 14 octobre 2021 à l'encontre de la marque française verbale n°4551037 'ARKETEX', déposée par Monsieur [B] [Z], en ce qu'elle a :

- rejeté la demande en nullité pour dépôt de mauvaise foi n° NL 21-0209 introduite par la société Normalu à l'encontre de la marque française n°4551037 pour tous les produits pour lesquels cette marque est enregistrée.

et

- mis à la charge de Normalu la somme de 550 euros correspondant à une partie des frais exposés par le titulaire de la marque contestée au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros).

EN CONSEQUENCE, il est demandé à la cour d'appel statuant à nouveau de :

- INFIRMER la décision n° NL21-0209/CEF en qu'elle a jugé que la marque française 'ARKETEX' n°4551037 n'a pas été déposée de mauvaise foi par Monsieur [B] [Z].

En conséquence,

- JUGER que la marque française 'ARKETEX' n°4551037 a été déposée de mauvaise foi par Monsieur [B] [Z] ;

- ANNULER la marque 'ARKETEX' n°4551037, déposée par Monsieur [B] [Z] le 13 mai 2019, pour l'ensemble des produits qu'elle désigne ;

- ORDONNER la transcription de la présente décision sur le Registre national des marques

En tout état de cause :

- CONDAMNER Monsieur [B] [Z] au paiement de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens'

et ce, en invoquant, notamment :

- l'absence d'incidence des décisions de l'INPI et de l'EUIPO relatives à la déchéance des marques 'Arbatex', la concluante n'ayant jamais fondé son action en nullité sur l'existence d'un risque de confusion avec sa marque antérieure,

- la similarité des signes, de manière globale sur les plans visuel, phonétique et intellectuel,

- la connaissance, par M. [Z], de l'usage antérieur du signe 'Arbatex' par la concluante, compte tenu des relations antérieures entre les parties et du rôle de l'intéressé dans le développement de la gamme de produits 'Arbatex',

- l'intention malhonnête de M. [Z], s'évinçant :

* de la proximité des produits pour lesquels M. [Z] a déposé un signe similaire à celui que la concluante exploitait déjà, à savoir des plafonds tendus, correspondant au même type de produits que ceux pour lesquels la concluante exploitait déjà ce signe,

* de la notoriété de la concluante, numéro 1 du plafond tendu dans le monde depuis 50 ans, et de la renommée de ses produits, le dépôt du signe par M. [Z] lui permettant de bénéficier de cette notoriété, de ce positionnement de leader du marché et de son importante renommée,

* de la récurrence des actes déloyaux commis par M. [Z] à l'encontre de ses employeurs, son précédent employeur ayant déjà eu suffisamment de motifs légitimes pour obtenir à son encontre une mesure de saisie in futurum visant à 'recueillir des éléments de preuve susceptibles de fonder une action judiciaire en concurrence déloyale et parasitaire', et la concluante ayant découvert, à la faveur de cette situation, que l'intéressé développait une activité concurrente à la sienne,

* de la chronologie, qu'elle détaille, du dépôt frauduleux intervenu postérieurement au licenciement, pour faute grave, de M. [Z],

* de l'absence d'explication rationnelle de M. [Z] sur son dépôt, dont les circonstances qualifiées de douteuses ne sauraient 'être le fruit du hasard'.

Vu les dernières conclusions en date du 10 novembre 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [B] [Z] demande à la cour de :

'DIRE l'appel mal fondé,

En DEBOUTER la société NORMALU ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions.

En conséquence,

CONFIRMER la décision n° NL21-0209 du 5 septembre 2022 rendue par le Directeur Général de l'INPI ;

Y ajoutant,

CONDAMNER la société NORMALU à verser à Monsieur [Z] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société NORMALU aux entiers frais et dépens de l'instance'

et ce, en invoquant, notamment :

- le nécessaire rejet de la demande adverse, la déchéance prononcée, à la requête du concluant, à l'encontre des marques 'Arbatex' servant de fondement à l'argumentation de la société appelante, quant à l'exploitation de la marque et l'avantage qu'aurait le concluant à l'imiter,

- en tout état de cause, l'absence de mauvaise foi de sa part :

* en l'absence de similarité visuelle, phonétique et conceptuelle ou intellectuelle, non comparée par le directeur de l'INPI, des signes, appréciée globalement par le public pertinent,

* en raison du caractère inopérant de la connaissance, par le requérant, de l'usage antérieur de la marque pour caractériser sa mauvaise foi, dans le sens de ce qu'a retenu le directeur de l'INPI,

*à défaut d'intention malhonnête de sa part, dont la preuve incombe au demandeur à la nullité, et alors que le concluant aurait usé de préfixe et suffixe banals, que la marque 'Arbatex', inconnue du public et non exploitée, n'avait aucune notoriété, que tout acte de concurrence déloyale envers ses anciens employés est réfuté, aucune condamnation n'ayant été prononcée à ce titre, et les accusations abandonnées par la conclusion d'un accord transactionnel, que toute faute à l'origine de son licenciement reste contestée, même s'il n'a pas obtenu gain de cause devant le conseil de prud'hommes et n'a pas eu les moyens financiers de faire appel de sa décision, qu'aucune mauvaise foi ne saurait être présumée, et qu'à défaut, la chronologie invoquée par Normalu serait indifférente, le concluant ayant eu, au contraire, la volonté de se démarquer des produits de son ancien employeur, par la commercialisation de produits 'radicalement' différents, par une société clairement identifiée comme indépendante, et disposant d'une identité visuelle bien distincte de la marque semi-figurative 'Arbatex', et d'un slogan également 'clairement' distinct.

Vu les débats à l'audience du 11 décembre 2023,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la demande principale en nullité de marque :

À la lumière de la directive 89/104/CE du 21 décembre 1988, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE), une marque doit être déclarée nulle lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.

Par ailleurs, en vertu de l'adage fraus omnia corrumpit, l'enregistrement d'une marque peut être annulé lorsqu'il est entaché de fraude, c'est-à-dire lorsqu'il est effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité (Cass. Com. 25 avril 2006, pourvoi n° 04-15.641, Bull. 2006, IV, n° 100).

Ainsi, aux termes de la jurisprudence de la CJUE, la cause de nullité d'une marque déposée de mauvaise foi s'applique lorsqu'il ressort d'indices pertinents et concordants que le titulaire d'une marque a introduit une demande d'enregistrement de cette marque non pas dans un but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence mais avec l'intention de porter atteinte d'une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l'intention d'obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celle relevant des fonctions d'une marque, notamment de la fonction essentielle d'indication d'origine. Toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l'ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d'espèce (arrêt du 12 septembre 2019 - Affaire C-104/18P).

Tout d'abord, M. [Z] entend conclure au nécessaire rejet de la demande adverse, en raison de la déchéance des marques 'Arbatex' servant de fondement à l'argumentation de la société appelante, quant à l'exploitation de la marque et l'avantage qu'aurait le concluant à l'imiter. À ce titre, il apparaît qu'effectivement tant la marque française que la marque européenne 'Arbatex' ont fait l'objet de décisions d'une part, de M. Le Directeur Général de l'INPI, en date du 6 janvier 2023, pour défaut d'usage sérieux de la marque pendant une période de cinq ans, d'autre part, par l'EUIPO en date du 16 février 2023,pour défaut d'usage sérieux de la marque pour les produits pour lesquels elle a été enregistrée. Même si ce moyen n'apparaît pas envisagé, à hauteur de cour, sous l'angle de l'irrecevabilité, qui a été écartée par M. le Directeur Général de l'INPI, sans contestation des parties sur ce point, il n'en demeure pas moins que n'est pas en cause, comme l'a rappelé la décision dont appel, un risque de confusion avec le droit antérieur dont la déchéance a été obtenue, mais la connaissance de ce droit par le déposant et son intention frauduleuse au moment du dépôt. Or, la déchéance des marques française comme européenne, par lesquelles a été reconnue l'absence d'usage sérieux de ces marques est postérieure au dépôt, invoqué comme frauduleux, de la marque 'Arketex', de sorte qu'il ne saurait s'en évincer de manière suffisante que le dépôt aurait été exempt de mauvaise foi.

Toutefois, l'absence d'usage sérieux de la marque 'Arbatex' par son propriétaire sur une période courant du 11 janvier 2017 au 11 janvier 2022, comme retenu dans la décision précitée de M. le Directeur général de l'INPI, alors que la marque litigieuse 'Arketex' a été déposée, ainsi qu'il a été rappelé, le 13 mai 2019, constitue bien un élément d'appréciation des intentions du déposant de la marque contestée, puisque l'atteinte alléguée à une marque n'ayant pas fait l'objet d'un usage sérieux sur une période prolongée ne saurait être considéré comme participant de l'intention du déposant de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité.

Si, par ailleurs, il n'est pas contesté que M. [Z] aurait eu connaissance, de par les fonctions de directeur commercial et marketing qu'il occupait au sein de la société Normalu, de surcroît sur une certaine durée, en l'occurrence 7 ans, de l'usage antérieur de la marque 'Arbatex', c'est, cependant, à bon droit que la décision entreprise a retenu que cette circonstance ne saurait, à elle seule, caractériser une mauvaise foi du déposant, la connaissance de l'usage d'un signe identique antérieur, sans être totalement inopérante comme le soutient M. [Z], pouvant ainsi constituer une condition nécessaire, mais non suffisante de l'existence de la mauvaise foi, laquelle suppose également d'établir l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité ou d'obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque, par exemple en profitant de sa renommée (même résiduelle) ou de sa force d'attraction.

À cet égard, si la société Normalu entend invoquer sa position sur le marché du plafond tendu, et la renommée en découlant, il convient, tout d'abord, de se référer aux conclusions auxquelles il a été parvenu concernant l'usage de la marque 'Arbatex' pour apprécier l'atteinte à cet usage, et partant, à l'activité de la société Normalu, par le dépôt effectué par M. [Z]. Ainsi la société Normalu opère-t-elle une confusion entre sa renommée propre ou celle de ses produits (même s'il est fait référence à une gamme 'Arbatex', plus précisément de cadres acoustiques, dont la renommée spécifique n'est cependant pas caractérisée), et celle de la marque qui n'apparaît, dans les circonstances de l'espèce, pas démontrée, aucun élément objectif ne permettant, davantage que devant M. le Directeur Général de l'INPI, de démontrer que le titulaire de la marque attaquée a déposé le terme 'Arketex' en tant que marque pour se placer dans le sillage du demandeur, quand bien même il intervient dans le secteur proche de la commercialisation de revêtements textiles pour murs et plafonds. À ce titre, il sera également observé que M. [Z] démontre que le dépôt du signe litigieux ne poursuit pas une démarche exempte de considération rationnelle, alors même qu'au-delà du dépôt de la marque, celle-ci fait l'objet, ainsi qu'en attestent, notamment, plusieurs articles de presse, d'une exploitation, fût-ce sous une forme graphiquement modifiée, ayant donné lieu, comme le rappelle M. le Directeur Général de l'INPI dans ses observations, à un enregistrement de nom de domaine et à l'immatriculation d'une société, dont il est effectivement justifié par M. [Z].

Dans ce contexte, l'invocation, à hauteur de cour, par la société Normalu d'un comportement qualifié de déloyal de M. [Z] tant à son égard qu'envers, supposément, son précédent employeur, ajouté à la chronologie du dépôt de la marque, consécutif à son licenciement pour faute grave, apparaissent sans emport. La circonstance tirée de suspicions d'agissements de concurrence déloyale envers son précédent employeur, outre qu'elle n'a donné lieu à aucune condamnation de M. [Z], ne vient ainsi étayer aucune circonstance propre à caractériser la mauvaise foi dans le dépôt lui-même de la marque. De même, la rupture des relations entre la société Normalu et M. [Z], fût-ce dans le contexte d'un différend entre les parties, et d'un licenciement pour faute grave, n'empêchait pas M. [Z] de créer une nouvelle activité en capitalisant sur son expérience dans le domaine du textile, pour peu qu'il le fasse dans le respect des droits de son ancien employeur. Or, en l'espèce, rien ne démontre que tel n'ait pas été le cas, s'agissant précisément du dépôt de la marque litigieuse, au vu des développements qui précèdent, sans que les circonstances du licenciement, elles-mêmes, bien que fondées sur une exécution déloyale, par M. [Z], de son contrat de travail, reconnue par une décision définitive du conseil de prud'hommes, ne viennent ni établir, ni étayer une telle atteinte, quels que soient les griefs retenus, par ailleurs, à l'encontre de l'intéressé.

Enfin, et à titre surabondant, la cour, tout en relevant une évidente proximité, à tout le moins phonétique, des deux signes, de par la présence du préfixe 'Ar' et du suffixe 'tex', ainsi que d'une prononciation en trois temps, ne saurait, pour autant, en conclure, dans le cadre d'une appréciation globale, à l'existence d'une similarité, alors d'une part, sur le plan visuel, que nonobstant l'usage d'un noir dominant, les polices de caractère utilisées sont bien distinctes et la lettre 'alpha' centrale utilisée en rouge vif dans le signe 'Arbatex' est bien visible et à ce titre, caractéristique, d'autre part, sur le plan phonétique, que l'usage du 'tex' final, qui renvoie, comme cela est démontré, à l'univers du textile et est, à ce titre, utilisé pour de multiples produits, apparaît 'faiblement distinctif', comme justement retenu par M. le Directeur général de l'INPI, tandis que le préfixe banal 'Ar' est suivi dans un cas de 'ke', dans l'autre cas de 'ba', ce qui constitue deux syllabes bien différentes, ceci accentué, comme également relevé dans la décision dont appel, par le caractère peu habituel en langue française du 'ke', sans même aller relever, fût-ce pour un public de professionnels avertis, la forme grecque 'arkhè', aucune comparaison intellectuelle ou conceptuelle n'apparaissant ainsi opérante, ni, en tout cas, nécessaire.

Au regard de l'ensemble de ce qui précède, la cour confirmera donc la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande en nullité n° NL21-0209.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société Normalu, succombant pour l'essentiel, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, la décision entreprise étant confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais.

L'équité commande en outre de mettre à la charge de l'appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 000 euros au profit de l'intimé, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme la décision rendue le 5 septembre 2022 par M. le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI),

Y ajoutant,

Condamne la SAS Normalu aux dépens de l'appel,

Condamne la SAS Normalu à payer à M. [B] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Normalu,

Dit que le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Directeur Général de l'INPI par lettre recommandée avec accusé de réception.