CA Douai, ch. 1 sect. 2, 28 mars 2024, n° 22/02371

EXPOSE DU LITIGE

La société VERT-tical Nord a déposé le 22 octobre 2010 le signe verbal n°11/3776455 : VERT-tical. La marque a été enregistrée le 4 mars 2011 et régulièrement renouvelée pour les produits et services de classe suivante :

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; fruits et légumes frais ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; Gazon naturel ; céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; plantes séchées pour la décoration ; fourrages ;

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ;

42 Évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; Études de projets techniques ; Architecture ; Décoration intérieure ; Élaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; Stylisme(esthétique industrielle) ; Authentification d''uvres d'art ;

44 Services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture ; Jardinage ; Services de jardinier-paysagiste.

Le 23 janvier 2017, la société Vertical flore a déposé la marque n°17/4331507, VERTICAL FLORE, enregistrée et publiée au BOPI 2017/20 le 19 mai 2017.

Le 19 avril 2021, la société VERT-tical a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL21-0081 contre la marque « Vertical Flore » n°17/4331507 au titre d'une atteinte à la marque antérieure n°11/3776455 et d'une atteinte à la sa dénomination sociale.

Cette demande porte sur une partie des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :

« Classe 19 Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; constructions non métalliques ; échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction); béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en marbre; figurines (statuettes) en pierre,

en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois façonnés ;

Classe 42 Évaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents; logiciel-service (SoaS) ; informatique en nuage; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d''uvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données

Classe 44 Services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture ; jardinage ; services de jardiniers paysagistes ».

Par décision NL21-0081 / GB du 14 avril 2022, M. le Directeur de l'INPI a rejeté la demande en nullité et mis à la charge de la société VERT-tical Nord la somme de 550 euros au titre des frais exposés.

Par déclaration reçue au greffe le 13 mars 2022, la société VERT-tical Nord a formé un recours contre cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 9 octobre 2023, la société VERT-tical Nord demande à la cour de :

- LA DÉCLARER recevable et bien-fondée en son appel,

Y faisant droit,

- INFIRMER la décision de M. le Directeur de l'INPI n° NL-0081/GB du 21 avril 2021 en ce qu'elle a déclaré irrecevable sa demande en nullité,

- INFIRMER la décision de M. le Directeur de l'INPI n° NL-0081/GB du 21 avril 2021 en ce qu'elle a mis à sa charge la somme de 550,00 euros eu titre des frais exposés,

Statuant à nouveau,

- JUGER qu'elle justifie d'un usage sérieux de la marque française n° 10 3 776 455 « VERT-tical » dans les 5 ans précédant la demande en nullité et le dépôt de la marque française n° 17 4 331 507, pour les produits et services servant de base à l'action en nullité, à savoir :

* 31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; fruits et légumes frais ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; Gazon naturel ; céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; plantes séchées pour la décoration ; fourrages ;

* 42 Évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; Études de projets techniques ; Architecture ; Décoration intérieure ; Élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; Stylisme(esthétique industrielle) ; Authentification d'oeuvres d'art ;

* 44 Services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture ; Jardinage ; Services de jardinier-paysagiste.

- JUGER que la marque française n° 10 3 776 455 « VERT-Tical » présentait un caractère distinctif pour les produits et services qu'elle désigne au jour du dépôt de la marque française n°17 4 331 507 « Vertical Flore »,

- JUGER qu'elle justifie de l'exploitation de sa raison sociale pour désigner des services d'« aménagements paysagers ; bureau d'études paysagers »,

En conséquence,

- JUGER recevable sa demande en nullité,

- JUGER que la marque française n° 17 4 331 507 « Vertical Flore » constitue l'imitation de la marque française n° 10 3 776 455 « VERT-tical » pour des produits et services identiques et/ou similaires, et qu'il existe un risque confusion dans l'esprit du public notamment tenant compte de sa distinctivité,

- JUGER que la marque française n° 17 4 331 507 « Vertical Flore » engendre un risque de confusion avec sa raison sociale « VERT-Tical Nord »,

- JUGER nulle la marque française n° 17 4 331 507 « Vertical Flore »,

En tout état de cause,

- CONDAMNER la société Vertical flore à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Pierre-David Vignolle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 11 septembre 2023, la société Vertical flore demande à la cour de :

A titre principal :

- CONFIRMER la décision de M. le Directeur général de l'INPI du 14 avril 2022 en ce qu'elle a :

déclaré la demande en nullité irrecevable sur le fondement de l'atteinte à la marque antérieure française « VERT-Tical » n°11/3 776 455, la société VERT-Tical Nord n'ayant pas rapporté la preuve que la marque antérieure avait fait l'objet, pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et qui étaient invoqués à l'appui de la demande, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt de la marque contestée,

rejeté la demande en nullité fondée sur la dénomination sociale antérieure VERT-Tical Nord au motif qu'elle n'a pas démontré qu'elle exploitait effectivement la dénomination sociale pour les activités revendiquées, au jour du dépôt de la demande de marque ;

DEBOUTER la société VERT-tical Nord de l'intégralité de ses demandes,

En tout état de cause :

CONDAMNER la société VERT-Tical Nord à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.

Aux termes de ses écritures reçues écritures reçues au greffe le 7 mars 2023, le directeur de l'INPI s'en rapporte à l'appréciation de la cour.

Le ministère public a formulé un avis écrit reçu au greffe le tendant à la confirmation de la décision rendue par l'INPI.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la requête en nullité :

1. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'usage sérieux

La société Vertical Flore soulève l'irrecevabilité de la demande en nullité de la société VERT-tical. A titre principal, elle fait valoir, au visa des articles L 716-2-3 et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, que la société VERT-tical Nord ne justifie pas d'un usage sérieux de sa marque. Elle précise que les devis et factures ne justifient pas de cet usage en ce que la forme de la marque apposée y est modifiée.

La société VERT-tical Nord soutient que sa requête en nullité est recevable, qu'elle démontre un usage sérieux de sa marque. A ce titre, elle justifie de nombreuses factures qui n'avaient pas été soumises à l'appréciation du directeur de l'INPI lors de sa prise de décision et que l'ajout du terme « Nord » n'altère pas le caractère distinctif de la marque. Elle précise que l'ajout du « ® » ne constitue qu'une indication sur l'enregistrement de la marque.

Le directeur de l'INPI expose que si la cour retient que les nouveaux documents produits devant elle sont de nature à établir un usage sérieux de la marque, il ne porte pas sur l'intégralité des produits et services invoqués à l'appui de la demande en nullité, de nature très diverse.

Elle ajoute que la modification du signe n'en altère pas son caractère distinctif.

Aux termes de l'article L 716-2-3 du code de la propriété intellectuelle :

« Est irrecevable :

1° La demande en nullité formée par le titulaire d'une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve :

a) Que la marque antérieure a fait l'objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 ou, s'il s'agit d'une marque de l'Union européenne, à l'article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ;

b) Ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage ;

2° La demande en nullité formée par le titulaire d'une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve :

a) Que la marque antérieure a fait l'objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 ou, s'il s'agit d'une marque de l'Union européenne, à l'article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ;

b) Ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage.

Aux fins de l'examen de la demande en nullité, la marque antérieure n'est réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis. »

Aux termes de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle : « Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d'Etat.

Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa :

1° L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ;

2° L'usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ;

3° L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ;

4° L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l'exportation ».

L'usage sérieux qui conditionne la recevabilité de l'action en nullité engagée par le titulaire de la marque antérieure, doit être conforme à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l'identité d'origine de produits ou services (CJCE 11 mars 2003 aff C 40/01 ANSUL ) aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ses produits et services.

Il doit s'agir d'un usage effectif, qui n'est pas effectué à titre symbolique.

La société VERT-tical Nord doit justifier de l'usage sérieux de sa marque pendant la période pertinente.

L'usage sérieux doit porter sur la marque telle qu'elle a été enregistrée ou sous une forme modifiée qui n'en altère par le caractère distinctif.

C'est en comparant les produits définis lors de l'enregistrement de la marque aux preuves d'usage présentées que l'on peut apprécier l'exercice par le titulaire de la marque de ses droits et apprécier les conditions de son exploitation commerciale.

Si certaines pièces produites ne sont pas datées, elles constituent des indices d'une exploitation continue de la marque et doivent être prises en compte dans l'appréciation globale de l'usage de la marque.

En l'espèce, la marque antérieure, VERT-tical est déposée pour les produits et services de classe 31 ; 35 ; 42 et 44.

La demande en nullité porte sur certains produits et services pour lesquels la marque Verticale flore est déposée à savoir, ceux de classe 19, 42 et 44.

La marque antérieure ayant été déposée le 4 mars 2011, la marque contestée le 23 janvier 2017 et la demande en nullité le 19 avril 2021, il convient de considérer que la période pertinente à prendre en compte, et ce de manière non contestée par les parties, est du 23 janvier 2012 au 23 janvier 2017 et du 19 avril 2016 au 19 avril 2021.

Il y a lieu d'apprécier si la société VERT-tical Nord a fait un usage sérieux de sa marque sur les produit et services pour laquelle elle est enregistrée, sur la période du 23 janvier 2012 et 19 avril 2021, justifiant ainsi son intérêt à formuler une demande en nullité de la marque postérieure.

La société VERT-tical Nord produit en cause d'appel, une centaine de factures, lesquelles n'étaient pas produites devant le directeur de l'INPI, et portent sur la période pertinente à savoir de 2012 à 2020.

Il ressort de ces factures que la société VERT-tical Nord proposait pour l'essentiel à ses clients :

un forfait confort ayant pour objet « la vérification du bon fonctionnement du système d'irrigation ; le nettoyage remise à niveau du bac d'alimentation (eau + apport d'engrais spécifique) ; contrôle de l'état général des végétaux ; taille ; dépoussiérage ; arrosage selon les besoins et les exigences spécifiques de chaque végétal ; traitement phytosanitaire éventuellement appliquer en préventif et curatif lorsque nécessaire ; remplacement si nécessité de 30 végétaux / panneaux / ans pour le contrat confort + » ;

l'établissement de mur et de terrasse végétales ;

fournitures de plantations et système d'entretien de la végétation ;

préculture.

Sur ces mêmes factures, figure le signe déposé « VERT-tical », y sont apposés sur certaines d'entre elles : des éléments figuratifs et des éléments verbaux.

Toutefois, le signe déposé y est toujours présent et dominant. En effet, les éléments apposés n'étant que descriptifs, tel que le terme « Nord » désignant la région dans laquelle l'activité est majoritairement présente, ou un « slogan » : « Un mur végétal pour tous », étant en police réduite et en dessous de la marque déposée, il n'est pas porté atteinte à la distinctivité du signe dans son usage et tel qu'il a été déposé.

Elle produit également, diverses captures d'écran des réseaux sociaux sur lesquels elle est présente et poste régulièrement des photographies de ses activités, notamment des créations végétales, un salon professionnel sur lequel elle était présente, et ce, sur la période litigieuse. Si les captures de ces éléments ne sont pas datées, elles permettent de démonter une volonté de développer publiquement l'activité de la marque ainsi que les stratégies de communication et commerciale adoptées par la société requérante.

Enfin, elle produit un contrat de licence d'exploitation du site internet « www.vert-tical.com » daté du 18 octobre 2018.

Il résulte de ces éléments, concernant l'usage au regard des produits et services pour laquelle sa marque est déposée à savoir :

- pour les produits de classe 31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; fruits et légumes frais ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; Gazon naturel ; céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; plantes séchées pour la décoration ; fourrages ; elle propose dans le cadre de la création des murs végétaux, la fourniture de plantations diverses et de végétalisation de toiture. Ces produits déposés sont nécessaires au bon accomplissement de son commerce. Par ailleurs, au regard du nombre important de factures produites, il en ressort qu'il s'agit du principal de son activité. L'usage sérieux de la marque est donc démontré.

- pour les produits de classe 42 (Évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; Études de projets techniques ; Architecture ; Décoration intérieure ; Élaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; Stylisme(esthétique industrielle) ; Authentification d''uvres d'art ;) ; elle propose à ses clients la création de murs intérieurs et extérieurs végétaux ainsi que la création de toitures végétales. Elle offre en outre à ses clients, un forfait d'entretien de ces murs. Ainsi, par les services proposés et le volume des factures produites, la société VERT-tical justifie autant de l'usage de sa marque que de son sérieux pour les produits et services suivants : recherches et développement de nouveaux produits pour des tiers, études de projets techniques, architecture et stylisme.

Toutefois, aucun élément ne permet de démontrer l'usage sérieux des services suivants : Élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique Authentification d''uvres d'art ;

- pour les produits de classe 44 (Services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture ; Jardinage ; Services de jardinier-paysagiste.) : par son forfait confort et les différents passages proposés après la création des murs et terrasses végétalisés justifie l'usage sérieux pour ces services et produits, de sorte que l'usage sérieux est également démontré, pour les mêmes raisons que pour les produits et services de classe 31 et 42.

La fin de non-recevoir tiré du défaut d'usage sérieux sera rejetée sauf s'agissant de l'action en nullité pour les produits de classe 42 relatifs à « Élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; Stylisme(esthétique industrielle) ; Authentification d''uvres d'art ;) ».

2)Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de caractère distinctif de la marque antérieure :

A titre subsidiaire, la société Vertical Flore soulève l'irrecevabilité de la demande en nullité en ce que la société VERT-tical Nord ne justifie pas que sa marque avait acquis un caractère distinctif au moment de la demande ou moment du dépôt de sa marque. Elle indique que la société VERT-tical ne fait qu'affirmer son caractère distinctif sans en apporter la preuve. Elle ajoute que le terme « VERT-TICAL » est utilisé pour désigner des murs donc la verticalité est une caractéristique commune et le préfixe « VERT » fait directement référence aux végétaux ainsi qu'à une notion de nature.

La société VERT-tical Nord soutient que sa demande est recevable en ce que son signe présente un caractère distinctif pour les produits et services désignés au jour du dépôt de la marque française contestée. Elle fait valoir à ce titre que le signe qu'elle a déposé n'a jamais désigné l'un des produits ou services couverts par sa marque et n'a jamais été usuel pour désigner l'un ou l'autre des produits et services couverts.

Le directeur de l'INPI ne formule aucune observation à ce titre.

Aux termes de l'article L 716-2-4 du code de la propriété intellectuelle :

« Est irrecevable :

1° La demande en nullité fondée sur une marque antérieure lorsque le titulaire de la marque antérieure enregistrée n'établit pas, sur requête du titulaire de la marque postérieure, qu'à la date du dépôt ou à la date de priorité de cette marque postérieure, la marque antérieure, susceptible d'être annulée sur le fondement des 2°, 3° et 4° de l'article L. 711-2, avait acquis un caractère distinctif ;

2° La demande en nullité fondée sur le b du 1° du I de l'article L. 711-3 lorsque le titulaire de la marque antérieure enregistrée n'établit pas, sur requête du titulaire de la marque postérieure, qu'à la date du dépôt ou à la date de priorité de cette marque postérieure, la marque antérieure invoquée avait acquis un caractère suffisamment distinctif susceptible de justifier l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public ; (...) »

La cour rappelle que le caractère distinctif d'une marque doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits et services pour lesquels son enregistrement a été demandé et, d'autre part, par rapport à la perception du public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits et services.

La marque antérieure est composée du terme « VERT » qui renvoie au végétal, au feuillage, à la verdure. L'apposition du terme « -tical » créant un jeu de mot faisant référence à la verticalité, décrit la position et la caractéristique du mur.

Il résulte de ces éléments que la combinaison du premier terme en majuscule auquel le trait d'union ajouté et le jeu de mot créé, lui confère un caractère distinctif, lequel est renforcé par la durée d'enregistrement de la marque et le volume de son activité, démontré préalablement par l'usage sérieux de la marque.

Cette fin de non-recevoir sera rejetée.

2) Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir (justification des droits antérieurs)

La société Vertical Flore soulève l'irrecevabilité de la demande en ce que la société VERT-tical Nord ne justifie pas d'une antériorité constituée par une raison sociale identique justifiant la nullité de sa marque.

La société VERT-tical Nord conteste l'appréciation faite par le directeur de l'INPI en ce qu'elle n'aurait pas fait une exploitation sérieuse de sa raison sociale pour des produits et services d'aménagements paysagers ; bureau d'études paysagers » conformément a droit positif. Elle produit à ce titre :

des factures montrant l'exploitation importante de la raison sociale antérieure depuis 2012 ;

un contrat portant sur l'exploitation du site internet www.vert-tical.com ;

des captures d'écran de ses réseaux sociaux : Facebook, Instagram ;

une capture d'écran du site internet www.vert-tical.com ;

un constat d'huissier ;

divers référencements sur des sites internet tels que Google My Business, www.meilleurartisan.com ; www.hydreo.fr ; www.lesentreprisesdupaysage.fr .

Est déclarée irrecevable la demande en nullité dans laquelle les demandeurs ne justifient pas d'une qualité pour agir sur le fondement des droits antérieurs invoqués et ne justifient pas que ces droits appartiennent au même titulaire (INPI 25 mars 2021 NL20-0124 INSTITUT PAUL BOCUSE).

Devant le directeur de l'INPI, la société VERT-tical Nord produisait un extrait k-bis faisant mention de la dénomination sociale « VERT-tical Nord ».

En cause d'appel, elle produit divers éléments parmi lesquels :

une centaine de facture sur la période allant de 2012 et 2020, sur lesquelles est apposée sa dénomination sociale, dont l'étendue géographique se trouve dans diverses villes de France, dont il ressort qu'elle propose :

un forfait confort ayant pour objet « la vérification du bon fonctionnement du système d'irrigation ; le nettoyage remise à niveau du bac d'alimentation (eau + apport d'engrais spécifique) ; contrôle de l'état général des végétaux ; taille ; dépoussiérage ; arrosage selon les besoins et les exigences spécifiques de chaque végétal ; traitement phytosanitaire éventuellement appliquer en préventif et curatif lorsque nécessaire ; remplacement si nécessité de 30 végétaux / panneaux / ans pour le contrat confort + » ;

l'établissement de mur et de terrasse végétales ;

fournitures de plantations et système d'entretien de la végétation ;

préculture ;

des référencements sur internet non datés.

Bien qu'elle produise des captures écran de ses réseaux sociaux, non constatées par voie de constat d'huissier de justice, les publications portent sur une période postérieure au dépôt de la marque contestée, à savoir 2017 à 2019.

Contrairement à ce que soutient la société Vertical Flore, il n'est pas nécessaire que la dénomination sociale soit identique à la marque contestée, il est seulement requis qu'elle créé un risque de confusion avec les droits antérieurs résultant de la dénomination sociale.

Si les référencements ne sont pas datés, ils permettent, néanmoins, d'établir l'utilisation de sa dénomination sociale, et permettent de corroborer les nombreuses factures produites justifiant le sérieux de cet usage.

Il en résulte que la société VERT-tical Nord justifie d'une utilisation de sa dénomination sociale, constitutive de droits antérieurs au sens de l'article L 711-3 du code de la propriété intellectuelle.

Cette fin de non-recevoir sera rejetée.

En conséquence, l'action en nullité de la société VERT-tical Nord est recevable sur le fondement des produits et services suivants :

- classe 31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; fruits et légumes frais ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; Gazon naturel ; céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; plantes séchées pour la décoration ; fourrages ;

- classe 42 Évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; Études de projets techniques ; Architecture ; Décoration intérieure ; Stylisme (esthétique industrielle) ;

- classe 44 Services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture ; Jardinage ; Services de jardinier-paysagiste.

Sur la demande en nullité de la marque postérieure :

1. Sur le risque de confusion des marques :

La société VERT-tical Nord soutient que la marque postérieure doit être déclarée nulle en raison de l'imitation de la marque antérieure pour des produits et services identiques ou similaires et engendrant un risque de confusion.

Elle fait valoir que les signes présentent des similitudes phonétiques, visuelles et conceptuelles. Les termes VERT-TICAL et VERTICAL constituent les éléments dominants et distinctifs des marques en présence. Ils se situent en position d'attaque et leur confèrent une prépondérance phonétique, visuelle et conceptuelle. L'élision du trait d'union et le doublement de la lettre T, ne saurait suffire à exclure le risque de confusion. Les termes renvoyant à une position, ne sont pas évocateurs des produits et sont donc fortement distinctifs et prépondérants. Le terme Flore fait référence aux espèces végétales dans l'esprit du consommateur moyen et non à la déesse des fleurs. Il ne s'agit que d'un accessoire par rapport au premier terme. Intellectuellement, les deux premiers termes renvoient à la notion de verticalité et associés au végétal. Elles sont identiques sur le plan conceptuel. Elle précise que le risque de confusion pour le public est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure est important et que la marque postérieure a la même activité et se situe dans la même zone de chalandise.

La société Verticale Flore fait valoir que les produits et services en présence sont significativement différents et appartiennent pour la plupart à des classes différentes.

Sur le plan conceptuel, le terme flore renvoie à la déesse romaine des fleurs et non à l'ensemble des espèces végétales. En tout état de cause, la simple acception conceptuelle de l'élément flore ne suffirait pas à justifier que cet élément ne serait pas pris en compte par le public.

Contrairement à ce qu'allègent la société VERT-tical Nord, l'impression d'ensemble entre les deux marques est différente sur les plans visuels, phonétiques et conceptuels :

Sur le plan visuel : la marque antérieure dispose d'un terme et la redondance de la consonne centrale T, alors que la seconde dispose de deux termes, avec l'adjonction du terme FLORE ;

Sur le plan phonétique : la première dispose de 9 lettres et 3 syllabes et la seconde 13 lettres et 5 syllabes ;

Sur le plan intellectuel : la première évoque la verticalité d'un mur végétal et la seconde fait référence à la verticalité et à la déesse romaine des fleurs.

Aux termes de l'article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle : « L'enregistrement d'une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, en application de l'article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».

Aux termes de l'article L 711-3 du code de la propriété intellectuelle : « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :

a) à une marque enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (...).» ;

Il est rappelé qu'une marque est un signe servant à distinguer des produits ou des services.

Un risque de confusion est un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant d'entreprises liées économiquement.

Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. (CJCE 11 novembre 1997, C-251/95) Elle doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. (CJCE 12 juin 2007, C-334/05)

Sur la comparaison des produits et services :

La marque antérieure est déposée pour les produits et services de classes 31 ; 35 et 42.

La demande en nullité porte sur les produits et services de la marque postérieure pour laquelle elle est déposée de classe 19 ; 42 et 44.

S'agissant des produits de classe 19, pour laquelle la marque postérieure est déposée, ils concernent des produits de construction, matériaux, et statuts, objets en divers matériaux. La marque antérieure étant déposée pour des produits en lien avec la construction de murs végétaux, terrasses végétales, jardinage et l'élaboration de projet en ce sens, ces produits ont un lien avec son activité et présente une complémentarité avec les produits et services de la marque antérieure.

Concernant les produits de classe 42 : les produits et services de la marque postérieure couvrent une partie pour laquelle la marque antérieure est déposée, notamment l'architecture, l'évaluation technique et la recherche scientifiques et technique, le stylisme en lien directe avec l'activité de création de murs végétaux, terrasses.

Concernant les produits de classe 44, les produits et services de la marque postérieure couvrent les produits de la marque antérieure à savoir : services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture ; jardinage ; services de jardinier-paysagiste.

Sur l'impression d'ensemble :

Les deux signes présentent des similitudes à savoir, la sonorité « vertical ». Toutefois, ils présentent des différences :

sur le plan visuel : le premier est composé d'un terme « VERT » en majuscule, et « tical » avec donc un doublement de la consonne T, alors que le second est composé du terme « Vertical » en un mot et du terme Flore ;

sur le plan phonétique : il est composé de 9 lettres et un trait d'union, 3 syllabes alors que le second est composé de 13 lettres et 5 syllabes ; le trait d'union entre le VERT-tical créé également une pause dans la prononciation contrairement au terme « Vertical » ;

sur le plan conceptuel :

le premier est composé d'un jeu de mot composé de la couleur verte et le sens global renvoyant à un adjectif relatif au domaine des mathématiques et de la construction, la verticalité du mur, il renvoie au monde végétal mais aussi à la minéralité d'un mur tel que déjà développé ;

le second est composé du terme adjectif vertical accolé au terme floral renvoie au monde floral et à des compositions florales, il évoque également la déesse romaine

Sur les éléments distinctifs et dominants :

La marque antérieure est une marque complexe, composée du terme « VERT » qui renvoie au végétal, au feuillage, à la verdure. L'apposition du terme « -tical » créant un jeu de mot faisant référence à la verticalité, renvoie à la position d'un objet dans l'espace, à la construction, ce qui renvoie à l'activité de la société et aux services proposés.

Ainsi, l'élément dominant de la marque VET-tical est constitué de la combinaison du premier terme en majuscule auquel le trait d'union ajouté et du jeu de mot créé, cet élément lui confère un caractère distinctif, complété par la durée d'enregistrement de la marque.

Dans la marque Vertical Flore, l'attention est attirée par le terme Flore, lui-même renvoyant aux compositions florales, ce terme constitue l'élément distinctif de la marque.

Sur le risque de confusion :

Il résulte de la comparaison globale des signes qu'aucun risque de confusion n'est caractérisé. La seule sonorité « Vertical » ne saurait suffire à établir une confusion dans l'esprit du public.

Dès lors, le moyen relatif au risque de confusion fondé sur l'ancien article L. 711-3 a), dans sa version applicable en l'espèce, sera écarté.

2. Sur le risque de confusion des dénominations sociales

La société VERT-tical demande, au visa de l'article L. 711-4 b) du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable à l'espèce, la nullité de la marque postérieure fondée sur une atteinte à sa dénomination sociale. Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux invoqués au soutien de la demande de nullité fondée sur l'article L. 711-4 a) du code de la propriété intellectuelle.

La société Vertical Flore soutient que les dénominations sociales sont différentes et, à ce titre, la société VERT-tical ne peut solliciter la nullité de la marque postérieure sur le fondement de l'article L. 711-4 b) du code de la propriété intellectuelle. Elle ajoute que la société VERT-tical ne justifie pas d'une exploitation suffisante de sa raison sociale pour fonder une action en nullité de la marque postérieure.

Aux termes de l'article L. 711-4 b) du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable aux faits de l'espèce : « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :

b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; »

Il sera rappelé qu'une dénomination sociale sert à individualiser une personne morale considérée dans l'ensemble de sa vie et de ses activités comme le nom individualise une personne physique.

Par ailleurs, il est constant que lorsqu'un conflit oppose deux dénominations sociales, les actes accomplis dans des lieux où une dénomination sociale n'est pas connue ne sauraient créer dans l'esprit du public un risque de confusion préjudiciable. En revanche, lorsque le conflit oppose une dénomination sociale et une marque postérieure, la marque étant gouvernée par le principe de la territorialité et les produits qu'elle couvre ayant vocation à être diffusés sur tout le territoire, le risque de confusion est nécessairement réalisé au moins dans l'aire géographique couverte par la dénomination sociale.

En l'espèce, la dénomination sociale est constituée par un le nom « VERT-ticale » pour la marque antérieure et par le nom « Verticale Flore ». Or, comme la cour l'a déjà exposé les termes VERT-tical Nord a un faible degré de distinctivité et le risque de confusion est écarté.

Il résulte de l'impression d'ensemble précédemment exposé que la marque postérieure ne saurait être perçue comme une déclinaison de la raison sociale antérieure.

Le seul fait que les deux dénominations évoluent sur des marchés identiques ou concurrents ne suffit pas à caractériser le risque de confusion.

De surcroît, l'ajout du terme « Nord » à la dénomination sociale antérieure permet au public d'avoir une indication sur l'origine de la société, des produits et la distingue de la marque postérieure.

En conséquence, la demande de nullité fondée sur l'article L. 711-4 b) du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, est rejetée.

III) Sur la demande au titre de la procédure abusive :

Aux termes de l'article R. 411-39 du code de la propriété intellectuelle, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

La société Vertical Flore fait valoir que la procédure diligentée par la société VERT-tical Nord est abusive et demande une indemnité de 5 000 euros dans la partie « discussion » de ses conclusions, sans pour autant reprendre cette prétention dans le dispositif.

La cour n'est pas saisie d'une telle demande.

IV) Sur l'indemnité de procédure

La société VERT-tical Nord, qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'indemnité de procédure.

Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision du Directeur de l'INPI NL21-0081 / GB du 14 avril 2022 ;

Condamne la société VERT-tical Nord aux entiers dépens ;

Condamne la société VERT-tical Nord à payer à la société Vertical Flore la somme de 4 000 euros au titre de l'indemnité procédurale ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur de l'institut national de la propriété intellectuelle.