CA Bordeaux, 1re ch. civ., 3 avril 2024, n° 22/04975

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

La SAS Franchispark a déposé le 22 décembre 2021, la demande d'enregistrement n°4 828 371, portant sur la dénomination FRANCHISPARK.

Le 11 mars 2022, la société de droit italien Telecom Italia S.P.A a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe de l'Union Européenne T SPARKLE déposée le 4 mars 2019 et enregistrée sous le n°018030617, sur le fondement du risque de confusion.

Par décision OP 22-1145 du 30 septembre 2022, l'INPI a :

- reconnu l'opposition partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : 'équipements de traitement de données ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; Données, supports de documents, d'informations, de logiciels, de vidéo, de son, de textes et autres ou multimédia, tous enregistrés électroniquement ou téléchargés de l'internet ; logiciels informatiques ; logiciels de communication ; service de gestion informatisée de fichiers ; compilation et systématisation d'informations contenues dans des bases de données informatiques ; mise à disposition d'une base de données explorable en ligne en matière de réseaux organisés et des franchises, d'offres d'emploi, d'offres immobilières, d'investissements ; services de réseautage professionnel en ligne et services d'information en matière de réseaux organisés et de franchise, d'emploi, de recrutement, fourniture de conseils interactifs en ligne en matière de réseaux organisés et de franchise, d'emploi ; Télécommunications ; mise à disposition d'informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Services de télécommunications, à savoir transmission électronique de données, messages et informations entre ordinateurs, dispositifs mobiles, et dispositifs de communication avec ou sans fil ; services de télécommunications, à savoir services permettant aux utilisateurs de transmettre des messages, commentaires, contenu multimédia, vidéos, films, photos, contenu audio, animation, images, textes, informations et autre contenu créé par les utilisateurs via un réseau informatique mondial et d'autres réseaux informatiques et de communication; fourniture de liens de communication en ligne qui renvoient les utilisateurs vers d'autres sites web ; mise à disposition de forums, forums de discussion et tableaux d'affichage électroniques en ligne permettant aux utilisateurs de publier, rechercher, visualiser, partager et commenter des messages ; services de diffusion audio, vidéo, multimédia et de texte sur des réseaux informatiques et électroniques de communications, à savoir téléchargement, affichage, balisage et transmission électronique de données audio et vidéo et de données ; fourniture d'accès à des bases de données informatiques dans le domaine du réseautage social ; mise à disposition d'infrastructures de télécommunications permettant le partage de messages, textes, photos, vidéos, liens ; mise à disposition d'infrastructures de télécommunications permettant la création et la mise à jour de pages web électroniques personnelles proposant du contenu fourni par les utilisateurs ; Services de télécommunications, à savoir transmission électronique de données, messages et informations entre ordinateurs, dispositifs mobiles, et dispositifs de communication avec ou sans fil ; services de télécommunications, à savoir services permettant aux utilisateurs de transmettre des messages, commentaires, contenu multimédia, vidéos, films, photos, contenu audio, animation, images, textes, informations et autre contenu créé par les utilisateurs via un réseau informatique mondial et d'autres réseaux informatiques et de communication ; fourniture de liens de communication en ligne qui renvoient les utilisateurs vers d'autres sites web ; mise à disposition de forums, forums de discussion et tableaux d'affichage électroniques en ligne permettant aux utilisateurs de publier, rechercher, visualiser, partager et commenter des messages ; services de diffusion audio, vidéo, multimédia et de texte sur des réseaux informatiques et électroniques de communications, à savoir téléchargement, affichage, balisage et transmission électronique de données audio et vidéo et de données ; fourniture d'accès à des bases de données informatiques dans le domaine du réseautage social ; mise à disposition d'infrastructures de télécommunications permettant le partage de messages, textes, photos, vidéos, liens ; mise à disposition d'infrastructures de télécommunications permettant la création et la mise à jour de pages web électroniques personnelles proposant du contenu fourni par les utilisateurs, services de signature électronique et de stockage des données ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; logiciels en tant que services (SaaS) ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données'.

- partiellement rejeté la demande d'enregistrement pour les produits et services précités.

Par déclaration enregistrée au greffe le 28 octobre 2022, la SAS Franchispark a formé un recours contre la décision rendue par l'INPI.

Par dernières conclusions déposées le 21 septembre 2023, la société requérante demande à la cour de :

- annuler la décision du Directeur général de l'INPI du 30 septembre 2022 rendue sous la référence OPP 22-145/CHO, en toutes ses dispositions en ce qu'elle décide :

'Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les

produits et services suivants : « équipements de traitement de données; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); Données, supports de documents, d'informations, de logiciels, de vidéo, de son, de textes et autres ou multimédia, tous enregistrés électroniquement ou téléchargés de l'internet ; logiciels informatiques; logiciels de communication ; service de gestion informatisée de fichiers; compilation et systématisation d'informations contenues dans des bases de données informatiques; mise à disposition d'une base de données explorable en ligne en matière de réseaux organisés et des franchises, d'offres d'emploi, d'offres immobilières, d'investissements; services de réseautage professionnel en ligne et services d'information en matière de réseaux organisés et de franchise, d'emploi, de recrutement, fourniture de conseils interactifs en ligne en matière de réseaux organisés et de franchise, d'emploi; Télécommunications; mise à disposition d'informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d'ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d'accès à des bases de données; services d'affichage électronique (télécommunications); services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; Services de télécommunications, à savoir transmission électronique de données, messages et informations entre ordinateurs, dispositifs mobiles, et dispositifs de communication avec ou sans fil; services de télécommunications, à savoir services permettant aux utilisateurs de transmettre des messages, commentaires, contenu multimédia, vidéos, films, photos, contenu audio, animation, images, textes, informations et autre contenu créé par les utilisateurs via un réseau informatique mondial et d'autres réseaux informatiques et de communication; fourniture de liens de communication en ligne qui renvoient les utilisateurs vers d'autres sites web; mise à disposition de forums, forums de discussion et tableaux d'affichage électroniques en ligne permettant aux utilisateurs de publier, rechercher, visualiser, partager et commenter des messages ; services de diffusion audio, vidéo, multimédia et de texte sur des réseaux informatiques et électroniques de communications, à savoir téléchargement, affichage, balisage et transmission électronique de données audio et vidéo et de données; fourniture d'accès à des bases de données informatiques dans le domaine du réseautage social; mise à disposition d'infrastructures de télécommunications permettant le partage de messages, textes, photos, vidéos, liens ; mise à disposition d'infrastructures de télécommunications permettant la création et la mise à jour de pages web électroniques personnelles proposant du contenu fourni par les utilisateurs; Services de télécommunications, à savoir transmission électronique de données, messages et informations entre ordinateurs, dispositifs mobiles, et dispositifs de communication avec ou sans fil; services de télécommunications, à savoir services permettant aux utilisateurs de transmettre des messages, commentaires, contenu multimédia, vidéos, films, photos, contenu audio, animation, images, textes, informations et autre contenu créé par les utilisateurs via un réseau informatique mondial et d'autres réseaux informatiques et de communication; fourniture de liens de communication en ligne qui renvoient les utilisateurs vers d'autres sites web; mise à disposition de forums, forums de discussion et tableaux d'affichage électroniques en ligne permettant aux utilisateurs de publier, rechercher, visualiser, partager et commenter des messages ; services de diffusion audio, vidéo, multimédia et de texte sur des réseaux informatiques et électroniques de communications, à savoir téléchargement, affichage, balisage et transmission électronique de données audio et vidéo et de données; fourniture d'accès à des bases de données informatiques dans le domaine du réseautage social; mise à disposition d'infrastructures de télécommunications permettant le partage de messages, textes, photos, vidéos, liens ; mise à disposition d'infrastructures de télécommunications permettant la création et la

mise à jour de pages web électroniques personnelles proposant du contenu fourni par

les utilisateurs, services de signature électronique et de stockage des données ;

conception de logiciels; développement de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; logiciels en tant que services (SaaS); conseils en technologie de l'information; hébergement de serveurs; stockage électronique de données.

Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et

services précités'.

- ordonner la notification du présent arrêt par le Greffe conformément aux dispositions de l'article R. 411-42 du Code de la propriété intellectuelle,

- condamner la société TELECOM ITALIA S.P.A. au paiement de la somme de 5.000 euros au profit de la société FRANCHISPARK, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société TELECOM ITALIA aux entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées le 24 janvier 2024, la société de droit italien Telecom Italia demande à la cour de :

- déclarer que la société FRANCHISPARK est irrecevable et non fondée en son recours,

- confirmer la décision de Monsieur le Directeur Général de l'INPI du 30 septembre 2022, OPP22-1145, en ce qu'elle a reconnu justifiée l'opposition à l'encontre de la demande de marque française « FranchiSpark » n°214828371, pour les produits et services suivants :

« équipements de traitement de données; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); Données, supports de documents, d'informations, de logiciels, de vidéo, de son, de textes et autres ou multimédia, tous enregistrés électroniquement ou téléchargés de l'internet ; logiciels informatiques; logiciels de communication ; service de gestion informatisée de fichiers; compilation et systématisation d'informations contenues dans des bases de données informatiques; mise à disposition d'une base de données explorable en ligne en matière de réseaux organisés et des franchises, d'offres d'emploi, d'offres immobilières, d'investissements; services de réseautage professionnel en ligne et services d'information en matière de réseaux organisés et de franchise, d'emploi, de recrutement, fourniture de conseils interactifs en ligne en matière de réseaux organisés et de franchise, d'emploi; Télécommunications; mise à disposition d'informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d'ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d'accès à des bases de données; services d'affichage électronique (télécommunications); services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; Services de télécommunications, à savoir transmission électronique de données, messages et informations entre ordinateurs, dispositifs mobiles, et dispositifs de communication avec ou sans fil; services de télécommunications, à savoir services permettant aux utilisateurs de transmettre des messages, commentaires, contenu multimédia, vidéos, films, photos, contenu audio, animation, images, textes, informations et autre contenu créé par les utilisateurs via un réseau informatique mondial et d'autres réseaux informatiques et de communication; fourniture de liens de communication en ligne qui renvoient les utilisateurs vers d'autres sites web; mise à disposition de forums, forums de discussion et tableaux d'affichage électroniques en ligne permettant aux utilisateurs de publier, rechercher, visualiser, partager et commenter des messages ; services de diffusion audio, vidéo, multimédia et de texte sur des réseaux informatiques et électroniques de communications, à savoir téléchargement, affichage, balisage et transmission électronique de données audio et vidéo et de données; fourniture d'accès à des bases de données informatiques dans le domaine du réseautage social; mise à disposition d'infrastructures de télécommunications permettant le partage de messages, textes, photos, vidéos, liens ; mise à disposition d'infrastructures de télécommunications permettant la création et la mise à jour de pages web électroniques personnelles proposant du contenu fourni par les utilisateurs; Services de télécommunications, à savoir transmission électronique de données, messages et informations entre ordinateurs, dispositifs mobiles, et dispositifs de communication avec ou sans fil; services de télécommunications, à savoir services permettant aux utilisateurs de transmettre des messages, commentaires, contenu multimédia, vidéos, films, photos, contenu audio, animation, images, textes, informations et autre contenu créé par les utilisateurs via un réseau informatique mondial et d'autres réseaux informatiques et de communication; fourniture de liens de communication en ligne qui renvoient les utilisateurs vers d'autres sites web; mise à disposition de forums, forums de discussion et tableaux d'affichage électroniques en ligne permettant aux utilisateurs de publier, rechercher, visualiser, partager et commenter des messages ; services de diffusion audio, vidéo, multimédia et de texte sur des réseaux informatiques et électroniques de communications, à savoir téléchargement, affichage, balisage et transmission électronique de données audio et vidéo et de données; fourniture d'accès à des bases de données informatiques dans le domaine du réseautage social; mise à disposition d'infrastructures de télécommunications permettant le partage de messages, textes, photos, vidéos, liens ; mise à disposition d'infrastructures de télécommunications permettant la création et la mise à jour de pages web électroniques personnelles proposant du contenu fourni par les utilisateurs, services de signature électronique et de stockage des données ; conception de logiciels; développement de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; logiciels en tant que services (SaaS); conseils en technologie de l'information; hébergement de serveurs; stockage électronique de données ».

- annuler la décision de Monsieur le Directeur Général de l'INPI du 30 septembre 2022,

OPP22-1145, en ce qu'elle a rejeté l'opposition à l'encontre de la demande de marque

française « FranchiSpark » n°214828371, pour les produits et services suivants : « services facilitant la vente et l'échange de produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication, à savoir services d'intermédiation commerciale ; services d'information en matière d'investissement et d'offres immobilières ; numérisation de documents ; publications électroniques téléchargeables ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers » ; « services de publication électronique pour des tiers ; services de publication électronique et en ligne ».

- condamner la société FRANCHISPARK à la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la société FRANCHISPARK aux entiers dépens.

Par courriers transmis au greffe les 7 et 8 septembre 2023, le directeur général de l'INPI a présenté ses observations dans lesquelles il estime que la décision n'encourt pas la critique en ce qu'elle a retenu que certains des produits et services visés par la demande contestée ne présentaient aucun lien de similarité avec ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes, l'INPI considère que, la séquence SPARK, élément distinctif et dominant de la demande contestée, est extrêmement proche de la dénomination SPARKLE de la marque antérieure et que leurs traductions respectives 'étincelle' et 'étinceler' n'ont pour effet que de les rapprocher au niveau conceptuel et d'aggraver le risque de confusion entre eux. Sur l'argument de la requérante selon lequel la marque antérieure SPARKLE serait en réalité 'T SPARKLE', exploitée par le site internet www. tisparkle .com, l'INPI rappelle que le risque de confusion s'apprécie exclusivement au regard des signes tels qu'ils ont été déposés, indépendamment de toutes circonstances réelles ou supposées d'exploitation. L'Institut conclut qu'il existe un risque global de confusion par association, le consommateur percevant qu'il est en présence de deux marques différentes mais leur attribuant une origine commerciale commune, considérant ainsi qu'elles ne sont que des déclinaisons.

Le 29 janvier 2024, le ministère public a indiqué s'en rapporter.

L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 20 février 2024.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

I Sur la similarité des produits et services.

La société Franchispark ne conteste pas que les services de 'télécommunications ; développement de logiciels ; maintenance des logiciels ; installation de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; logiciels en tant que services (SaaS) ; hébergement de serveurs' sont désignés à l'identique par les deux marques objets du litige.

Elle soutient en revanche que le surplus n'est ni identique, ni similaire.

Elle remarque en ce sens que le directeur de l'INPI lui-même note que les services d'intermédiation commerciale, d'information en matière d'investissement et d'offres immobilières qu'elle dit fournir ne sont pas compris dans ceux réalisés par son adversaire, en particulier au titre des services de télécommunications ou de conseillers en télécommunication.

Elle ajoute que les services d'intermédiation commerciale n'ont pas les mêmes nature, objet et destination que les services de recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, l'analyse de systèmes informatiques, la numérisation de documents, l'informatique en nuage, les conseils en technologie de l'information, le stockage électronique de données et les conseils en communication, la prestation des uns n'étant pas nécessairement liée à celle des autres.

Elle considère que les services numérisation des documents ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec les services de création, gestion et maintenance de bases de données, de location d'ordinateurs pour le traitement de données, de gestion de projets informatiques dans le domaine du traitement électronique de données.

De manière générale, elle entend que, les services visés par les deux marques désignant tous des services de nature informatique ou en matière de télécommunication soient considérés comme distincts, ces seuls éléments ne permettant pas de conclure à une similarité, cette circonstance étant trop générale compte tenu de la généralisation de l'outil informatique dans tous les domaines de l'activité économique.

Il en est donc de même pour tous les autres services, malgré les rapprochements effectués sur une série d'entre eux par la société Telecom Italia SPA.

Par ailleurs, elle entend, comme le soulève le directeur de l'INPI lors de ses observations, que la défenderesse soit déclarée irrecevable en son recours incident tendant à l'annulation partielle de la décision. Elle rappelle que la partie défenderesse avait initialement uniquement comparé des services relevant de la classe 38 de la marque antérieure, mais se prévaut lors du présent recours de prestations relevant de la classe 42, à savoir la location de serveurs web, la location d'un serveur de bases de données à des tiers. Or, s'agissant d'un argument non examiné lors de la décision critiquée, elle estime que ceux-ci ne peuvent être examinés.

La société Telecom Italia SPA reprend pour sa part lors des pages 13 à 18 la liste des produits qui ont été déclarés similaires par la décision du directeur de l'INPI en date du 30 septembre 2022.

Elle estime sa contestation recevable en totalité, estimant pouvoir étayer sa contestation et qu'il ne s'agit pas d'arguments nouveaux.

Elle argue de ce que les services proposés par son adversaire, à savoir les publications électroniques téléchargeables, les services facilitant la vente et l'échange de produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication, services d'intermédiation commerciale et les services en matière d'investissement et d'offres immobilières, sont similaires aux siens dénommés fourniture de services de connectivité par télécommunications sur des plates-formes virtuelles individuelles et intégrées pour le stockage et la gestion de données, la location de temps d'accès à un serveur de bases de données, télécommunications, location de temps d'accès à des bases de données pour le traitement de données, stockage électronique de données, sécurisation des données, gestion de projets informatique dans le domaine du traitement électronique de données, stockage de données électroniques sur des plates-formes matérielles proposant des infrastructures de sécurité, services d'accès administratifs et des adresses IP dédiées, stockage de données électroniques dans des espaces virtuels, y compris infrastructures de sécurité, programmation de programmes de sécurité internet, fourniture de services de sécurité pour réseaux informatiques, accès informatique et transactions informatisées, télécommunications, services de conseillers en télécommunication, informatique en nuage, élaboration (création) et développement de logiciels, stockage électronique de données, stockage électronique de données, hébergement de serveurs.

Elle indique que cette similarité résulte du lien étroit et nécessaire entre eux, ayant les mêmes nature, fonction et destination.

Elle précise que certains peuvent en inclure d'autres, nécessitent les mêmes compétences, sont délivrés par les mêmes entités, intéressent les mêmes consommateurs dans la mesure où ils sont relatifs au fonctionnement d'un ensemble de traitement de données ou à des services de télécommunication.

Elle note que certain font même directement référence à certains services de sa marque énoncés au titre de la classe 42.

A propos des services adverses de recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, de numérisation de documents, de publication électronique pour des tiers et de publication électronique en ligne, elle les met en relation avec les siens dénommés (classe 38) location de temps d'accès à un serveur de bases de données, location de temps d'accès à des bases de données pour le traitement de données, (classe 42) élaboration (création) et développement de logiciels, création, gestion et maintenance de bases de données, location d'ordinateurs pour le traitement de données, gestion de projets informatiques dans le domaine du traitement électronique de données, conception de logiciels, développement de logiciels, élaboration de logiciel, location de logiciels, programmation pour ordinateur, informatique en nuage, conseil en technologie de l'information, stockage électronique de données, location de serveurs web, location d'un serveur de bases de données à des tiers.

Elle considère que ces services sont similaires en ce qu'ils désignent soit des prestations de traitement de données, ou complémentaires à ceux-ci, permette aux utilisateurs d'avoir accès à des contenus en ligne et qu'il ne saurait être fait référence à des services spécifiques de traitement électronique de données, ou en ce que les activités, notamment de recherches et développement de nouveaux produits pour des tiers sont en réalité similaires aux siens précités au titre de la classe 42.

***

L'article L.711-3 du code de la propriété intellectuelle énonce que 'I.-Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :

1° Une marque antérieure :

a) Lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ;

b) Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure ;

2° Une marque antérieure enregistrée ou une demande de marque sous réserve de son enregistrement ultérieur, jouissant d'une renommée en France ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union, lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu'elle désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et lorsque l'usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu'il leur porterait préjudice ;

3° Une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

5° Une indication géographique enregistrée mentionnée à l'article L. 722-1 ou à une demande d'indication géographique sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;

6° Des droits d'auteur ;

7° Des droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;

8° Un droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom de famille, à son pseudonyme ou à son image ;

9° Le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ;

10° Le nom d'une entité publique, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

II.-Une marque antérieure au sens du 1° du I s'entend :

1° D'une marque française enregistrée, d'une marque de l'Union européenne ou d'une marque ayant fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet en France ;

2° D'une demande d'enregistrement d'une marque mentionnée au 1°, sous réserve de son enregistrement ultérieur ;

3° D'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

L'antériorité d'une marque enregistrée s'apprécie au regard de la date de la demande d'enregistrement, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué ou de l'ancienneté valablement revendiquée par une marque de l'Union européenne au sens de l'article L.717-6.

III.-Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque dont l'enregistrement a été demandé par l'agent ou le représentant du titulaire d'une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, en son propre nom et sans l'autorisation du titulaire à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche'.

Il est constant, s'agissant de l'appréciation de la similitude des produits et service, qu'il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

En premier lieu, la cour relève que certains des services objets de la demande de la société défenderesse n'avaient pas été mis en relation par celle-ci avec ceux couverts par sa marque antérieurs lors du recours ayant fait l'objet d'une décision du directeur de l'INPI le 30 septembre 2022. Cette autorité n'a donc pas pu statuer dessus.

Il s'agit plus particulièrement des services de la société Telecom Italia SPA dénommés informatique en nuage, élaboration (création) et développement, stockage électronique de données, hébergement des serveurs, location de temps d'accès à un serveur de bases de données, location de temps d'accès à des bases de données pour le traitement de données, location de serveurs web, location d'un serveur de bases de données à des tiers.

La société appelante ne peut valablement démontrer pour la première fois devant la cour, saisie dans le cadre d'un recours sans effet dévolutif, l'identité ou la similarité de ses services avec ceux de la marque contestée, sans les avoir au préalable discutés lors de la décision du directeur de l'INPI du 30 septembre 2022. Ces nouveaux arguments seront rejetés.

En outre, il sera constaté que la décision déférée en ce que certains services objets de la contestation, en particulier ceux relatifs à la facilitation de la vente et l'échange de produits et service de tiers via des réseaux informatiques et de communication à savoir services d'intermédiation commerciale, services d'information en matière d'investissement et d'offres immobilières (classe 35) n'ont pas été mis en relation avec ceux de la marque antérieurs, à savoir les télécommunications ou les conseillers en télécommunication (classe 38). Les services de la défenderesse ne sauraient être confondus en ce qu'ils constituent des prestations techniques de communication à distance permettant d'échanger toute information alors ceux de la requérante visent un rapprochement par un intermédiaire d'une offre et d'une demande par la mise en relation de personnes et des prestations intellectuelles rendues seulement en matière financière et immobilière.

Il n'existe donc pas de lien suffisant pour dégager une similarité ou une confusion d'objet.

Quant à la comparaison des services de numérisation de documents avec ceux de création, gestion et maintenance de bases de données, de location d'ordinateurs pour le traitement de données, de gestion de projets informatiques dans le domaine du traitement électronique de donnée de la marque antérieure, si les premiers visent à convertir les informations d'un support en données numériques, les seconds concernent la création, la gestion de bases de données et la mise à disposition du matériel adéquat, recouvrent des domaines différents et indépendants les uns des autres.

Il en est de même pour les services proposés par la société Franchispark de publication électronique pour des tiers ou en ligne en ce qu'ils ont été comparés par la société Telecom Italia SPA aux services de télécommunications, de conseillers en télécommunication, de fourniture de service de connectivité via un réseau étendu, un réseau local ou un réseau métropolitain. En effet, les premiers permettent une mise à disposition de contenus pour les utilisateurs du réseau internet et il n'est pas établi qu'ils aient un lien étroit et obligatoire avec les services de la marque antérieure qui peuvent viser d'autres applications. Les premiers visent un contenu, les seconds une prestation technique proposée par des opérateurs de télécommunication pouvant s'appliquer à des données de toutes natures.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les arguments soulevés par les parties ne permettent pas la remise en cause de la décision en date du 30 septembre 2022 et les demandes contraires à cette dernière seront par conséquent rejetées.

II Sur la comparaison des signes.

La société requérante soutient que le risque de confusion entre les signes s'apprécie globalement et que l'existence d'un élément commun n'est pas suffisant pour établir un tel risque.

En ce sens, elle argue que l'INPI, lors de la décision objet du présent litige, a seulement comparé les signes SPARK, omettant l'attaque 'FRANCHI', alors que l'ensemble est distinctif de la marque opposée, constitue une dénomination de fantaisie et ne saurait constituer pour le public pertinent une référence au secteur d'activité concerné et les produits et services en cause.

Elle estime que le directeur s'est en outre contredit en considérant que la séquence 'FRANCHI' fait référence au terme franchise, alors qu'il manque des lettres en ce sens et effectue un rapprochement entre les 'Spark' et 'Sparkle'.

Elle note que la majeure partie des produits et services objet pour lesquels l'opposition a été retenue ne font aucune référence à la franchise et sont donc distinctifs dans leur ensemble.

Sur la question de la lettre T de la marque adverse, celle-ci a été considérée comme représentée et mise en avant, puisque figurant dans le certificat d'enregistrement, et doit être prise en compte tant au titre de la comparaison visuelle, phonétique qu'intellectuelle.

Sur le plan visuel, elle remarque que la lettre T stylisée en rouge est suivie du terme 'SPARKLE' en bleu, le tout rédigé en 8 lettres majuscules, alors que le signe verbal objet de sa demande d'enregistrement comporte 12 lettres dont seules le F et le S sont en majuscules. Elle admet qu'il existe un dénominateur au titre des lettres S, P, A, R, K, mais que ces dernières n'engendrent pas de risque de confusion, le signe antérieur étant plus long, doté d'une attaque et d'une séquence finale différentes, donc possède une architecture et une physionomie différente. Elle met en avant que les éléments figuratifs sont en outre suffisamment caractéristiques, en particulier la lettre T entamant la marque adverse, que les éléments communs ne seront pas perçus isolément et laisse une impression différente.

Quant à la comparaison phonétique, elle observe que la marque contestée est composée de trois syllabes peut être prononcée de deux manières, y compris en rattachant le son [Z] à la syllabe 'chi', engendrant un son diffiérent de celui de la marque de la société défenderesse. Selon elle, cette dernière doit être prononcée avec un accent anglais, avec deux ou trois syllabes selon que le T est ou non prononcé, du fait de son dépôt en premier lieu en langue anglaise et apparaît sur des réseaux sociaux utilisant cette langue.

Elle en déduit que les deux signes ne présentent aucune syllabe commune, se différencient par leur sonorité, les lettres identiques ne se prononçant pas de la même manière et dans le même temps, donc qu'il n'existe aucune similitude phonétique.

A propos de la comparaison intellectuelle, elle souligne que si la dénomination 'FranchiSpark' n'a aucune signification, le terme 'SPARKLE' signifie en anglais 'étinceler' et véhicule un concept qui lui est propre.

Elle dénie que les lettres 'SPARK' puissent renvoyer à un mot anglais traduit en français par étincelle, cette partie formant un tout indissociable avec l'élément FRANCHI, lequel, même si l'interprétation contestée franchise était retenue, renverrait à une signification différente.

Sur la question de l'appréciation globale, elle insiste sur le fait que les différences retenues ci-avant permettent d'écarter tout risque de confusion entre les signes objets du présent litige. Quand bien même des similitudes seraient relevées, elle indique que celles-ci sont compensées par l'ensemble, tout en notant que certaines décisions ont écarté le risque de confusion entre des signes comportant des lettres communes.

***

Vu l'article L.711-3 du code de la propriété intellectuel énoncé ci-avant.

Il appartient à la cour, en application de cet article d'effectuer une comparaison des signes en recherchant tant leurs similitudes que les éléments distinctifs afin de déterminer le risque de confusion auprès du public pertinent.

Le premier élément devant retenir l'attention de la cour est visuel.

S'il est exact que la marque déposée par la société Telecom Italia Spa est semi-figurative et est représentée ainsi que suit :

la marque de la société en demande est pour sa part verbale, mais a été déposée de la manière suivante :

Il apparaît à la vue de ces deux éléments que chacun comporte la succession de lettre S, P, A, R et K dans le même ordre qui les distingue du reste de la marque pour tout lecteur du fait de la césure avec les attaques envisagées, qu'il s'agisse du T ou du terme 'FRANCHI'.

En effet, cet ensemble de lettre a un caractère inhabituel en langue française, faute d'association habituelle de ces sonorités.

En outre, il sera relevé que l'attaque de la marque antérieure de la société défenderesse constituée d'un T est peu évidente à la lecture, ne saurait être qu'accessoire, et qu'il est exact que du fait de la césure instituée par l'attaque de la nouvelle syllabe, la séquence 'SPARK' est à chaque fois mise en avant ou domine le reste des signes concernés.

Ainsi, les deux attaques liées au T ou au terme 'FRANCHI' sont minorées et la terminaison LE de la marque de la société Telecom Italia SPA sera également perçue comme une déclinaison du même terme, donc comme permettant un rapprochement à leur lecture, sans même que le sens en soit recherché, et sera minorée, même par un lecteur attentif.

Sur le plan phonétique, il ne saurait, du fait de la césure retenue ci-avant de la marque attaquée, exister de rattachement du son produit par la lettre S à l'attaque FRANCHI, ce qui ne peut qu'aboutir à ce que les signes SPARK et SPARKLE aient une prononciation quasi-identique ou présentant une très forte ressemblance. Cela est d'autant plus avéré que le son résultant de la syllabe LE de la marque SPARKLE vient adoucir la sonorité, insistant sur la lettre K qui le précède, le rendant encore plus marqué.

De plus, dans la langue française, l'association des voyelles SP puis K produit une sonorité distinctive, tranchante, donc une séquence vocalique spécifique et pourtant similaire, d'autant plus remarquable.

S'agissant de la comparaison sur le plan conceptuel ou intellectuel, la séquence 'FRANCHI' peut tout à fait renvoyer au domaine de la franchise, lequel peut faire penser à une déclinaison par la marque attaquée de la marque antérieure. Dans la langue française, les signes SPARK et SPARKLE n'ont aucun sens particulier, seraient donc des appellations de fantaisie, mais seraient remarquables du fait de leur proximité visuelle et phonétique retenue ci-avant. Il sera souligné que dans la langue anglaise, le terme SPARKLE se traduit par étinceler et celui de SPARK comme l'étincelle, soient deux mots appartenant à la même racine et déclinés alors que le second se voit accoler le terme franchise, accroissant par conséquent l'idée de déclinaison de la marque antérieure.

Il existe donc également sur ce plan une similarité certaine.

Enfin, sur le plan global, la distinction entre les signes objets du présent litige est difficile tant la confusion existe sur la similitude, la proximité des services concernés, le public pertinent et le risque d'association en ce que le consommateur, au vu des éléments retenus ci-avant sera enclin à attribuer une origine commerciale commune et à considérer que les deux signes en constitue que la déclinaison d'une même entité commerciale.

Par conséquent, le directeur de l'INPI a exactement fondé sa décision en date du 30 septembre 2022 et le recours à l'encontre de cette dernière sera rejeté.

III Sur les demandes annexes.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, l'équité commande que la société Franchispark soit condamnée à régler un montant de 2.000 € à la société Telecom Italia SPA en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est statué en la matière sans dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Rejette le recours formé par la société Franchispark et le recours incident de la société Telecom Italia SPA contre la décision du directeur général de l'INPI du 30 septembre 2022 ;

- Condamne la société Franchispark à verser à la société Telecom Italia SPA la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la cour aux parties à l'instance et au directeur général de l'INPI.

Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.