CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 24 avril 2024, n° 22/15499

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Vu la décision rendue le 31 mai 2022 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur la demande référencée DC21-0097 de la société Henkel AG&Co (de droit allemand), y a fait droit et a, en conséquence, déclaré déchue de ses droits à compter du 13 juillet 2021 la société de droit japonais Fumakilla Ltd, titulaire de la marque verbale française VAPE n° 1354471 déposée le 21 septembre 1976 pour l'ensemble des produits désignés à l'enregistrement à savoir : 'Classe 1: Fertilisants liquides. Classe 3: Préparations aromatiques. Désodorisants, préparations pour la purification de l'air; Classe 5: substances diététiques; insecticides. Classe 9: Appareils électriques pour détruire les moustiques'.

Vu le recours formé à l'encontre de cette décision le 26 août 2022 par la société Fumakilla Ltd.

Vu les conclusions remises au greffe de la cour et notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022 par la société Fumakilla Ltd, requérante, qui demande à la cour, au fondement des articles L. 711-1 et suivants et R.411-19 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de la déclarer recevable et fondée en son recours, de réformer la décision du 31 mai 2022, objet du recours, de déclarer la société Henkel AG&Co irrecevable à solliciter la déchéance de ses droits sur la marque VAPE n°1354471, subsidiairement, constater que la marque a fait l'objet d'une exploitation sérieuse, en France, au cours des cinq années précédant la demande en déchéance, débouter la société Henkel AG&Co de sa demande en déchéance et la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Vu les dernières conclusions remises au greffe de la cour et notifiées par voie électronique le 1er février 2023 de la société Henkel AG&Co, défenderesse au recours, qui demande à la cour, au fondement des Livres IV et VII et R.411-19 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de la déclarer recevable et fondée en ses écritures, de débouter la société Fumakilla Ltd de ses prétentions, de confirmer la décision attaquée du directeur général de l'INPI en toutes ses dispositions, de condamner la société requérante à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI concluant au bien fondé de la décision objet du recours en ce qu'elle a considéré que l'usage sérieux de la marque contestée pour l'ensemble des produits visés dans l'enregistrement n'était pas démontré.

Les conseils des parties et le représentant du directeur général de l'INPI ayant été entendus en leurs observations orales à l'audience de la cour du 27 février 2024.

Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience.

SUR CE, LA COUR:

Il résulte des dispositions des articles L. 411-4 alinéa 2 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle que le directeur général de l'INPI connaît des demandes en déchéance de marques et en particulier des demandes en déchéance de marques pour défaut d'usage sérieux formées au fondement de l'article L. 714-5 de ce même code.

En la cause, le directeur général de l'INPI a été saisi, le 13 juillet 2021, par la société Henkel AG&Co, d'une demande tendant à voir déclarer la société Fumakilla Ltd déchue de ses droits sur la marque verbale VAPE n°1354471 déposée le 21 septembre 1976 et régulièrement renouvelée depuis pour désigner les produits suivants : 'Classe 1: Fertilisants liquides. Classe 3: Préparations aromatiques. Désodorisants, préparations pour la purification de l'air; Classe 5: substances diététiques; insecticides. Classe 9: Appareils électriques pour détruire les moustiques'. La demande en déchéance visant l'ensemble des produits pour lesquels la marque a été enregistrée, a été présentée, à effet à la date de la demande, au motif que, pour aucun de ces produits, la marque n'a fait l'objet d'un usage sérieux.

L'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit que le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans, encourt la déchéance de ses droits.

Est assimilé à un usage sérieux au sens des dispositions précitées :

1° L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque (...)

3° L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée;

4° L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l'exportation.

L'article L. 716-3 du même code vient préciser que la déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu le motif de déchéance.

Enfin, l'article L. 716-3-1 fait peser sur le titulaire de la marque dont la déchéance est demandée la charge des preuves d'usage, qui peuvent être apportées par tous moyens.

Après avoir rejeté les moyens d'irrecevabilité opposés par la société Fumakilla et déclaré la demande en déchéance recevable, le directeur général de l'INPI a retenu, pour y faire droit, qu'un usage sérieux de la marque n'était pas démontré, sur le territoire français, au cours de la période pertinente du 13 juillet 2016 au 13 juillet 2021, et ce, pour aucun des produits désignés dans l'enregistrement à savoir 'Classe 1: Fertilisants liquides. Classe 3: Préparations aromatiques. Désodorisants, préparations pour la purification de l'air; Classe 5: substances diététiques; insecticides. Classe 9: Appareils électriques pour détruire les moustiques'. En conséquence, la déchéance totale des droits de la société Fumakilla Ltd sur la marque VAPE n° 1354471 a été prononcée à compter du 13 juillet 2021.

Pour contester cette décision, la société Fumakilla Ltd fait valoir à titre principal que la société Henkel AG&Co se prévaut en la cause de sa propre carence ce qui la rend irrecevable en sa demande en déchéance de la marque, constitutive d'un abus de droit. Elle observe que la société Guaber SRL, filiale de la société Henkel AG &Co, est titulaire de la licence exclusive d'exploitation de la marque sur plus de cinquante états, que, s'agissant de la France, la marque est exploitée indifféremment par la société mère et par sa filiale, qu'en participant ainsi à l'exécution du contrat de licence, la société Henkel AG&Co s'est immiscée dans les relations contractuelles ce qui lui rend opposable le contrat signé par sa filiale, qu'elle ne saurait dès lors, sauf à se prévaloir de sa propre carence, invoquer le non-usage de la marque qu'elle se devait d'exploiter. A titre subsidiaire, sur le fond, elle estime apporter des preuves suffisantes justifiant d'une exploitation effective de la marque à des fins commerciales et non pas, ainsi qu'il l'a été retenu par le directeur général de l'INPI, d'un usage symbolique uniquement destiné à la conservation des droits conférés par la marque.

La société Henkel AG&Co, qui poursuit la confirmation de la décision attaquée, conclut à la recevabilité de sa demande en déchéance, soulignant qu'elle est intéressée à une telle demande dès lors qu'elle commercialise des insecticides depuis plusieurs années dans divers pays européens sous la marque VAPONA qu'elle veut préserver. Elle soutient que c'est à tort que la société Fumakilla lui oppose sa propre carence, soulignant à cet égard que son activité dans la commercialisation des insecticides est indépendante de celle de la société Guaber et antérieure à l'affiliation de cette société, en 2016, au groupe Henkel. Elle observe en outre que le contrat de licence entre les sociétés Fumakilla Ltd et Guaber a été conclu en 1996 et qu'elle n'avait à cette époque aucun lien avec la société licenciée ; elle ajoute que ce contrat ne prévoit aucunement que les obligations réciproques qui en découlent entre les parties produiraient également leurs effets sur leurs affiliés ; elle estime enfin que la société Fumakilla Ltd, en sa qualité de titulaire de la marque VAPE et de partie au contrat de licence conféré à la société Guaber, ne pouvait ignorer le défaut d'usage de la marque depuis plusieurs années en France et qu'il lui appartenait donc de faire sanctionner l'inexécution du contrat en demandant sa résiliation, ce qu'elle n'a pas fait. Sur le fond, elle constate que la société requérante ne produit pas de pièce nouvelle devant la cour et se range à l'analyse du directeur général de l'INPI qui a estimé que la preuve n'est pas rapportée d'un usage sérieux de la marque sur le territoire français durant la période pertinente.

Dans ses observations, ci-dessus visées, le directeur général de l'INPI qui, selon les dispositions de l'article R. 411-23 du code de la propriété intellectuelle, n'est pas partie à la présente instance mais doit être mis en mesure de présenter ses observations écrites ou orales, maintient que sa décision est bien-fondée en ce qu'elle a écarté le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande en déchéance et en ce qu'elle a, sur le fond, considéré que l'usage sérieux de la marque contestée pour les produits désignés à l'enregistrement n'est pas établi. Il souligne qu'il n'est pas justifié d'une exploitation de la marque en France conformément à la fonction de la marque qui est de créer ou de conserver des parts de marché au profit des produits ou services protégés, constatant qu'il n'est produit aucune facture ou donnée commerciale chiffrée susceptible de permettre d'attester de la vente effective et quantifiée de ces produits.

Ceci posé, il importe d'examiner à titre liminaire la recevabilité de la société Henkel AG&Co à demander la déchéance des droits de la société Fumakilla Ltd de la marque verbale française VAPE n°1354471 pour l'ensemble des produits de l'enregistrement.

Selon les dispositions de l'article L. 716-3 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, 'Devant l'Institut national de la propriété industrielle, les demandes en déchéance de marque fondées sur les article L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10 sont introduites par toute personne physique ou morale. Devant les tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire, elles sont introduites par toute personne intéressée.'

Ainsi que le relève pertinemment le directeur général de l'INPI dans sa décision attaquée, il résulte de ces dispositions que toute personne physique ou morale peut former une demande en déchéance de marque devant l'INPI sans avoir à justifier d'un intérêt personnel à agir car une telle demande est instituée dans l'objectif, d'ordre public, d'apurer le registre national des marques de celles qui ne sont pas exploitées.

La société Fumakilla Ltd soutient que la demande en déchéance serait en l'espèce abusive dans la mesure où elle revient, pour la société Henkel AG&Co, à se prévaloir de sa propre carence à exploiter la marque.

Or, la société Fumakilla Ltd a signé le 19 avril 1996 avec la société Guaber SRL (de droit italien) un contrat de licence exclusive portant sur l'usage de la marque VAPE dans de nombreux pays dont la France.

La société Henkel AG&Co est tierce à ce contrat qui ne lui confère aucune obligation quand bien même la société licenciée, qui demeure une personne morale distincte, lui serait affiliée depuis 2016.

C'est en vain que la société Fumakilla Ltd invoque une immixtion dans l'exécution du contrat au motif que la marque VAPE serait exploitée en France tant par la société Guaber que par la société Henkel AG&Co. L'exploitation alléguée ne saurait être démontrée à raison de la mention sur une page du site internet de la société Henkel AG &Co de l'information suivante: 'Vape est une marque utilisée par Guaber Srl sous licence de Fumakilla Limited (Japon)' ou encore du seul fait que le site internet de la société Guaber SRL serait accessible via le site français de la société Henkel AG&Co. La société Fumakilla Ltd est mal fondée à conclure de ces éléments dénués de pertinence que le contrat de licence liant la société Guaber SRL à la société Fumakilla Ltd serait opposable à la société Henkel AG&Co.

Au surplus, et en toute hypothèse, la société Henkel AG&Co justifie en la cause d'un intérêt propre à demander la déchéance de la marque VAPE en sa qualité de titulaire des marques de l'Union européenne VAPONA n° 009526088 et 011836855 respectivement déposées en 2010 et 2013 sous lesquelles elle commercialise des insecticides et qu'elle entend légitimement préserver.

La demande de la société Henkel AG&Co est en conséquence recevable.

Sur le fond, il est observé que la société Fumakilla Ltd ne produit devant la cour aucune pièce nouvelle alors même que les recours à l'encontre des décisions du directeur général de l'INPI statuant sur des demandes en déchéance de marques sont, selon les dispositions de l'article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle, des recours en réformation déférant à la cour l'entier litige, en fait comme en droit, ce qui autorise les parties à proposer de nouvelles preuves et à produire au soutien du recours toutes les pièces qu'elles estimeraient utiles, y compris des pièces qui n'auraient pas été préalablement soumises au directeur général de l'INPI.

Il est en outre rappelé que la société Fumakilla Ltd, titulaire de la marque verbale française VAPE n° 1354471 visée par la demande en déchéance formée par la société Henkel AG&Co au fondement des dispositions de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, doit en la cause rapporter la preuve d'un usage sérieux de la marque, en France, au cours de la période ininterrompue de cinq ans précédant la demande en déchéance, soit du 13 juillet 2016 au 3 juillet 2021 inclus, pour les produits désignés dans l'enregistrement de la marque à savoir 'Classe 1: Fertilisants liquides. Classe 3: Préparations aromatiques. Désodorisants, préparations pour la purification de l'air; Classe 5: substances diététiques; insecticides. Classe 9: Appareils électriques pour détruire les moustiques'.

La société Henkel AG&Co objecte que les offres de preuve de la société requérante ne justifient pas d'un usage effectif et suffisant de la marque sur le territoire français pour les produits visés à l'enregistrement et, en conséquence, ne caractérisent pas un usage sérieux de la marque de nature à faire échec à la demande en déchéance des droits sur la marque.

Il revient dès lors à la cour de rechercher si les pièces du débat permettent de justifier d'un usage de la marque pour les produits en cause, sur le territoire français, étant ajouté que, pour être qualifié de sérieux au sens des dispositions de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, un tel usage doit être, au plan qualitatif conforme à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l'identité d'origine des produits pour lesquels la marque a été enregistrée et à sa finalité qui est de créer ou de conserver, pour ces produits, des débouchés commerciaux et, au plan quantitatif, suffisant au regard des caractéristiques du marché des produits concernés et, notamment, de son étendue.

La société requérante produit des extraits du site internet www.amazon.fr en date du 15 octobre 2021 et dénués de pertinence car postérieurs au 13 juillet 2021 ; par ailleurs, l'emballage des produits marqués VAPE est rédigé en italien ce qui ne permet pas, au consommateur français, de déterminer la nature de ces produits ; enfin, leur provenance n'est pas renseignée et aucune relation avec les sociétés Fumakilla Ltd ou Guaber ne peut être établie.

Les extraits des sites internet www.cdiscount.fr, www.ebay.fr, www.lemaevadistribution.fr justifient de la mise en ligne, à une date qui n'est pas certaine, de produits marqués VAPE mais force est de constater que les emballages sont rédigés en italien ce qui ne permet pas au consommateur français de déterminer la nature des produits ; en outre, la provenance des produits n'est pas renseignée et aucun élément d'information ne permet de mettre en relation ces produits avec les sociétés Fumakilla Ltd ou Guaber.

L'article publié sur le site https ://advertising.amazon.com/fr-fr et rédigé en français, relate une campagne publicitaire entreprise en 2020 par ' VAPE, une marque italienne d'insectifuges' et destinée 'à attirer de nouveaux clients' et à 'stimuler les intentions d'achat sans avoir recours aux médias télévisés traditionnels'. Or, l'article ne renseigne pas sur le public visé par cette campagne publicitaire ; en outre, faisant référence à une marque italienne, il ne permet aucunement d'établir qu'elle concernait la marque verbale française dont la déchéance est demandée. Le même article fait mention de ce que 'l'entreprise est devenue le premier vendeur d'insecticides sur amazon.it à l'été 2020" , ce qui conduit à penser que le marché recherché était le marché italien et non pas le marché français.

En l'état de ces éléments qui jettent le doute sur une exploitation effective de la marque, par le titulaire de la marque ou avec son consentement, sur le territoire français, pour les produits visés dans l'enregistrement, force est de constater qu'il n'est versé à la procédure aucune pièce complémentaire de nature à permettre de lever ce doute. Ainsi que le souligne à juste titre le directeur général de l'INPI, il n'est communiqué aucun bon de commande, ni facture, ni document comptable, ni donnée chiffrée, susceptibles de justifier de la commercialisation des produits désignés par la marque auprès du public français et d'en mesurer l'intensité.

En définitive, force est de constater que les allégations selon lesquelles la marque aurait fait l'objet d'une exploitation sérieuse au sens des dispositions de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, sur le territoire français et durant la période pertinente, ne sont aucunement corroborées par les offres de preuve proposées par la titulaire de la marque.

La décision rendue le 31 mai 2022 par le directeur général de l'INPI qui a déclaré la société Fumakilla Ltd déchue de ses droits à compter du 13 juillet 2021 sur la marque verbale française VAPE n° 1354471 pour l'ensemble des produits désignés à l'enregistrement à savoir : 'Classe 1: Fertilisants liquides. Classe 3: Préparations aromatiques. Désodorisants, préparations pour la purification de l'air; Classe 5: substances diététiques; insecticides. Classe 9: Appareils électriques pour détruire les moustiques', est en conséquence confirmée.

L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure de recours contre une décision du directeur général de l'INPI ne donne pas lieu à condamnation aux dépens.

PAR CES MOTIFS:

LA COUR,

Confirme en toutes ses dispositions la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle,

Rejette les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.