CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 25 avril 2024, n° 22/07486

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [F] est titulaire de la marque semi-figurative Y Yeti, n° 99 803 121, ci-dessous reproduite, déposée le 12 juillet 1999 pour désigner les produits et services en classes 1 à 45 et régulièrement renouvelée.

Elle fait l'objet d'une concession de licence exclusive au bénéfice de la SA Yetigel International dont M. [G] [F] est le président du conseil d'administration.

Le 25 juin 2020, la société de droit américain Yeti Coolers LLC a sollicité la déchéance totale de la marque pour défaut d'usage sérieux.

Par décision du 26 avril 2022, M. le Directeur général de l'INPI a dit que la demande en déchéance DC20-0054 était partiellement justifiée et n'a retenu la marque que pour les produits « confiseries à l'eau et au sirop, ou au lait, ou à d'autres ingrédients, sous emballage souple, vendue liquide à congeler par le consommateur, ou gelée, ou dure. Glaces comestibles. Bâtonnet glace à l'eau et au sirop, ou au lait, ou à d'autres ingrédients ; ces produits étant surgelés ; Boisson à l'eau et au sirop, ou aux fruits, ou à d'autres ingrédients, conditionnée en pochettes souples ayant la forme d'une sucette vendue liquide et que le consommateur congèle avant consommation » des classes 30 et 32.

M. [G] [F] a formé un recours tendant à une réformation partielle de la décision le 24 mai 2022.

La société de droit américain Yeti Coolers LLC a formé un recours incident le 3 novembre 2022.

Les parties se sont rapprochées et ont conclu un accord de coexistence le 17 juin 2023 aux termes duquel le titulaire de la marque contestée s'engage à ne conserver que les produits et services suivants :

- les « appareils de réfrigération » en classe 11 ;

- les « Confiserie à l'eau et au sirop, ou au lait, ou à d'autres ingrédients, sous emballage souple, vendue liquide à congeler par le consommateur, ou gélifiée, ou dure. Glaces comestibles. Bâtonnet glace à l'eau et au sirop, ou au lait, ou à d'autres ingrédients, ces produits étant surgelés ; glace à rafraîchir » en classe 30 ;

- les « Boisson à l'eau et au sirop, ou aux fruits, ou à d'autres ingrédients, conditionnée en pochettes souples ayant la forme d'une sucette vendue liquide et que le consommateur congèle avant consommation » en classe 32 ;

- les services d'« activité sportives et culturelles » en classe 41.

M. [G] [F] s'est engagé à ne maintenir devant la cour que ses demandes concernant lesdits produits, la société Yeti Coolers se désistant de son appel incident.

Par mémoire notifié et déposé le 22 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé pour l'exposé de ses moyens et prétentions, il demande à la cour de :

- réformer partiellement la décision n° DC20-0054 rendue par le Directeur général de l'Institut national de la Propriété industrielle (l'INPI) en date du 26 avril 2022, statuant sur la demande en déchéance de marque n° DC20-0054 déposée par la société Yeti Coolers LLC en date du 25 juin 2020 à l'encontre de la marque française semi-figurative n° 99803121 « Y Yeti », dont le requérant est titulaire, mais seulement en ce qu'elle a :

- jugé la demande en déchéance DC20-0054 partiellement justifiée ;

- déclaré M. [G] [F] déchu de ses droits sur la marque n° 99803121 à compter du 25 décembre 2004 pour les produits et services suivants :

Les « appareils de réfrigération » en classe 11 ;

Les « glace à rafraîchir » en classe 30 ;

Les services d'« activités sportives et culturelles » en classe 41.

- la confirmer pour le surplus, notamment en ce qu'elle a rejeté la demande en déchéance DC20-0054 pour les « Confiserie à l'eau et au sirop, ou au lait, ou à d'autres ingrédients, sous emballage souple, vendue liquide à congeler par le consommateur, ou gélifiée, ou dure. Glaces comestibles. Bâtonnet glace à l'eau et au sirop, ou au lait, ou à d'autres ingrédients, ces produits étant surgelés ; Boisson à l'eau et au sirop, ou aux fruits, ou à d'autres ingrédients, conditionnée en pochettes souples ayant la forme d'une sucette vendue liquide et que le consommateur congèle avant consommation » en classes 30 et 32 ;

statuant à nouveau,

- juger recevable l'ensemble des pièces fournies par le Titulaire révélant un usage de la marque française « Y YETI » n° 99 803 121 telle qu'elle a été enregistrée et/ou sous des formes modifiées n'en altérant pas le caractère distinctif pour les produits et services suivants en classes 11, 30 et 41, à savoir : « ; Appareils de réfrigération [i.e. les congélateurs] ; Glace à rafraîchir [i.e. les glaçons, les blocs de glace et la glace pilée] ; Activités sportives et culturelles » ;

- juger que les éléments de preuve communiqués par le Titulaire permettent de démontrer l'usage de la marque française « Y YETI » n° 99 803 121 telle qu'elle a été enregistrée et/ou sous des formes modifiées n'en altérant pas le caractère distinctif pour lesdits produits et services ;

- juger que la marque française « Y YETI » n° 99 803 121 fait l'objet d'un usage réel et sérieux en France pendant la période pertinente pour lesdits produits et services ;

en conséquence,

- juger que les critères nécessaires à la démonstration de l'usage sérieux de la marque française « Y YETI » n° 99 803 121 sont réunis pour les produits et services suivants :

Les « appareils de réfrigération » en classe 11 ;

Les « glace à rafraîchir » en classe 30 ;

Les services d'« activité sportives et culturelles » en classe 41.

- rejeter la demande en déchéance DC20-0054 pour lesdits produits et services.

- subsidiairement, si par impossible M. [G] [F] était déclaré déchu de ses droits sur la marque n°99803121 pour certains desdits produits et/ou services,

- dater la prise d'effet de la déchéance partielle de la Marque Contestée pour les produits susvisés à compter du jour de la demande en déchéance de Yeti Coolers LLC, à savoir le 25 juin 2020 ;

en toute hypothèse,

- prendre acte du retrait effectué par le titulaire sur les autres produits et services litigieux,

- constater le désistement de l'ensemble des demandes de Yeti Coolers LLC présentées au soutien de son appel incident et l'acceptation de ce désistement par M. [F],

- écarter des débats les conclusions d'appel incident et pièces visées par Yeti Coolers au soutien de son appel incident,

- à défaut, débouter Yeti Coolers de son appel incident et de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,

- juger que la société Yeti Coolers LLC et M. [G] [F] conserveront chacun à sa charge les frais irrépétibles et les dépens exposés dans le cadre de la procédure en déchéance devant l'INPI et devant la cour d'appel.

Par mémoire notifié et déposé le 23 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la société de droit américain Yeti Coolers LLC demande à la cour de :

- constater la limitation des demandes de M. [G] [F] formulées dans le dispositif de ses dernières conclusions récapitulatives et, en conséquence, l'abandon des demandes non reproduites dans celui-ci notamment relativement à la recevabilité de l'action en déchéance et aux produits « ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué ») ;

- donner acte à Yeti Coolers LLC de son désistement, sans réserve, d'instance et d'action concernant son appel incident et les demandes afférentes, à savoir :

« sur l'appel incident de la société Yeti Coolers LLC

recevoir la société Yeti Coolers en son appel incident

infirmer la décision n°DC20-0054 du directeur de l'INPI du 26 avril 2022 en ce qu'elle a :

- déclaré les pièces n° 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 26, 28, 37, 38, 39, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61 et 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 73, 74, 76, 78 recevables

- refusé de reconnaître la nature promotionnelle des congélateurs et des glacières commercialisés par Yétigel International SA ainsi que des services d'activités sportives et culturelles

- retenu que le caractère distinctif de la marque découlait de la seule réunion des trois éléments suivants : (1) l'élément verbal YETI associé (2) à la représentation d'un singe habillé et (3) à celle d'un yéti bleu et jaune, et que l'usage du signe n'altère pas le caractère distinctif de la Marque Contestée

- retenu un usage sérieux de la marque pour les produits suivants :

« Confiserie à l'eau et au sirop, ou au lait, ou à d'autres ingrédients, sous emballage souple, vendue liquide à congeler par le consommateur, ou gélifiée, ou dure. Glaces comestibles. Bâtonnet glace à l'eau et au sirop, ou au lait, ou à d'autres ingrédients, ces produits étant surgelés ; Boisson à l'eau et au sirop, ou aux fruits, ou à d'autres ingrédients, conditionnée en pochettes souples ayant la forme d'une sucette vendue liquide et que le consommateur congèle avant consommation ».

et statuant à nouveau :

- déclarer les pièces n° 3, 6, 8, 13, 14, 26, 28, 37, 38, 39, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 61 et 62 irrecevables compte tenu de leur caractère déloyal

- déclarer les pièces n°3, 4, 9, 12, 14, 15, 39, 56, et 62 (pages 9, 17, 22), 64, 65 (pages 3 et 10), 67, 69, 72, 74, 76, 94, 97, 98, 99, 101 irrecevables en ce qu'elles sont non datées ni datables

- déclarer les pièces n°13 (page 8), 65, (pages 3 et 10), 66, 70, 73, 84, 85, 86, 96, 96, 100, 106, 107, 108, 109, 117 irrecevables en ce qu'elles sont datées hors de la période de référence

- déclarer les pièces n° 3, 4, 5 (pages 1 à 9, 11, 12), 6, 11, 12, 13, 14 (pages 5 à 43), 15, 26, 27, 28, 29, 37, 46, 51, 54, 56, 57, 59, 61, 62, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 98, 99 100, 101,103, 104 irrecevables en ce qu'elles ne permettent pas de s'assurer d'un usage sur le territoire français

- déclarer que la marque française semi-figurative n°99803121 est un signe intégral indivisible constituée de six éléments distinctifs équivalents et que tout usage sous la forme modifiée suivante est un usage sous une forme en altérant le caractère distinctif de la marque contestée.

en conséquence :

prononcer la déchéance de la marque française semi-figurative n°99803121 pour défaut d'usage à compter du 25 décembre 2004 pour les produits suivants

« Confiserie à l'eau et au sirop, ou au lait, ou à d'autres ingrédients, sous emballage souple, vendue liquide à congeler par le consommateur, ou gélifiée, ou dure. Glaces comestibles. Bâtonnet glace à l'eau et au sirop, ou au lait, ou à d'autres ingrédients, ces produits étant surgelés ; Boisson à l'eau et au sirop, ou aux fruits, ou à d'autres ingrédients, conditionnée en pochettes souples ayant la forme d'une sucette vendue liquide et que le consommateur congèle avant consommation »

prononcer la déchéance de la marque française semi-figurative n°99803121 à compter du 25 décembre 2004 pour les congélateurs et les glacières :

- à titre principal aux motifs que ces produits sont d'ordre promotionnel et ne relèvent pas d'un usage à titre de marque, et,

- à titre subsidiaire confirmer la déchéance de la marque française semi-figurative n°99803121 au motif que les pièces apportées ne caractérisent pas un usage continu, long et régulier au cours de la période pertinente

prononcer la déchéance de la marque française semi-figurative n°99803121 à compter du 25 décembre 2004 pour les services d'activités sportives et culturelles :

- à titre principal aux motifs que ces services sont d'ordre promotionnel et ne relèvent pas d'un usage à titre de marque, et,

- à titre subsidiaire confirmer la déchéance de la marque française semi-figurative n°99803121 au motif que les pièces apportées montrent un usage de la marque contestée sous une forme modifiée en altérant le caractère distinctif

en tout état de cause :

condamner M. [G] [F] à payer à Yeti Coolers LLC la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du CPC. »

- donner acte à M. [G] [F] de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la société Yeti Coolers LLC pour les demandes relatives à son appel incident reproduites ci-avant ;

- donner acte à la société Yeti Coolers LLC en ce qu'elle s'en remet à la décision de la cour concernant les demandes de M. [G] [F] maintenues dans le dispositif de ses dernières conclusions ;

- juger que chaque partie à l'instance gardera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.

Dans ses observations du 17 février 2023, le directeur général de l'INPI expose que les pièces fournies par le titulaire de la marque contestée ne démontraient pas toutes l'usage du signe tel qu'enregistré ou sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, ce qui a conduit au prononcé de la déchéance pour les glaces à rafraichir et les activités sportives et culturelles.

S'agissant des appareils de réfrigération, les pièces produites étaient insuffisantes pour démontrer l'importance de l'usage.

Il s'en rapporte à l'appréciation de la cour s'agissant des nouvelles pièces produites par le titulaire de la marque contestée.

Le ministère public, par avis des 26 septembre et 31 janvier 2024 prend note de l'avis du directeur général de l'INPI et s'en rapporte à justice.

MOTIFS

1. Sur le désistement du recours incident :

Compte tenu de l'accord de coexistence susvisé, la société Yeti Coolers LLc s'est désistée de son recours incident, M. [G] [F] et la SA Yetigel international ont accepté ce désistement et M. [G] [F] a procédé au retrait de sa marque pour les classes visées par l'accord de coexistence.

Le désistement est parfait et doit être constaté.

Il en résulte que la cour n'est plus saisie que de la question de la déchéance de la marque prononcée par l'INPI pour les appareils de réfrigération en classe 11, les glaces à rafraichir en classe 30 et les activités sportives et culturelles en classe 41.

2. Sur la déchéance pour défaut d'usage sérieux :

En application de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d'État.

Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa :

1° L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ;

2° L'usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ;

3° L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ;

4° L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l'exportation.

En application de l'article L. 716-3 du même code, dernier alinéa, la déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance. Elle a un effet absolu.

L'article R. 716-6 précise quant à lui que pour les demandes en déchéance fondées sur l'article L. 714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance. Il en résulte que comme l'a exactement énoncé le directeur général de l'INPI, la période pertinente en l'espèce s'étend du 14 septembre 2016 au 14 septembre 2021.

Une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, ce qui suppose l'utilisation de la marque sur le marché pour désigner chacun des produits ou services couverts par son enregistrement.

2.1 les appareils de réfrigération, classe 11 :

Pour ces produits, le directeur général de l'INPI a considéré que les éléments de preuve fournis par le titulaire de la marque contestée, même appréciés globalement, n'établissaient pas de manière suffisante l'usage de la marque contestée sur le territoire français pour des congélateurs et les glacières notamment.

Or, en premier lieu, le Directeur général de l'INPI a basé sa décision concernant les produits de la classe 11 sur le marché global des congélateurs en France tel qu'invoqué par la société Yeti Coolers International, alors qu'il est établi par la SA Yetigel International que le marché sur lequel elle intervient est celui d'un marché uniquement destiné aux professionnels (B2B), que ses ventes pour la période pertinente sont en augmentation et qu'elle bénéficie d'une part de marché non symbolique en ce domaine comme en attestent les pièces déjà produites devant le directeur général de l'INPI. La commercialisation de ces appareils s'inscrit dans le cadre du développement de la marque pour les produits qu'ils sont destinés à contenir et n'a pas en l'espèce de caractère symbolique.

En second lieu, les nouvelles pièces produites, factures, catalogues, photographies des appareils de réfrigération dans des supermarchés, photographies d'un stand de commercialisation des appareils de réfrigération revêtus de la marque dans un salon destiné aux professionnels attestent d'un usage suffisant de la marque pour les produits considérés, dans le cadre d'un marché exclusivement professionnel.

La décision déférée est réformée en ce qu'elle a prononcé la déchéance de la marque pour les produits de la classe 11 appareils de réfrigération.

2.2 les glaces à rafraichir en classe 32 et les activités sportives et culturelles en classe 41 :

Pour ces produits la déchéance a été prononcée en raison de l'absence de justification d'un usage de la marque telle qu'enregistrée ou sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif pour les produits considérés.

Le caractère distinctif de la marque telle que déposée, ne repose pas sur le seul élément verbal Yeti situé en bas à droite et en caractères de petite taille mais sur son association avec la représentation d'un singe vêtu d'une casquette et de vêtements très colorés associé à un yeti bleu et jaune consommant une sucette rafraichissante rouge. L'usage sérieux de cette marque complexe suppose donc que ces éléments principaux soient reproduits pour que le consommateur puisse associer le signe à l'origine des produits.

Tel n'est pas le cas en l'espèce pour le signe désignant les glaces à rafraichir composé d'un signe verbal Yeti Pengo, associé à la représentation d'un pingouin consommant une boisson avec des glaçons.

Cette représentation, qui ne reprend que le signe verbal Yeti mais en y adjoignant un second signe verbal et un animal stylisé, tout à fait étrangers aux éléments présents dans la marque en question, constituent une altération du caractère distinctif de la marque déposée et ne peuvent être pris en compte pour caractériser un usage sérieux de cette marque.

La seule présence au verso de l'emballage d'un Yeti bleu similaire à celui présent dans la marque déposée dont la position n'est pas perçue par le consommateur lors du choix du produit et qui ne peut à lui seul évoquer l'ensemble de la marque complexe, n'est pas suffisant à rétablir le caractère distinctif de la marque déposée.

La décision déférée est confirmée en ce qu'elle a déchu la marque pour défaut d'usage sérieux pour les glaces à rafraichir de la classe 30.

S'agissant des activités sportives et culturelles, il n'est pas non plus fait usage de la marque complexe telle que déposée, puisque sont seulement utilisés le signe verbal Yeti et la représentation du yeti bleu et jaune accompagné du signe yetigel lequel ne figure pas dans la marque déposée. Ces différences et l'absence notamment du singe en vêtements colorés altèrent le caractère distinctif de la marque déposée et l'utilisation de ces signes ne peut donc constituer un usage sérieux de celle-ci.

La décision du Directeur général de l'INPI en ce qu'elle a prononcé la déchéance de la marque pour la classe 41, activités sportives et culturelles est confirmée.

S'agissant de la date à laquelle la déchéance doit être prononcée, la société Yeti Coolers International s'étant désistée de son recours, la date de déchéance doit être fixée au jour de la demande soit le 25 juin 2020, la décision du directeur générale de l'INPI étant réformée en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Constate le désistement de la société de droit américain Yeti Coolers LLc de son recours incident,

Le déclare parfait et déclare la cour dessaisie de ce recours incident,

Vu le retrait de la marque opéré par M. [G] [F],

Confirme la décision du directeur général de l'INPI en ce qui concerne les produits des classes 30 et 41 sauf en ce qui concerne la date de déchéance,

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que la déchéance est prononcée à compter du 25 juin 2020,

Infirme la décision du Directeur général de l'INPI en ce qui concerne les produits de la classe appareils de réfrigération,

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que M. [G] [F] et la SA Yetigel International ont fait un usage sérieux de la marque semi-figurative Y Yeti, n° 99 803 121 pour les appareils de la classe 11,

Dit que conformément à leur accord, chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles.