CA Rennes, 3e ch. com., 11 juin 2024, n° 23/00945

La société NACHOS MEXICAN GRILL a été créée en mars 2013 et le premier restaurant NACHOS a vu le jour, à [Localité 9], également en 2013, proposant de la restauration rapide inspirée de la cuisine mexicaine.

En 2016, un second restaurant a été ouvert au centre-ville de [Localité 9], puis à compter de 2017, NACHOS a poursuivi son déploiement national via un réseau de franchise, comptant désormais 29 restaurants ouverts.

L'enseigne NACHOS propose également ses produits sur les principales plateformes de services de commande et livraison de repas et plateformes destinées à recueillir les avis de consommateurs

Dans le cadre de son activité, la société NACHOS MEXICAN GRILL a des droits sur:

- Le nom de domaine [nachos-mexicangrill.com] qui a été réservé le 24 octobre 2012, qui était exploité depuis 2013 comme lien vers le site internet principal des restaurants NACHOS et qui, depuis 2016, continue d'être exploité à cet effet, mais sous la forme d'un renvoi vers le lien URL www.nachos.fr

- La dénomination sociale NACHOS MEXICAN GRILL, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés depuis le 13 mars 2013,

- Les marques suivantes notamment :

o Marque française NACHOS MEXICAN GRILL n°13 4017673, déposée le 13 juillet 2013 et enregistrée pour désigner des produits et services en classes 30, 35 et 43 dont notamment les services de restauration

o Marque française NACHOS n°19 4525530, déposée le 15 février 2019 et enregistrée pour désigner des produits et services en classes 35, 39, 41 et 43, dont notamment les services de restauration.

La société à responsabilité limitée AI « AL IHSAN » a été immatriculée le 21 août 2014.

Le 11 février 2015, elle a procédé au dépôt de la marque française NACHITOS CHICKEN n°154156261 qui est enregistrée pour désigner des produits et services en classes 29, 30 et 43 (Pièce n°10).

Cette marque a été cédée ultérieurement à la société NACHITOS GROUPE qui est en le titulaire actuel selon les informations publiées au Registre National des Marques.

La société NACHITOS GROUPE a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 17 octobre 2019 et elle a, elle-même, procédé aux dépôts des demandes de marques suivantes :

- Demande de marque française NACHITOS CHICKEN n°20 4647342, déposée le 13 mai 2020 pour désigner des services de restauration en classe 43,

- Demande de marque française NACHITOS n°20 4647337, déposée le 13 mai 2020 pour désigner des services de restauration en classe 43.

Ces deux demandes de marques de 2020 font actuellement l'objet d'oppositions formées par la société NACHOS MEXICAN GRILL, sur le fondement de sa marque antérieure NACHOS, qui sont pendantes auprès de l'INPI et qui sont suspendues dans l'attente qu'une décision définitive soit rendue dans la présente affaire, plus précisément au sujet de la validité de la marque NACHOS n°19 4525530.

Les marques NACHITOS sont exploitées pour désigner une chaine de restauration rapide, également organisée sous la forme d'un réseau de franchise, spécialisée dans les fritures à base de poulet et proposant des plats qui relèvent de la restauration rapide traditionnelle comme les burgers, les nuggets et les frites.

Les sociétés PETITE FLECHE, SINAM et SAVEURS PARTAGÉES exploitent respectivement des restaurants à enseigne NACHITOS.

La société NACHITOS compte 8 restaurants en France à ce jour et elle propose ses produits via des plateformes de commande et livraison de repas (Pièces n°20.1 à n°20.2).

Sont réservés et exploités:

- Le nom de domaine [nachitoschicken.com], réservé le 17 avril 2015 et exploité comme site internet de présentation de la chaîne de restaurants NACHITOS.

- Des comptes sur les principaux réseaux sociaux.

Par acte du 24 mars 2021, la société NACHOS MEXICAN GRILL a assigné les sociétés AI AL IHSAN, SINAM, SAVEURS PARTAGEES, la PETITE FLECHE et MFB devant le tribunal judiciaire aux fins que celui-ci:

- à titre principal, se saisisse de l'action en nullité à l'encontre de la marque NACHOS (n°4 525 530), l'intègre à l'instance et prononce l'irrecevabilité de la demande de la marque,

- subsidiairement, prononce la déchéance de la marque française NACHITOS CHICKEN pour défaut d'usage sérieux sur la totalité des produits et services relevant des classes 29, 30 et 43,

- constate que la société NACHITOS GROUPE est irrecevable à agir sur le fondement de l'enseigne ou du nom commercial NACHITOS pour les services relevant de la classe 43,

- déboute la société NACHITOS GROUPEde l'intégralité de ses demandes au titre de l'action en nullité de la marque NACHOS,

- constater la protection de la marque NACHOS pour les classes 35, 39 et 43,

- constate les actes de contrefaçon de la marque NACHOS par les sociétés SINAM, MFB, PETITE FLECHEpour les services relevant des classes 39 et 43,

- condamne les défenderesses au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la contrefaçon,

- les condamne à des dommages et intérêts sur le fondement de la concurrence déloyale,

- leur fasse interdiction d'utiliser le signe NACHOS.

La société NACHOS MEXICAN GRILL s'est désistée de ses demandes contre la société MFB.

Les sociétés NACHITOS GROUPE et AI AL ISHAN pour leur part ont conclu à l'incompétence du tribunal judiciaire de Rennes, puis au débouté de ces prétentions et demandé au tribunal:

- de se saisir des procédures d'opposition introduites par la demanderesse à l'encontre de ses marques NACHITOS n° 4 647 337et NACHITOS CHICKEN n°4 647 342 pour les dire abusives,

- de condamner la société NACHOS MEXICAN GRILL à divers dommages et intérêts,

- de prononcer la nullité de la marque NACHOS n°4 525 530 pour absence de distinctivité, en en interdisant l'usage sous astreinte.

Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a:

- déclaré irrecevable et rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société NACHITOS GROUPE,

- dit recevable l'action en nullité de la société NACHITOS GROUPE à l'encontre de la marque « NACHOS »

- prononcé la nullité de la marque "NACHOS" déposée le 15 février 2019 par la société NACHOS MEXICAN GRILL, numéro national : 19 4 525 530, BOPI 19 : 10 vol I.

- dit que cette nullité est limitée à la Classe 43.

- débouté la société NACHOS MEXICAN GRILL de sa demande de déchéance de la marque "NACHITOS CHICKEN", déposée le 11 février 2015, en classes 29,30 et 43 et enregistrée sous le numéro national 15 4 156 261 (BOPI 15/10 vol I).

- dit que les marques "NACHITOS CHICKEN", et "NACHITOS", déposées le 13 mai 2020, enregistrées en classe 43 sous les numéros 20 4 647 342 (BOPI 2023 vol I) et 20 4 647 337,(BOPI 20/23 vol I) ne contrefont pas la marque "NACHOS" en classe 35.

- débouté la société NACHOS MEXICAN GRILL de toutes ses demandes indemnitaires et mesures accessoires de publicité et communication forcée sous astreintes, à l'encontre des sociétés NACHITOS GROUPE, AI-AL-ISHAN, SINAM, SAVEURS PARTAGÉES et PETITE FLÈCHE.

- débouté la société NACHOS MEXICAN GRILL de sa demande d'interdiction d'utilisation par la société NACHITOS GROUPE du signe "NACHOS" en classe 43, et en tant que générique.

- débouté la société NACHOS MEXICAN GRILL de sa demande d'interdiction d'utilisation par la société NACHITOS GROUPE du signe "NACHOS" en classe 35, et en tant que générique.

- débouté la société NACHOS MEXICAN GRILL de toutes ses demandes indemnitaires et mesures accessoires à l'encontre de la société NACHITOS GROUPE à titre de sanction de faits de concurrence déloyale et/ou de parasitisme.

- condamné la société NACHOS MEXICAN GRILL à payer à la société NACHITOS GROUPE la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts.

- déboouté la société NACHOS MEXICAN GRILL de sa demande de publication de jugement

- condamné la société NACHOS MEXICAN GRILL à payer à la société NACHITOS GROUPE la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné la société NACHOS MEXICAN GRILL aux entiers dépens de l'instance.

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Appelante de ce jugement, la société NACHOS MEXICAN GRILL, par conclusions du 20 mars 2024, a demandé à la Cour de:

RECEVOIR la société NACHOS MEXICAN GRILL en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,

INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Rennes du 12 décembre 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il :

« - DIT recevable l'action en nullité de la société NACHITOS GROUPE à l'encontre de la marque «NACHOS »

- PRONONCE la nullité de la marque "NACHOS" déposée le 15 février 2019 par la société NACHOS MEXICAN GRILL, numéro national : 19 4 525 530, BOPI 19 : 10 vol I.

- DIT que cette nullité est limitée à la Classe 43.

- DÉBOUTE la société NACHOS MEXICAN GRILL de sa demande de déchéance de la marque "NACHITOS CHICKEN", déposée le 11 février 2015, en classes 29,30 et 43 et enregistrée sous le numéro national 15 4 156 261 (BOPI 15/10 vol I).

- DIT que les marques "NACHITOS CHICKEN", et "NACHITOS", déposées le 13 mai 2020, enregistrées en classe 43 sous les numéros 20 4 647 342 (BOPI 2023 vol I) et 20 4 647 337,(BOPI 20/23 vol I) ne contrefont pas la marque "NACHOS" en classe 35.

- DÉBOUTE la société NACHOS MEXICAN GRILL de toutes ses demandes indemnitaires et mesures accessoires de publicité et communication forcée sous astreintes, à l'encontre des sociétés NACHITOS GROUPE, AI-AL-ISHAN, SINAM, SAVEURS PARTAGÉES et PETITE FLÈCHE.

- DÉBOUTE la société NACHOS MEXICAN GRILL de sa demande d'interdiction d'utilisation par la société NACHITOS GROUPE du signe "NACHOS" en classe 43, et en tant que générique.

- DÉBOUTE la société NACHOS MEXICAN GRILL de toutes ses demandes indemnitaires et mesures accessoires à l'encontre de la société NACHITOS GROUPE à titre de sanction de faits de concurrence déloyale et/ou de parasitisme.

- CONDAMNE la société NACHOS MEXICAN GRILL à payer à la société NACHITOS GROUPE la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts.

- DÉBOUTE la société NACHOS MEXICAN GRILL de toutes ses demandes plus amples ou contraires.

- CONDAMNE la société NACHOS MEXICAN GRILL à payer à la société NACHITOS GROUPE la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- CONDAMNE la société NACHOS MEXICAN GRILL aux entiers dépens de l'instance.

- RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ».

STATUANT À NOUVEAU :

À TITRE PRINCIPAL,

JUGER qu'en exploitant le signe « NACHITOS », les sociétés AI, NACHITOS GROUPE, PETITE FLÈCHE, SINAM et SAVEURS PARTAGÉES ont commis des actes de contrefaçon des droits de marque de la société NACHOS MEXICAN GRILL et des actes de concurrence déloyale du fait de l'atteinte à la dénomination sociale NACHOS MEXICAN GRILL et au nom de domaine nachos-mexicangrill.com.

CONDAMNER solidairement les sociétés AI, NACHITOS GROUPE, PETITE FLÈCHE, SINAM et SAVEURS PARTAGÉES à verser à la société NACHOS MEXICAN GRILL la somme indemnitaire de 80.000 euros, au titre des actes de contrefaçon de marque et des actes de concurrence déloyale du fait de l'atteinte à la dénomination sociale NACHOS MEXICAN GRILL et au nom de domaine nachos-mexicangrill.com.

PRONONCER la nullité de la marque française NACHITOS CHICKEN n°4156261 pour l'intégralité des produits et services désignés à son libellé en classes 29, 30 et 43

À TITRE SUBSIDIAIRE SI LES ACTES DE CONTREFACON NE DEVAIENT PAS ETRE RETENUS,

JUGER que les sociétés AI, NACHITOS GROUPE, PETITE FLECHE, SINAM et SAVEURS PARTAGÉES ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société NACHOS MEXICAN GRILL.

CONDAMNER solidairement les sociétés AI, NACHITOS GROUPE, PETITE FLÈCHE, SINAM et SAVEURS PARTAGÉES à verser à la société NACHOS MEXICAN GRILL la somme indemnitaire de 80.000 euros, au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,

Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,

DEBOUTER les sociétés NACHITOS GROUPE et AI de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.

INTERDIRE aux sociétés AI, NACHITOS GROUPE, PETITE FLÈCHE, SINAM et SAVEURS PARTAGÉES d'utiliser, pour le présent et pour l'avenir, à quelque titre que ce soit, la dénomination NACHITOS ou toute autre dénomination contenant le terme NACHITOS, pour désigner des services de restauration et/ou des produits alimentaires et boissons, sous astreinte de 1.000 Euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

ORDONNER la suppression du nom de domaine .

CONDAMNER in solidum les sociétés AI, NACHITOS GROUPE, PETITE FLÈCHE, SINAM et SAVEURS PARTAGÉES à payer à la société NACHOS MEXICAN GRILL la somme de 10.000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER in solidum les sociétés AI, NACHITOS GROUPE, PETITE FLÈCHE, SINAM et SAVEURS PARTAGÉES aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile dont distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

Par conclusions du 18 mars 2024, les sociétés NACHITOS GROUPE et AI AL IHSAN ont demandé à la Cour de:

' Juger irrecevable la demande de la société NACHOS MEXICAN GRILL tendant à voir annuler la marque « NACHITOS CHICKEN » n° 15 4 156 261;

' Juger subsidiairement mal fondée la demande de la société NACHOS MEXICAN GRILL tendant à voir annuler la marque « NACHITOS CHICKEN » n° 15 4 156 261 ;

' Débouter en tout état de cause la société NACHOS MEXICAN GRILL de son appel, à toutes fins qu'il comporte ;

' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a limité l'annulation de la marque « NACHOS » déposée le 15 février 2019 par la société NACHOS MEXICAN GRILL numéro national : 19 4 525 530 à la classe 43 et alloué la seule somme de 5 000 € à la société NACHITOS GROUP à titre de dommages et intérêts ;

Y ajoutant,

' Etendre l'annulation de la marque « NACHOS » déposée le 15 février 2019 par la société NACHOS MEXICAN GRILL numéro national : 19 4 525 530 aux classes 39 et 41 ;

' Juger que l'action introduite par la société NACHOS MEXICAN GRILL a conduit à faire abusivement pression sur la société MFB, membre du réseau « NACHITOS », à rompre par anticipation son appartenance au réseau « NACHITOS » sous le fallacieux motif que la marque «NACHITOS » serait contrefaisante de la marque « NACHOS » ;

' Juger que, ce faisant, la société NACHOS MEXICAN GRILL a fait perdre à la société NACHITOS GROUPE les redevances qu'elle aurait continué de percevoir si la société MFB n'avait pas renoncer à demeurer dans le réseau « NACHITOS » ;

' Juger en outre que cette allégation de la société NACHOS MEXICAN GRILL a privé la société NACHITOS GROUPE depuis trois ans ' soit depuis août 2020, date de l'opposition à l'enregistrement des marques « NACHITOS CHICKEN » et « NACHITOS » ' de toute possibilité de conclure un nouveau contrat de franchise avec un quelconque nouveau franchisé, ne pouvant invoquer une marque exempte de contestation ;

' Juger en outre encore que la société NACHITOS GROUPE a subi un préjudice moral venant s'ajouter à ses préjudices économiques ;

' Elever en conséquence le montant des dommages et intérêts retenus par le Tribunal et condamner la société NACHOS MEXICAN GRILL à payer à la société NACHITOS GROUPE la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour avoir retardé abusivement et sans aucun motif valable l'enregistrement de la marque « NACHITOS » n° 4647337 et de la marque « NACHITOS CHICKEN » n° 4647342 et avoir ainsi délibérément entravé le développement du réseau « NACHITOS » ;

En tout état de cause,

' Condamner la société NACHOS MEXICAN GRILL à payer à la société NACHITOS GROUPE la somme de 40 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamner la société NACHOS MEXICAN GRILL aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit et conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Les sociétés PETITE FLECHE, SAVEURS PARTAGEES et SINAM n'ont pas constitué avocat devant la Cour.

MOTIFS DE LA DECISION:

A titre liminaire, la Cour constate que les dispositions selon lesquelles le premier juge a:

- déclaré irrecevable et rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société NACHITOS GROUPE,

- dit recevable l'action en nullité de la société NACHITOS GROUPE à l'encontre de la marque « NACHOS »

ne font l'objet d'aucune critique.

Ne fait pas l'objet non plus de critique la disposition selon laquelle le premier juge a 'dit que les marques "NACHITOS CHICKEN", et "NACHITOS", déposées le 13 mai 2020, enregistrées en classe 43 sous les numéros 20 4 647 342 (BOPI 2023 vol I) et 20 4 647 337,(BOPI 20/23 vol I) ne contrefont pas la marque "NACHOS" en classe 35" , puisque en effet, page 43 de ses conclusions, la société NACHOS MEXICAN GRILL écrit qu'elle 'se réserve expressément les droits d'engager ultérieurement des actions en nullité à l'encontre de ces marques si par extraordinaire elles ne devaient pas être intégralement rejetées par l'INPI dans le cadre des procédures d'opposition'.

Sur la validité de la marque NACHOS:

Le premier juge a annulé la marque NACHOS pour absence de distinctivité tandis que la société NACHOS MEXICAN GRILL plaide pour la complexité de sa marque.

Selon les dispositions de l'article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au litige, le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits et services désignés.

Sont dépourvus de caractère distinctif:

a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service,

b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de services.

Le caractère distinctif peut être acquis par l'usage.

La marque NACHOS n°19 4525530 est constituée du signe NACHOS rédigé en lettres rouges.

Sur le O du signe NACHOS figure ce qui ressemble à un accent de couleur verte et qui après examen attentif est un piment de couleur verte.

Disposé à l'horizontale, il évoque le tilde de la langue espagnole.

Pour que le piment soit réellement distingué comme étant un piment, il est indispensable que la marque soit reproduite en caractères de grande taille; à défaut, le piment apparaît simplement comme un tilde.

Le nachos est un mets d'origine mexicaine à base de farine de maïs qui ressemble à une chips et qui se trempe dans une sauce ou se recouvre de fromage.

La société NACHOS MEXICAN GRILL peut difficilement contester cette signification au mot 'Nachos' dans la mesure où les intimées démontrent par de nombreuses pièces que les restaurants exploitant sous l'enseigne NACHOS proposent à leurs clients de nombreuses variétés ou accomodations de 'nachos', dans le cadre des fast-food de cuisine dite 'tex-mex', qui est leur spécialité.

Le caractère distinctif d'une marque s'apprécie à la date de son dépôt, par rapport à chacun des produits et services visés par l'enregistrement, et par rapport à la perception qu'en a le public auquel la marque est destinée.

La marque NACHOS a été enregistrée en 2019 sous les classes 35,39, 41 et 43 soit:

classe 35: gestion commerciale de restaurants, services de marketing dans le domaine des restaurants, services d'aide à la gestion d'affaires pour l'établissement et l'exploitation de restaurants, services de commande en ligne pour le domaine de la vente à emporter et de la livraison de produits de restauration; administration de programmes de fidélisation d'une clientèle pour la promotion de services de restaurants et de services de vente au détail de tiers; prestations de conseils aux entreprises en rapport avec le franchisage de restaurants; aide à la direction des affaires en matière de franchisage de restaurants; services de de conseils pour la direction des affaires en matière de franchisage de restaurants; prestations de conseil en matière d'exploitation de franchises de restaurants; prestations de conseils commerciaux en rapport avec l'établissement et l'exploitation de franchises de restaurants; assistance en gestion d'entreprise et commercialisation de produits dans le cadre de franchise de restaurants; fourniture d'assistance dans le domaine de la gestion d'affaires dans le cadre d'un contrat de franchise de restaurants; services d'assistance en matière de commercialisation de produits dans le cadre de contrats de franchise de restaurants;

classe 39: services de livraison de repas par des restaurants

classe 41: cours de cuisine

classe 43: services de restaurants; services de restauration; services de bars, hôtels, restaurants et cafés-restaurants; services d'établissements de restauration rapide et de restaurants en service continu; restaurants libre-service; location d'équipement pour la restauration; conseils en matière de recettes culinaires; fourniture de repas pour la consommation immédiate; préparation et mise à disposition d'aliments et de boisson; services d'aliments et de boissons dans des établissements de vente au détail et à emporter; services de traiteurs; services de restauration pour la fourniture et de cuisine mexicaine et espagnole; services de restauration avec possibilité de livraison à domicile; services de snack-bar.

Le public concerné est pour les classes 35 et 41 le milieu des professionnels de la restauration et de la franchise et pour les classes 39, 41 et 43, celui de la clientèle des fast-food.

S'agissant de la clientèle des fast-food, le public pertinent savait en 2019 ce qu'était un nachos, l'offre de cuisine tex-mex étant déjà développée sur le territoire français depuis une vingtaine d'années, sous forme de cuisine traditionnelle puis de fast-food.

Dès lors, cette clientèle s'attend à pouvoir commander des nachos dans tout restaurant de cuisine tex-mex.

Il s'en déduit qu'à la date du dépôt, le terme Nachos constituait la désignation nécessaire et générique d'une catégorie de chips d'origine mexicaine devant rester à la libre disposition des acteurs de l'activité économique concernée désireux de l'introduire dans la carte de leurs produits de restauration.

Ensuite, la présence du petit piment vert sous forme de tilde au dessus du haut est insuffisante à transformer le signe 'nachos' en marque complexe: d'une part, le piment est dans un certain nombre de cas difficilement discernable en tant que piment et paraît être un simple tilde, d'autre part, il est peu probable que le public visé sache qu'en espagnol seule la lettre N est susceptible d'être surmontée par un tilde.

Il en résulte que la marque NACHOS litigieuse apparaît pour les clients des restaurants et des livraisons de repas à domicile comme le simple signifiant du signifié 'nachos' et qu'ainsi, elle n'est pas distinctive.

La société NACHOS MEXICAN GRILL plaide toutefois avoir acquis un usage distinctif de sa marque depuis le dépôt de sa marque.

La Cour statue en juin 2024.

La marque NACHOS n'a été déposée qu'en 2019.

Auparavant, la société NACHOS MEXICAIN GRILL exploitait trois restaurants sous l'enseigne NACHOS MEXICAN GRILL, marque différente du simple signe NACHOS.

Ainsi, dans l'enseigne NACHOS MEXICAN GRILL, le piment vert apparaît distinctement comme un piment, et est positionné de façon verticale en remplaçant le 'C' du mot NACHOS.

Il n'y a donc pas de suite nécessaire, dans l'esprit du public, entre les deux marques.

Ensuite, les restaurants exploitant l'enseigne NACHOS se sont ouverts au rythme de six en 2019, onze en 2020, deux en 2021, cinq en 2022, et quatre en 2023, chiffres très insuffisants pour asseoir un usage distinctif de la marque auprès du grand public, alors même que les statistiques qu'elle-même fournit ne la placent qu'au rang de 87 ème pour le nombre de repas fournis par marque de fast-food, et après d'autres enseignes de fast-food tex-mex.

Enfin, la notoriété de la marque auprès des professionnels de la franchise, pour des raisons tenant à son dynamisme commercial et à sa rentabilité, est sans incidence sur sa notoriété auprès des clients des restaurants et de la vente à domicile, les deux marchés étant segmentés et les critères de notoriété pris en considération par l'un et l'autre fondamentalement différents.

Il s'en déduit que le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la marque NACHOS pour la classe 43 et qu'il y sera ajoutée la nullité pour la classe 39, soit la livraison de repas à domicile, l'absence de distinctivité étant identique pour les deux classes, qui visent le même public.

En revanche, il n'y a pas lieu à annulation pour les classes 35 et 41, qui visent un public de professionnels et des activités pour lesquelles le signifiant 'nachos' est sans incidence.

Sur la demande de nullité de la marque NACHITOS CHICKEN n°15 4156261 et de nullité du nom de domaine nachitoschicken.com:

La demande de nullité de la marque NACHITOS CHICKEN vise aux mêmes fins que la demande de déchéance de la marque présentée devant le premier juge.

Elle est donc recevable.

La société NACHOS MEXICAN GRILL considère que la marque NACHITOS CHICKEN porte atteinte à sa marque antérieure NACHOS MEXICAIN GRILL n°13 4017673.

La marque NACHITOS CHICKEN a été déposée en clase 29, 30 et 43.

Classe 29: viande, poisson, volaille; gibier; extraits de viande; fruits conservés; fruits congelés; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; oeufs; lait; produits laitiers; huiles et graisses comestibles; graisse alimentaire; beurre; fromages; boissons lactées où le lait prédomine;

Classe 30: café; thé; cacao; sucre; riz, tapioca, farine; préparations faites de céréales; pain; patisserie; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop de mélasse; levure; poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces ( condiments); épices; glace à rafraichir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacaco; boissons à base de café et boissons à base de thé.

La marque NACHITOS CHICKEN est une marque complexe:

sur la ligne d'écriture figure: -chicken- au dessus du mot chicken figure: 'nachitos' en lettres minuscules stylisées, la boucle du h formant une bannière;

entourant par la droite les mots chicken et nachitos figure le dessin d'un coq.

Elle est visuellement très différente de la marque NACHOS, comporte un mot de plus, et s'agissant, pour la marque NACHOS, d'une marque destinée à être reconnue par des professionnels de la gestion commerciale (classe 35) ou de la cuisine (classe 41), soit un public qui n'est pas la clientèle de la marque NACHITOS CHICKEN, aucune contrefaçon ou parasitisme ne peuvent être utilement plaidés.

S'agissant de la marque NACHOS MEXICAN GRILL, celle-ci est une marque complexe, se présentant sous forme d'une fraction:

- au dessus le signe NACHOS, dont le C est très clairement stylisé en un piment

- une barre de séparation

- en dessous le terme MEXICAN GRILL.

Elle est enregistrée en classe 35, 39, 41 et 43.

Les deux marques NACHITOS CHICKEN et NACHOS MEXICAN GRILL ont des typographies distinctes et sont visuellement très différentes.

Elles sont toutes deux des marques complexes.

Leurs seconds signes sont différents et de significations différentes.

L'une comporte un troisième signe.

La seule présence en début de marque d'un mot de sonorité proche est insuffisante pour engendrer un risque de confusion, compte tenu de l'absence de distinctivité de ce mot au regard du public pertinent.

La marque NACHITOS CHICKEN, qui ne peut être confondue avec la marque NACHOS MEXICAN GRILL, ne porte pas atteinte aux intérêts de cette dernière.

La demande de nullité de la marque NACHITOS CHICKEN est rejetée.

Pour les mêmes motifs, est rejetée la demande de nullité du nom de domaine nachitoschicken.com.

Sur les actes de concurrence déloyale reprochés aux sociétés AI, NACHITOS GROUPE et à leurs franchisés:

Le simple fait que les sonorités des premiers signes respectifs des deux marques soient proches et que toutes deux proposent de la restauration rapide d'inspiration mexicaine est très insuffisant à établir le grief de contrefaçon.

Au demeurant, les motifs retenus pour rejeter la demande d'annulation de la marque NACHITOS CHICKEN conduisent à rejeter le grief tiré de la contrefaçon.

La marque NACHOS MEXICAN GRILL reproche aux sociétés exploitant la marque NACHITOS CHICKEN de dénommer leur enseigne ou leur marque sous le seul vocable de NACHITOS dans leur communication.

Elle fait valoir qu'au delà même de la similarité des phonétiques, le terme NACHITOS aurait pour signification 'petit nachos' et qu'ainsi, le risque de confusion serait patent, l'usage de ce terme s'avérant en outre déloyal pour une restauration de même nature que celle qu'elle propose à sa clientèle, soit des fast-foods inspirés de la cuisine mexicaine.

Cependant, la marque NACHOS MEXICAIN GRILL n'est distinctive que dans l'association des trois mots NACHOS MEXICAN GRILL et dans la présentation visuelle figurant sa marque.

Elle ne peut entendre restreindre l'usage du mot non distinctif nachos et de ses dérivés pour les représentations de la cuisine mexicaine.

Ensuite, pour appuyer son grief de parasitisme, la société NACHOS MEXICAN GRIEF fait valoir la similarité des sons, la similarité des produits proposés à la vente et la similarité des présentations.

La Cour relève toutefois qu'en matière de fast-food, les produits proposés ainsi que leurs présentations sont toujours similaires par nature de cuisine (hamburgers, salades, pizzas ...), ne seraient-ce qu'en raison des contraintes opérées par les emballages dans lesquels les préparations sont mises à disposition des clients.

Au surplus, la spécialité de la marque NACHOS MEXICAN GRILL, soit le manger sain avec fruits et légumes livrés chaque jour, n'est pas mise en exergue par la marque NACHITOS CHICKEN, qui se présente sur ses dépliants comme la spécialiste du poulet frit à la mexicaine, photographies de nombreux produits frits et panés à l'appui, et précise pour sa part, proposer de la viande hallal, ce qui n'est pas le cas de la première.

Le grief de parasitisme n'est pas fondé, la société NACHITOS CHICKEN ne se plaçant pas dans le sillage de la société NACHOS MEXICAN GRILL mais proposant au contraire des produits ne concordant pas avec le caractère sain revendiqué par la société NACHOS MEXICAN GRILL, outre une spécialisation hallal qui lui est propre.

Il convient donc de rejeter les demandes de la société NACHOS MEXICAN GRILL, comprenant celle, accessoire, visant à interdire l'usage aux intimés du terme NACHITOS.

Sur les prétentions indemnitaires de la société NACHITOS GROUPE:

La société NACHITOS GROUPE soutient que l'action introduite par la société NACHOS MEXICAN GRILL l'a conduite, en l'attente des décisions des juridictions, à devoir arrêter le développement de son réseau de franchises.

Elle soutient aussi que cette action a conduit l'un de ses franchisés, la société MFB, à sortir de son réseau.

La Cour ne dispose d'aucune preuve tangible des raisons ayant conduit la société MFB à sortir du réseau NACHITOS GROUPE.

Ensuite, la société NACHITOS GROUPE a pour objet le développement d'un réseau de franchise, lequel était en croissance lente à la date de délivrance de l'assignation (six établissements ouverts entre 2015 et 2020).

La contestation de sa marque a été un obstacle incontestable à son développement.

La société NACHOS MEXICAN GRILL est condamnée à lui payer la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts.

En revanche, la demande d'indemnisation du préjudice moral est rejetée à défaut de démonstration de l'intention de nuire de la société NACHOS MEXICAN GRILL lorsqu'elle a introduit son action.

Sur les frais irrépétibles et les dépens:

La société NACHOS MEXICAN GRILL, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et paiera à la société NACHITOS GROUPE la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la marque NACHOS pour la classe 39 et condamné la société NACHOS MEXICAN GRILL à payer à la société NACHITOS GROUPE la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts.

Statuant à nouveau:

Prononce l'annulation de la marque NACHOS n°19 4525530 pour la classe 39.

Condamne la société NACHOS MEXICAN GRILL à payer à la société NACHITOS GROUPE la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts.

Confirme pour le solde le jugement déféré.

Condamne la société NACHOS MEXICAN GRILL aux dépens d'appel.

Condamne la société NACHOS MEXICAN GRILL à payer à la société NACHITOS GROUPE la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.