CA Lyon, 1re ch. civ. A, 17 avril 2025, n° 21/06213

La société Automator Marking Systems (la société Automator) vient aux droits de la société Automator Marking Systems SLR, précédemment dénommée Automator International. Elle exerce une activité de fabrication et de négoce de machines industrielles de marquage, pour laquelle elle est titulaire, entre autres marques :

- de la marque internationale semi-figurative 'Automator' n°576376 déposée le 23 septembre 1991 en classes 7, 8 et 16,

- de la marque communautaire semi-figurative 'Automator' n°453811 déposée le 10 janvier 1997 en classe 38.

Elle est également propriétaire des noms de domaine 'automator.com' et 'automator.fr'.

La société MB Métal vient aux droits de la société Automator SA, anciennement dénommée Mermet et Wirthner. Elle commercialise des machines industrielles de marquage. Elle est notamment titulaire:

- de la marque verbale française 'Automator' déposée le 4 juin 1991 sous le n°1670265 pour valoir renouvellement d'un dépôt antérieur en date du 15 janvier 1982, afin de désigner les produits suivants en classes 7, 8, 9 et 16 : ' Machine à marquer, à numéroter, à imprimer par frappe ; machine à marquer, à numéroter, à imprimer à chaud ; presse à riveter, à sertir, à estamper et à poinçonner machine et presse à marquer ; machine à composter automatique ; machine à graduer. Verniers gradués, matrice de graduation ; poinçon ou frappe à main, poinçon de marquage ; molette à graver, à graduer, à chiffrer ; outil à main pour marquer, numéroter ou imprimer. Caractères (chiffres et lettres) pour marquer, numéroter et chiffrer ; porte-caractères ; composteur'.

- de la marque verbale française 'Automator' déposée le 19 juin 1987 sous le n°1415041 pour valoir renouvellement d'un dépôt antérieur en date du 19 janvier 1978, afin de désigner les produits suivants en classe 16 : 'Caractères pour le marquage des métaux et porte-caractères'.

Ces deux sociétés ont entretenu par le passé des relations d'affaires. Ensuite de la rupture de ces relations, la société Automator a entrepris d'attaquer en déchéance les différentes marques 'Automator' déposées par la société MB Métal en différents pays du monde.

La société MB Métal a entrepris à l'inverse de faire opposition le 06 mars 2015 au dépôt par la société Automator de la marque semi-figurative de l'Union européenne 'Automator' n° 013387797, en arguant de l'antériorité de sa marque française n° 1670265.

Par lettre d'avocat du 14 avril 2015, la société Automator a informé la société MB Métal de son intention d'agir en déchéance de ses marques françaises n°1670265 et n°1415041 'Automator' pour absence d'usage sérieux.

Par assignation signifiée le 10 juin 2016, la société Automator a fait citer la société MB Métal devant le tribunal de grande instance de Lyon, afin d'obtenir qu'elle soit déchue des marques françaises précitées, à compter des 29 novembre 1996 et 04 décembre 1992.

Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :

- débouté la société Automator de sa demande en déchéance des droits de la société MB Métal sur la marque française 'Automator' n° 1670265 pour l'ensemble des produits en classes 7,8, 9 et 16 visés au dépôt de cette marque à compter du 29 novembre 1996 ;

- débouté la société Automator de sa demande en déchéance des droits de la société MB Métal sur la marque française 'Automator' n° 1415041 pour l'ensemble des produits en classe 16 visés au dépôt de cette marque à compter du 04 décembre 1992 ;

- condamné la société Automator à verser à la société MB Métal la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Automator aux dépens ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La société Automator a relevé appel de cette décision selon déclaration enregistrée le 26 juillet 2021.

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Aux termes de ses conclusions déposées le 02 décembre 2022, l'appelante demande à la cour, au visa de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, de :

- infirmer le jugement du 15 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau :

- prononcer la déchéance des droits de la société MB Métal sur la marque française 'Automator' n°1670265, pour l'ensemble des produits en classes 7, 8, 9 et 16 visés au dépôt de cette marque, à compter du 5 mars 2015,

- prononcer la déchéance des droits de la société MB Métal sur la marque française 'Automator' n°1415041, pour l'ensemble des produits en classe 16 visés au dépôt de cette marque, à compter du 5 mars 2015,

à titre subsidiaire :

- prononcer la déchéance des droits de la société MB Métal sur la marque française 'Automator' n°1670265, pour l'ensemble des produits en classes 7, 8, 9 et 16 visés au dépôt de cette marque, à compter du 10 juin 2016,

- prononcer la déchéance des droits de la société MB Métal sur la marque française 'Automator' n°1415041, pour l'ensemble des produits en classe 16 visés au dépôt de cette marque, à compter du 10 juin 2016,

en tout état de cause :

- ordonner la transmission de la décision à intervenir au registre national des marques à l'Inpi et dire que la transcription dudit arrêt pourra être effectuée sur présentation d'une copie exécutoire,

- débouter la société MB Métal de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société MB Métal à lui verser la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

- condamner la société MB Métal aux entiers dépens.

La société Automator fait valoir qu'elle justifie d'un intérêt à agir en déchéance des marques litigieuses, au regard de l'entrave que ces marques constituent à l'exploitation de son activité économique. Elle estime que cet intérêt se trouve renforcé par le fait que sa marque de l'Union européenne n°013398797 se trouve frappée d'opposition sur la base de l'une des marques litigieuses.

Elle conteste que son intérêt à agir en déchéance des marques adverses soit né le 14 avril 2015 ou que cette date doive constituer le point de départ de la computation rétroactive du délai de 5 ans prévu par l'article L. 714-5 du code de commerce, en soutenant que l'introduction d'une opposition à l'enregistrement de sa marque de l'Union européenne le 06 mars 2015 caractérise au contraire l'existence d'un intérêt à agir en déchéance pour la période quinquennale immédiatement antérieure.

Concluant sur le fond, elle considère que la société MB Métal n'apporte aucune preuve d'un usage sérieux des marques litigieuses sur la période de référence, comprise entre le 05 mars 2010 et 05 mars 2015.

Elle rappelle à cet égard qu'elle a diligenté en février 2015 une enquête d'usage confiée à un organisme réputé, dont il est résulté que les marques litigieuses n'étaient pas exploitées sur le territoire français et n'apparaissaient pas sur les moteurs de recherche internet, non plus que sur le site internet de la société MB Métal.

Critiquant en premier lieu l'offre de preuve reposant sur un catalogue et un prospectus, elle fait valoir que le catalogue produit par l'intimée n'est pas daté et semble remonter à l'année 1990, en tout cas à une période antérieure à 2007, voire à 2002, compte tenu de la mention de l'ancien siège social de l'intimée et d'une référence faite à une société dissoute le 1er octobre 2002.

Elle conteste que l'étiquette de changement d'adresse produite par la société MB Métal, rédigée en langue anglaise, puisse constituer une preuve sérieuse d'un usage des marques litigieuses sur le territoire français passé 2007.

Elle avance également que les quelques photographies de machines frappées du sigle 'Automator' sont d'une qualité médiocre faisant de douter de leur authenticité et qu'elles se trouvent accompagnées de références fournisseurs désignant d'autres sociétés que MB Métal, au regard desquelles il y a lieu de retenir que le signe 'Automator' renvoie non point aux marques litigieuses, mais aux marques du même nom employées par lesdits fournisseurs.

Elle considère de la même façon qu'aucun élément ne permet de considérer que le prospectus versé aux débats a été employé durant la période de référence, alors qu'il fait mention d'une adresse courriel différente de celle figurant sur les factures émises par la société MB Métal entre 2011 et 2015.

Elle ajoute que le numéro de téléphone et la dénomination sociale figurant sur le prospectus sont différents de ceux empoyés par la société MB Métal et retient partant que l'authenticité de cette pièce n'est pas avérée.

Elle conteste encore que les factures d'impression, rédigées en langue allemande à destination d'une société allemande distincte de l'intimée, puissent valoir preuve de la date de diffusion de ces catalogue et prospectus.

Elle conteste de même le caractère probant de l'attestation de l'imprimeur, en l'absence d'établissement sur papier à en-tête et d'annexion de la carte d'identité de son auteur allégué.

Critiquant en second lieu l'offre de preuve tirée des sites internet de MB Métal, elle fait valoir que le site 'automator.eu' n'est actif que depuis août 2015 après avoir été modifié en juillet 2015. Elle rappelle également que l'enquête d'usage diligentée en février 2015 n'a pas conduit à l'identification de ce site. Elle en déduit que le signe 'Automator' a été inséré sur ce site pour les besoins de la cause, ensuite du courrier du 14 avril 2015 par lequel l'intimée a été informée de l'introduction imminente d'une action en déchéance. Elle considère également que cette insertion ne suffit à constituer la preuve d'une reprise d'un usage sérieux des marques litigieuses postérieurement à la période de référence, alors que le site renvoie à une adresse courriel obsolète et que le signe 'Automator' n'y figure qu'à titre de dénomination sociale.

Elle relève enfin que le site n'a pas évolué en près de 10 ans, ce dont elle déduit qu'il ne reflète aucune exploitation sérieuse des marques litigieuses.

Elle ajoute que l'enquête d'usage a permis d'établir l'absence d'emploi du signe 'Automator' sur le site 'mbmetal.com' au mois de février 2015.

Critiquant en troisième lieu l'offre de preuve reposant sur les bons de commande, elle indique qu'il convient d'écarter ceux qui ont été émis moins de trois mois avant l'introduction de l'instance. Elle relève également que ces bons ne mentionnent pas l'adresse des clients ni le lieu de livraison, ce dont elle déduit qu'ils ne peuvent constituer la preuve d'un usage sérieux sur le territoire français.

Elle estime d'autre part que ces bons de commande sont entachés de nombreuses anomalies et incohérences permettant de douter de leur authenticité et des territoires concernés.

Critiquant en quatrième lieu l'offre de preuve reposant sur des factures, elle fait observer que les factures datées de 2014 ne représentent le signe 'Automator' qu'en en-tête et qu'aucune ne fait mention du pays de livraison des produits ou l'adresse du client.

Elle relève en outre que ces factures font figurer le nom, accolé à celui de la société MB Metal, d'une entreprise de levage et de manutention industriels ne présentant aucun lien avec les machines de marquage et qu'elles sont entachées d'anomalies faisant douter de leur authenticité.

La société Automator constate également que les factures 2011, 2012, 2013, 2015 et 2016 diffèrent dans leur présentation des factures 2014 et qu'aucune ne précise le pays de livraison ou l'adresse du client. Elles observe que les taux de TVA indiqués sur ces factures ne correspondent pas toujours à ceux en vigueur à leurs dates d'émission, ce qui fait douter de leur authenticité.

Elle soutient de manière plus générale que la présence d'une marque sur une facture ne permet pas de considérer que cette marque a été apposée sur les produits désignés à son dépôt et retenir un usage sérieux pour les produits en cause.

Concluant en cinquième lieu sur l'offre de preuve tirée des attestations de l'expert comptable de l'intimée, la société Automator fait valoir qu'elles ne mentionnent pas le même nombre de factures que celles versées aux débats et ne sont pas suffisamment étayées pour constituer la preuve recherchée.

La société Automator soutient de façon générale que les signes 'Automator' dont l'usage est rapporté ne sont pas ceux des marques de l'intimée, mais ceux des marques de ses fournisseurs étrangers.

Elle considère en tout état de cause que les éléments rapportés ne suffisent à établir un usage sérieux des marques litigieuses, lequel doit s'entendre d'un usage propre à créer ou maintenir des débouchés commerciaux, à l'exclusion de tout usage ayant pour seul objet de maintenir les droits conférés par la marque.

Or, elle relève que le chiffre d'affaires de l'intimée, en lien avec la vente de machines de marquage, est dérisoire par rapport à celui des autres opérateurs du marché, ce dont elle déduit que l'usage que celle-ci fait des marques litigieuses ne peut être regardé comme sérieux et qu'il a pour seul objet de maintenir les droits correspondants.

***

Par conclusions déposées le 25 novembre 2022, la société MB Métal demande à la cour, au visa de l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, de :

- confirmer le jugement du 15 décembre 2020 dans toutes ses dispositions,

- débouter la société Automator de toutes ses demandes,

- la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,

- la condamner aux entiers dépens

La société MB Métal soutient en premier lieu que la date de l'opposition formée le 06 mars 2015 à l'encontre de la demande d'enregistrement de la marque de l'Union européenne 'Automator' n° 013387797 ne peut servir de point de départ pour computer le délai de 5 ans prévu à l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle.

Elle avance au contraire que la période à prendre en compte est celle qui précède la demande en déchéance, savoir en l'espèce la période comprise entre le 10 juin 2011 et le 10 juin 2016.

Elle affirme en toutes hypothèses faire la démonstration d'un usage sérieux et continu des marques litigieuses sur l'ensemble de la période 2010 à 2016.

Elle rappelle à cet égard que l'usage sérieux d'une marque, propre à faire obstacle à l'action en déchéance, s'entend de l'usage qui n'est pas effectué à titre symbolique aux seules fins du maintien des droits conférés par l'enregistrement, mais de manière conforme à la fonction essentielle de la marque, qui est de permettre au consommateur ou à l'utilisateur final de distinguer l'origine du produit ou du service.

Elle ajoute que l'usage sérieux d'une marque ne dépend point en conséquence du volume d'affaires, mais de la nature et des motifs de son emploi.

Elle explique réaliser l'essentiel de son chiffre d'affaires par l'exploitation de ses marques 'Automator', notamment à destination du marché français, en précisant cependant que le caractère particulier des machines de marquage les destine au marché professionnel, ce qui explique la modestie relative du volume d'affaires correspondant.

La société MB Métal discute en second lieu la portée de l'enquête d'usage produite par l'appelante, en faisant valoir que cette enquête se limite au domaine internet et qu'elle fait ressortir que le signe 'Automator' lui est associé, par des sites internet destinés aux professionnels des machines outils.

Elle se prévaut en troisième lieu d'une preuve d'usage constitué par un catalogue, dont elle indique qu'il a été imprimé en 2012 à 500 exemplaires, l'imprimeur attestant que le catalogue imprimé est celui versé aux débats.

Elle précise que si l'adresse figurant sur le catalogue est celle de son ancien établissement, quitté en 2007, ceci s'explique par le fait que ce catalogue constitue la réimpression d'un catalogue antérieur. Elle indique avoir fait imprimer des étiquettes adhésives mentionnant sa nouvelle adresse, destinées à être apposées sur les différents exemplaires de ce catalogue.

La société MB Métal se prévaut en quatrième lieu d'une preuve d'usage constituée par un prospectus, imprimé en 500 exemplaires en 2014. Elle fait observer que l'adresse figurant sur ce prospectus est bien celle de son nouveau siège et qu'il ne saurait être tiré aucune conséquence de l'inexactitude affectant l'un des chiffres composant le numéro de téléphone, celle-ci résultant d'une erreur purement matérielle, ainsi qu'en atteste l'imprimeur.

Elle relève que le prospectus, à l'instar du catalogue, se trouve rédigé en langue française et intéresse nécessairement le marché français.

La société MB Métal se prévaut en cinquième lieu d'une preuve d'usage constitué par le site internet 'automator.eu', enregistré le 30 décembre 2005. Elle estime qu'il importe peu que ce site n'ait pas connu de transformation majeure depuis sa création, dès lors qu'il fait figurer sa marque en l'associant aux produits qu'elle commercialise.

La société MB Métal se prévaut en sixième lieu d'une preuve d'usage constituée par un ensemble de bons de commande émanant de clients et portant sur des produits identifiés non seulement par leur référence, mais par l'emploi de la marque Automator. Elle précise avoir effacé les noms des clients et les adresses de livraison pour respecter le secret des affaires.

L'intimée se prévaut en septième lieu d'un ensemble de factures émises entre 2011 et 2016 faisant figurer sa marque. Elle précise que les taux erronés de TVA figurant sur certaines factures découlent de ce que ces pièces ont été rééditées à partir du logiciel comptable de l'entreprise, lequel fait systématiquement apparaître le dernier taux de TVA appliqué au client destinataire.

Elle précise une nouvelle fois avoir effacé les noms des clients et les adresses de livraison pour respecter le secret des affaires, en faisant observer que son expert-comptable atteste en tout état de cause de ce que ces factures étaient à destination de clients français.

S'agissant des factures dupliquées correspondant à l'année 2014, la société MB Métal explique qu'elles ont été rééditées à partir d'un fond d'impression différent de celui des factures des années 2011 à 2015, raison pour laquelle elles apparaissaient différentes dans leur aspect et faisaient figurer le nom 'Manulev' correspondant à une sociétés rachetée par ses soins.

Elle estime que le moyen adverse, tiré de ce que des factures portant sur des engins ne portant pas eux-même la marque querellée ne peuvent valoir usage sérieux de cette marque, est inopérant, dès lors qu'il résulte en l'espèce du catalogue que les machines outils commercialisées par ses soins portent la marque 'Automator'.

Se référant à ses observations liminaires, la société MB Métal conteste en huitième lieu que la faiblesse de son chiffre d'affaires, en comparaison à celui d'autres sociétés prétendument concurrentes, puisse refléter une absence d'usage sérieux, en indiquant au surplus que les sociétés mentionnées n'interviennent pas sur le même marché que le sien, à tout le moins pas exclusivement.

Elle soutient en dernier lieu que que le signe 'Automator' figure bien sur ses factures, non point en tant que dénomination sociale mais en tant que marque, pour identifier les machines outils ou les pièces détachées elles-mêmes.

Elle ajoute que le fait, pour un distributeur, d'apposer sa marque sur des produits fabriqués par un autre opérateur, caractérise l'usage de la marque du distributeur et non celui de la marque du fabriquant.

Elle conteste pour finir avoir commercialisé des machines fabriquées par la société néerlandaise Automator BV ou par l'appelante, ainsi partant que l'allégation selon laquelle elle aurait commercialisé de telles machines sous les marques 'Automator' appartenant à ces entreprises concurrentes, plutôt que sous sa marque du même nom.

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Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 07 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 02 mai 2024, à laquelle elle a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. Le délibéré a été prorogé au 17 avril 2025.

MOTIFS

Sur la période temporelle à prendre en considération pour l'appréciation de l'existence d'un usage sérieux des marques litigieuses :

Vu l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-102 du 05 février 1994 ;

Aux termes du texte susvisé, ' Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Est assimilé à un tel usage :

a) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;

b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ;

c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation.

La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.

L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande.

La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.

La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu'.

Pour l'application de ces dispositions, la période à considérer s'entend des cinq années suivant la date de l'enregistrement de la marque lorsqu'il est soutenu que le titulaire de la marque ne l'a jamais exploitée.

Lorsqu'il est simplement soutenu que le titulaire de la marque a cessé de l'exploiter, la période à considérer s'entend des cinq années précédant la demande en déchéance, à moins que l'auteur de l'action ne soutienne que le dernier acte d'exploitation se situe en amont de cette période, auquel cas la période à considérer s'entendra des cinq années suivant le dernier acte d'exploitation prêté au titulaire.

L'auteur de l'action peut donc se prévaloir d'une absence d'exploitation sérieuse sur une autre période que celle des 5 ans précédant sa demande, à la condition d'indiquer précisément la date à laquelle il situe le dernier acte d'exploitation.

Il appartient alors au titulaire de la marque d'établir l'usage sérieux qu'il a fait de la marque au cours des 5 années ayant suivi la date attribuée par le demandeur au dernier acte d'exploitation, ou de démontrer à tout le moins avoir commencé ou repris l'exploitation de sa marque ensuite de l'expiration de cette période, sous réserve que cette reprise ne soit pas intervenue dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande.

Il s'ensuit que l'appelante peut valablement situer le dernier acte d'exploitation au 05 mars 2010, à effet de faire courir le délai de 5 ans du premier alinéa de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle au 05 mars 2015, soit la veille de l'opposition formée par la société au dépôt par la société Automator de la marque semi-figurative de l'Union européenne 'Automator' n° 013387797.

Sur le bien-fondé de la demande en déchéance :

Vu l'article 714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-102 du 05 février 1994 ;

L'usage sérieux visé au premier alinéa du texte susvisé s'entend d'un usage qui n'est pas effectué à titre symbolique, aux seules fins de maintenir les droits conférés par la marque, mais répond au contraire à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine d'un produit ou d'un service en lui permettant de distinguer, sans confusion possible le produit ou le service en cause de ceux d'une autre provenance.

L'enquête d'usage diligentée par la société Automator a permis d'identifier les marques litigieuses, composées du signe verbal 'Automator', associées au nom de la société MB Métal sur le site internet www.machine-outil.com, en dessous d'un lien renvoyant à ses fiches produits.

Ces fiches produits n'étant pas reproduites sur l'enquête d'usage, il n'est pas établi qu'elles renvoient aux produits protégés par les marques litigieuses pour le territoire français et l'association révélée sur le site www.machine-outil.com ne caractérise pas un usage de ces marques pour désigner les produits et services visés à leur dépôt.

L'enquête répertorie pour le surplus deux autres sites associant le signe 'Automator' à la société MB Métal. Le premier n'emporte pas association de ce signe à des produits et services de quelque nature que ce soit.

Le second associe le signe 'Automator' à une machine-outil d'occasion de marquage par frappe dont l'origine est attribuée à MB Métal.

La société MB Métal justifie par ailleurs détenir un site internet www.automator.eu créé en 2005, qui associe le signe 'Automator' à l'activité générique de 'marquage', sans la moindre référence à des produits précis et déterminés.

L'enquête d'usage témoigne enfin que le site www.mbmetal.com également détenu par l'intimée, ne fait pas figurer le signe 'Automator', constitutif des marques verbales litigieuses, sur sa page d'accueil.

La recherche effectuée par l'appelante sur le moteur de recherche Google n'a pas conduit à identifier d'association entre le signe 'Automator' et les machines de marquage fabriquées par la société MB Métal.

Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que l'usage fait par la société MB Métal des marques litigieuses sur internet est quasi-inexistant et qu'il ne s'opère jamais pour identifier des produits précis et déterminés.

La société MB Métal produit en revanche un catalogue de format A4 à six volets rédigé en langue française, associant le signe 'Automator' aux différents produits visés aux dépôt des marques litigieuses, savoir pour l'essentiel des machines-outils de marquage par frappe. Le signe 'Automator' apparaît de manière particulièrement remarquable en bas à gauche de chaque page du catalogue, associé aux machines et produits présentés, mais également, de manière peu discernable, sur certains de ces produits et machines.

L'intimée produit également une facture du 29 août 2012 émanant de la société d'imprimerie allemande Top Service, correspondant à l'impression de 500 catalogues 'Automator' en langue française, de format A2.

S'il est vrai que le catalogue versé aux débats n'est pas de format A2, la société MB Métal produit une attestation émanant de la société Top Service, prise en la personne de M. [B], aux termes de laquelle celui-ci indique que la facture du 29 août 2012 correspond bien à un catalogue à six volets dont il a joint en annexe la première page, qui est celle du catalogue versé aux débats.

L'auteur de l'attestation n'a pas joint sa carte d'identité, mais l'attestation et la copie de la première page du catalogue y annexée sont revêtues du tampon humide de la société Top Service, circonstance suffisant à établir la provenance de la pièce en question.

Le simple fait que l'adresse attribuée à la société MB Métal soit celle de son ancien siège, abandonné depuis 2007, ne permet aucunement de quereller l'attestation du responsable de la société Top Service, dès lors que la société MB Métal reconnaît bien volontiers qu'elle a simplement fait réimprimer un ancien catalogue par souci d'économie. Elle justifie au demeurant avoir fait imprimer des étiquettes adhésives faisant figurer sa nouvelle adresse, destinées à être apposées sur les catalogues.

Il importe peu enfin que la facture du 29 août 2012 ait été adressée à la société de droit allemand MB Metal GmbH, dès lors que celle-ci est une société soeur de la société de droit français MB Métal et que le catalogue imprimé leur est commun.

Il est suffisamment établi, en pareilles circonstances, que le catalogue versé aux débats, associant le signe 'Automator', constitutif des marques verbales litigieuses, aux produits visés aux dépôt de celles-ci, a bien été imprimé à 500 exemplaires en 2012 à destination pour l'essentiel du marché français, compte tenu de sa langue de rédaction.

La société Automator fait remarquer que les références de plusieurs machines-outils figurant sur la catalogue produit par la société MB Métal permettent d'en attribuer la fabrication à différents fournisseurs de l'intimée, au nombre desquelles elle appartient, ce dont elle déduit que l'emploi du signe 'Automator' ne renvoit pas à l'activité et aux produits de l'intimée, mais à ceux de ces différents fournisseurs, dont deux emploient également le signe 'Automator' à titre de marque.

Force est toutefois de constater que les références en question ne permettent point d'identifier le fabricant d'origine des produits représentés sur le catalogue, sauf à être un acteur très averti du marché de la fabrication de machines et produits de marquage par frappe.

La cour retient en conséquence que la démarche de la société MB Métal, consistant à faire figurer le signe constituant sa marque verbale de manière particulièrement remarquable sur un catalogue imprimé et diffusé par ses soins, à dessein d'identifier les produits dont elle opère la fabrication ou le négoce, ne renvoie point, dans l'esprit de celui qui consulte le catalogue, aux marques détenues par les fournisseurs non identifiés de l'intimée - fussent-elles du même nom - mais bien à la société MB Métal elle-même.

Cette démarche constitue partant une exploitation des marques litigieuses, pour désigner l'ensemble des produits visés à leurs dépôts.

La société MB Métal produit en second lieu un prospectus recto verso de format A4, rédigé en langue française et figurant une machine de marquage par frappe ainsi que divers accessoires, dont un ensemble de caractères. Ce prospectus fait figurer en tête de document et en très grand format le signe Automator. Il mentionne en seconde page et en fin de document, le nom de la société MB Métal, précédé du signe 'Automator', ainsi que ses coordonnées. Contrairement à ce que soutient l'appelante, ce prospectus fait figurer l'un des sites internet de la société MB Métal, savoir le site www.automator.eu précédemment évoqué. A la différence du catalogue, il fait également figurer l'adresse du nouveau siège de la société MB Métal, occupé durant la période de référence.

La société MB Métal produit une facture émise le 11 mars 2014 par la société Top Service pour l'impression de 500 prospectus et la société Top Service atteste, par le même document que celui précédemment discuté, de ce que cette facture correspond bien à l'impression du prospectus versé aux débats.

Le fait que le signe 'Automator' soit accolé à la raison sociale de l'intimée en fin de prospectus ne constitue pas une anomalie, de nombreux opérateurs économiques ayant pris l'habitude d'accoler le nom de leur marque à leur dénomination sociale.

En outre, le fait que le premier chiffre du numéro de téléphone attribué à la société MB Métal soit erroné ne permet nullement de douter de l'authenticité du prospectus produit, l'imprimeur ayant attesté avoir commis une erreur matérielle ayant donné lieu à une remise commerciale.

Il en va de même du fait que l'adresse courriel indiquée [Courriel 4] diffère de celle portée sur le site internet www.mbmetal.com de l'intimée ([Courriel 4]) et de celle portée sur les étiquettes apposées sur les catalogue ou les factures émises par l'intimée, la société intimée pouvant parfaitement faire usage de plusieurs adresses de manière concomitante.

La diffusion de 500 prospectus associant le signe 'Automator', constitutif des marques litigieuses, à la représentation d'une partie des produits visés à leurs dépôts s'analyse en une exploitation de des marques concernées.

La société MB Métal se prévaut en troisième lieu d'un ensemble de 61 bons de commande, déduction faite du bon transmis en double exemplaire, dont 58 lui ont été adressés de manière certaine par des clients, déduction faite de ceux qui ne mentionnement ni l'identité ni l'adresse du destinataire du bon, parmi lesquels 55 associent le signe 'Automator' aux produits désignés aux dépôt des marques litigieuses.

L'ensemble de ces 55 bons sont antérieurs à la période suspecte ayant débuté le 10 mars 2016 et le bon de commande du 11 février 2014, dont l'intimée affirme qu'il ferait référence à ses marques plutôt qu'à celles de l'appelante n'en fait pas partie.

Le fait que 8 bons de commande ne précisent pas l'adresse de la société MB Métal, que 3 l'indiquent par inscription manuscrite, que 5 accolent le signe 'Automator' à la dénomination sociale de l'appelante en sus des produits commandés, que 2 ne mentionnent pas l'indicatif téléphonique départemental et que l'un d'entre eux mentionne l'adresse courriel [Courriel 4] ne suffit aucunement à remettre en cause leur authenticité, de telles erreurs pouvant être communément commises par des clients.

La société MB Métal a effacé l'adresse et la dénomination sociale des clients concernés, en se prévalant du secret des affaires. Cette circonstance explique au demeurant que sa propre adresse ait été effacée par suite d'un zèle manifeste sur deux bons de commande.

Il apparaît toutefois que l'ensemble des 55 bons accolant le signe 'Automator' aux pièces commandées à la société MB Métal sont rédigés en langue française, circonstance permettant de présumer qu'ils ont été émis, pour l'essentiel, par des clients français, à destination du marché français.

Ces bons, émis pour la période comprise entre 2011 et 2015 constituent la démonstration de ce que les produits visés aux dépôts des marques verbales litigieuses sont identifiés par les clients français de l'appelante au signe constituant ces marques. Ils caractérisent un usage de celles-ci à destination du marché français pour les produits visés aux dépôts.

Sont également versées aux débats plusieurs dizaines de factures émises par la société MB Métal à destination de ses clients entre 2010 et 2016, dont la cour retranche 14 factures émises postérieurement au 10 mars 2016, soit dans la période suspecte.

Déduction faite des factures émises durant la période suspecte, ces documents témoignent de ce que les produits visés aux dépôts des marques litigieuses sont associés par l'intimée au signe 'Automator' constitutif de ses marques verbales.

L'affirmation de l'appelante, selon laquelle l'emploi des marques litigieuses sur différentes factures ne constituerait pas un usage sérieux de celles-ci en l'absence de démonstration de leur apposition sur les produits vendus se trouve dépourvue de portée, dès lors que le catalogue précédemment évoqué témoigne de ce que les marques litigieuses se trouvent effectivement apposées sur certains des produits commercialisés par la société MB Métal.

Force est en revanche de constater que la société MB Métal a effacé les noms et adresses des destinataires des factures, en se prévalant du secret des affaires. Cette circonstance n'est cependant pas de nature à empêcher de relier ces factures au marché français, non seulement par voie de présomption, ainsi qu'il a été fait antérieurement s'agissant des bons de commande, mais également en contemplation des attestations dressées par M. [I], expert-comptable de l'intimée.

Il ressort en effet de ces attestations que l'intéressé a pu identifier :

- 46 factures sur l'exercice 2011 destinées à des clients français et contenant le signe 'Automator', pour un chiffre d'affaires de 22.920,51 euros nets,

- 62 factures sur l'exercice 2012 destinées à des clients français et contenant le signe 'Automator', pour un chiffre d'affaires de 41.035,91 euros nets,

- 68 factures sur l'exercice 2013 destinées à des clients français et contenant le signe 'Automator', pour un chiffre d'affaires de 37.363,28 euros nets,

- un nombre non spécifié de factures sur l'exercice 2014 destinées à des clients français et contenant le signe 'Automator', pour un chiffre d'affaires de 86.319,75 euros nets,

- 71 factures sur l'exercice 2015 destinées à des clients français et contenant le signe 'Automator', pour un chiffre d'affaires de 50.383,69 euros nets,

- 32 factures sur l'exercice 2016 destinées à des clients français et contenant le signe 'Automator', pour un chiffre d'affaires de 20.200,12 euros nets, dont la cour retranche toutefois les 14 factures émises durant la période suspecte.

L'une de ces attestations précise également que le logiciel comptable de la société MB Métal ne permet de rééditer des factures que sous les libellés 'MB Metal - dept Manulev' ou 'MB Métal dept Automator'. Cette circonstance rend crédible l'explication de l'intimée selon laquelle la présence du libellé 'MB Métal dept Manulev' sur les factures 2014 résulte d'une erreur lors de leur réédition et cette présence ne permet point de douter de l'authenticité des factures en cause.

L'expert comptable attestant de la réalité des factures produites, la cour estime crédible l'explication donnée au fait que certaines factures rééditées au titre des années 2011 à 2013 fassent apparaître un taux de TVA de 20 %, pourtant applicable au 1er janvier 2014, tenant à ce que la réédition fait automatiquement figurer le dernier taux appliqué au client considéré. Il est significatif à cet égard que l'anomalie relevée par la société Automator cesse à compter de l'année 2014, pour laquelle le dernier taux appliqué aux clients facturés à compter du premier janvier 2014 est nécessairement de 20 %.

La cour retient enfin que la différence entre le nombre de factures évoquées par l'expert comptable pour les années 2011 et 2016, soit 46 et 71, et le nombre des factures produites pour les années en cause, soit 49 et 67, revêt un caractère mineur et non signifiant, pouvant s'expliquer par une erreur d'identification.

Les factures produites établissent que la société MB Métal a fait usage du signe 'Automator' constituant les marques verbales litigieuses pour désigner sur le marché français les produits visés à leur dépôt durant la période intéressant l'action en déchéance.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société MB Métal a fait, sur la période de référence précédemment définie, un usage des marques litigieuses conforme à leur objet principal, savoir l'identification des produits visés à leurs dépôts auprès des clients avérés ou potentiels du marché français. Si l'usage ainsi caractérisé demeure relativement modeste, il ne saurait être considéré comme déployé dans la seule intention de maintenir les droits conférés par les marques et s'analyse en un usage sérieux au sens de l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle.

La société Automator conteste ce caractère sérieux au regard de la faiblesse du chiffre d'affaires de la société MB Métal, intrinsèquement d'une part et comparé à celui réalisé par par certains opérateurs commercialisant des solutions de marquage d'autre part.

Si le chiffre d'affaires de 82.100 euros réalisé par la société MB Métal en 2015 paraît en effet particulièrement modeste, il ne peut être qualifié de dérisoire ou traduire une absence d'activité économique, au demeurant attestée par les factures et bons de commande.

Aucun élément ne permet par ailleurs d'affirmer que les sociétés évoquées par l'intimée dans sa pièce n° 60 réaliseraient les chiffres d'affaires annoncés sur les seuls marchés occupés par l'intimée, l'extrait partiel d'une page internet de l'une d'entre elles établissant qu'elle fabrique ou commercialise des machines de marquage par frappe étant radicalement insuffisant à cet égard.

La société Automator s'empare enfin de l'affirmation de la société MB Métal, selon laquelle les produits qu'elle commercialise s'entendent 'essentiellement des outils manuels destinés à de petites séries', correspondant aux produits de la classe 8, pour affirmer que l'intimée ne ferait pas d'usage sérieux de ses marques pour les produits de la classe 7. Cette affirmation se trouve combattue par le catalogue versé aux débats, révélant qu'elle commercialise également, sous les marques 'Automator' des machines à fonctionnement pneumatique.

La cour retient partant que la société MB Métal a fait un usage sérieux des marques litigieuses pour désigner les produits visés à leurs dépôts sur la période de référence comprise entre le 05 mars 2010 et le 05 mars 2015.

La preuve d'une exploitation postérieure à la date de déchéance discutée en première instance et antérieure aux trois mois ayant précédé la demande en justice étant rapportée, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes en déchéances formées devant le premier juge.

Y ajoutant, il y a lieu de débouter la société Automator des demandes de déchéance formées à hauteur de cour à effet au 05 mars 2015, subsidiairement à effet au 10 juin 2016.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;

La société Automator succombe en cause d'appel. Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens et de la condamner en sus à supporter les dépens de l'instance d'appel.

L'équité commande de la condamner par ailleurs à payer à la société MB Métal la somme de 10.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour. Elle commande également de rejeter sa propre demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,

- Confirme le jugement prononcé le 15 décembre 2020 entre les parties par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 16/08147 ;

Y ajoutant :

- Déboute la société Automator Marking Systems de l'ensemble des ses demandes formulées à hauteur de cour, en ce incluses les demandes tendant à ce que la société MB Métal soit déchue des droits attachées aux marques verbales françaises 'Automator' n°1670265 et n°1415041 à compter du 05 mars 2015, subsidiairement du 10 juin 2016 ;

- Condamne la société Automator Marking Systems aux dépens de l'instance d'appel ;

- Condamne la société Automator Marking Systems à payer à la société MB Métal la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.