CA Paris, Pôle 5 - ch. 2, 6 juin 2025, n° 23/00605
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 06 JUIN 2025
(n°71, 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 23/00605 - n° Portalis 35L7-V-B7H-CG4V3
Décision déférée à la Cour : décision du 19 septembre 2022 - Institut National de la Propriété Industrielle - Référence et numéro national : DC21-0084 / NG
REQUERANTE
Société NORDSEC LTD, société de droit britannique, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
ANGLETERRE
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 0018
Assistée de Me Julia DARCEL plaidant pour la SELAS OSBORNE - CLARKE, avocate au barreau de PARIS, toque P 117
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Mme [D] [L], Chargée de Mission
APPELEE EN CAUSE
S.A. NORDNET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 4]
Immatriculée au rcs de Lille Métropole sous le numéro 402 974 489
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD - SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J 125
Assistée de Me Clothilde DELBECQ plaidant pour le Cabinet MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société NORDSEC B.V., société de droit néerlandais, prise en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 6]
[Localité 1]
PAYS-BAS
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 0018
Assistée de Me Julia DARCEL plaidant pour la SELAS OSBORNE - CLARKE, avocate au barreau de PARIS, toque P 117
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Mme Brigitte CHOKRON, Magistrate Honoraire ayant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile
Le Ministère public a été avisé de la date d'audience
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le recours formé le 19 décembre 2022 par la société de droit britannique Nordsec Ltd contre une décision rendue le 19 septembre 2022 par le directeur général de l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) qui a dit la demande en déchéance DC21-0084 partiellement justifiée et déclaré la société Nordnet déchue de ses droits sur la marque n°95594760 à compter du 10 mai 2001 pour les produits et services suivants : « Composants électroniques ; appareils et instruments nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) ; appareils et instruments d'enseignement ; disques compacts, disques compacts interactifs, disques compacts à mémoire morte ; ordinateurs ; ordinateurs ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; appareils de télévision, radiophonie. Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie) ; articles pour reliures, papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureaux (à l'exception des meubles) ; matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, pochettes, feuilles d'emballage en matières plastiques ; cartes à jouer ; caractères d'imprimerie. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils et organisation dans la direction des affaires ; consultation pour la direction des affaires ; agences d'informations commerciales ; location de machines et d'appareils de bureau ; étude de marché ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; achat et location d'espaces publicitaires ; sondage d'opinion ; relations publiques ; recrutement de personnel ; promotion des ventes pour des tiers. Services de divertissement ; prêt de livres ; production de spectacles ; agences pour les artistes ; organisation d'événements sportifs et culturels. Imprimerie ; reportages photographiques » et rejeté la demande de répartition des frais.
Vu les conclusions remises au greffe par la société Nordsec Ltd le 17 mai 2023,
Vu la constitution et les conclusions d'intervention volontaire de la société Nordsec BV notifiées le 3 juillet 2023,
Vu les conclusions de la société Nordnet notifiées le 17 août 2023,
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI du 18 octobre 2023 reçue par le greffe le 20 octobre 2023,
Vu les « conclusions récapitulatives n°2 » notifiées par les sociétés Nordsec LTD et Nordsec BV le 17 janvier 2024,
Vu l'audience du 25 janvier 2024, le ministère public ayant été avisé de la date d'audience, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée, à la demande du conseil de la société Nordnet, à l'audience du 20 février 2025,
Vu les « conclusions d'appel n°2 » notifiées par la société Nordnet le 28 janvier 2025,
Vu l'audience du 20 février 2025, l'INPI entendu en ses observations, le ministère public ayant été avisé de la date d'audience,
SUR CE,
Aux termes de leurs dernières écritures, les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV demandent à la cour de :
- juger qu'elles sont recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
- rejeter la fin de non-recevoir de la société Nordnet tirée du défaut d'intérêt de la société « Nordnet Ltd » à agir en déchéance pour défaut d'usage sérieux ;
- rejeter la fin de non-recevoir de la société Nordnet tirée du défaut de rattachement des prétentions de la société Nordsec BV par un lien suffisant à celles des parties ;
- réformer la décision en date du 19 septembre 2022 (DC21-0084) prononcée par M. le Directeur général de l'INPI en ce qu'il a retenu un usage sérieux de la marque NORDNET n°95594760 pour les produits et services suivants : « appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrements magnétiques ; appareils pour le traitement de l'information, périphériques d'ordinateurs ; logiciels, progiciels, programmes d'ordinateurs ; appareils de téléphonie ; récepteurs mobiles ; produits de l'imprimerie, journaux, périodiques, photographies ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; clichés. Services d'abonnement à des journaux ; conseils aux entreprises en matière d'informatique et de télécommunication ; affichage ; gestion de fichiers informatiques ; services de saisie, de traitement et d'exploitation de données ; gestion de fichiers informatiques. Télécommunications ; télécommunications multimédias ; télécommunications par terminaux d'ordinateurs, par voie télématique, radiophonique, télégraphique, téléphonique ; diffusion de programmes de télévision, émissions radiophoniques, télévisées ; messagerie électronique ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs ; transmission d'informations par codes télématiques ; transmission d'informations contenues dans des banques de données ; visualisation d'informations d'une banque de données ; services de messagerie en ligne ; services de transmission, services de visualisation d'informations d'une banque de données stockée sur ordinateur ; services de communication électronique et par ordinateur ; services d'échange électronique de données. Services d'éducation, de formation ; publication de livres et de revues ; édition, édition électronique ; publication de textes, publication assistée par ordinateur ; organisation de colloques, séminaires, congrès. Services de programmation pour ordinateurs, location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données ; conception et élaboration de logiciels, mise à jour de logiciels ; téléchargement ; services de base de données ».
- rejeter le recours incident formé par la société Nordnet ;
- confirmer la décision en date du 19 septembre 2022 (DC21-0084) prononcée par M. le Directeur général de l'INPI pour le surplus ;
En conséquence :
- prononcer la déchéance des droits de la société NORDNET sur la marque NORDNET n°95594760 pour les produits et services suivants à compter du 10 mai 2001 : « appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrements magnétiques ; appareils pour le traitement de l'information, périphériques d'ordinateurs ; logiciels, progiciels, programmes d'ordinateurs ; appareils de téléphonie ; récepteurs mobiles ; produits de l'imprimerie, journaux, périodiques, photographies ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; clichés. Services d'abonnement à des journaux ; conseils aux entreprises en matière d'informatique et de télécommunication ; affichage ; gestion de fichiers informatiques ; services de saisie, de traitement et d'exploitation de données ; gestion de fichiers informatiques. Télécommunications ; télécommunications multimédias ; télécommunications par terminaux d'ordinateurs, par voie télématique, radiophonique, télégraphique, téléphonique ; diffusion de programmes de télévision, émissions radiophoniques, télévisées ; messagerie électronique ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs ; transmission d'informations par codes télématiques ; transmission d'informations contenues dans des banques de données ; visualisation d'informations d'une banque de données ; services de messagerie en ligne ; services de transmission, services de visualisation d'informations d'une banque de données stockée sur ordinateur ; services de communication électronique et par ordinateur ; services d'échange électronique de données. Services d'éducation, de formation ; publication de livres et de revues ; édition, édition électronique ; publication de textes, publication assistée par ordinateur ; organisation de colloques, séminaires, congrès. Services de programmation pour ordinateurs, location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données ; conception et élaboration de logiciels, mise à jour de logiciels ; téléchargement ; services de base de données ».
En tout état de cause :
- débouter la société Nordnet de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la société Nordnet à payer à la société Nordsec la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, la société Nordnet demande à la cour de :
- juger la société Nordsec BV irrecevable à agir,
- confirmer la décision du Directeur de l'INPI DC21-0084 du 19 septembre 2022 en ce qu'il a jugé recevable l'ensemble des pièces versées par le titulaire de la marque pour justifier de son usage sérieux et a reconnu l'usage sérieux de la marque n°95594760 pour les produits et services suivants :
« Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrements magnétiques ; appareils pour le traitement de l'information, ; logiciels, progiciels, programmes d'ordinateurs ; appareils de téléphonie ; récepteurs mobiles. Produits de l'imprimerie, journaux, périodiques ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; Services d'abonnement à des journaux ; Conseils aux entreprises en matière d'informatique et de télécommunication ; affichage ; gestion de fichiers informatiques ; services de saisie, de traitement et d'exploitation de données ; gestion de fichiers informatiques. Télécommunications ; télécommunications multimédias ; télécommunications par terminaux d'ordinateurs, par voie télématique, radiophonique, télégraphique, téléphonique ; diffusion de programmes de télévision, émissions radiophoniques, télévisées ; messagerie électronique ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs ; transmission d'informations par codes télématiques ; transmission d'informations contenues dans des banques de données ; visualisation d'informations d'une banque de données; services de messagerie en ligne; services de transmission, services de visualisation d'informations d'une banque de données stockée sur ordinateur; services de communication électronique et par ordinateur ; services d'échange électronique de données. Services d'éducation, de formation ; publication de livres et de revues ; édition, édition électronique ; publication de textes, publication assistée par ordinateur ; organisation de colloques, séminaires, congrès. Services de programmation pour ordinateurs, location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données ; conception et élaboration de logiciels, mise à jour de logiciels ; téléchargement ; services de base de données. »,
- condamner les sociétés Nordsec Ltd et BV chacune au paiement d'une somme de 5 000 euros pour avoir initié et maintenu une procédure en déchéance totale de mauvaise foi,
En tout état de cause :
- rejeter l'ensemble des prétentions des sociétés Nordsec,
- condamner chacune des sociétés Nordsec à verser à la société Nordnet la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Sur la recevabilité des demandes de la société Nordsec Ltd :
La recevabilité des demandes de la société Nordsec Ltd n'est pas contestée par la société Nordnet.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Nordsec BV :
En vertu de l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
Si la société Nordnet fait valoir que la société Nordsec BV ne justifie pas en quoi elle aurait des prétentions se rattachant par un lien suffisant avec celles de la société Nordsec Ltd, il n'est pas contesté que la société Nordsec BV fait partie, comme la demanderesse au recours, du groupe Nord Security. Il est justifié que la société Nordsec BV est cessionnaire de demandes de marques de l'Union européenne ayant fait l'objet d'oppositions par la société Nordnet devant l'EUIPO, tandis que la marque verbale « NordNet » n°95594760 peut constituer une entrave à son activité.
Par conséquent, l'intervention volontaire accessoire de la société Nordsec BV est recevable.
Sur la déchéance de marque :
La marque verbale « NordNet » n°95594760 a été déposée le 27 octobre 1995 par la société Nordnet et enregistrée pour désigner les produits et services suivants en classes 7, 9, 16, 28, 35, 38, 40, 41 et 42 :
« Composants électroniques ; appareils et instruments nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) ; appareils et instruments d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrements magnétiques ; disques compacts, disques compacts interactifs, disques compacts à mémoire morte ; appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs ; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs ; logiciels, progiciels, programmes d'ordinateurs ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; appareils de télévision, radiophonie et téléphonie ; récepteurs mobiles ; Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie) ; produits de l'imprimerie, journaux, périodiques, articles pour reliures, photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureaux (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, pochettes, feuilles d'emballage en matières plastiques ; cartes à jouer ; caractères d'imprimerie ; clichés ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services d'abonnement à des journaux ; conseils et organisation dans la direction des affaires ; conseils aux entreprises en matière d'informatique et de télécommunication ; consultation pour la direction des affaires ; affichage ; agences d'informations commerciales ; location de machines et d'appareils de bureau ; étude de marché ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; gestion de fichiers informatiques ; achat et location d'espaces publicitaires ; sondage d'opinion ; relations publiques ; recrutement de personnel ; services de saisie, de traitement et d'exploitation de données ; gestion de fichiers informatiques ; promotion des ventes pour des tiers ; Télécommunications ; télécommunications multimédias ; télécommunications par terminaux d'ordinateurs, par voie télématique, radiophonique, télégraphique, téléphonique ; diffusion de programmes de télévision, émissions radiophoniques, télévisées ; messagerie électronique ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs ; transmission d'informations par codes télématiques ; transmission d'informations contenues dans des banques de données ; visualisation d'informations d'une banque de données ; services de messagerie en ligne ; services de transmission, services de visualisation d'informations d'une banque de données stockée sur ordinateur ; services de communication électronique et par ordioateur ; services d'échange électronique de données ; Services d'éducation, de formation et de divertissement ; publication de livres et de revues ; prêt de livres ; édition, édition électronique ; publication de textes, publication assistée par ordinateur ; production de spectacles ; agences pour les artistes; organisation de colloques, séminaires, congrès ; organisation d'événements sportifs et culturels; Services de programmation pour ordinateurs, location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données ; imprimerie ; conception et élaboration de logiciels, mise à jour de logiciels; téléchargement ; services de base de données ; reportages photographiques. »
En vertu de l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa :
1° L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ;
2° L'usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie;
3° L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ;
4° L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l'exportation.
Doit seul être considéré comme sérieux l'usage de la marque dans la vie des affaires et dans sa fonction de garantie d'identité d'origine des produits et services pour lesquels elle est déposée, aux fins de créer, de développer ou de conforter ses parts de marché dans le secteur économique considéré. Cet usage doit donc être suffisant et non seulement symbolique et au seul but de maintien des droits conférés par la marque. L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque s'apprécie en tenant compte des usages du secteur économique concerné, de la nature de ces produits ou de ces services, des caractéristiques du marché, de l'étendue et de la fréquence de l'usage de la marque.
L'enregistrement de la marque « NordNet » a été publié au BOPI 1996-19 du 10 mai 1996. La demande en déchéance a été déposée le 23 juin 2021, soit plus de cinq ans après l'enregistrement de la marque, qui a été renouvelée.
L'usage sérieux de la marque doit être établi sur la période du 23 juin 2016 au 23 juin 2021 inclus, soit dans les cinq années précédant la demande de déchéance formée par la société Nordsec Ltd.
Les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV font valoir que, contrairement à ce qu'a estimé le directeur général de l'INPI, la société Nordnet n'a pas produit de preuves d'usage permettant de justifier d'un usage sérieux de la marque contestée pour l'ensemble des produits et services visés en son libellé en classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42.
Elles demandent à la cour de ne pas prendre en considération les pièces produites par la société Nordnet sous les n° 2, 3, 6, 7, 8, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 74, 76, 78, 79, 81, 82, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 96, 97, 98, 100,101, 105, 106, 107, 109, 110, 114, 115,120,127,128,129,130,132,149,151,152,153, 154,155,158,159,166,167,168,169,170,171 et 172, exposant que ces documents reproduisent une autre marque n°4163618 dont est titulaire la société Nordnet qui a fait l'objet d'une procédure en déchéance distincte n°DC 21-0083, la société Nordnet ne pouvant se prévaloir de ces pièces pour établir des preuves d'usage de la marque n°95594760 en cause dans le cadre du présent litige.
Il est rappelé que l'article L.714-5 3° du code de la propriété intellectuelle prévoit qu'est assimilé à un usage au sens du premier alinéa l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif.
Il a été dit pour droit que l'article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que le titulaire d'une marque enregistrée puisse, aux fins d'établir l'usage de celle-ci au sens de cette disposition, se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, et ce nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque (CJUE, 25 octobre 2012, affaire C-553/11, Bernhard Rintisch c Klaus Eder).
Au cas d'espèce, la marque n°4163618 déposée par la société Nordnet le 10 mars 2015 et enregistrée pour désigner des produits et services des classes 9, 35, 38, 41, 42 et 45 reproduit le signe semi-figuratif suivant :
Il est constaté que ce signe ne présente pas de différences avec la marque verbale « NordNet » n°95594760 de nature à en altérer le caractère distinctif ; à cet égard, les signes sont quasi-identiques, les seules dissemblances concernant la typographie utilisée avec l'usage de points en début et fin du signe verbal et un élément colorisé pour la marque n°4163618, étant observé que l'élément distinctif et dominant des marques, mis en valeur et aisément identifiable, est le signe verbal « NORDNET ».
Par conséquent, la société Nordnet est fondée à se prévaloir des preuves d'usage concernant l'exploitation de la marque n°4163618 pour s'opposer à la demande de déchéance relative à la marque n°95594760.
Les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV font valoir que les pièces produites par la société Nordnet n°18, 24, 33, 73, 84, 111, 114, 139, 160, 161 et 162 ne peuvent être prises en considération par la cour. Elles exposent à cet égard qu'il s'agit d'extraits de site Internet et que leur datation ne répond pas aux exigences posées par l'EUIPO.
Il est observé que ces pièces concernent des extraits du site Internet nordnet.com, qui mentionnent une date, et des pages de ce site archivées au moyen de l'outil ww.archive.org.
Or, les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV ne démontrent pas en quoi les pièces contestées ne présenteraient pas une datation fiable, étant souligné que le fait qu'un document a été archivé par le site www.archive.org à une date certaine constitue en soi une présomption suffisante que ce document a été accessible au public au jour du téléchargement, en l'absence de circonstances particulières de nature à jeter une suspicion qui ne sont pas alléguées en l'espèce.
Aussi, les pièces communiquées par la société Nordnet sous les n°18, 24, 33, 73, 84, 111, 114, 139, 160, 161 et 162 peuvent être prises en considération à titre de preuve d'usage de la marque pour la période pertinente.
Sur les produits de la classe 9 :
Le directeur général de l'INPI a retenu que la société Nordnet avait justifié d'un usage sérieux de la marque pour les produits suivants : « appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrements magnétiques ; appareils pour le traitement de l'information, périphériques d'ordinateurs ; logiciels, progiciels, programmes d'ordinateurs ; appareils de téléphonie ; récepteurs mobiles ».
Les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV contestent cette appréciation.
Elles font valoir, en premier lieu, que les matériels et équipements (box internet, kit satellite, décodeur-enregistreur tv, modems, boitier CPL et carte SIM) sont intégrés dans les services de fournitures d'accès à Internet et sont accessoires à ces services, la société Nordnet ne produisant pas d'éléments justifiant d'une commercialisation de ces matériels et équipements de manière individualisée. En second lieu, la plupart des produits visés au libellé de la marque en classe 9 correspondent à de très larges catégories de produits, lesquelles englobent divers produits qui peuvent avoir différentes finalités, natures et destinations et qui constituent des sous-catégories autonomes. La société Nordnet, qui doit justifier d'un usage sérieux de la marque pour chacune de ces sous-catégories autonomes, n'invoque de preuve d'usage qu'en lien avec des produits ayant des finalités très spécifiques, à savoir des box internet (identifiées sous le signe « NordnetBox »), kit satellite, décodeur-enregistreur tv, modems, boitier CPL et carte SIM, ce qui ne peut valoir usage de la marque contestée pour les « appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrements magnétiques ; appareils pour le traitement de l'information, périphériques d'ordinateurs ; téléphonie ; récepteurs mobiles ». En troisième lieu, les logiciels commercialisés à travers les offres de services de la société Nordnet sont intégrés aux appareils et équipements fournis, lesquels ne peuvent fonctionner sans programmes informatiques ni logiciels, de sorte qu'ils ne sont pas commercialisés de manière isolée. En quatrième lieu, le libellé de la marque contestée pour les produits en classe 9 doit nécessairement être limité au domaine d'activité réelle de la société Nordnet. En cinquième lieu, plusieurs produits désignés par la marque en classe 9 sont exclusivement identifiés par d'autres marques tandis que des pièces établissent un usage du signe « NORDNET » à titre de dénomination sociale, à l'exclusion de tout usage à titre de marque pour identifier des produits. Enfin, les éléments produits ne permettent pas en tout état de cause de démontrer un usage suffisamment qualitatif et quantitatif de la marque sur le territoire français au cours de la période pertinente.
Or, la société Nordnet justifie que, pour la période du 23 juin 2016 au 23 juin 2021, elle a mis à la disposition de la clientèle, sur le territoire français, sous le signe n'altérant pas le caractère distinctif de la marque n°95594760 :
dans le cadre de ses offres de services Internet, des box Internet, des kits satellite, des décodeurs-enregistreurs TV, des cartes SIM et des boitiers CPL (pièces défenderesse 20, 21 et 28). Sont communiqués des bons de commandes d'offres Internet impliquant le prêt de ces matériels des 30 septembre 2018, 18 septembre 2018, 21 septembre 2018 (pièces défenderesse 22, 166 et 167), des factures visant l'offre Fibre Laser des 30 novembre 2019 et 31 janvier 2019 (pièce défenderesse 170) et des factures émises entre le 31 mars 2019 et le 31 août 2020 concernant la mise à disposition de la box Internet « NordNetBox » dans le cadre de l'offre Internet Satellite Vega (pièce défenderesse 168). Sont encore produites des factures des 3 août 2020 et 4 janvier 2021 (pièce défenderesse 171) relatives à la commercialisation de services de téléphonie et donc de cartes SIM sous la marque. Les produits sont individualisés dans les factures adressées aux clients (pièces défenderesse 145, 169, 168, 170). Par ailleurs, sont versés aux débats les guides d'installation de kits Satellite, de box Internet, de décodeurs TV (pièces défenderesse 21, 154, 149, 158). Enfin, les matériels peuvent être vendus au consommateur (offre Compoz-pièce défenderesse 44).
Si les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV font valoir que la société Nordnet ne produit de preuve d'usage que pour des produits très spécifiques, tandis que les produits visés par la marque en classe 9 constituent des sous-catégories autonomes pour chacune desquelles la preuve d'un usage sérieux doit être rapportée, il est dit pour droit que, lorsque les produits visés par une marque revêtent, comme souvent, plusieurs finalités et destinations, il ne saurait être procédé à la détermination de l'existence d'une sous-catégorie distincte de produits en prenant en considération, isolément, chacune des finalités que ces produits peuvent avoir, une telle approche ne permettant pas d'identifier de manière cohérente des sous-catégories autonomes et ayant pour conséquence de limiter excessivement les droits du titulaire de la marque (CJUE, 22 octobre 2020, C-720/18, Ferrari SpA c DU). Le moyen opposé est donc inopérant.
La société Nordnet produit donc des preuves de commercialisation de nature à établir un usage sérieux de la marque litigieuse, pour la période concernée, pour des appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, supports d'enregistrements magnétiques, appareils pour le traitement de l'information, appareils de téléphonie et récepteurs mobiles, désignés en classe 9 par l'enregistrement de la marque, étant observé que le caractère accessoire de leur commercialisation à des offres de services ne saurait impliquer l'absence d'exploitation de la marque pour ces produits.
Concernant les logiciels, progiciels et programmes d'ordinateurs, si les appareils et équipements fournis par la société Nordnet dans le cadre de ses offres de services comportaient des logiciels nécessaires pour leur fonctionnement, elle fait valoir cependant qu'elle offrait à la vente des logiciels optionnels.
Il est justifié, à cet égard, qu'elle commercialisait un logiciel de sécurité informatique « securitoo intégral », dans le cadre d'un bon de commande Internet Fibre Laser valable jusqu'au 30 septembre 2018 (pièce 32). Elle présentait également à la vente ce logiciel, dans le cadre du Pack Gold Supernova Vital, décliné pour ordinateurs PC et Mac et mobiles (securitoo PC, securitoo Mac, Securitoo Mobile) (fiche d'information standardisée mise à jour au 18 novembre 2020- pièce 28). La fiche d'information standardisée Internet ADSL actualisée au 13 avril 2021 mentionne également la possibilité, en cas de choix de la formule Internet ADSL Vital, de bénéficier du logiciel « Securitoo intégral » pour des mobiles et ordinateurs PC ou MAC (pièce 26). La société Nordnet communique la fiche d'information standardisée « securitoo intégral » mise à jour au 25 octobre 2018 mentionnant les fonctionnalités du logiciel et le prix de l'offre (pièce 96).
La société Nordnet établit qu'elle a émis des bons de commande valables jusqu'au 31 décembre 2018 remplis par des clients résidant en France proposant des « antivirus pour PC, MAC et mobiles Android » sous la gamme « securitoo intégral » (pièces 166 et 167). Elle communique une facture du 30 novembre 2019 relative notamment à ce service (pièce 170).
Elle produit les tarifs mentionnés dans la rubrique figurant sur le site Internet nordnet.com reproduisant les prix des logiciels et application de sécurité « securitoo intégral », « securitoo mobile » et « securitoo freedome » (pièce 125). Si cette impression, datée du 16 octobre 2021, est postérieure à la période de référence, la société Nordnet justifie, par la production d'extraits de Wayback Machine (pièces 33 et 139) que le site Internet qu'elle exploite reproduisait, en 2020 et 2021, ses tarifs en matière de connexion Internet, mobile, sécurité, nom de domaine, site Internet et matériel.
En outre, la société Nordnet proposait également un service de création de site Internet via l'offre Compoz (fiche d'information standardisée mise à jour le 25 octobre 2018).
Il résulte de l'ensemble des pièces produites que la société Nordnet a, sous la marque contestée dans sa forme modifiée :
qui est reproduite dans tous les documents à destination du public présentant les services offerts par les utilitaires « securitoo », ainsi que sur l'ensemble de ses offres, dont l'offre Compoz, fait un usage sérieux, sur le territoire français, durant la période pertinente, de la marque « NordNet » n°95594760 pour des logiciels, progiciels et programmes d'ordinateurs en classe 9.
La décision du directeur général de l'INPI sera donc confirmée pour les produits de la classe 9 sauf en ce qui concerne les périphériques d'ordinateurs, pour lesquels la déchéance des droits de la société Nordnet sur la marque est encourue, la société Nordnet ne demandant pas la confirmation de cette décision sur ce point.
Sur les produits de la classe 16 :
Le directeur général de l'INPI a retenu l'usage sérieux de la marque litigieuse en classe 16 pour les « produits de l'imprimerie, journaux, périodiques, photographies ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exclusion des appareils) ; clichés ».
Les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV font valoir que les produits visés dans cette classe ne comprennent pas les publications et livres électroniques, pas plus que les vidéos et les éléments graphiques numérisés, que le directeur général de l'INPI aurait donc dû écarter les pièces de la société Nordnet n°8, 15, 34, 35, 36, 37, 43, 45, 46, 46 bis, 130 et 132, que la fourniture des documents est accessoire à l'activité principale de la société Nordnet et n'a pas fait l'objet d'une commercialisation individualisée, que cette société ne peut se prévaloir de documents purement internes ni de ceux qui ont été édités par des tiers, comme des éditeurs de presse.
La société Nordnet produit :
- le guide d'installation (pièce 20) de la NordNetBox Passion dans sa version de novembre 2017,
- une archive de son site internet nordnet.com du 26 février 2019 à destination du public et des professionnels pour raccorder le décodeur TV à la NordNetBox via les boîtiers CPL (pièce 130),
- le guide d'installation du kit Satellite 3, dans son édition du mois de février 2020 (pièce 38),
- le guide d'installation NortNetBox Impulsion, dans son édition du mois de février 2020 (pièce 39),
- le guide d'installation NordNetBox Impulsion, dans son édition du mois de juillet 2017 (pièce 40),
- le Gabarit de perçage Mât Nordnet dans son édition du mois de septembre 2020 (pièce 42).
Il apparaît que ces documentations ont été communiquées au public, en particulier les consommateurs ayant souscrit les offres de services proposés par la société Nordnet. Ils reproduisent le signe :
La société Nordnet édite également une newsletter « 4 COINS » revêtue du même signe à destination de ses salariés, mais également de partenaires extérieurs à l'entreprise (brochures des mois de janvier 2018, mai 2018 et janvier 2019- pièces 8, 34, 35).
Il résulte de ces éléments que la société Nordnet a mis à la disposition du public, pour la période du 23 juin 2016 au 23 juin 2021, des produits de l'imprimerie à travers notamment la communication de ses guides utilitaires, des journaux et périodiques par la diffusion d'une newsletter.
C'est donc à bon droit que le directeur général de l'INPI a reconnu un usage sérieux de la marque « NordNet » pour les « produits de l'imprimerie, journaux, périodiques ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exclusion des appareils) », du fait de son exploitation continue pour identifier ces produits, même s'ils présentent un caractère accessoire à l'activité de télécommunication et de fournisseur d'accès à Internet de la société Nordnet, étant observé que, dans le dispositif de ses conclusions, la société Nordnet ne demande pas la confirmation de la décision contestée en ce qu'elle a reconnu l'usage sérieux de la marque pour les photographies et les clichés. La décision du directeur général de l'INPI sera donc réformée en ce qu'elle n'a pas retenu la déchéance des droits de la société Nordnet sur la marque litigieuse concernant ces produits.
Sur les services de la classe 35 :
Le directeur général de l'INPI a dit sérieux l'usage de la marque dans cette classe pour les services suivants : « Services d'abonnements à des journaux ; conseils aux entreprises en matière d'informatique et de télécommunication ; affichage ; gestion de fichiers informatiques ; services de saisie, de traitement et d'exploitation de données ».
Les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV font valoir qu'aucune pièce communiquée n'est pertinente concernant les conseils aux entreprises en matière d'informatique et de télécommunication et d'affichage ; que la société Nordnet ne justifie pas d'un usage qualitatif et quantitatif de la marque pour les services de gestion de fichiers informatiques et pour les services d'abonnement de journaux pour des tiers ; que les services de saisie, de traitement et d'exploitation de données et la gestion de fichiers informatiques ne concernent que des prestations purement accessoires qui ne font l'objet d'aucune commercialisation propre ; qu'aucune des preuves d'usage communiquée ne permet d'établir que les services de la classe 35 visés au libellé de la marque contestée ont été adressés effectivement au public et offerts à la vente.
Concernant les services d'abonnement à des journaux, la société Nordnet produit la fiche d'information individualisée de son offre Internet ADSL « NORDNET » mise à jour au 13 avril 2021, soit durant la période pertinente, mentionnant que si le client choisit une formule Internet ADSL Extra ou Ultra, il bénéficiera de Cafeyn, un service en ligne de presse numérique (pièce 26). Elle communique un extrait de son compte YouTube concernant une publication du 31 août 2020 sur la présentation de son service presse (pièce 62). La société Nordnet justifie avoir mis à disposition de ses clients, dans le cadre de son offre Internet Satellite Supernova, plus de 400 magazines, ainsi qu'il ressort d'un post de son compte Facebook du 6 août 2020 (pièce 46).
Concernant les conseils aux entreprises en matière d'informatique et de télécommunication, la société Nordnet justifie fournir une activité d'aide en vue d'améliorer le référencement Internet des entreprises clientes par le biais du site Internet www.NordNet.com (rapport d'audit 2017 mob-mob.fr, rapport d'audit 2018 darkorchestre.com et rapport d'audit catamaran-camargue.com, pièces 64 à 66). La société Nordnet offrait également la possibilité à ses clients de créer leurs sites Internet à travers l'offre Compoz (conditions contractuelles-pièce 44). Elle leur vendait, également sous le signe
des supports publicitaires (commandes de PVL des 6 avril 2021 et 14 décembre 2020 ' pièce 131) et leur assurait un service d'informations en matière de télécommunication, notamment sur les aides financières auxquelles ils pouvaient prétendre et les choix des noms de domaines (pièces 50, 51).
Concernant la gestion de fichiers informatiques, il résulte du guide d'installation de la NordNetBox Impulsion dans son édition de mai 2018 commercialisée sous le signe
que la NordNetBox est chargée de la gestion du répertoire de contacts partagé par l'ensemble des téléphones CAT-iq 2.0 qui lui sont associés (pièce 21).
La société Nordnet était amenée également à gérer les fichiers informatiques composant les sites Internet des clients via son offre Compoz, prenant en charge l'envoi de newsletters pour ceux ayant souscrit cette option (conditions contractuelles ' pièce 44).
Pour les services de saisie, de traitement et d'exploitation de données, la société Nordnet justifie qu'en matière de nom de domaine et en qualité de bureau d'enregistrement/registrar, elle était tenue de tenir à jour les informations relatives au domaine et au titulaire du nom de domaine, les informations relatives au contact administratif et au contact technique. (Domain Name Stat 20 mai 2016 au 12 octobre 2021- pièce 140). Par ailleurs, il est rappelé que, par la mise à disposition d'un service en ligne de presse numérique (pièce 26), la société Nordnet mettait à jour ses informations dans ses bases de données et celles de ses prestataires.
Il résulte donc des pièces produites un usage sérieux de la marque durant la période pertinente pour les services d'abonnements à des journaux, les conseils aux entreprises en matière d'informatique et de télécommunication, la gestion de fichiers informatiques et les services de saisie, de traitement et d'exploitation de données, l'exploitation de ces services étant individualisée, sauf en ce qui concerne l'affichage pour lequel la société Nordnet n'offre aucune preuve d'exploitation, de sorte que la décision du directeur général de l'INPI sera réformée sur ce point.
Sur les services de la classe 38 :
Le directeur général de l'INPI a dit sérieux l'usage de la marque pour les « Télécommunications ; télécommunications multimédias ; télécommunications par terminaux d'ordinateurs, par voie télématique, radiophonique, télégraphique, téléphonique ; diffusion de programmes de télévision, émissions radiophoniques, télévisées ; messagerie électronique ; transmission de messages et d'images assistées par ordinateurs ; transmission d'informations par codes télématiques ; transmission d'informations contenues dans des banques de données ; visualisation d'informations d'une banque de données ; services de messagerie en ligne ; services de transmission, services de visualisation d'informations d'une banque de données stockée sur ordinateur ; service de communication électronique et par ordinateur ; service d'échange électronique de données. »
Les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV font valoir que la société Nordnet ne produit que quelques éléments à titre de preuves d'usages relatifs à des offres globales de services de fournitures d'accès à Internet en cherchant à les appliquer de manière générale à tous les services visés au libellé de la marque contestée en classe 38, sans préciser quelles pièces se rapportent à l'un ou l'autre des services et sans opérer de démonstration spécifique pour chacun d'entre eux alors qu'ils ne sont pas identiques ; que les pièces communiquées ne permettent pas de justifier d'un usage suffisamment qualitatif et quantitatif de la marque sur la période considérée pour les services en classe 38 qui constituent des catégories très larges devant être subdivisées entre sous-catégories autonomes ayant des finalités, destinations et domaines d'applications différentes, pour chacune desquelles le titulaire de la marque doit fournir des preuves d'exploitation sérieuse.
La société Nordnet figure dans la liste des opérateurs de télécommunications établie par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) (pièce Nordnet 72).
La société Nordnet justifie que, pour la période de référence, elle fournissait, sous le signe
des services de télécommunications, notamment de communications électroniques, à travers l'accès à Internet, la messagerie électronique, le traitement et la transmission d'informations de signaux, de textes, d'images et de sons par voie électronique.
Il résulte, à cet égard, de la fiche d'information standardisée mise à jour au 13 avril 2021 (pièce Nordnet 26) de l'offre Internet ADSL « NORDNET » accessible en France qu'elle comprenait un accès à Internet via l'ADSL, de la téléphonie fixe et mobile, les SMS, MMS, l'option IP fixe, le service de presse numérique, la création de six boîtes de messagerie électronique, la communication de données Internet mobile avec l'option visiophonie.
La société Nordnet a offert également au public situé en France une offre Internet Fibre Laser comprenant un haut débit à Internet, de la messagerie électronique, de la téléphonie fixe et mobile, de l'accès à la télévision en ligne (fiche d'information standardisée 16 octobre 2017- pièce 74, bons de commande valables jusqu'aux 30 septembre 2018 et 31 décembre 2018- pièces 32 et 79).
L'offre Internet Satellite Star Contact comprenait un accès à Internet par Satellite avec un kit Satellite, la NordNetBox, un décodeur TV permettant l'accès à la télévision par Internet et la téléphonie (fiche d'information standardisée mise à jour au 25 octobre 2018 -pièce 76).
Des fonctionnalités similaires étaient offertes au moyen de l'offre Pack Gold Supernova (fiche d'information standardisée du 18 novembre 2020 - pièce 28).
La société Nordnet produit également des factures émises pendant la période pertinente en lien avec cette offre (pièce 172).
La société Nordnet justifie encore qu'elle commercialisait des forfaits pour téléphones mobiles sous le signe
(fiche d'information standardisée du 13 avril 2021 ' pièce 30).
Enfin, la société Nordnet communique plusieurs communiqués de presse, évoquant notamment, dans un communiqué du 22 mars 2019 (pièce 7), la labellisation par l'Etat de ses offres Internet par satellite et radio et la disponibilité de ses offres Internet Satellite partout en France métropolitaine, des dizaines de milliers de foyers étant déjà connectés grâce à cette offre.
Par conséquent, étant rappelé qu'il n'y a pas lieu d'identifier des sous-catégories autonomes, ce qui aurait pour conséquence de limiter excessivement les droits du titulaire de la marque (CJUE, 22 octobre 2020, C-720/18, Ferrari SpA c DU), la société Nordnet justifie d'un usage sérieux de la marque litigieuse sur le territoire français, durant la période pertinente, pour les services suivants en classe 38 : « « Télécommunications ; télécommunications multimédias ; télécommunications par terminaux d'ordinateurs, par voie télématique, radiophonique, télégraphique, téléphonique ; diffusion de programmes de télévision, émissions radiophoniques, télévisées ; messagerie électronique ; transmission de messages et d'images assistées par ordinateurs ; transmission d'informations par codes télématiques ; transmission d'informations contenues dans des banques de données ; visualisation d'informations d'une banque de données ; services de messagerie en ligne ; services de transmission, services de visualisation d'informations d'une banque de données stockée sur ordinateur ; service de communication électronique et par ordinateur ; service d'échange électronique de données. ».
La décision du directeur général de l'INPI sera confirmée de ce chef.
Sur les services de la classe 41 :
Le directeur général de l'INPI a dit sérieux l'usage de la marque litigieuse pour les services suivants en classe 41 : « Services d'éducation, de formation ; publication de livres et de revues ; édition, édition électronique ; publication de textes, publication assistée par ordinateur ; organisation de colloques, séminaires, congrès ».
Les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV font valoir que, concernant les services d'éducation et de formation, la société Nordnet ne justifie que d'un webinar qui se serait déroulé en 2018 et de deux rencontres d'information avec des partenaires en 2018 et 2020 qui avaient pour seul objet la présentation de ses offres de services ; que, concernant l'organisation de colloques, conférences, congrès et stages, la défenderesse au recours ne produit qu'un élément relatif à une rencontre avec ses partenaires commerciaux et antennistes qui ne visait, dans un cadre purement interne, qu'à leur donner des outils pour commercialiser ses offres de services ; que la diffusion de newsletters invoquée est accessoire à l'activité principale de la société Nordnet de fourniture de services d'accès à Internet et ne peut valoir publication de livres ou de revues, édition, édition électronique, publication de textes, publication assistée par ordinateur, de même que les publications périodiques sur son blog qui sont soit des outils promotionnels soit des guides d'installation ou techniques pour aider ses partenaires commerciaux, antennistes et clients à installer ses matériaux ; que, par conséquent, les activités prétendues de formation, d'organisation d'événements et de publication ne sont que l'accessoire de l'activité de la société Nordnet de fourniture d'accès à Internet et sont pas utilisées pour créer des débouchés ou acquérir des parts de marché dans le domaine de la formation, de l'organisation de colloques conférences, congrès, stages ou encore dans celui de l'édition.
L'usage sérieux de la marque peut être retenu à travers les actions entreprises par son titulaire dans le cadre d'un réseau au titre de la communication, l'information et la formation des professionnels et partenaires en relation avec la clientèle.
La société Nordnet justifie avoir organisé (pièce 85) un webinar, sous le signe
sur « les données personnelles - notions clés et bonnes pratiques » diffusé en avril 2018.
Il est également établi qu'elle a fixé des rencontres d'information et de formation à destination de ses partenaires les 15 mai 2018 et 23 janvier 2020 (pièces 86, 87 et 129).
Sur la publication de livres et de revues, l'édition, l'édition électronique, la publication de textes et la publication assistée par ordinateurs, il est établi que la société Nordnet a publié, pendant la période pertinente, des newsletters périodiques à destination des partenaires de son réseau qui étaient informés sur les sujets en relation avec l'Internet et l'informatique, effectuant également des publications à travers un blog accessible à l'adresse https://blog.nordnet.com (articles publiés les 26 septembre 2018, 23 avril 2018 et 11 janvier 2019 ' pièces 89, 90 et 91).
Elle a édité également un guide d'installation Internet Fibre Laser daté de mars 2019 à destination des partenaires fibres certifiés (pièce 149) et un guide pour les antennistes édité en novembre 2016 (pièce 151).
La société Nordnet a adressé des publications aux clients finaux, en vue de leur information, sous forme de bandes dessinées (bande dessinée L'Internet Satellite Edition novembre 2019).
Enfin, sur l'organisation de colloques, séminaires et congrès, la société Nordnet justifie avoir organisé des journées de rencontres des partenaires qui se sont déroulées en 2018, ce point n'étant pas contesté (pièce 88).
Il est donc établi, pendant la période pertinente, un usage sérieux de la marque, sur le territoire français, pour les « services d'éducation, de formation ; publication de livres et de revues ; édition, édition électronique ; publication de textes, publication assistée par ordinateur ; organisation de colloques, séminaires, congrès » et la décision du directeur général de l'INPI sera confirmée de ce chef.
Sur les services de la classe 42 :
Le directeur général de l'INPI a retenu un usage sérieux de la marque pour les « Services de programmation pour ordinateurs, location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données ; conception et élaboration de logiciels, mise à jour de logiciels ; téléchargement ; services de base de données ».
Les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV font valoir que la mise à disposition de l'application « Sookdiz » est antérieure à la période pertinente ; que l'application « Nordnet et moi » est accessoire à l'activité principale de la société Nordnet consistant dans la fourniture d'accès à Internet ; qu'il n'est pas justifié que cette société concéderait des licences ; que les pièces produites ne permettent pas de démontrer un usage suffisamment qualitatif et quantitatif de la marque contestée pour les services susvisés.
S'agissant des services de programmation pour ordinateurs, conception et élaboration de logiciels, mise à jour de logiciels et téléchargement, la société Nordnet justifie avoir développé une application « Nordnet et moi », commercialisée, durant la période pertinente, sous le signe
laquelle permettait au client d'accéder à son espace client Nordnet sur son mobile et de suivre ses consommations, gérer les services liés à son abonnement et consulter notamment ses factures.
Pour la location de temps d'accès à un centre serveur de base de données et les services de bases de données, la société Nordnet produit des copies d'écran de son site Internet nordnet.com provenant du site Wayback Machine pour la période du 19 septembre 2017 au 14 avril 2021 (pièce 97) sur lesquelles le signe
est reproduit. Ce site propose un moteur de recherche permettant de vérifier l'éligibilité d'une adresse géographique à une offre haut-débit.
Enfin, l'offre Compoz offerte à la vente permettait aux clients d'accéder à des bases de données dans le cadre de la création de sites Internet (pièces 98, 44).
Au regard de ces éléments, la société Nordnet justifie d'un usage sérieux de la marque sur le territoire français, pendant la période pertinente, pour les produits suivants en classe 42 : « Services de programmation pour ordinateurs, location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données ; conception et élaboration de logiciels, mise à jour de logiciels ; téléchargement ; services de base de données » et la décision du directeur général de l'INPI sera confirmée de ce chef.
Par application de l'article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle, la déchéance des droits de la société Nordnet sur la marque litigieuse au titre des périphériques d'ordinateurs, photographies, clichés et affichage, produits et services visés en classes 9, 16 et 35, prendra effet à compter du 10 mai 2001, aucun usage sérieux n'ayant été constaté depuis la période débutant cinq ans après l'enregistrement de la marque.
Sur la procédure abusive :
La société Nordnet fait valoir que les conseils de la société Nordsec Ltd lui ont écrit que la demande de déchéance de marque constituait une mesure de « représailles » visant à lui mettre la pression pour lui imposer une coexistence de marques dans des conditions illégitimes et irrespectueuses de ses activités qui ne se limitent pas à fournir un accès à Internet ; que la société Nordsec Ltd ne pouvait ignorer l'activité commerciale de la société Nordnet ainsi que sa notoriété dans le monde de l'Internet et a cherché à la contraindre à la négociation en initiant la demande de déchéance de marque, ne pouvant ignorer que cette action lui causerait une désorganisation du fait de la nécessité d'avoir à rassembler dans un minimum de temps de nombreuses pièces pour justifier de l'usage sérieux de sa marque. Elle conclut que la demande de déchéance de marque a été introduite de mauvaise foi, ce qui lui a causé un préjudice qui doit être réparé.
Les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV répliquent que la demande de déchéance ne présente aucun caractère abusif, qu'elle trouve son origine dans les procédures d'opposition qui ont été formées par la société Nordnet à l'encontre des demandes de marques déposées par la société Nordsec Ltd qui a dû légitimement défendre ses intérêts, qu'enfin, les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV se sont montrées ouvertes à une solution amiable par la mise en 'uvre d'une mesure de médiation qui a été refusée par la société Nordnet.
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts qu'en cas de faute commise par son auteur.
La société Nordnet, dont il n'est pas contesté qu'elle a formé opposition, se prévalant de ses droits de marque, à l'encontre d'une marque et de demandes d'enregistrement de marques de l'Union européenne du groupe Nord Security auquel les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV appartiennent, ne justifie pas que la demande de déchéance de marque, qui s'inscrit dans le contexte d'un contentieux global opposant les parties, participerait d'un abus du droit d'agir en justice, la preuve n'étant pas démontrée que les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV avaient la conviction que la marque contestée était exploitée pour l'ensemble des produits et services visés à son enregistrement, étant ajouté que la demande de déchéance a été partiellement accueillie par le directeur général de l'INPI.
La demande de dommages-intérêts formée par la société Nordnet sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La procédure de recours contre une décision du directeur général de l'INPI ne donne pas lieu à condamnation aux dépens.
Il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE recevable l'intervention volontaire de la société Nordsec BV,
CONFIRME la décision rendue 19 septembre 2022 par le directeur général de l'INPI sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Nordsec Ltd de déchéance des droits de la société Nordnet sur la marque n°95594760 pour les produits et services suivants : « périphériques d'ordinateurs, photographies, clichés, affichage »,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
DECLARE la société Nordnet déchue de ses droits sur la marque n°95594760 à compter du 10 mai 2001 pour les produits et services suivants : « périphériques d'ordinateurs, photographies, clichés, affichage »,
DEBOUTE la société Nordnet de sa demande de dommages-intérêts pour procédure de mauvaise foi,
DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens,
EN APPLICATION de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV chacune à payer à la société Nordnet la somme de 5 000 euros et REJETTE la demande formée par les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV,
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ainsi qu'à M. le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle.
La Greffière La Présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 06 JUIN 2025
(n°71, 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 23/00605 - n° Portalis 35L7-V-B7H-CG4V3
Décision déférée à la Cour : décision du 19 septembre 2022 - Institut National de la Propriété Industrielle - Référence et numéro national : DC21-0084 / NG
REQUERANTE
Société NORDSEC LTD, société de droit britannique, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
ANGLETERRE
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 0018
Assistée de Me Julia DARCEL plaidant pour la SELAS OSBORNE - CLARKE, avocate au barreau de PARIS, toque P 117
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Mme [D] [L], Chargée de Mission
APPELEE EN CAUSE
S.A. NORDNET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 4]
Immatriculée au rcs de Lille Métropole sous le numéro 402 974 489
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD - SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J 125
Assistée de Me Clothilde DELBECQ plaidant pour le Cabinet MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société NORDSEC B.V., société de droit néerlandais, prise en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 6]
[Localité 1]
PAYS-BAS
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 0018
Assistée de Me Julia DARCEL plaidant pour la SELAS OSBORNE - CLARKE, avocate au barreau de PARIS, toque P 117
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Mme Brigitte CHOKRON, Magistrate Honoraire ayant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile
Le Ministère public a été avisé de la date d'audience
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le recours formé le 19 décembre 2022 par la société de droit britannique Nordsec Ltd contre une décision rendue le 19 septembre 2022 par le directeur général de l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) qui a dit la demande en déchéance DC21-0084 partiellement justifiée et déclaré la société Nordnet déchue de ses droits sur la marque n°95594760 à compter du 10 mai 2001 pour les produits et services suivants : « Composants électroniques ; appareils et instruments nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) ; appareils et instruments d'enseignement ; disques compacts, disques compacts interactifs, disques compacts à mémoire morte ; ordinateurs ; ordinateurs ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; appareils de télévision, radiophonie. Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie) ; articles pour reliures, papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureaux (à l'exception des meubles) ; matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, pochettes, feuilles d'emballage en matières plastiques ; cartes à jouer ; caractères d'imprimerie. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils et organisation dans la direction des affaires ; consultation pour la direction des affaires ; agences d'informations commerciales ; location de machines et d'appareils de bureau ; étude de marché ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; achat et location d'espaces publicitaires ; sondage d'opinion ; relations publiques ; recrutement de personnel ; promotion des ventes pour des tiers. Services de divertissement ; prêt de livres ; production de spectacles ; agences pour les artistes ; organisation d'événements sportifs et culturels. Imprimerie ; reportages photographiques » et rejeté la demande de répartition des frais.
Vu les conclusions remises au greffe par la société Nordsec Ltd le 17 mai 2023,
Vu la constitution et les conclusions d'intervention volontaire de la société Nordsec BV notifiées le 3 juillet 2023,
Vu les conclusions de la société Nordnet notifiées le 17 août 2023,
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI du 18 octobre 2023 reçue par le greffe le 20 octobre 2023,
Vu les « conclusions récapitulatives n°2 » notifiées par les sociétés Nordsec LTD et Nordsec BV le 17 janvier 2024,
Vu l'audience du 25 janvier 2024, le ministère public ayant été avisé de la date d'audience, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée, à la demande du conseil de la société Nordnet, à l'audience du 20 février 2025,
Vu les « conclusions d'appel n°2 » notifiées par la société Nordnet le 28 janvier 2025,
Vu l'audience du 20 février 2025, l'INPI entendu en ses observations, le ministère public ayant été avisé de la date d'audience,
SUR CE,
Aux termes de leurs dernières écritures, les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV demandent à la cour de :
- juger qu'elles sont recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
- rejeter la fin de non-recevoir de la société Nordnet tirée du défaut d'intérêt de la société « Nordnet Ltd » à agir en déchéance pour défaut d'usage sérieux ;
- rejeter la fin de non-recevoir de la société Nordnet tirée du défaut de rattachement des prétentions de la société Nordsec BV par un lien suffisant à celles des parties ;
- réformer la décision en date du 19 septembre 2022 (DC21-0084) prononcée par M. le Directeur général de l'INPI en ce qu'il a retenu un usage sérieux de la marque NORDNET n°95594760 pour les produits et services suivants : « appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrements magnétiques ; appareils pour le traitement de l'information, périphériques d'ordinateurs ; logiciels, progiciels, programmes d'ordinateurs ; appareils de téléphonie ; récepteurs mobiles ; produits de l'imprimerie, journaux, périodiques, photographies ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; clichés. Services d'abonnement à des journaux ; conseils aux entreprises en matière d'informatique et de télécommunication ; affichage ; gestion de fichiers informatiques ; services de saisie, de traitement et d'exploitation de données ; gestion de fichiers informatiques. Télécommunications ; télécommunications multimédias ; télécommunications par terminaux d'ordinateurs, par voie télématique, radiophonique, télégraphique, téléphonique ; diffusion de programmes de télévision, émissions radiophoniques, télévisées ; messagerie électronique ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs ; transmission d'informations par codes télématiques ; transmission d'informations contenues dans des banques de données ; visualisation d'informations d'une banque de données ; services de messagerie en ligne ; services de transmission, services de visualisation d'informations d'une banque de données stockée sur ordinateur ; services de communication électronique et par ordinateur ; services d'échange électronique de données. Services d'éducation, de formation ; publication de livres et de revues ; édition, édition électronique ; publication de textes, publication assistée par ordinateur ; organisation de colloques, séminaires, congrès. Services de programmation pour ordinateurs, location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données ; conception et élaboration de logiciels, mise à jour de logiciels ; téléchargement ; services de base de données ».
- rejeter le recours incident formé par la société Nordnet ;
- confirmer la décision en date du 19 septembre 2022 (DC21-0084) prononcée par M. le Directeur général de l'INPI pour le surplus ;
En conséquence :
- prononcer la déchéance des droits de la société NORDNET sur la marque NORDNET n°95594760 pour les produits et services suivants à compter du 10 mai 2001 : « appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrements magnétiques ; appareils pour le traitement de l'information, périphériques d'ordinateurs ; logiciels, progiciels, programmes d'ordinateurs ; appareils de téléphonie ; récepteurs mobiles ; produits de l'imprimerie, journaux, périodiques, photographies ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; clichés. Services d'abonnement à des journaux ; conseils aux entreprises en matière d'informatique et de télécommunication ; affichage ; gestion de fichiers informatiques ; services de saisie, de traitement et d'exploitation de données ; gestion de fichiers informatiques. Télécommunications ; télécommunications multimédias ; télécommunications par terminaux d'ordinateurs, par voie télématique, radiophonique, télégraphique, téléphonique ; diffusion de programmes de télévision, émissions radiophoniques, télévisées ; messagerie électronique ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs ; transmission d'informations par codes télématiques ; transmission d'informations contenues dans des banques de données ; visualisation d'informations d'une banque de données ; services de messagerie en ligne ; services de transmission, services de visualisation d'informations d'une banque de données stockée sur ordinateur ; services de communication électronique et par ordinateur ; services d'échange électronique de données. Services d'éducation, de formation ; publication de livres et de revues ; édition, édition électronique ; publication de textes, publication assistée par ordinateur ; organisation de colloques, séminaires, congrès. Services de programmation pour ordinateurs, location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données ; conception et élaboration de logiciels, mise à jour de logiciels ; téléchargement ; services de base de données ».
En tout état de cause :
- débouter la société Nordnet de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la société Nordnet à payer à la société Nordsec la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, la société Nordnet demande à la cour de :
- juger la société Nordsec BV irrecevable à agir,
- confirmer la décision du Directeur de l'INPI DC21-0084 du 19 septembre 2022 en ce qu'il a jugé recevable l'ensemble des pièces versées par le titulaire de la marque pour justifier de son usage sérieux et a reconnu l'usage sérieux de la marque n°95594760 pour les produits et services suivants :
« Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrements magnétiques ; appareils pour le traitement de l'information, ; logiciels, progiciels, programmes d'ordinateurs ; appareils de téléphonie ; récepteurs mobiles. Produits de l'imprimerie, journaux, périodiques ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; Services d'abonnement à des journaux ; Conseils aux entreprises en matière d'informatique et de télécommunication ; affichage ; gestion de fichiers informatiques ; services de saisie, de traitement et d'exploitation de données ; gestion de fichiers informatiques. Télécommunications ; télécommunications multimédias ; télécommunications par terminaux d'ordinateurs, par voie télématique, radiophonique, télégraphique, téléphonique ; diffusion de programmes de télévision, émissions radiophoniques, télévisées ; messagerie électronique ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs ; transmission d'informations par codes télématiques ; transmission d'informations contenues dans des banques de données ; visualisation d'informations d'une banque de données; services de messagerie en ligne; services de transmission, services de visualisation d'informations d'une banque de données stockée sur ordinateur; services de communication électronique et par ordinateur ; services d'échange électronique de données. Services d'éducation, de formation ; publication de livres et de revues ; édition, édition électronique ; publication de textes, publication assistée par ordinateur ; organisation de colloques, séminaires, congrès. Services de programmation pour ordinateurs, location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données ; conception et élaboration de logiciels, mise à jour de logiciels ; téléchargement ; services de base de données. »,
- condamner les sociétés Nordsec Ltd et BV chacune au paiement d'une somme de 5 000 euros pour avoir initié et maintenu une procédure en déchéance totale de mauvaise foi,
En tout état de cause :
- rejeter l'ensemble des prétentions des sociétés Nordsec,
- condamner chacune des sociétés Nordsec à verser à la société Nordnet la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Sur la recevabilité des demandes de la société Nordsec Ltd :
La recevabilité des demandes de la société Nordsec Ltd n'est pas contestée par la société Nordnet.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Nordsec BV :
En vertu de l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
Si la société Nordnet fait valoir que la société Nordsec BV ne justifie pas en quoi elle aurait des prétentions se rattachant par un lien suffisant avec celles de la société Nordsec Ltd, il n'est pas contesté que la société Nordsec BV fait partie, comme la demanderesse au recours, du groupe Nord Security. Il est justifié que la société Nordsec BV est cessionnaire de demandes de marques de l'Union européenne ayant fait l'objet d'oppositions par la société Nordnet devant l'EUIPO, tandis que la marque verbale « NordNet » n°95594760 peut constituer une entrave à son activité.
Par conséquent, l'intervention volontaire accessoire de la société Nordsec BV est recevable.
Sur la déchéance de marque :
La marque verbale « NordNet » n°95594760 a été déposée le 27 octobre 1995 par la société Nordnet et enregistrée pour désigner les produits et services suivants en classes 7, 9, 16, 28, 35, 38, 40, 41 et 42 :
« Composants électroniques ; appareils et instruments nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) ; appareils et instruments d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrements magnétiques ; disques compacts, disques compacts interactifs, disques compacts à mémoire morte ; appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs ; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs ; logiciels, progiciels, programmes d'ordinateurs ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; appareils de télévision, radiophonie et téléphonie ; récepteurs mobiles ; Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie) ; produits de l'imprimerie, journaux, périodiques, articles pour reliures, photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureaux (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, pochettes, feuilles d'emballage en matières plastiques ; cartes à jouer ; caractères d'imprimerie ; clichés ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services d'abonnement à des journaux ; conseils et organisation dans la direction des affaires ; conseils aux entreprises en matière d'informatique et de télécommunication ; consultation pour la direction des affaires ; affichage ; agences d'informations commerciales ; location de machines et d'appareils de bureau ; étude de marché ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; gestion de fichiers informatiques ; achat et location d'espaces publicitaires ; sondage d'opinion ; relations publiques ; recrutement de personnel ; services de saisie, de traitement et d'exploitation de données ; gestion de fichiers informatiques ; promotion des ventes pour des tiers ; Télécommunications ; télécommunications multimédias ; télécommunications par terminaux d'ordinateurs, par voie télématique, radiophonique, télégraphique, téléphonique ; diffusion de programmes de télévision, émissions radiophoniques, télévisées ; messagerie électronique ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs ; transmission d'informations par codes télématiques ; transmission d'informations contenues dans des banques de données ; visualisation d'informations d'une banque de données ; services de messagerie en ligne ; services de transmission, services de visualisation d'informations d'une banque de données stockée sur ordinateur ; services de communication électronique et par ordioateur ; services d'échange électronique de données ; Services d'éducation, de formation et de divertissement ; publication de livres et de revues ; prêt de livres ; édition, édition électronique ; publication de textes, publication assistée par ordinateur ; production de spectacles ; agences pour les artistes; organisation de colloques, séminaires, congrès ; organisation d'événements sportifs et culturels; Services de programmation pour ordinateurs, location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données ; imprimerie ; conception et élaboration de logiciels, mise à jour de logiciels; téléchargement ; services de base de données ; reportages photographiques. »
En vertu de l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa :
1° L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ;
2° L'usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie;
3° L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ;
4° L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l'exportation.
Doit seul être considéré comme sérieux l'usage de la marque dans la vie des affaires et dans sa fonction de garantie d'identité d'origine des produits et services pour lesquels elle est déposée, aux fins de créer, de développer ou de conforter ses parts de marché dans le secteur économique considéré. Cet usage doit donc être suffisant et non seulement symbolique et au seul but de maintien des droits conférés par la marque. L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque s'apprécie en tenant compte des usages du secteur économique concerné, de la nature de ces produits ou de ces services, des caractéristiques du marché, de l'étendue et de la fréquence de l'usage de la marque.
L'enregistrement de la marque « NordNet » a été publié au BOPI 1996-19 du 10 mai 1996. La demande en déchéance a été déposée le 23 juin 2021, soit plus de cinq ans après l'enregistrement de la marque, qui a été renouvelée.
L'usage sérieux de la marque doit être établi sur la période du 23 juin 2016 au 23 juin 2021 inclus, soit dans les cinq années précédant la demande de déchéance formée par la société Nordsec Ltd.
Les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV font valoir que, contrairement à ce qu'a estimé le directeur général de l'INPI, la société Nordnet n'a pas produit de preuves d'usage permettant de justifier d'un usage sérieux de la marque contestée pour l'ensemble des produits et services visés en son libellé en classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42.
Elles demandent à la cour de ne pas prendre en considération les pièces produites par la société Nordnet sous les n° 2, 3, 6, 7, 8, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 74, 76, 78, 79, 81, 82, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 96, 97, 98, 100,101, 105, 106, 107, 109, 110, 114, 115,120,127,128,129,130,132,149,151,152,153, 154,155,158,159,166,167,168,169,170,171 et 172, exposant que ces documents reproduisent une autre marque n°4163618 dont est titulaire la société Nordnet qui a fait l'objet d'une procédure en déchéance distincte n°DC 21-0083, la société Nordnet ne pouvant se prévaloir de ces pièces pour établir des preuves d'usage de la marque n°95594760 en cause dans le cadre du présent litige.
Il est rappelé que l'article L.714-5 3° du code de la propriété intellectuelle prévoit qu'est assimilé à un usage au sens du premier alinéa l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif.
Il a été dit pour droit que l'article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que le titulaire d'une marque enregistrée puisse, aux fins d'établir l'usage de celle-ci au sens de cette disposition, se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, et ce nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque (CJUE, 25 octobre 2012, affaire C-553/11, Bernhard Rintisch c Klaus Eder).
Au cas d'espèce, la marque n°4163618 déposée par la société Nordnet le 10 mars 2015 et enregistrée pour désigner des produits et services des classes 9, 35, 38, 41, 42 et 45 reproduit le signe semi-figuratif suivant :
Il est constaté que ce signe ne présente pas de différences avec la marque verbale « NordNet » n°95594760 de nature à en altérer le caractère distinctif ; à cet égard, les signes sont quasi-identiques, les seules dissemblances concernant la typographie utilisée avec l'usage de points en début et fin du signe verbal et un élément colorisé pour la marque n°4163618, étant observé que l'élément distinctif et dominant des marques, mis en valeur et aisément identifiable, est le signe verbal « NORDNET ».
Par conséquent, la société Nordnet est fondée à se prévaloir des preuves d'usage concernant l'exploitation de la marque n°4163618 pour s'opposer à la demande de déchéance relative à la marque n°95594760.
Les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV font valoir que les pièces produites par la société Nordnet n°18, 24, 33, 73, 84, 111, 114, 139, 160, 161 et 162 ne peuvent être prises en considération par la cour. Elles exposent à cet égard qu'il s'agit d'extraits de site Internet et que leur datation ne répond pas aux exigences posées par l'EUIPO.
Il est observé que ces pièces concernent des extraits du site Internet nordnet.com, qui mentionnent une date, et des pages de ce site archivées au moyen de l'outil ww.archive.org.
Or, les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV ne démontrent pas en quoi les pièces contestées ne présenteraient pas une datation fiable, étant souligné que le fait qu'un document a été archivé par le site www.archive.org à une date certaine constitue en soi une présomption suffisante que ce document a été accessible au public au jour du téléchargement, en l'absence de circonstances particulières de nature à jeter une suspicion qui ne sont pas alléguées en l'espèce.
Aussi, les pièces communiquées par la société Nordnet sous les n°18, 24, 33, 73, 84, 111, 114, 139, 160, 161 et 162 peuvent être prises en considération à titre de preuve d'usage de la marque pour la période pertinente.
Sur les produits de la classe 9 :
Le directeur général de l'INPI a retenu que la société Nordnet avait justifié d'un usage sérieux de la marque pour les produits suivants : « appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrements magnétiques ; appareils pour le traitement de l'information, périphériques d'ordinateurs ; logiciels, progiciels, programmes d'ordinateurs ; appareils de téléphonie ; récepteurs mobiles ».
Les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV contestent cette appréciation.
Elles font valoir, en premier lieu, que les matériels et équipements (box internet, kit satellite, décodeur-enregistreur tv, modems, boitier CPL et carte SIM) sont intégrés dans les services de fournitures d'accès à Internet et sont accessoires à ces services, la société Nordnet ne produisant pas d'éléments justifiant d'une commercialisation de ces matériels et équipements de manière individualisée. En second lieu, la plupart des produits visés au libellé de la marque en classe 9 correspondent à de très larges catégories de produits, lesquelles englobent divers produits qui peuvent avoir différentes finalités, natures et destinations et qui constituent des sous-catégories autonomes. La société Nordnet, qui doit justifier d'un usage sérieux de la marque pour chacune de ces sous-catégories autonomes, n'invoque de preuve d'usage qu'en lien avec des produits ayant des finalités très spécifiques, à savoir des box internet (identifiées sous le signe « NordnetBox »), kit satellite, décodeur-enregistreur tv, modems, boitier CPL et carte SIM, ce qui ne peut valoir usage de la marque contestée pour les « appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrements magnétiques ; appareils pour le traitement de l'information, périphériques d'ordinateurs ; téléphonie ; récepteurs mobiles ». En troisième lieu, les logiciels commercialisés à travers les offres de services de la société Nordnet sont intégrés aux appareils et équipements fournis, lesquels ne peuvent fonctionner sans programmes informatiques ni logiciels, de sorte qu'ils ne sont pas commercialisés de manière isolée. En quatrième lieu, le libellé de la marque contestée pour les produits en classe 9 doit nécessairement être limité au domaine d'activité réelle de la société Nordnet. En cinquième lieu, plusieurs produits désignés par la marque en classe 9 sont exclusivement identifiés par d'autres marques tandis que des pièces établissent un usage du signe « NORDNET » à titre de dénomination sociale, à l'exclusion de tout usage à titre de marque pour identifier des produits. Enfin, les éléments produits ne permettent pas en tout état de cause de démontrer un usage suffisamment qualitatif et quantitatif de la marque sur le territoire français au cours de la période pertinente.
Or, la société Nordnet justifie que, pour la période du 23 juin 2016 au 23 juin 2021, elle a mis à la disposition de la clientèle, sur le territoire français, sous le signe n'altérant pas le caractère distinctif de la marque n°95594760 :
dans le cadre de ses offres de services Internet, des box Internet, des kits satellite, des décodeurs-enregistreurs TV, des cartes SIM et des boitiers CPL (pièces défenderesse 20, 21 et 28). Sont communiqués des bons de commandes d'offres Internet impliquant le prêt de ces matériels des 30 septembre 2018, 18 septembre 2018, 21 septembre 2018 (pièces défenderesse 22, 166 et 167), des factures visant l'offre Fibre Laser des 30 novembre 2019 et 31 janvier 2019 (pièce défenderesse 170) et des factures émises entre le 31 mars 2019 et le 31 août 2020 concernant la mise à disposition de la box Internet « NordNetBox » dans le cadre de l'offre Internet Satellite Vega (pièce défenderesse 168). Sont encore produites des factures des 3 août 2020 et 4 janvier 2021 (pièce défenderesse 171) relatives à la commercialisation de services de téléphonie et donc de cartes SIM sous la marque. Les produits sont individualisés dans les factures adressées aux clients (pièces défenderesse 145, 169, 168, 170). Par ailleurs, sont versés aux débats les guides d'installation de kits Satellite, de box Internet, de décodeurs TV (pièces défenderesse 21, 154, 149, 158). Enfin, les matériels peuvent être vendus au consommateur (offre Compoz-pièce défenderesse 44).
Si les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV font valoir que la société Nordnet ne produit de preuve d'usage que pour des produits très spécifiques, tandis que les produits visés par la marque en classe 9 constituent des sous-catégories autonomes pour chacune desquelles la preuve d'un usage sérieux doit être rapportée, il est dit pour droit que, lorsque les produits visés par une marque revêtent, comme souvent, plusieurs finalités et destinations, il ne saurait être procédé à la détermination de l'existence d'une sous-catégorie distincte de produits en prenant en considération, isolément, chacune des finalités que ces produits peuvent avoir, une telle approche ne permettant pas d'identifier de manière cohérente des sous-catégories autonomes et ayant pour conséquence de limiter excessivement les droits du titulaire de la marque (CJUE, 22 octobre 2020, C-720/18, Ferrari SpA c DU). Le moyen opposé est donc inopérant.
La société Nordnet produit donc des preuves de commercialisation de nature à établir un usage sérieux de la marque litigieuse, pour la période concernée, pour des appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, supports d'enregistrements magnétiques, appareils pour le traitement de l'information, appareils de téléphonie et récepteurs mobiles, désignés en classe 9 par l'enregistrement de la marque, étant observé que le caractère accessoire de leur commercialisation à des offres de services ne saurait impliquer l'absence d'exploitation de la marque pour ces produits.
Concernant les logiciels, progiciels et programmes d'ordinateurs, si les appareils et équipements fournis par la société Nordnet dans le cadre de ses offres de services comportaient des logiciels nécessaires pour leur fonctionnement, elle fait valoir cependant qu'elle offrait à la vente des logiciels optionnels.
Il est justifié, à cet égard, qu'elle commercialisait un logiciel de sécurité informatique « securitoo intégral », dans le cadre d'un bon de commande Internet Fibre Laser valable jusqu'au 30 septembre 2018 (pièce 32). Elle présentait également à la vente ce logiciel, dans le cadre du Pack Gold Supernova Vital, décliné pour ordinateurs PC et Mac et mobiles (securitoo PC, securitoo Mac, Securitoo Mobile) (fiche d'information standardisée mise à jour au 18 novembre 2020- pièce 28). La fiche d'information standardisée Internet ADSL actualisée au 13 avril 2021 mentionne également la possibilité, en cas de choix de la formule Internet ADSL Vital, de bénéficier du logiciel « Securitoo intégral » pour des mobiles et ordinateurs PC ou MAC (pièce 26). La société Nordnet communique la fiche d'information standardisée « securitoo intégral » mise à jour au 25 octobre 2018 mentionnant les fonctionnalités du logiciel et le prix de l'offre (pièce 96).
La société Nordnet établit qu'elle a émis des bons de commande valables jusqu'au 31 décembre 2018 remplis par des clients résidant en France proposant des « antivirus pour PC, MAC et mobiles Android » sous la gamme « securitoo intégral » (pièces 166 et 167). Elle communique une facture du 30 novembre 2019 relative notamment à ce service (pièce 170).
Elle produit les tarifs mentionnés dans la rubrique figurant sur le site Internet nordnet.com reproduisant les prix des logiciels et application de sécurité « securitoo intégral », « securitoo mobile » et « securitoo freedome » (pièce 125). Si cette impression, datée du 16 octobre 2021, est postérieure à la période de référence, la société Nordnet justifie, par la production d'extraits de Wayback Machine (pièces 33 et 139) que le site Internet qu'elle exploite reproduisait, en 2020 et 2021, ses tarifs en matière de connexion Internet, mobile, sécurité, nom de domaine, site Internet et matériel.
En outre, la société Nordnet proposait également un service de création de site Internet via l'offre Compoz (fiche d'information standardisée mise à jour le 25 octobre 2018).
Il résulte de l'ensemble des pièces produites que la société Nordnet a, sous la marque contestée dans sa forme modifiée :
qui est reproduite dans tous les documents à destination du public présentant les services offerts par les utilitaires « securitoo », ainsi que sur l'ensemble de ses offres, dont l'offre Compoz, fait un usage sérieux, sur le territoire français, durant la période pertinente, de la marque « NordNet » n°95594760 pour des logiciels, progiciels et programmes d'ordinateurs en classe 9.
La décision du directeur général de l'INPI sera donc confirmée pour les produits de la classe 9 sauf en ce qui concerne les périphériques d'ordinateurs, pour lesquels la déchéance des droits de la société Nordnet sur la marque est encourue, la société Nordnet ne demandant pas la confirmation de cette décision sur ce point.
Sur les produits de la classe 16 :
Le directeur général de l'INPI a retenu l'usage sérieux de la marque litigieuse en classe 16 pour les « produits de l'imprimerie, journaux, périodiques, photographies ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exclusion des appareils) ; clichés ».
Les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV font valoir que les produits visés dans cette classe ne comprennent pas les publications et livres électroniques, pas plus que les vidéos et les éléments graphiques numérisés, que le directeur général de l'INPI aurait donc dû écarter les pièces de la société Nordnet n°8, 15, 34, 35, 36, 37, 43, 45, 46, 46 bis, 130 et 132, que la fourniture des documents est accessoire à l'activité principale de la société Nordnet et n'a pas fait l'objet d'une commercialisation individualisée, que cette société ne peut se prévaloir de documents purement internes ni de ceux qui ont été édités par des tiers, comme des éditeurs de presse.
La société Nordnet produit :
- le guide d'installation (pièce 20) de la NordNetBox Passion dans sa version de novembre 2017,
- une archive de son site internet nordnet.com du 26 février 2019 à destination du public et des professionnels pour raccorder le décodeur TV à la NordNetBox via les boîtiers CPL (pièce 130),
- le guide d'installation du kit Satellite 3, dans son édition du mois de février 2020 (pièce 38),
- le guide d'installation NortNetBox Impulsion, dans son édition du mois de février 2020 (pièce 39),
- le guide d'installation NordNetBox Impulsion, dans son édition du mois de juillet 2017 (pièce 40),
- le Gabarit de perçage Mât Nordnet dans son édition du mois de septembre 2020 (pièce 42).
Il apparaît que ces documentations ont été communiquées au public, en particulier les consommateurs ayant souscrit les offres de services proposés par la société Nordnet. Ils reproduisent le signe :
La société Nordnet édite également une newsletter « 4 COINS » revêtue du même signe à destination de ses salariés, mais également de partenaires extérieurs à l'entreprise (brochures des mois de janvier 2018, mai 2018 et janvier 2019- pièces 8, 34, 35).
Il résulte de ces éléments que la société Nordnet a mis à la disposition du public, pour la période du 23 juin 2016 au 23 juin 2021, des produits de l'imprimerie à travers notamment la communication de ses guides utilitaires, des journaux et périodiques par la diffusion d'une newsletter.
C'est donc à bon droit que le directeur général de l'INPI a reconnu un usage sérieux de la marque « NordNet » pour les « produits de l'imprimerie, journaux, périodiques ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exclusion des appareils) », du fait de son exploitation continue pour identifier ces produits, même s'ils présentent un caractère accessoire à l'activité de télécommunication et de fournisseur d'accès à Internet de la société Nordnet, étant observé que, dans le dispositif de ses conclusions, la société Nordnet ne demande pas la confirmation de la décision contestée en ce qu'elle a reconnu l'usage sérieux de la marque pour les photographies et les clichés. La décision du directeur général de l'INPI sera donc réformée en ce qu'elle n'a pas retenu la déchéance des droits de la société Nordnet sur la marque litigieuse concernant ces produits.
Sur les services de la classe 35 :
Le directeur général de l'INPI a dit sérieux l'usage de la marque dans cette classe pour les services suivants : « Services d'abonnements à des journaux ; conseils aux entreprises en matière d'informatique et de télécommunication ; affichage ; gestion de fichiers informatiques ; services de saisie, de traitement et d'exploitation de données ».
Les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV font valoir qu'aucune pièce communiquée n'est pertinente concernant les conseils aux entreprises en matière d'informatique et de télécommunication et d'affichage ; que la société Nordnet ne justifie pas d'un usage qualitatif et quantitatif de la marque pour les services de gestion de fichiers informatiques et pour les services d'abonnement de journaux pour des tiers ; que les services de saisie, de traitement et d'exploitation de données et la gestion de fichiers informatiques ne concernent que des prestations purement accessoires qui ne font l'objet d'aucune commercialisation propre ; qu'aucune des preuves d'usage communiquée ne permet d'établir que les services de la classe 35 visés au libellé de la marque contestée ont été adressés effectivement au public et offerts à la vente.
Concernant les services d'abonnement à des journaux, la société Nordnet produit la fiche d'information individualisée de son offre Internet ADSL « NORDNET » mise à jour au 13 avril 2021, soit durant la période pertinente, mentionnant que si le client choisit une formule Internet ADSL Extra ou Ultra, il bénéficiera de Cafeyn, un service en ligne de presse numérique (pièce 26). Elle communique un extrait de son compte YouTube concernant une publication du 31 août 2020 sur la présentation de son service presse (pièce 62). La société Nordnet justifie avoir mis à disposition de ses clients, dans le cadre de son offre Internet Satellite Supernova, plus de 400 magazines, ainsi qu'il ressort d'un post de son compte Facebook du 6 août 2020 (pièce 46).
Concernant les conseils aux entreprises en matière d'informatique et de télécommunication, la société Nordnet justifie fournir une activité d'aide en vue d'améliorer le référencement Internet des entreprises clientes par le biais du site Internet www.NordNet.com (rapport d'audit 2017 mob-mob.fr, rapport d'audit 2018 darkorchestre.com et rapport d'audit catamaran-camargue.com, pièces 64 à 66). La société Nordnet offrait également la possibilité à ses clients de créer leurs sites Internet à travers l'offre Compoz (conditions contractuelles-pièce 44). Elle leur vendait, également sous le signe
des supports publicitaires (commandes de PVL des 6 avril 2021 et 14 décembre 2020 ' pièce 131) et leur assurait un service d'informations en matière de télécommunication, notamment sur les aides financières auxquelles ils pouvaient prétendre et les choix des noms de domaines (pièces 50, 51).
Concernant la gestion de fichiers informatiques, il résulte du guide d'installation de la NordNetBox Impulsion dans son édition de mai 2018 commercialisée sous le signe
que la NordNetBox est chargée de la gestion du répertoire de contacts partagé par l'ensemble des téléphones CAT-iq 2.0 qui lui sont associés (pièce 21).
La société Nordnet était amenée également à gérer les fichiers informatiques composant les sites Internet des clients via son offre Compoz, prenant en charge l'envoi de newsletters pour ceux ayant souscrit cette option (conditions contractuelles ' pièce 44).
Pour les services de saisie, de traitement et d'exploitation de données, la société Nordnet justifie qu'en matière de nom de domaine et en qualité de bureau d'enregistrement/registrar, elle était tenue de tenir à jour les informations relatives au domaine et au titulaire du nom de domaine, les informations relatives au contact administratif et au contact technique. (Domain Name Stat 20 mai 2016 au 12 octobre 2021- pièce 140). Par ailleurs, il est rappelé que, par la mise à disposition d'un service en ligne de presse numérique (pièce 26), la société Nordnet mettait à jour ses informations dans ses bases de données et celles de ses prestataires.
Il résulte donc des pièces produites un usage sérieux de la marque durant la période pertinente pour les services d'abonnements à des journaux, les conseils aux entreprises en matière d'informatique et de télécommunication, la gestion de fichiers informatiques et les services de saisie, de traitement et d'exploitation de données, l'exploitation de ces services étant individualisée, sauf en ce qui concerne l'affichage pour lequel la société Nordnet n'offre aucune preuve d'exploitation, de sorte que la décision du directeur général de l'INPI sera réformée sur ce point.
Sur les services de la classe 38 :
Le directeur général de l'INPI a dit sérieux l'usage de la marque pour les « Télécommunications ; télécommunications multimédias ; télécommunications par terminaux d'ordinateurs, par voie télématique, radiophonique, télégraphique, téléphonique ; diffusion de programmes de télévision, émissions radiophoniques, télévisées ; messagerie électronique ; transmission de messages et d'images assistées par ordinateurs ; transmission d'informations par codes télématiques ; transmission d'informations contenues dans des banques de données ; visualisation d'informations d'une banque de données ; services de messagerie en ligne ; services de transmission, services de visualisation d'informations d'une banque de données stockée sur ordinateur ; service de communication électronique et par ordinateur ; service d'échange électronique de données. »
Les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV font valoir que la société Nordnet ne produit que quelques éléments à titre de preuves d'usages relatifs à des offres globales de services de fournitures d'accès à Internet en cherchant à les appliquer de manière générale à tous les services visés au libellé de la marque contestée en classe 38, sans préciser quelles pièces se rapportent à l'un ou l'autre des services et sans opérer de démonstration spécifique pour chacun d'entre eux alors qu'ils ne sont pas identiques ; que les pièces communiquées ne permettent pas de justifier d'un usage suffisamment qualitatif et quantitatif de la marque sur la période considérée pour les services en classe 38 qui constituent des catégories très larges devant être subdivisées entre sous-catégories autonomes ayant des finalités, destinations et domaines d'applications différentes, pour chacune desquelles le titulaire de la marque doit fournir des preuves d'exploitation sérieuse.
La société Nordnet figure dans la liste des opérateurs de télécommunications établie par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) (pièce Nordnet 72).
La société Nordnet justifie que, pour la période de référence, elle fournissait, sous le signe
des services de télécommunications, notamment de communications électroniques, à travers l'accès à Internet, la messagerie électronique, le traitement et la transmission d'informations de signaux, de textes, d'images et de sons par voie électronique.
Il résulte, à cet égard, de la fiche d'information standardisée mise à jour au 13 avril 2021 (pièce Nordnet 26) de l'offre Internet ADSL « NORDNET » accessible en France qu'elle comprenait un accès à Internet via l'ADSL, de la téléphonie fixe et mobile, les SMS, MMS, l'option IP fixe, le service de presse numérique, la création de six boîtes de messagerie électronique, la communication de données Internet mobile avec l'option visiophonie.
La société Nordnet a offert également au public situé en France une offre Internet Fibre Laser comprenant un haut débit à Internet, de la messagerie électronique, de la téléphonie fixe et mobile, de l'accès à la télévision en ligne (fiche d'information standardisée 16 octobre 2017- pièce 74, bons de commande valables jusqu'aux 30 septembre 2018 et 31 décembre 2018- pièces 32 et 79).
L'offre Internet Satellite Star Contact comprenait un accès à Internet par Satellite avec un kit Satellite, la NordNetBox, un décodeur TV permettant l'accès à la télévision par Internet et la téléphonie (fiche d'information standardisée mise à jour au 25 octobre 2018 -pièce 76).
Des fonctionnalités similaires étaient offertes au moyen de l'offre Pack Gold Supernova (fiche d'information standardisée du 18 novembre 2020 - pièce 28).
La société Nordnet produit également des factures émises pendant la période pertinente en lien avec cette offre (pièce 172).
La société Nordnet justifie encore qu'elle commercialisait des forfaits pour téléphones mobiles sous le signe
(fiche d'information standardisée du 13 avril 2021 ' pièce 30).
Enfin, la société Nordnet communique plusieurs communiqués de presse, évoquant notamment, dans un communiqué du 22 mars 2019 (pièce 7), la labellisation par l'Etat de ses offres Internet par satellite et radio et la disponibilité de ses offres Internet Satellite partout en France métropolitaine, des dizaines de milliers de foyers étant déjà connectés grâce à cette offre.
Par conséquent, étant rappelé qu'il n'y a pas lieu d'identifier des sous-catégories autonomes, ce qui aurait pour conséquence de limiter excessivement les droits du titulaire de la marque (CJUE, 22 octobre 2020, C-720/18, Ferrari SpA c DU), la société Nordnet justifie d'un usage sérieux de la marque litigieuse sur le territoire français, durant la période pertinente, pour les services suivants en classe 38 : « « Télécommunications ; télécommunications multimédias ; télécommunications par terminaux d'ordinateurs, par voie télématique, radiophonique, télégraphique, téléphonique ; diffusion de programmes de télévision, émissions radiophoniques, télévisées ; messagerie électronique ; transmission de messages et d'images assistées par ordinateurs ; transmission d'informations par codes télématiques ; transmission d'informations contenues dans des banques de données ; visualisation d'informations d'une banque de données ; services de messagerie en ligne ; services de transmission, services de visualisation d'informations d'une banque de données stockée sur ordinateur ; service de communication électronique et par ordinateur ; service d'échange électronique de données. ».
La décision du directeur général de l'INPI sera confirmée de ce chef.
Sur les services de la classe 41 :
Le directeur général de l'INPI a dit sérieux l'usage de la marque litigieuse pour les services suivants en classe 41 : « Services d'éducation, de formation ; publication de livres et de revues ; édition, édition électronique ; publication de textes, publication assistée par ordinateur ; organisation de colloques, séminaires, congrès ».
Les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV font valoir que, concernant les services d'éducation et de formation, la société Nordnet ne justifie que d'un webinar qui se serait déroulé en 2018 et de deux rencontres d'information avec des partenaires en 2018 et 2020 qui avaient pour seul objet la présentation de ses offres de services ; que, concernant l'organisation de colloques, conférences, congrès et stages, la défenderesse au recours ne produit qu'un élément relatif à une rencontre avec ses partenaires commerciaux et antennistes qui ne visait, dans un cadre purement interne, qu'à leur donner des outils pour commercialiser ses offres de services ; que la diffusion de newsletters invoquée est accessoire à l'activité principale de la société Nordnet de fourniture de services d'accès à Internet et ne peut valoir publication de livres ou de revues, édition, édition électronique, publication de textes, publication assistée par ordinateur, de même que les publications périodiques sur son blog qui sont soit des outils promotionnels soit des guides d'installation ou techniques pour aider ses partenaires commerciaux, antennistes et clients à installer ses matériaux ; que, par conséquent, les activités prétendues de formation, d'organisation d'événements et de publication ne sont que l'accessoire de l'activité de la société Nordnet de fourniture d'accès à Internet et sont pas utilisées pour créer des débouchés ou acquérir des parts de marché dans le domaine de la formation, de l'organisation de colloques conférences, congrès, stages ou encore dans celui de l'édition.
L'usage sérieux de la marque peut être retenu à travers les actions entreprises par son titulaire dans le cadre d'un réseau au titre de la communication, l'information et la formation des professionnels et partenaires en relation avec la clientèle.
La société Nordnet justifie avoir organisé (pièce 85) un webinar, sous le signe
sur « les données personnelles - notions clés et bonnes pratiques » diffusé en avril 2018.
Il est également établi qu'elle a fixé des rencontres d'information et de formation à destination de ses partenaires les 15 mai 2018 et 23 janvier 2020 (pièces 86, 87 et 129).
Sur la publication de livres et de revues, l'édition, l'édition électronique, la publication de textes et la publication assistée par ordinateurs, il est établi que la société Nordnet a publié, pendant la période pertinente, des newsletters périodiques à destination des partenaires de son réseau qui étaient informés sur les sujets en relation avec l'Internet et l'informatique, effectuant également des publications à travers un blog accessible à l'adresse https://blog.nordnet.com (articles publiés les 26 septembre 2018, 23 avril 2018 et 11 janvier 2019 ' pièces 89, 90 et 91).
Elle a édité également un guide d'installation Internet Fibre Laser daté de mars 2019 à destination des partenaires fibres certifiés (pièce 149) et un guide pour les antennistes édité en novembre 2016 (pièce 151).
La société Nordnet a adressé des publications aux clients finaux, en vue de leur information, sous forme de bandes dessinées (bande dessinée L'Internet Satellite Edition novembre 2019).
Enfin, sur l'organisation de colloques, séminaires et congrès, la société Nordnet justifie avoir organisé des journées de rencontres des partenaires qui se sont déroulées en 2018, ce point n'étant pas contesté (pièce 88).
Il est donc établi, pendant la période pertinente, un usage sérieux de la marque, sur le territoire français, pour les « services d'éducation, de formation ; publication de livres et de revues ; édition, édition électronique ; publication de textes, publication assistée par ordinateur ; organisation de colloques, séminaires, congrès » et la décision du directeur général de l'INPI sera confirmée de ce chef.
Sur les services de la classe 42 :
Le directeur général de l'INPI a retenu un usage sérieux de la marque pour les « Services de programmation pour ordinateurs, location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données ; conception et élaboration de logiciels, mise à jour de logiciels ; téléchargement ; services de base de données ».
Les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV font valoir que la mise à disposition de l'application « Sookdiz » est antérieure à la période pertinente ; que l'application « Nordnet et moi » est accessoire à l'activité principale de la société Nordnet consistant dans la fourniture d'accès à Internet ; qu'il n'est pas justifié que cette société concéderait des licences ; que les pièces produites ne permettent pas de démontrer un usage suffisamment qualitatif et quantitatif de la marque contestée pour les services susvisés.
S'agissant des services de programmation pour ordinateurs, conception et élaboration de logiciels, mise à jour de logiciels et téléchargement, la société Nordnet justifie avoir développé une application « Nordnet et moi », commercialisée, durant la période pertinente, sous le signe
laquelle permettait au client d'accéder à son espace client Nordnet sur son mobile et de suivre ses consommations, gérer les services liés à son abonnement et consulter notamment ses factures.
Pour la location de temps d'accès à un centre serveur de base de données et les services de bases de données, la société Nordnet produit des copies d'écran de son site Internet nordnet.com provenant du site Wayback Machine pour la période du 19 septembre 2017 au 14 avril 2021 (pièce 97) sur lesquelles le signe
est reproduit. Ce site propose un moteur de recherche permettant de vérifier l'éligibilité d'une adresse géographique à une offre haut-débit.
Enfin, l'offre Compoz offerte à la vente permettait aux clients d'accéder à des bases de données dans le cadre de la création de sites Internet (pièces 98, 44).
Au regard de ces éléments, la société Nordnet justifie d'un usage sérieux de la marque sur le territoire français, pendant la période pertinente, pour les produits suivants en classe 42 : « Services de programmation pour ordinateurs, location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données ; conception et élaboration de logiciels, mise à jour de logiciels ; téléchargement ; services de base de données » et la décision du directeur général de l'INPI sera confirmée de ce chef.
Par application de l'article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle, la déchéance des droits de la société Nordnet sur la marque litigieuse au titre des périphériques d'ordinateurs, photographies, clichés et affichage, produits et services visés en classes 9, 16 et 35, prendra effet à compter du 10 mai 2001, aucun usage sérieux n'ayant été constaté depuis la période débutant cinq ans après l'enregistrement de la marque.
Sur la procédure abusive :
La société Nordnet fait valoir que les conseils de la société Nordsec Ltd lui ont écrit que la demande de déchéance de marque constituait une mesure de « représailles » visant à lui mettre la pression pour lui imposer une coexistence de marques dans des conditions illégitimes et irrespectueuses de ses activités qui ne se limitent pas à fournir un accès à Internet ; que la société Nordsec Ltd ne pouvait ignorer l'activité commerciale de la société Nordnet ainsi que sa notoriété dans le monde de l'Internet et a cherché à la contraindre à la négociation en initiant la demande de déchéance de marque, ne pouvant ignorer que cette action lui causerait une désorganisation du fait de la nécessité d'avoir à rassembler dans un minimum de temps de nombreuses pièces pour justifier de l'usage sérieux de sa marque. Elle conclut que la demande de déchéance de marque a été introduite de mauvaise foi, ce qui lui a causé un préjudice qui doit être réparé.
Les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV répliquent que la demande de déchéance ne présente aucun caractère abusif, qu'elle trouve son origine dans les procédures d'opposition qui ont été formées par la société Nordnet à l'encontre des demandes de marques déposées par la société Nordsec Ltd qui a dû légitimement défendre ses intérêts, qu'enfin, les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV se sont montrées ouvertes à une solution amiable par la mise en 'uvre d'une mesure de médiation qui a été refusée par la société Nordnet.
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts qu'en cas de faute commise par son auteur.
La société Nordnet, dont il n'est pas contesté qu'elle a formé opposition, se prévalant de ses droits de marque, à l'encontre d'une marque et de demandes d'enregistrement de marques de l'Union européenne du groupe Nord Security auquel les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV appartiennent, ne justifie pas que la demande de déchéance de marque, qui s'inscrit dans le contexte d'un contentieux global opposant les parties, participerait d'un abus du droit d'agir en justice, la preuve n'étant pas démontrée que les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV avaient la conviction que la marque contestée était exploitée pour l'ensemble des produits et services visés à son enregistrement, étant ajouté que la demande de déchéance a été partiellement accueillie par le directeur général de l'INPI.
La demande de dommages-intérêts formée par la société Nordnet sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La procédure de recours contre une décision du directeur général de l'INPI ne donne pas lieu à condamnation aux dépens.
Il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE recevable l'intervention volontaire de la société Nordsec BV,
CONFIRME la décision rendue 19 septembre 2022 par le directeur général de l'INPI sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Nordsec Ltd de déchéance des droits de la société Nordnet sur la marque n°95594760 pour les produits et services suivants : « périphériques d'ordinateurs, photographies, clichés, affichage »,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
DECLARE la société Nordnet déchue de ses droits sur la marque n°95594760 à compter du 10 mai 2001 pour les produits et services suivants : « périphériques d'ordinateurs, photographies, clichés, affichage »,
DEBOUTE la société Nordnet de sa demande de dommages-intérêts pour procédure de mauvaise foi,
DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens,
EN APPLICATION de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV chacune à payer à la société Nordnet la somme de 5 000 euros et REJETTE la demande formée par les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV,
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ainsi qu'à M. le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle.
La Greffière La Présidente