CA Bordeaux, 1re ch. civ., 16 décembre 2025, n° 24/02967
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02967 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N227
S.A.S. NEWSELEC DISTRIBUTION
c/
S.A.R.L. NEWSELEC
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 18/10571) suivant déclaration d'appel du 27 septembre 2021
APPELANTE :
SAS ELECOLOR, anciennement dénommée S.A.S. NEWSELEC DISTRIBUTION agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
Représentée par Me Annabel BONNARIC, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Nathalie KRIEF-ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.R.L. NEWSELEC, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Nathalie CASTAGNON de la SELARL CASTAGNON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 04 novembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Laurence MICHEL, Présidente
Emmanuel BREARD, Conseiller
Bénédicte LAMARQUE, Conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 24 juin 2004 a été créée la sarl Newselec, immatriculée au RCS le 9 juillet 2004 par M. [C] [O], électricien. Son objet social a par la suite été élargi en créant un réseau d'électriciens destiné notamment à faciliter et optimiser l'achat de produits et matériels nécessaires pour les électriciens indépendants y adhérant.
Le 6 mai 2013, la sarl Newselec a déposé à l'INPI la marque semi-figurative 'newselec' n°4003170 pour désigner les services des classes 35, 38, 41, et 42 :
Le 11 décembre 2013, elle a déposé la marque semi-figurative n°4053965 pour désigner les classes de produits et services n°37 à savoir notamment les services d'installation, d'entretien et de réparation d'appareils et d'installations électriques, déparasitage d'installations électriques :
Le 17 mars 2020, la société Newselec a déposé la marque verbale 'Newselec' sous le numéro 4633145 afin de désigner les produits et services des classes 9, 11, et 35.
Elle est également titulaire depuis le 12 février 2013 du nom de domaine 'newselec.fr'.
2. Immatriculée le 9 mars 2018, la société Newselec distribution a pour activité au vu de son extrait Kbis 'le négoce et le commerce de gros d'équipements, de matériels et fournitures électriques, en informatique, climatisation, plomberie, enR, électronique, automatisme'.
3. Considérant que cette dénomination sociale ainsi que le nom de domaine www.news-elec.fr et l'adresse mail [Courriel 2] utilisés par la société Newselec distribution portent atteinte à ses droits sur ses marques et autres signes distinctifs antérieurs, le 7 juin 2018, par lettre avec accusé de réception, la société Newselec a mis en demeure la société Newselec distribution de cesser l'usage de sa dénomination sociale et plus généralement du signe newselec distribution ou de tout signe identique ou similaire aux marques déposées par ses soins.
4. Le 18 septembre 2018, la société Newselec distribution a déposé à l'INPI une demande d'enregistrement de marque semi-figurative 'Newselec distribution' n°4483937 désignant les produits en classe 9 et 11, laquelle a été rejetée par le directeur de l'INPI le 4 avril 2019 après opposition formée par la société Newselec le 31 octobre 2018.
Par arrêt du 21 janvier 2020, la cour d'appel de Rennes a rejeté le recours formé par la société Newselec distribution à l'encontre de cette décision.
5. Par exploit d'huissier en date du 26 novembre 2018, parallèlement à la procédure d'opposition, la société Newselec a assigné la société Newselec distribution devant le tribunal de grande instance de Bordeaux sur le fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale.
6. Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré recevable la demande de déchéance de la marque n°4053965,
- rejeté la demande de déchéance de la marque,
- dit que la sas Newselec distribution a commis des actes de contrefaçon des marques Newselec n°4053965, 4003170 et 4633145 dont est titulaire la société Newselec,
- dit que la sas Newselec distribution a commis des actes de concurrence déloyale en usurpant la dénomination sociale, le nom commercial, et le nom de domaine de la société Newselec,
- condamné la sas Newselec distribution à payer à la sarl Newselec la somme forfaitaire de 41.060 euros au titre de la réparation du préjudice matériel,
- condamné la sas Newselec distribution à payer à la sarl Newselec la somme de 15.000 euros au titre de la réparation du préjudice moral résultant des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale,
- interdit à la sas Newselec distribution de faire usage, dans tous les actes de la vie professionnelle et notamment sur le réseau internet, sous quelque forme que ce soit et notamment à titre de dénomination sociale du signe 'Newselec' ou 'Newselec distribution',
- ordonné, par conséquent, la sas Newselec distribution de modifier sa dénomination sociale et supprimer son nom de domaine 'news-elec.fr' sous une astreinte de 500 euros par jour passé un délai de 3 mois après la signification de cette décision, et ce durant 60 jours,
- dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte mal prononcée,
- ordonné la publication dans deux journaux ou revues français, au choix de la société demanderesse, de l'insertion suivante extraite du présent jugement :
'Communiqué judiciaire : Par jugement en date du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a jugé que la société Newselec distribution (sas) a commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale à l'encontre de la société Newselec (sarl) et l'a condamnée à indemniser la société Newselec (sarl) en réparation des préjudices subis de ce fait'.
- condamné la société Newselec distribution (sas) à rembourser à la société Newselec (sarl) le coût de ces deux publications qui ne pourra excéder un plafond global hors taxes de 6.000 euros,
- condamné la sas Newselec distribution à payer à la sarl Newselec la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la sas Newselec distribution aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- rejeté toutes autres demandes comme non fondées.
7. Par déclaration électronique en date du 27 septembre 2021, la sas Newselec distribution a interjeté appel de l'intégralité des chefs du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 7 septembre 2021.
8. Par ordonnance du 6 juillet 2022, le président chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a :
- ordonné la radiation de l'appel,
- dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens.
9. L'appel a été remis au rôle par l'appelant en date du 26 juin 2024.
10. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 31 octobre 2025, la société Elecolor (anciennement Newselec distribution) demande à la cour d'appel de Bordeaux de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré la déchéance recevable qui méritera d'être confirmée,
- ordonner la remise en l'état antérieur des parties et, en conséquence, ordonner à la société Newselec, et au besoin la condamner, à restituer à la société Elecolor, anciennement dénommée Newselec distribution, les sommes que cette dernière lui a versées, au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris,
- déclarer la société Newselec mal fondée en l'intégralité de ses demandes, fins, et conclusions et la débouter purement et simplement,
Statuant à nouveau,
- prononcer la déchéance de la marque Newselec n°40533965 à compter du 20 mai 2019 pour les produits et services visés dans l'enregistrement et revendiqués par la société Newselec, à savoir les services d'installation, d'entretien, et de réparation d'appareils et d'installations électriques, l'information en matière d'installations de chauffage et en matière de construction,
A titre subsidiaire,
- ramener le préjudice sollicité par la société Newselec à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
- condamner la société Newselec à verser la somme de 15.000 euros à la société Elecolor au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Newselec aux entiers dépens, dont distraction, pour ceux dont il aura été fait l'avance, au profit de Me Bonnaric, avocat au barreau de Bordeaux.
11. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 24 octobre 2025, la sas Newselec demande à la cour d'appel de Bordeaux de :
- confirmer le jugement du 7 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :
- rejeté la demande de déchéance de la marque,
- dit que la sas Newselec distribution a commis des actes de contrefaçon des marques Newslec n°4053965, 4003170 et 4633145 dont est titulaire la société Newselec,
- dit que la sas Newselec distribution a commis des actes de concurrence déloyale en usurpant la dénomination sociale, le nom commercial, et le nom de domaine de la société Newselec,
- condamné la sas Newselec distribution à payer à la sarl Newselec la somme forfaitaire de 41.060 euros au titre de la réparation du préjudice matériel,
- condamné la sas Newselec distribution à payer à la sarl Newselec la somme de 15.000 euros au titre de la réparation du préjudice moral résultant des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale,
- interdit à la sas Newselec distribution de faire usage, dans tous les actes de la vie professionnelle et notamment sur le réseau internet, sous quelque forme que ce soit et notamment à titre de dénomination sociale du signe 'Newselec' ou 'Newselec distribution',
- ordonné, par conséquent, la sas Newselec distribution de modifier sa dénomination sociale et supprimer son nom de domaine 'news-elec.fr' sous une astreinte de 500 euros par jour passé un délai de 3 mois après la signification de cette décision, et ce durant 60 jours,
- dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte mal prononcée,
- ordonné la publication dans deux journaux ou revues français, au choix de la société demanderesse, de l'insertion suivante extraite du présent jugement :
'Communiqué judiciaire : Par jugement en date du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a jugé que la société Newselec distribution (sas) a commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale à l'encontre de la société Newselec (sarl) et l'a condamnée à indemniser la société Newselec (sarl) en réparation des préjudices subis de ce fait'.
- condamné la société Newselec distribution (sas) à rembourser à la société Newselec (sarl) le coût de ces deux publications qui ne pourra excéder un plafond global hors taxes de 6.000 euros,
- condamné la sas Newselec distribution à payer à la sarl Newselec la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la sas Newselec distribution aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- infirmer ledit jugement en ce qu'il a rejeté les autres demandes de la société Newselec,
- déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de la société Elecolor tendant à l'infirmation du jugement attaqué à raison du risque de décision inconciliable avec l'arrêt définitif rendu par la cour d'appel de Rennes en date du 21 janvier 2020 ayant reconnu l'existence d'un important risque de confusion entre les signes Newselec et Newselec distribution et rejeté l'enregistrement de la marque seconde,
- déclarer irrecevable la demande de la société Elecolor en déchéance de la marque Newselec n°4053965 en ce qui concerne les services suivants qui lui sont pas opposés, visés en classe 37 à savoir 'déparasitage d'installations électriques, information en matière de construction, installation et réparation de chauffage, services d'installation et de maintenance de tout système de protection des installations de sécurité (notamment dans les bâtiments et les installations de mise à disposition et/ou de production et/ou de distribution d'énergie), y compris par un réseau de télécommunications, installation et maintenance de systèmes intelligents pour les bâtiments et maisons individuelles, installation, programmation, et entretien d'installations domotiques ainsi que d'automates programmables et d'installations de gestion technique des bâtiments',
Et statuant à nouveau,
- déclarer la société Newselec recevable et bien fondée dans son appel incident,
- débouter la société Elecolor (ex Newselec distribution) de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions,
- condamner la société Elecolor à payer à la société Newselec au titre de son préjudice matériel résultant des actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale la somme de :
- 220.139,12 euros au titre des RFA à hauteur de 3,5% qui auraient été dues par la société Newselec distribution pour les années 2018 à 2022 si elle avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel elle a porté atteinte, se décomposant comme suit :
- 15.003,91 euros au titre de l'année 2018,
- 39.907,56 euros au titre de l'année 2019,
- 49.339,64 euros au titre de l'année 2020,
- 53.575,27 euros au titre de l'année 2021,
- 62.312,74 euros au titre de l'année 2022,
- 628.968,90 euros au titre des redevances qui auraient été dues par la société Newselec distribution pour les années 2018 à 2022 si elle avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel elle a porté atteinte, sur la base d'un taux de redevance à 10%, se décomposant comme suit :
- 42.868,30 euros au titre de l'année 2018,
- 114.021,60 euros au titre de l'année 2019,
- 140.970,40 euros au titre de l'année 2020,
- 153.072,20 euros au titre de l'année 2021,
- 178.036,40 euros au titre de l'année 2022,
Et à titre subsidiaire, 283.036,01 euros au titre des redevances qui auraient été dues par la société Newselec distribution pour les années 2018 à 2022, si elle avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel elle a porté atteinte, sur la base d'un taux de redevance à 4,5%, se décomposant comme suit :
- 19.290,74 euros au titre de l'année 2018,
- 51.309,72 euros au titre de l'année 2019,
- 63.436,68 euros au titre de l'année 2020,
- 68.882,49 euros au titre de l'année 2021,
- 80.116,38 euros au titre de l'année 2022,
- condamner la société Elecolor (ex Newselec distribution) à payer à la société Newselec la somme de 100.000 euros au titre de son préjudice moral, résultant des actes de contrefaçon, et de concurrence déloyale,
- condamner la société Elecolor à payer à la société Newselec la somme de 18.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner que les émoluments de l'article A444-32 du code de commerce dus au commissaire de justice seront mis à la charge de la société Elecolor,
- condamner la société Elecolor aux entiers dépens.
12. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 4 novembre 2025.
13. L'instruction a été clôturée au jour des plaidoiries, le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les fins de non-recevoir
a) Sur l'irrecevabilité de la demande de la société Elecolor tendant à l'infirmation du jugement attaqué
14. La société Newselec invoque le risque de décision inconciliable avec l'arrêt définitif rendu par la cour d'appel de Rennes en date du 21 janvier 2020 ayant reconnu l'existence d'un important risque de confusion entre les signes Newselec et Newselec distribution et rejeté l'enregistrement de la marque seconde, et l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision.
15. La société Elecolor répond que la contrariété entre les décisions civiles s'apprécie « au seul regard de leurs dispositifs respectifs » et qu'en l'espèce, il n'y a aucun risque d'aboutir à des décisions inconciliables au regard du dispositif de la décision de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes qui concerne une procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque; que l'objet des procédures n'étant pas le même, il n'existe aucune autorité de la chose jugée.
Sur ce,
16. Il résulte d'une jurisprudence constante que la contrariété entre des décisions toutes rendues par des juridictions civiles doit s'apprécier en fonction de leurs dispositifs respectifs et non de leurs motifs, et se trouve caractérisée lorsque ces décisions sont inconciliables dans leur exécution et aboutissent à un déni de justice. (Cass. 2ème civ., 28 mars 2024, n°22-15.547)
Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
17. En l'espèce, le dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes rejette le recours intenté par la société Newselec distribution contre le refus du directeur de l'INPI d'enregistrer la marque NEWSELEC DISTRIBUTION.
18. Ainsi que le relève justement le tribunal, si la cour d'appel de Rennes a dû se prononcer sur un risque de confusion entre la marque semi-figurative n°4053965 déposée par la société Newselec et la marque que la société Newselec distribution souhaitait déposer, l'objet de la demande était différent s'agissant d'une procédure d'opposition relative à l'enregistrement d'une marque alors que la présente procédure est fondée sur des demandes en déchéance de la marque Newselec n°4053965, en contrefaçon des marques newselec n°4053965, 4003170 et 4633145, ainsi qu'en concurrence déloyale.
En conséquence, il n'existe ni risque de contrariété, ni autorité de la chose jugée de l'arrêt précité sur la présente procédure et la fin de non recevoir sera écartée.
b) Sur l'irrecevabilité de la demande de déchéance de la marque n°4053965
Le tribunal judiciaire a déclaré recevable la demande reconventionnelle de déchéance de la marque 4053965, considérant pour ce faire que l'action principale de la marque litigieuse vise les produits de la classe 37, qui sont opposés dans le cadre de la demande principale.
19. La société Elecolor, invoquant l'article L714-5 du code de la propriété intellectuelle (CPI), soutient qu'elle connaît d'un intérêt à agir en déchéance de la marque pour toutes les classes pour lesquelles elle a été enregistrée.
20. La société Newselec fait valoir qu'elle oppose à la société Elecolor les services d'installation, l'entretien et la réparation de matériel et d'installation électriques visés en classe 37 (n°4053965) et que cette société ne dispose d'aucun intérêt à agir à titre reconventionnel pour ce qui est des autres services visés en classe 37 par la marque NEWSELEC n°4053965 qui ne lui sont pas opposés dans le cadre de la présente instance.
Sur ce,
21.En application de l'article L.714-5 alinéa 3 du CPI (dans sa version applicable aux faits de l'espèce), la demande en déchéance peut être formée en justice par toute personne intéressée, c'est à dire justifiant, en application de l'article 31 du code de procédure civile, d'un intérêt à agir.
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Conformément à l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
La Cour de cassation retient que le requérant justifie d'un intérêt à agir dès lors que la demande en déchéance de la marque tend à lever une entrave à l'utilisation du signe dans le cadre de son activité économique.
22. La demande reconventionnelle en déchéance de marque dans le cadre d'une action principale en contrefaçon ne peut viser que les produits ou services qui sont opposés dans le cadre de la demande principale, sauf à démontrer que les autres services éventuellement visés à l'enregistrement de la marque et non visés à l'appui de l'action en contrefaçon, constitueraient une entrave à l'utilisation du signe dans le cadre de son activité économique.
23. A cet égard, l'action principale en contrefaçon de la marque n°4053965, engagée par la société Newselec à l'encontre de la société Elecolor, vise uniquement les produits de la classe 37 correspondant aux services d'installation, l'entretien et la réparation de matériel et d'installation électrique et la société Elecolor ne justifie pas en quoi les autres services visés à l'enregistrement de la marque NEWSELEC n°4053965 non visés à l'appui de l'action en contrefaçon, constitueraient une entrave à l'utilisation du signe dans le cadre de son activité économique, d'autant qu'elle déclare dans ses conclusions que ces services n'entrent pas dans le périmètre de son activité.
24. Dès lors, la société Elecolor a bien un intérêt à agir et sa demande de déchéance de la marque n°4053965 est recevable, mais uniquement pour les services d'installation, l'entretien et la réparation de matériel et d'installation électrique.
Le jugement sera confirmé, sauf à préciser les services visés.
II - Sur la demande de déchéance de la marque n°4053965
Le tribunal judiciaire a rejeté la demande de déchéance de la marque n°4053965 de la société Elecolor, ayant retenu que la société Newselec et ses adhérents avaient fait l'usage sérieux de la marque pendant une période de cinq ans de manière ininterrompue depuis le 20 mai 2014, point de départ fixé par la notification des conclusions d'incident du 20 mai 2019.
25. La société Elecolor, anciennement dénommée Newselec distribution, fait valoir que la société Newselec est une centrale de référencement, et qu'elle n'est pas en mesure de faire usage de sa marque pour les services susvisés pour lesquels elle est enregistrée, non plus que ses adhérents électriciens, seulement autorisés à faire référence à leur appartenance au réseau Newselec.
26. A l'inverse, la société Newselec invoque un usage sérieux de la marque et rappelle que son objet social a été élargi en 2013; elle ajoute qu'elle autorise depuis 2013, des électriciens, adhérents au réseau NEWSELEC à se prévaloir de leur appartenance au réseau NEWSELEC et à faire usage de la marque NEWSELEC dans le cadre de leur propre activité d'installation, d'entretien et de réparation d'appareil et d'installation électriques, tels que visés en classe 37 de sa marque NEWSELEC n°4053965.
Sur ce,
27. En vertu de l'article L.714-5 du CPI, encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque, qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa :
1° L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque,
2° L'usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie,
3° L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée,
4° L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l'exportation.
C'est au titulaire de la marque dont l'enregistrement est contesté, défendeur à l'instance, qu'il appartient de rapporter la preuve de l'usage sérieux de la marque afin d'éviter la déchéance (CJUE 10 mars 2022, no C-183/21).
Il appartient ainsi à la société Newselec de prouver l'exploitation sérieuse de sa marque Newselec n°4053965, sur la période, non contestée par les parties, du 20 mai 2014 au 20 mai 2019, date des conclusions d'incident portant demande de déchéance de la marque litigieuse.
28. En l'espèce, la société Newselec produit tout d'abord ses statuts, et notamment son article 3 qui définit son objet comme portant sur les activités de conseil et d'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, notamment sur la rédaction des coûts, les objectifs et politiques de marketing, et sur les aspects techniques liés aux installations électriques, ainsi qu'à la réalisation d'expertises techniques sur les installations électriques (pièce 2). Dans le même sens, elle fournit sa page internet qui indique expressément, en première page, sous le nom de la société et sa marque figurative 'les électriciens en réseau' (pièce 19).
29. Elle verse également aux débats les actualités de décembre 2020 de la société Newselec, portant à la connaissance du public que 'le réseau s'agrandit, et compte désormais 20 adhérents pour un chiffre d'affaires de plus de 8 millions' (pièce 39), ce qui permet d'affirmer qu'elle fournit ses services à des tiers.
30. Elle produit également un extrait de ses archives de web datant du 18 décembre 2014 au 15 juin 2017, et un extrait du 15 mars 2015 au 27 octobre 2016, qui permettaient aux clients de demander un devis notamment sur les installations, remises en conformité du réseau électrique. Par ce biais, les clients pouvaient donc obtenir l'intervention d'un installateur du réseau de Newselec.
31. Les contrats d'adhérents versés aux débats, indiquent par ailleurs que Newselec sélectionne et n'accepte que les nouveaux adhérents qui, après une investigation raisonnable, auraient les compétences requises, telles que l'expérience et les qualités personnelles, les capacités financières nécessaires pour porter le projet d'exploitation de leurs entreprises.
La charte qualité stipule que l'entreprise adhérente 'exécute vos travaux avec pour seul objectif de satisfaire pleinement votre attente'.
Il est en conséquence indéniable que la société Newselec fournit un travail lié à la classe 37 à travers son réseau d'adhérents.
32. Concernant l'autorisation donnée depuis 2013 aux électriciens, adhérents au réseau, de se prévaloir de leur appartenance au réseau Newselec et de faire usage de la marque, dans le cadre de leur propre activité d'installation, d'entretien, et de réparation d'appareil et d'installation électrique (classe 37), elle produit un article de presse du 4 avril 2018 (pièce 5), reprenant le parcours de M. [O], chef d'entreprise de Newselec. Le journaliste a ainsi pu écrire que, 'pour donner de l'ampleur, M. [O] s'est tourné vers l'association réseau entreprendre afin de bénéficier du programme booster'. Pour illustrer cette déclaration, une photo des entrepreneurs est accolée sur laquelle il est perçu le nom de la société Chalais ayant fait appel au réseau de la société Newselec, mais également, la marque figurative 'Newselec' et son numéro de téléphone.
Une autre photographie montre que la société Chalais a fait usage notamment d'un panonceau dès 2015 devant ses locaux, faisant apparaitre la marque NEWSELEC. Elle dispose également de camionnettes, à destination de circulation, comportant le numéro de téléphone de la société Newselec (pièce 77).
33. La société Newselec justifie également de contrats d'adhésion qu'elle a pu souscrire avec de nouveaux adhérents les 24 mai 2018 (pièce 25), 30 mai 2018 (pièce 26), 18 septembre 2018 (pièce 27), 12 novembre 2018 (pièce 28).
Plus précisément, les contrats d'adhésion des 18 septembre et 12 novembre 2018 précisent en annexe 2 ' charte éthique' que 'NEWSELEC veille au respect par les adhérents des prescriptions d'utilisation des [Localité 3] et autres signes distinctifs mis à leur disposition pour signaler qu'ils appartiennent au réseau NEWSELEC'
La société Newselec produit, notamment, une photographie prise en date du 30 mai 2018 (pièce 8) montrant que la marque figure sur le camion d'un électricien adhérent, la société Direlek Electricité Générale.
Il est ainsi suffisamment justifié que la société Newselec a autorisé les adhérents de son réseau à utiliser les marques et signes distinctifs permettant de les identifier.
34. De l'ensemble de ces éléments, il ressort que, sur la période considérée, la société Newselec et ses adhérents ne se limitent pas à transmettre une information en matière de construction et d'installations de chauffage et il y a lieu de retenir, à la suite des premiers juges que la société Newselec a usé de manière sérieuse de sa marque, de même que les adhérents de son réseau, qu'elle a autorisés à utiliser les marques et signes distinctifs permettant de les identifier comme tels, et de poursuivre l'exploitation de la marque n°4350965.
En conséquence, la société Elecolor sera déboutée de sa demande de déchéance de la marque n°4350965.
Le jugement entrepris de ce chef est confirmé.
III - Sur la demande de contrefaçon
Le tribunal judiciaire a retenu que l'utilisation par la société Elecolor, anciennement dénommée Newselec distribution du logo litigieux incluant le terme 'newselec' et l'usage de ce terme à titre de dénomination sociale, de nom de domaine et d'adresse mail afin de désigner des produits et services identiques ou similaires à ceux pour lesquels ces marques ont été antérieurement déposées crée un risque de confusion dans l'esprit du public.
35. La société Elecolor conclut à l'absence de risque de confusion, rappelant qu' il n'y a pas d'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt en date du 21 janvier de la Cour d'appel de Rennes, et fait valoir que qu'elle n'est titulaire d'aucun droit sur la marque NEWSELEC DISTRIBUTION et n'exploite pas ce signe à titre de marque.
Elle soutient que son activité n'est pas similaire à celles pour lesquelles ces marques sont enregistrés car NEWSELEC DISTRIBUTION n'est pas une marque de distributeur.
36.La société Newselec soutient que l'usage par la société Elecolor du signe 'NEWSELEC DISTRIBUTION' afin de distribuer du matériel électrique constitue des actes de contrefaçon des marques NEWSELEC n°4053965, 4003170 et 4633145 dont elle est titulaire. Elle fait valoir que l'imitation de ces marques pour définir des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement crée un risque de confusion, comme l'a reconnu la cour d'appel de Rennes dans son arrêt du 21 janvier 2020.
Sur ce,
37. La contrefaçon est caractérisée lorsqu'une personne reproduit, voire utilise, sans l'autorisation de son titulaire, une 'uvre protégée, un logiciel, un brevet d'invention, un dessin ou modèle, une marque de fabrique.
L'article L713-1 du CPI dispose que l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés.
En vertu de l'article L713-2 du même code, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° d'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée,
2° d'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque.
L'article L.713-3-1 rappelle que « sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants :
1° L'apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
2° L'offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l'offre ou la fourniture des services sous le signe ; (')
4° L'usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale ;
5° L'usage du signe dans les papiers d'affaires et la publicité ; ('). »
La contrefaçon suppose donc un usage effectué dans la vie des affaires et à titre de marque.
Enfin, l'usage d'un signe est fait à titre de marque lorsque ce signe est destiné à identifier des produits ou services sur le marché (CJCE, 12 nov. 2002, Arsenal, C-206/01 ; Cass. com. 7 mai 2019, n°17-19232).
38. En l'espèce, il importe peu que la société NEWSELEC DISTRIBUTION, à défaut d'enregistrement de la marque « NEWSELEC DISTRIBUTION », ne soit titulaire d'aucun droit sur ladite marque, dès lors que l'usage d'un signe comme marque suffit à ce qu'il soit porté atteinte à une marque enregistrée.
39. La circonstance qu'elle n'apposerait pas le signe NEWSELEC DISTRIBUTION sur les produits qu'elle commercialise et dont elle se fournit auprès de divers fabricants, n'est pas davantage de nature à écarter l'usage à titre de marque au sens de la jurisprudence précitée, puisqu'elle offre, sous ce nom, des services de vente en gros de matériel électrique.
40. L'appelante utilise avec sa dénomination sociale 'Newselec distribution', devenue 'Elecolor', le signe semi-figuratif suivant :
mais également le nom de domaine www.news-elec.fr, ainsi que l'adresse mail [Courriel 2].
Il résulte des différentes pièces versées aux débats, et notamment des captures d'écran de son site Facebook, que ce signe est utilisé non seulement en tant que dénomination sociale, mais aussi sous forme d'un logo à côté duquel figurent avis et recommandations tels que 'services 100% client et surtout de bon renseignement avec une super équipe !' (Pièce 10).
41. Il est donc nécessaire de rechercher si le signe NEWSELEC DISTRIBUTION est similaire aux trois marques déposées afin de désigner des produits ou services similaires à ceux pour lesquels la marque a été déposée, en sorte qu'il existerait un risque de confusion, étant précisé que les services visés par l'enregistrement des marques NEWSELEC n°4003170, n°4053965 et n°4633145 en classes 9, 11, 35, 37, 38, 41, et 42, ne précisent pas le public visé, qu'il s'agisse de professionnels ou de particuliers.
42. En premier lieu, il sera relevé que les marques semi-figuratives n°4053965 et 4003170 (qui sont identiques) de la société Newselec sont très similaires au signe utilisé par la société Elecolor sur sa page Facebook, puisqu'en dépit des différences de couleur et de forme, toutes deux reprennent le nom 'Newselec' accompagné d'un éclair symbolisant l'électricité.
Si le signe de Newselec est écrit par le biais de l'éclair en remplacement du 's', il s'ensuit que les deux termes se lisent, et se prononcent de la même manière.
La seule différence entre ces deux signes est la mention de 'distribution' introduite par la société Elecolor.
Cette simple différence ne permet pas de distinguer expressément les deux sociétés.
43. S'agissant de la marque verbale NEWSELEC n°4633145, la société Newselec distribution l'a reproduite dans sa dénomination sociale en lui ajoutant seulement le terme 'distribution' qui est descriptif, en sorte que la similarité entre les deux signes est établie.
De la même manière, les noms de domaine sont extrêmement similaires, puisque la société Elecolor utilise le terme 'Newselec' pour son adresse mail et son site internet, à savoir [Courriel 2] et www.news-elec.fr.
La seule différence ici se concentre dans le tiret entre le 'news' et 'elec', ce qui n'est pas assez distinctif, entraînant une similitude évidente.
44. Concernant les produits et services qui sont prévus par les deux sociétés, la marque semi-figurative n°4003170 a été déposée le 6 mai 2013 par la société Newselec désignant les classes 35, 38, 42. A l'inverse, la marqué déposée (refusée) de la société Elecolor désigne uniquement la classe 37.
Or, la classe 42 vise notamment les informations et conseils techniques sur les installations de mise à disposition et/ou de production, et/ou de distribution d'énergie.
Cette activité est donc complémentaire de la classe 37 de la société Elecolor qui vise notamment les services d'installation, d'entretien et de réparation d'appareils et d'installations électriques, ainsi que les services d'installation et de réparation de chauffage, complétée d'ailleurs sur son site Facebook qui précise qu'elle 'est spécialisée dans le conseil et la vente de matériel électrique dédiée aux professionnels'.
45. Il en est de même s'agissant de la marque n°4633145 déposée par la société Newselec le 17 mars 2020, désignant les classes 9, 11, et 35, ces classes complètent encore davantage l'activité de la société Newselec, et demeurent toujours complémentaires des services fournis par la société Elecolor, anciennement Newselec distribution, et notamment les classes 11 et 35 qui désignent les appareils d'éclairage, appareils de chauffage, appareils de cuisson, appareils de réfrigération, appareils de séchage, appareils de climatisation, installations de climatisation, torches électriques, mais également les services de gestion de chaînes d'approvisionnement, services d'approvisionnement pour des tiers en matière électrique.
46. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est indéniable que l'identité et la similarité des produits et services en cause, conjuguée à la quasi-identité des signes, est propre à générer un risque de confusion dans l'esprit du public, professionnel ou non, lequel est susceptible de croire que NEWSELEC DISTRIBUTION, et le nom de domaine sont une déclinaison de la marque NEWSELEC de la société Newselec.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que les actes de contrefaçon étaient établis.
Le jugement entrepris de ce chef est donc confirmé.
IV - Sur la demande de concurrence déloyale
Le tribunal judiciaire a reconnu l'établissement d'actes de concurrence déloyale de la société anciennement dénommée Newselec distribution à l'égard de la société Newselec, considérant que l'adoption d'une dénomination sociale similaire afin d'exercer une activité similaire était constitutive d'une faute de nature à crééer un risque de confusion entre les deux entreprises.
47. La société Elecolor (anciennement Newselec distribution) fait valoir que les faits reprochés au titre de la concurrence déloyale ne sont pas distincts de ceux reprochés au titre de la contrefaçon et que les activités des deux sociétés sont différentes puisqu'elle a une activité de grossiste alors que la société Newselec est une centrale de référencements.
48. La société Newselec fait valoir que les deux sociétés interviennent dans le même domaine d'activité, celui de l'électricité et que les services proposés le sont auprès de la même clientèle, composée d'électriciens professionnels.
Elle soutient que les similitudes entre les signes distinctifs utilisés à titre de dénominations sociales, noms commerciaux et enseignes et celles existant entre les noms de domaine, créent un risque de confusion important dans l'esprit du public pertinent entre les deux opérateurs, ce qui caractérise un acte de concurrence déloyale, ces faits étant distincts de ceux sanctionnés au titre de la contrefaçon de marque.
Sur ce,
49. Il sera rappelé que la contrefaçon existe du seul fait de l'atteinte au droit privatif, indépendamment de toute faute ou préjudice et que l'action en concurrence déloyale a quant à elle pour but de sanctionner des agissements déloyaux qui constituent des abus à la liberté de commerce (dénigrement, confusion des produits ou des entreprises, désorganisation de l'entreprise, parasitisme).
50. L'action en concurrence déloyale suppose la réunion de trois conditions, à savoir une faute, qui vise tout procédé contraire aux usages du commerce et à l'honnêteté professionnelle, indépendamment de l'intention de nuire ; un préjudice, qui concerne tout dommage subi, générateur d'un trouble commercial ; et un lien de causalité, généralement induit de la faute et du dommage.
51. En l'espèce, la société Newselec estime que la société Elecolor a commis des actes de concurrence déloyale en ce qu'il existe un risque de confusion évident dans l'esprit du public pertinent entre la dénomination sociale, le nom commercial, et le nom de domaine de la société Newselec et la société anciennement dénommée Newselec distribution.
Au regard de ce qui est reproché à la société Elecolor, la société Newselec, qui a abandonné son fondement portant sur les pratiques commerciales trompeuses devant la cour, se limite à alléguer des arguments qu'elle a d'ores et déjà fournis pour caractériser sa demande fondée sur la contrefaçon.
52. Or, conformément à la jurisprudence, lorsque l'action en concurrence déloyale est exercée corrélativement à une action en contrefaçon, l'action en concurrence déloyale doit être fondée sur des actes ou des faits distincts de ceux déjà sanctionnés au titre de la contrefaçon.
53. Tel n'est pas le cas en l'occurrence, la société Newselec n'apportant pas la preuve de faits distincts de l'action en contrefaçon.
Dès lors, les actes de concurrence déloyale ne sont pas établis et il y a lieu de débouter la société Newselec de sa demande à ce titre.
Le jugement entrepris de ce chef est infirmé.
V - Sur l'indemnisation de la société Newselec
Le tribunal judiciaire a alloué à la société Newselec la somme de 41.060 euros au titre de la réparation du préjudice matériel, et la somme de 15.000 euros au titre de la réparation du préjudice moral résultant des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale.
54. La société Elecolor estime que la société Newselec ne peut pas à la fois se voir indemnisée du gain prétendument manqué et se voir allouer une redevance forfaitaire.
Elle fait valoir d'une part que la société adverse ne peut calculer les ristournes de fin d'année sur la totalité du chiffre d'affaires réalisé par la société ex Newselec Distribution, mais seulement sur le chiffre d'affaires susceptible d'être réalisé au sein du réseau, et en tenant compte qu'elle ne perçoit en définitive que 15% de la ristourne obtenue.
S'agissant des redevances, elle considère que l'intimée ne peut prétendre asseoir sa redevance litigieuse sur la totalité des ventes, dont aucune n'a concerné les membres de son réseau et qu'elle ne fournit en outre aucun élément susceptible de calculer le taux de la redevance.
55. La société NEWSELEC fait valoir qu'elle aurait du percevoir les ristournes de fin d'année (RFA) dues au titre du référencement dans le réseau, outre des redevances au titre de l'exploitation du signe. Elle demande à cet égard que lui soit allouée à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire, supérieure au montant des redevances et droits qui auraient été dus si la société Newselec distribution avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel elle a porté atteinte. Elle estime que cette redevance doit correspondre à un pourcentage de chiffre d'affaires qu'elle aurait pu réclamer à l'appelante si l'autorisation d'exploiter le signe NEWSELEC lui avait été demandée, ceci en y affectant une majoration prenant en considération l'existence des faits délictueux commis à son préjudice.
Elle soutient également avoir subi un préjudice moral, ayant reçu des factures et e-mails ne la concernant pas et la société Elecolor ayant continué à exploiter le signe NEWSELEC DISTRIBUTION malgré le refus d'enregistrement de cette marque.
Sur ce,
56. En vertu de l'article L716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération, distinctement :
1° les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée,
2° le préjudice moral causé à cette dernière,
3° et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels, et promotionnels, que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
57. Comme sus-développé, la société Elecolor, anciennement dénommée Newselec distribution, a commis des actes de contrefaçon, ayant nécessairement porté une confusion dans l'esprit du public, aboutissant dès lors à causer un préjudice à la société Newselec, mais n'a pas commis d'acte de concurrence déloyale.
Ces actes ont perduré du 9 mars 2018, date d'immatriculation de la société Newselec distribution, jusqu'au 17 février 2022, date de modification de sa dénomination sociale au RCS, soit près de 4 années.
a) sur le préjudice matériel
58. Se prévalant de l'atteinte portée à une perte de gain du fait d'un défaut d'accord de coopération commerciale, la société Newselec fait valoir que la société Elecolor aurait dû lui verser a minima une ristourne de fin d'année (RFA) comprise entre 2 et 3,50% de son chiffre d'affaires réalisé auprès des adhérents électriciens du réseau Newselec (pièce 22). Le pourcentage de 3,50% s'applique lorsque le chiffre d'affaire dépasse 200.000 euros net HT ; ce qui est le cas de la société Elecolor.
59. Au regard des éléments fournis, et notamment de la RFA, il sera admis d'indemniser la société Newselec sur la base de ses propres stipulations contractuelles, si la société Elecolor avait obtenu une autorisation et travaillé en exploitant la marque de la société Newselec sur la base de 3,5% du chiffre d'affaire moyen de ses adhérents, jusqu'au jour du changement de sa dénomination sociale, à savoir le 17 février 2022, étant observé qu'au terme du contrat d'adhésion, le montant de la ristourne encaissé par Newselec est reversé à l'adhérent, seuls 15% étant rétrocédés à Newselec en contre-partie de ses services.
60. Pour ce faire, la société Newselec fournit la preuve de paiement d'une RFA par les sociétés Bernet et Rexel, adhérentes du réseau, qui connaissent un écart important de RFA versées, à savoir respectivement 11.237,93 euros, et 439,40 euros ; soit une moyenne de 5.838,66 euros.
Il est ainsi apprécié par la cour d'en dégager une moyenne annuelle pour calculer un préjudice à peu près proportionnel de la RFA qui aurait dû être versée par la société Elecolor si elle avait été membre du réseau.
De l'année 2018 à 2022, le préjudice de la société Newselec au titre des RFA s'apprécie de manière suivante :
5.838,66 x 5 = 29.193,32 euros x 15% = 4.378,99 €.
61. Par ailleurs, ainsi que relevé par les premiers juges, contrairement à ce que soutient la société Elecolor, la redevance qu'aurait pu solliciter la société Newselec pour l'autoriser à utiliser ses marques se distingue des remises de fin d'année, en sorte que ces droits peuvent être pris en compte cumulativement au titre des pertes subies, étant observé qu'il s'agit ici de déterminer le montant des redevances qui auraient été dues en contrepartie de l'utilisation de la marque NEWSELEC par l'appelante, et ce quels que soient ses clients, dès lors qu'elle a effectivement fait usage de cette marque auprès du public.
62. Il sera rappelé qu'il appartient au juge, y compris dans l'allocation de dommages et intérêts calculés selon une base forfaitaire, de veiller à ce que le montant alloué répare le préjudice réellement subi par la victime d'actes de contrefaçon, sans perte ni profit pour elle.
63. La société Newselec sollicite à ce titre à titre principal un taux de redevance à hauteur de 10% du chiffre d'affaires de la société Elecolor, soit une somme de 628.968,90 €, et à titre subsidiaire un taux de redevance à hauteur de 4,5% de ce chiffre d'affaires, soit une somme de 283.036,01 €.
Il ressort des pièces versées aux débats, et non contestées, que les chiffres d'affaires de la société Elecolor s'établissent comme suit :
428.683€ HT sur son premier exercice 2018,
1.140.216€ HT sur l'exercice 2019
1.409.704€ sur l'exercice 2020
1.530.722€ sur la période du 1er janvier 2021 au 31 août 2021
1.780.364€ sur l'exercice 2022
Or, les propres chiffres d'affaires de la société Newselec pour les années considérées s'établissent à :
- 32.485 € en 2018
- 44.489 € en 2019
- 51.576 € en 2020
- 78.568 € en 2021
Soit 207.118 € sur 4 ans
Il en résulte une disproportion manifeste alors même que la société Newselec ne comptait que 5 adhérents en 2018 et 20 en 2020.
64. L'évaluation d'un éventuel montant de redevance doit donc s'opérer sur d'autres éléments que le chiffre d'affaires de la société Elecolor.
65. A cet égard, la société Newselec ne justifie pas de la valeur économique de sa marque NEWSELEC et ne produit pas, non plus, de contrat de licence de marque.
Elle verse toutefois aux débats quatre contrats d'adhésion conclus en 2018. Les montants des adhésions varient de 125 euros HT à 525 euros HT en fonction des options choisies en termes d'outils mis à disposition, mais tous les contrats autorisent l'adhérent à se prévaloir de son appartenance au réseau NEWSELEC et à faire usage de la marque NEWSELEC dans le cadre de sa propre activité d'installation, d'entretien et de réparation d'appareil et d'installation électriques.
Dans ces conditions, il peut être retenu un montant de redevance mensuelle de 50 euros HT, soit 600 euros par an.
66. En conséquence, et pour la période considérée (48 mois), la société Elecolor est redevable d'un montant total de redevance de 2.400 euros HT, au paiement de laquelle
il convient de la condamner.
En définitive, le préjudice matériel de la société Newselec sera donc indemnisé à hauteur de 6.778,99 euros (2.400 + 4.378,99).
Le jugement sera donc infirmé dans son quantum.
b) sur le préjudice moral
67. La société Newselec invoque en ce sens un préjudice tiré d'une dévalorisation de sa marque, notamment sur les réseaux sociaux, ce qui constitue une part importante de ses investissements, et participent de son image de marque et de sa crédibilité auprès de sa clientèle.
Elle estime que la société Elecolor a profité de la notoriété de la société Newselec et de l'attractivité attachée au réseau Newselec pour proposer ses produits et services.
68. Se prévalant de l'atteinte portée à sa renommée par dilution ou ternissement de son image, il appartient à la société Newselec de rapporter la preuve d'une modification ou d'un risque de modification du comportement des clients à son égard, ou d'un impact négatif engendré par le lien entre la marque et l'activité de la société Elecolor.
69. La société Newselec produit différents e-mails montrant que la société appelante a laissé des factures en souffrance auprès de fournisseurs, ainsi que des commandes non livrées. Cette situation était de nature à nuire à sa réputation et sa crédibilité, notamment financière, ses partenaires étant amenés à s'interroger légitimement sur l'existence de cette nouvelle entité.
70. En outre, postérieurement à la mise en demeure reçue de la société Newselec, l'appelante a déposé une marque NEWSELEC DISTRIBUTION, et poursuivi l'exploitation de celle-ci pendant 4 ans, nonobstant une décision définitive de la Cour d'appel de Rennes du 21 janvier 2020 ayant reconnu le risque de confusion et rejeté l'enregistrement de sa marque NEWSELEC DISTRIBUTION.
Il y a ainsi lieu de retenir de la part de la société Elecolor une atteinte délibérée aux droits de l'intimée pendant 4 ans.
C'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que le tribunal a alloué une somme de 15.000 euros en indemnisation du préjudice moral.
Le jugement entrepris de ce chef est donc confirmé.
VI - Sur les mesures complémentaires
Le tribunal judiciaire a ordonné à la société anciennement dénommée Newselec distribution de cesser tout usage du signe 'Newselec distribution' ou 'Newselec' sous quelque forme que ce soit, et notamment sur internet, et ordonné la publication par extraits du jugement aux frais exclusivement avancés par la société Newselec distribution pour un montant global de 6.000 euros HT maximum.
71. La société Elecolor conclut à l'infirmation de ce chef du jugement, soulevant qu'elle a fait l'avance des frais, et pense que la société Newselec n'a pas effectué la dépense de publication et a conservé les fonds.
72. La société Newselec, quant à elle, conclut à la confirmation du chef du jugement, et précise qu'une mesure d'exécution forcée a dû avoir lieu en raison du comportement tardif de la société Elecolor de modifier sa dénomination sociale et son activité sur internet. Elle fait valoir que les mesures provisoires prononcées en première instance ont permis de faire cesser définitivement l'atteinte portée aux droits de la société intimée.
Sur ce,
73. Au regard de la confirmation relative à l'existence d'une contrefaçon, et de la procédure d'exécution forcée, avec liquidation de l'astreinte par une décision du juge de l'exécution de Nantes du 28 février 2022, puis un arrêt doté d'autorité de chose jugée de la cour d'appel de Rennes du 7 juillet 2023, le jugement entrepris de ce chef est confirmé.
VII - Sur les frais irrépétibles et les dépens
74. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Sur ce fondement, la société Elecolor, qui succombe en appel, supportera la charge des entiers dépens de la présente instance.
75. Au vu de l'issue du présent recours, la société Elecolor sera tenue à payer à la société Newselec une somme de 6. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Rejette la fin de non-recevoir portant sur la demande de la société Elecolor tendant à l'infirmation du jugement attaqué ;
Confirme le jugement entrepris sauf :
- à préciser que la demande de déchéance de la marque n°4053965 est recevable pour les services d'installation, l'entretien et la réparation de matériel et d'installation électrique
- en ce qu'il a dit que la société Elecolor, anciennement dénommée Newselec distribution avait commis des actes de concurrence déloyale en usurpant la dénomination sociale, le nom commercial, et le nom de domaine de la société Newselec,
- en ce qu'il a alloué la somme de 41.060 euros au titre du préjudice matériel de la société Newselec,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Dit que la demande de déchéance de la marque n°4053965 est recevable pour les services d'installation, l'entretien et la réparation de matériel et d'installation électrique ;
Déboute la société Newselec de sa demande au titre d'actes de concurrence déloyale ;
Condamne la société Elecolor, anciennement dénommée Newselec distribution, à payer à la société Newselec la somme de 6.778,99 euros au titre de la réparation du préjudice matériel ;
Condamne la société Elecolor, anciennement dénommée Newselec distribution, à payer à la société Newselec la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Elecolor, anciennement dénommée Newselec distribution, aux entiers dépens ;
Dit que les émoluments de l'article A444-32 du code de commerce dus au commissaire de justice seront mis à la charge de la société Elecolor.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
1ère CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 16 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02967 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N227
S.A.S. NEWSELEC DISTRIBUTION
c/
S.A.R.L. NEWSELEC
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 18/10571) suivant déclaration d'appel du 27 septembre 2021
APPELANTE :
SAS ELECOLOR, anciennement dénommée S.A.S. NEWSELEC DISTRIBUTION agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
Représentée par Me Annabel BONNARIC, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Nathalie KRIEF-ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.R.L. NEWSELEC, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Nathalie CASTAGNON de la SELARL CASTAGNON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 04 novembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Laurence MICHEL, Présidente
Emmanuel BREARD, Conseiller
Bénédicte LAMARQUE, Conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 24 juin 2004 a été créée la sarl Newselec, immatriculée au RCS le 9 juillet 2004 par M. [C] [O], électricien. Son objet social a par la suite été élargi en créant un réseau d'électriciens destiné notamment à faciliter et optimiser l'achat de produits et matériels nécessaires pour les électriciens indépendants y adhérant.
Le 6 mai 2013, la sarl Newselec a déposé à l'INPI la marque semi-figurative 'newselec' n°4003170 pour désigner les services des classes 35, 38, 41, et 42 :
Le 11 décembre 2013, elle a déposé la marque semi-figurative n°4053965 pour désigner les classes de produits et services n°37 à savoir notamment les services d'installation, d'entretien et de réparation d'appareils et d'installations électriques, déparasitage d'installations électriques :
Le 17 mars 2020, la société Newselec a déposé la marque verbale 'Newselec' sous le numéro 4633145 afin de désigner les produits et services des classes 9, 11, et 35.
Elle est également titulaire depuis le 12 février 2013 du nom de domaine 'newselec.fr'.
2. Immatriculée le 9 mars 2018, la société Newselec distribution a pour activité au vu de son extrait Kbis 'le négoce et le commerce de gros d'équipements, de matériels et fournitures électriques, en informatique, climatisation, plomberie, enR, électronique, automatisme'.
3. Considérant que cette dénomination sociale ainsi que le nom de domaine www.news-elec.fr et l'adresse mail [Courriel 2] utilisés par la société Newselec distribution portent atteinte à ses droits sur ses marques et autres signes distinctifs antérieurs, le 7 juin 2018, par lettre avec accusé de réception, la société Newselec a mis en demeure la société Newselec distribution de cesser l'usage de sa dénomination sociale et plus généralement du signe newselec distribution ou de tout signe identique ou similaire aux marques déposées par ses soins.
4. Le 18 septembre 2018, la société Newselec distribution a déposé à l'INPI une demande d'enregistrement de marque semi-figurative 'Newselec distribution' n°4483937 désignant les produits en classe 9 et 11, laquelle a été rejetée par le directeur de l'INPI le 4 avril 2019 après opposition formée par la société Newselec le 31 octobre 2018.
Par arrêt du 21 janvier 2020, la cour d'appel de Rennes a rejeté le recours formé par la société Newselec distribution à l'encontre de cette décision.
5. Par exploit d'huissier en date du 26 novembre 2018, parallèlement à la procédure d'opposition, la société Newselec a assigné la société Newselec distribution devant le tribunal de grande instance de Bordeaux sur le fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale.
6. Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré recevable la demande de déchéance de la marque n°4053965,
- rejeté la demande de déchéance de la marque,
- dit que la sas Newselec distribution a commis des actes de contrefaçon des marques Newselec n°4053965, 4003170 et 4633145 dont est titulaire la société Newselec,
- dit que la sas Newselec distribution a commis des actes de concurrence déloyale en usurpant la dénomination sociale, le nom commercial, et le nom de domaine de la société Newselec,
- condamné la sas Newselec distribution à payer à la sarl Newselec la somme forfaitaire de 41.060 euros au titre de la réparation du préjudice matériel,
- condamné la sas Newselec distribution à payer à la sarl Newselec la somme de 15.000 euros au titre de la réparation du préjudice moral résultant des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale,
- interdit à la sas Newselec distribution de faire usage, dans tous les actes de la vie professionnelle et notamment sur le réseau internet, sous quelque forme que ce soit et notamment à titre de dénomination sociale du signe 'Newselec' ou 'Newselec distribution',
- ordonné, par conséquent, la sas Newselec distribution de modifier sa dénomination sociale et supprimer son nom de domaine 'news-elec.fr' sous une astreinte de 500 euros par jour passé un délai de 3 mois après la signification de cette décision, et ce durant 60 jours,
- dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte mal prononcée,
- ordonné la publication dans deux journaux ou revues français, au choix de la société demanderesse, de l'insertion suivante extraite du présent jugement :
'Communiqué judiciaire : Par jugement en date du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a jugé que la société Newselec distribution (sas) a commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale à l'encontre de la société Newselec (sarl) et l'a condamnée à indemniser la société Newselec (sarl) en réparation des préjudices subis de ce fait'.
- condamné la société Newselec distribution (sas) à rembourser à la société Newselec (sarl) le coût de ces deux publications qui ne pourra excéder un plafond global hors taxes de 6.000 euros,
- condamné la sas Newselec distribution à payer à la sarl Newselec la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la sas Newselec distribution aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- rejeté toutes autres demandes comme non fondées.
7. Par déclaration électronique en date du 27 septembre 2021, la sas Newselec distribution a interjeté appel de l'intégralité des chefs du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 7 septembre 2021.
8. Par ordonnance du 6 juillet 2022, le président chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a :
- ordonné la radiation de l'appel,
- dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens.
9. L'appel a été remis au rôle par l'appelant en date du 26 juin 2024.
10. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 31 octobre 2025, la société Elecolor (anciennement Newselec distribution) demande à la cour d'appel de Bordeaux de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré la déchéance recevable qui méritera d'être confirmée,
- ordonner la remise en l'état antérieur des parties et, en conséquence, ordonner à la société Newselec, et au besoin la condamner, à restituer à la société Elecolor, anciennement dénommée Newselec distribution, les sommes que cette dernière lui a versées, au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris,
- déclarer la société Newselec mal fondée en l'intégralité de ses demandes, fins, et conclusions et la débouter purement et simplement,
Statuant à nouveau,
- prononcer la déchéance de la marque Newselec n°40533965 à compter du 20 mai 2019 pour les produits et services visés dans l'enregistrement et revendiqués par la société Newselec, à savoir les services d'installation, d'entretien, et de réparation d'appareils et d'installations électriques, l'information en matière d'installations de chauffage et en matière de construction,
A titre subsidiaire,
- ramener le préjudice sollicité par la société Newselec à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
- condamner la société Newselec à verser la somme de 15.000 euros à la société Elecolor au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Newselec aux entiers dépens, dont distraction, pour ceux dont il aura été fait l'avance, au profit de Me Bonnaric, avocat au barreau de Bordeaux.
11. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 24 octobre 2025, la sas Newselec demande à la cour d'appel de Bordeaux de :
- confirmer le jugement du 7 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :
- rejeté la demande de déchéance de la marque,
- dit que la sas Newselec distribution a commis des actes de contrefaçon des marques Newslec n°4053965, 4003170 et 4633145 dont est titulaire la société Newselec,
- dit que la sas Newselec distribution a commis des actes de concurrence déloyale en usurpant la dénomination sociale, le nom commercial, et le nom de domaine de la société Newselec,
- condamné la sas Newselec distribution à payer à la sarl Newselec la somme forfaitaire de 41.060 euros au titre de la réparation du préjudice matériel,
- condamné la sas Newselec distribution à payer à la sarl Newselec la somme de 15.000 euros au titre de la réparation du préjudice moral résultant des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale,
- interdit à la sas Newselec distribution de faire usage, dans tous les actes de la vie professionnelle et notamment sur le réseau internet, sous quelque forme que ce soit et notamment à titre de dénomination sociale du signe 'Newselec' ou 'Newselec distribution',
- ordonné, par conséquent, la sas Newselec distribution de modifier sa dénomination sociale et supprimer son nom de domaine 'news-elec.fr' sous une astreinte de 500 euros par jour passé un délai de 3 mois après la signification de cette décision, et ce durant 60 jours,
- dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte mal prononcée,
- ordonné la publication dans deux journaux ou revues français, au choix de la société demanderesse, de l'insertion suivante extraite du présent jugement :
'Communiqué judiciaire : Par jugement en date du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a jugé que la société Newselec distribution (sas) a commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale à l'encontre de la société Newselec (sarl) et l'a condamnée à indemniser la société Newselec (sarl) en réparation des préjudices subis de ce fait'.
- condamné la société Newselec distribution (sas) à rembourser à la société Newselec (sarl) le coût de ces deux publications qui ne pourra excéder un plafond global hors taxes de 6.000 euros,
- condamné la sas Newselec distribution à payer à la sarl Newselec la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la sas Newselec distribution aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- infirmer ledit jugement en ce qu'il a rejeté les autres demandes de la société Newselec,
- déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de la société Elecolor tendant à l'infirmation du jugement attaqué à raison du risque de décision inconciliable avec l'arrêt définitif rendu par la cour d'appel de Rennes en date du 21 janvier 2020 ayant reconnu l'existence d'un important risque de confusion entre les signes Newselec et Newselec distribution et rejeté l'enregistrement de la marque seconde,
- déclarer irrecevable la demande de la société Elecolor en déchéance de la marque Newselec n°4053965 en ce qui concerne les services suivants qui lui sont pas opposés, visés en classe 37 à savoir 'déparasitage d'installations électriques, information en matière de construction, installation et réparation de chauffage, services d'installation et de maintenance de tout système de protection des installations de sécurité (notamment dans les bâtiments et les installations de mise à disposition et/ou de production et/ou de distribution d'énergie), y compris par un réseau de télécommunications, installation et maintenance de systèmes intelligents pour les bâtiments et maisons individuelles, installation, programmation, et entretien d'installations domotiques ainsi que d'automates programmables et d'installations de gestion technique des bâtiments',
Et statuant à nouveau,
- déclarer la société Newselec recevable et bien fondée dans son appel incident,
- débouter la société Elecolor (ex Newselec distribution) de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions,
- condamner la société Elecolor à payer à la société Newselec au titre de son préjudice matériel résultant des actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale la somme de :
- 220.139,12 euros au titre des RFA à hauteur de 3,5% qui auraient été dues par la société Newselec distribution pour les années 2018 à 2022 si elle avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel elle a porté atteinte, se décomposant comme suit :
- 15.003,91 euros au titre de l'année 2018,
- 39.907,56 euros au titre de l'année 2019,
- 49.339,64 euros au titre de l'année 2020,
- 53.575,27 euros au titre de l'année 2021,
- 62.312,74 euros au titre de l'année 2022,
- 628.968,90 euros au titre des redevances qui auraient été dues par la société Newselec distribution pour les années 2018 à 2022 si elle avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel elle a porté atteinte, sur la base d'un taux de redevance à 10%, se décomposant comme suit :
- 42.868,30 euros au titre de l'année 2018,
- 114.021,60 euros au titre de l'année 2019,
- 140.970,40 euros au titre de l'année 2020,
- 153.072,20 euros au titre de l'année 2021,
- 178.036,40 euros au titre de l'année 2022,
Et à titre subsidiaire, 283.036,01 euros au titre des redevances qui auraient été dues par la société Newselec distribution pour les années 2018 à 2022, si elle avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel elle a porté atteinte, sur la base d'un taux de redevance à 4,5%, se décomposant comme suit :
- 19.290,74 euros au titre de l'année 2018,
- 51.309,72 euros au titre de l'année 2019,
- 63.436,68 euros au titre de l'année 2020,
- 68.882,49 euros au titre de l'année 2021,
- 80.116,38 euros au titre de l'année 2022,
- condamner la société Elecolor (ex Newselec distribution) à payer à la société Newselec la somme de 100.000 euros au titre de son préjudice moral, résultant des actes de contrefaçon, et de concurrence déloyale,
- condamner la société Elecolor à payer à la société Newselec la somme de 18.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner que les émoluments de l'article A444-32 du code de commerce dus au commissaire de justice seront mis à la charge de la société Elecolor,
- condamner la société Elecolor aux entiers dépens.
12. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 4 novembre 2025.
13. L'instruction a été clôturée au jour des plaidoiries, le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les fins de non-recevoir
a) Sur l'irrecevabilité de la demande de la société Elecolor tendant à l'infirmation du jugement attaqué
14. La société Newselec invoque le risque de décision inconciliable avec l'arrêt définitif rendu par la cour d'appel de Rennes en date du 21 janvier 2020 ayant reconnu l'existence d'un important risque de confusion entre les signes Newselec et Newselec distribution et rejeté l'enregistrement de la marque seconde, et l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision.
15. La société Elecolor répond que la contrariété entre les décisions civiles s'apprécie « au seul regard de leurs dispositifs respectifs » et qu'en l'espèce, il n'y a aucun risque d'aboutir à des décisions inconciliables au regard du dispositif de la décision de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes qui concerne une procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque; que l'objet des procédures n'étant pas le même, il n'existe aucune autorité de la chose jugée.
Sur ce,
16. Il résulte d'une jurisprudence constante que la contrariété entre des décisions toutes rendues par des juridictions civiles doit s'apprécier en fonction de leurs dispositifs respectifs et non de leurs motifs, et se trouve caractérisée lorsque ces décisions sont inconciliables dans leur exécution et aboutissent à un déni de justice. (Cass. 2ème civ., 28 mars 2024, n°22-15.547)
Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
17. En l'espèce, le dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes rejette le recours intenté par la société Newselec distribution contre le refus du directeur de l'INPI d'enregistrer la marque NEWSELEC DISTRIBUTION.
18. Ainsi que le relève justement le tribunal, si la cour d'appel de Rennes a dû se prononcer sur un risque de confusion entre la marque semi-figurative n°4053965 déposée par la société Newselec et la marque que la société Newselec distribution souhaitait déposer, l'objet de la demande était différent s'agissant d'une procédure d'opposition relative à l'enregistrement d'une marque alors que la présente procédure est fondée sur des demandes en déchéance de la marque Newselec n°4053965, en contrefaçon des marques newselec n°4053965, 4003170 et 4633145, ainsi qu'en concurrence déloyale.
En conséquence, il n'existe ni risque de contrariété, ni autorité de la chose jugée de l'arrêt précité sur la présente procédure et la fin de non recevoir sera écartée.
b) Sur l'irrecevabilité de la demande de déchéance de la marque n°4053965
Le tribunal judiciaire a déclaré recevable la demande reconventionnelle de déchéance de la marque 4053965, considérant pour ce faire que l'action principale de la marque litigieuse vise les produits de la classe 37, qui sont opposés dans le cadre de la demande principale.
19. La société Elecolor, invoquant l'article L714-5 du code de la propriété intellectuelle (CPI), soutient qu'elle connaît d'un intérêt à agir en déchéance de la marque pour toutes les classes pour lesquelles elle a été enregistrée.
20. La société Newselec fait valoir qu'elle oppose à la société Elecolor les services d'installation, l'entretien et la réparation de matériel et d'installation électriques visés en classe 37 (n°4053965) et que cette société ne dispose d'aucun intérêt à agir à titre reconventionnel pour ce qui est des autres services visés en classe 37 par la marque NEWSELEC n°4053965 qui ne lui sont pas opposés dans le cadre de la présente instance.
Sur ce,
21.En application de l'article L.714-5 alinéa 3 du CPI (dans sa version applicable aux faits de l'espèce), la demande en déchéance peut être formée en justice par toute personne intéressée, c'est à dire justifiant, en application de l'article 31 du code de procédure civile, d'un intérêt à agir.
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Conformément à l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
La Cour de cassation retient que le requérant justifie d'un intérêt à agir dès lors que la demande en déchéance de la marque tend à lever une entrave à l'utilisation du signe dans le cadre de son activité économique.
22. La demande reconventionnelle en déchéance de marque dans le cadre d'une action principale en contrefaçon ne peut viser que les produits ou services qui sont opposés dans le cadre de la demande principale, sauf à démontrer que les autres services éventuellement visés à l'enregistrement de la marque et non visés à l'appui de l'action en contrefaçon, constitueraient une entrave à l'utilisation du signe dans le cadre de son activité économique.
23. A cet égard, l'action principale en contrefaçon de la marque n°4053965, engagée par la société Newselec à l'encontre de la société Elecolor, vise uniquement les produits de la classe 37 correspondant aux services d'installation, l'entretien et la réparation de matériel et d'installation électrique et la société Elecolor ne justifie pas en quoi les autres services visés à l'enregistrement de la marque NEWSELEC n°4053965 non visés à l'appui de l'action en contrefaçon, constitueraient une entrave à l'utilisation du signe dans le cadre de son activité économique, d'autant qu'elle déclare dans ses conclusions que ces services n'entrent pas dans le périmètre de son activité.
24. Dès lors, la société Elecolor a bien un intérêt à agir et sa demande de déchéance de la marque n°4053965 est recevable, mais uniquement pour les services d'installation, l'entretien et la réparation de matériel et d'installation électrique.
Le jugement sera confirmé, sauf à préciser les services visés.
II - Sur la demande de déchéance de la marque n°4053965
Le tribunal judiciaire a rejeté la demande de déchéance de la marque n°4053965 de la société Elecolor, ayant retenu que la société Newselec et ses adhérents avaient fait l'usage sérieux de la marque pendant une période de cinq ans de manière ininterrompue depuis le 20 mai 2014, point de départ fixé par la notification des conclusions d'incident du 20 mai 2019.
25. La société Elecolor, anciennement dénommée Newselec distribution, fait valoir que la société Newselec est une centrale de référencement, et qu'elle n'est pas en mesure de faire usage de sa marque pour les services susvisés pour lesquels elle est enregistrée, non plus que ses adhérents électriciens, seulement autorisés à faire référence à leur appartenance au réseau Newselec.
26. A l'inverse, la société Newselec invoque un usage sérieux de la marque et rappelle que son objet social a été élargi en 2013; elle ajoute qu'elle autorise depuis 2013, des électriciens, adhérents au réseau NEWSELEC à se prévaloir de leur appartenance au réseau NEWSELEC et à faire usage de la marque NEWSELEC dans le cadre de leur propre activité d'installation, d'entretien et de réparation d'appareil et d'installation électriques, tels que visés en classe 37 de sa marque NEWSELEC n°4053965.
Sur ce,
27. En vertu de l'article L.714-5 du CPI, encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque, qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa :
1° L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque,
2° L'usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie,
3° L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée,
4° L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l'exportation.
C'est au titulaire de la marque dont l'enregistrement est contesté, défendeur à l'instance, qu'il appartient de rapporter la preuve de l'usage sérieux de la marque afin d'éviter la déchéance (CJUE 10 mars 2022, no C-183/21).
Il appartient ainsi à la société Newselec de prouver l'exploitation sérieuse de sa marque Newselec n°4053965, sur la période, non contestée par les parties, du 20 mai 2014 au 20 mai 2019, date des conclusions d'incident portant demande de déchéance de la marque litigieuse.
28. En l'espèce, la société Newselec produit tout d'abord ses statuts, et notamment son article 3 qui définit son objet comme portant sur les activités de conseil et d'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, notamment sur la rédaction des coûts, les objectifs et politiques de marketing, et sur les aspects techniques liés aux installations électriques, ainsi qu'à la réalisation d'expertises techniques sur les installations électriques (pièce 2). Dans le même sens, elle fournit sa page internet qui indique expressément, en première page, sous le nom de la société et sa marque figurative 'les électriciens en réseau' (pièce 19).
29. Elle verse également aux débats les actualités de décembre 2020 de la société Newselec, portant à la connaissance du public que 'le réseau s'agrandit, et compte désormais 20 adhérents pour un chiffre d'affaires de plus de 8 millions' (pièce 39), ce qui permet d'affirmer qu'elle fournit ses services à des tiers.
30. Elle produit également un extrait de ses archives de web datant du 18 décembre 2014 au 15 juin 2017, et un extrait du 15 mars 2015 au 27 octobre 2016, qui permettaient aux clients de demander un devis notamment sur les installations, remises en conformité du réseau électrique. Par ce biais, les clients pouvaient donc obtenir l'intervention d'un installateur du réseau de Newselec.
31. Les contrats d'adhérents versés aux débats, indiquent par ailleurs que Newselec sélectionne et n'accepte que les nouveaux adhérents qui, après une investigation raisonnable, auraient les compétences requises, telles que l'expérience et les qualités personnelles, les capacités financières nécessaires pour porter le projet d'exploitation de leurs entreprises.
La charte qualité stipule que l'entreprise adhérente 'exécute vos travaux avec pour seul objectif de satisfaire pleinement votre attente'.
Il est en conséquence indéniable que la société Newselec fournit un travail lié à la classe 37 à travers son réseau d'adhérents.
32. Concernant l'autorisation donnée depuis 2013 aux électriciens, adhérents au réseau, de se prévaloir de leur appartenance au réseau Newselec et de faire usage de la marque, dans le cadre de leur propre activité d'installation, d'entretien, et de réparation d'appareil et d'installation électrique (classe 37), elle produit un article de presse du 4 avril 2018 (pièce 5), reprenant le parcours de M. [O], chef d'entreprise de Newselec. Le journaliste a ainsi pu écrire que, 'pour donner de l'ampleur, M. [O] s'est tourné vers l'association réseau entreprendre afin de bénéficier du programme booster'. Pour illustrer cette déclaration, une photo des entrepreneurs est accolée sur laquelle il est perçu le nom de la société Chalais ayant fait appel au réseau de la société Newselec, mais également, la marque figurative 'Newselec' et son numéro de téléphone.
Une autre photographie montre que la société Chalais a fait usage notamment d'un panonceau dès 2015 devant ses locaux, faisant apparaitre la marque NEWSELEC. Elle dispose également de camionnettes, à destination de circulation, comportant le numéro de téléphone de la société Newselec (pièce 77).
33. La société Newselec justifie également de contrats d'adhésion qu'elle a pu souscrire avec de nouveaux adhérents les 24 mai 2018 (pièce 25), 30 mai 2018 (pièce 26), 18 septembre 2018 (pièce 27), 12 novembre 2018 (pièce 28).
Plus précisément, les contrats d'adhésion des 18 septembre et 12 novembre 2018 précisent en annexe 2 ' charte éthique' que 'NEWSELEC veille au respect par les adhérents des prescriptions d'utilisation des [Localité 3] et autres signes distinctifs mis à leur disposition pour signaler qu'ils appartiennent au réseau NEWSELEC'
La société Newselec produit, notamment, une photographie prise en date du 30 mai 2018 (pièce 8) montrant que la marque figure sur le camion d'un électricien adhérent, la société Direlek Electricité Générale.
Il est ainsi suffisamment justifié que la société Newselec a autorisé les adhérents de son réseau à utiliser les marques et signes distinctifs permettant de les identifier.
34. De l'ensemble de ces éléments, il ressort que, sur la période considérée, la société Newselec et ses adhérents ne se limitent pas à transmettre une information en matière de construction et d'installations de chauffage et il y a lieu de retenir, à la suite des premiers juges que la société Newselec a usé de manière sérieuse de sa marque, de même que les adhérents de son réseau, qu'elle a autorisés à utiliser les marques et signes distinctifs permettant de les identifier comme tels, et de poursuivre l'exploitation de la marque n°4350965.
En conséquence, la société Elecolor sera déboutée de sa demande de déchéance de la marque n°4350965.
Le jugement entrepris de ce chef est confirmé.
III - Sur la demande de contrefaçon
Le tribunal judiciaire a retenu que l'utilisation par la société Elecolor, anciennement dénommée Newselec distribution du logo litigieux incluant le terme 'newselec' et l'usage de ce terme à titre de dénomination sociale, de nom de domaine et d'adresse mail afin de désigner des produits et services identiques ou similaires à ceux pour lesquels ces marques ont été antérieurement déposées crée un risque de confusion dans l'esprit du public.
35. La société Elecolor conclut à l'absence de risque de confusion, rappelant qu' il n'y a pas d'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt en date du 21 janvier de la Cour d'appel de Rennes, et fait valoir que qu'elle n'est titulaire d'aucun droit sur la marque NEWSELEC DISTRIBUTION et n'exploite pas ce signe à titre de marque.
Elle soutient que son activité n'est pas similaire à celles pour lesquelles ces marques sont enregistrés car NEWSELEC DISTRIBUTION n'est pas une marque de distributeur.
36.La société Newselec soutient que l'usage par la société Elecolor du signe 'NEWSELEC DISTRIBUTION' afin de distribuer du matériel électrique constitue des actes de contrefaçon des marques NEWSELEC n°4053965, 4003170 et 4633145 dont elle est titulaire. Elle fait valoir que l'imitation de ces marques pour définir des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement crée un risque de confusion, comme l'a reconnu la cour d'appel de Rennes dans son arrêt du 21 janvier 2020.
Sur ce,
37. La contrefaçon est caractérisée lorsqu'une personne reproduit, voire utilise, sans l'autorisation de son titulaire, une 'uvre protégée, un logiciel, un brevet d'invention, un dessin ou modèle, une marque de fabrique.
L'article L713-1 du CPI dispose que l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés.
En vertu de l'article L713-2 du même code, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° d'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée,
2° d'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque.
L'article L.713-3-1 rappelle que « sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants :
1° L'apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
2° L'offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l'offre ou la fourniture des services sous le signe ; (')
4° L'usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale ;
5° L'usage du signe dans les papiers d'affaires et la publicité ; ('). »
La contrefaçon suppose donc un usage effectué dans la vie des affaires et à titre de marque.
Enfin, l'usage d'un signe est fait à titre de marque lorsque ce signe est destiné à identifier des produits ou services sur le marché (CJCE, 12 nov. 2002, Arsenal, C-206/01 ; Cass. com. 7 mai 2019, n°17-19232).
38. En l'espèce, il importe peu que la société NEWSELEC DISTRIBUTION, à défaut d'enregistrement de la marque « NEWSELEC DISTRIBUTION », ne soit titulaire d'aucun droit sur ladite marque, dès lors que l'usage d'un signe comme marque suffit à ce qu'il soit porté atteinte à une marque enregistrée.
39. La circonstance qu'elle n'apposerait pas le signe NEWSELEC DISTRIBUTION sur les produits qu'elle commercialise et dont elle se fournit auprès de divers fabricants, n'est pas davantage de nature à écarter l'usage à titre de marque au sens de la jurisprudence précitée, puisqu'elle offre, sous ce nom, des services de vente en gros de matériel électrique.
40. L'appelante utilise avec sa dénomination sociale 'Newselec distribution', devenue 'Elecolor', le signe semi-figuratif suivant :
mais également le nom de domaine www.news-elec.fr, ainsi que l'adresse mail [Courriel 2].
Il résulte des différentes pièces versées aux débats, et notamment des captures d'écran de son site Facebook, que ce signe est utilisé non seulement en tant que dénomination sociale, mais aussi sous forme d'un logo à côté duquel figurent avis et recommandations tels que 'services 100% client et surtout de bon renseignement avec une super équipe !' (Pièce 10).
41. Il est donc nécessaire de rechercher si le signe NEWSELEC DISTRIBUTION est similaire aux trois marques déposées afin de désigner des produits ou services similaires à ceux pour lesquels la marque a été déposée, en sorte qu'il existerait un risque de confusion, étant précisé que les services visés par l'enregistrement des marques NEWSELEC n°4003170, n°4053965 et n°4633145 en classes 9, 11, 35, 37, 38, 41, et 42, ne précisent pas le public visé, qu'il s'agisse de professionnels ou de particuliers.
42. En premier lieu, il sera relevé que les marques semi-figuratives n°4053965 et 4003170 (qui sont identiques) de la société Newselec sont très similaires au signe utilisé par la société Elecolor sur sa page Facebook, puisqu'en dépit des différences de couleur et de forme, toutes deux reprennent le nom 'Newselec' accompagné d'un éclair symbolisant l'électricité.
Si le signe de Newselec est écrit par le biais de l'éclair en remplacement du 's', il s'ensuit que les deux termes se lisent, et se prononcent de la même manière.
La seule différence entre ces deux signes est la mention de 'distribution' introduite par la société Elecolor.
Cette simple différence ne permet pas de distinguer expressément les deux sociétés.
43. S'agissant de la marque verbale NEWSELEC n°4633145, la société Newselec distribution l'a reproduite dans sa dénomination sociale en lui ajoutant seulement le terme 'distribution' qui est descriptif, en sorte que la similarité entre les deux signes est établie.
De la même manière, les noms de domaine sont extrêmement similaires, puisque la société Elecolor utilise le terme 'Newselec' pour son adresse mail et son site internet, à savoir [Courriel 2] et www.news-elec.fr.
La seule différence ici se concentre dans le tiret entre le 'news' et 'elec', ce qui n'est pas assez distinctif, entraînant une similitude évidente.
44. Concernant les produits et services qui sont prévus par les deux sociétés, la marque semi-figurative n°4003170 a été déposée le 6 mai 2013 par la société Newselec désignant les classes 35, 38, 42. A l'inverse, la marqué déposée (refusée) de la société Elecolor désigne uniquement la classe 37.
Or, la classe 42 vise notamment les informations et conseils techniques sur les installations de mise à disposition et/ou de production, et/ou de distribution d'énergie.
Cette activité est donc complémentaire de la classe 37 de la société Elecolor qui vise notamment les services d'installation, d'entretien et de réparation d'appareils et d'installations électriques, ainsi que les services d'installation et de réparation de chauffage, complétée d'ailleurs sur son site Facebook qui précise qu'elle 'est spécialisée dans le conseil et la vente de matériel électrique dédiée aux professionnels'.
45. Il en est de même s'agissant de la marque n°4633145 déposée par la société Newselec le 17 mars 2020, désignant les classes 9, 11, et 35, ces classes complètent encore davantage l'activité de la société Newselec, et demeurent toujours complémentaires des services fournis par la société Elecolor, anciennement Newselec distribution, et notamment les classes 11 et 35 qui désignent les appareils d'éclairage, appareils de chauffage, appareils de cuisson, appareils de réfrigération, appareils de séchage, appareils de climatisation, installations de climatisation, torches électriques, mais également les services de gestion de chaînes d'approvisionnement, services d'approvisionnement pour des tiers en matière électrique.
46. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est indéniable que l'identité et la similarité des produits et services en cause, conjuguée à la quasi-identité des signes, est propre à générer un risque de confusion dans l'esprit du public, professionnel ou non, lequel est susceptible de croire que NEWSELEC DISTRIBUTION, et le nom de domaine sont une déclinaison de la marque NEWSELEC de la société Newselec.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que les actes de contrefaçon étaient établis.
Le jugement entrepris de ce chef est donc confirmé.
IV - Sur la demande de concurrence déloyale
Le tribunal judiciaire a reconnu l'établissement d'actes de concurrence déloyale de la société anciennement dénommée Newselec distribution à l'égard de la société Newselec, considérant que l'adoption d'une dénomination sociale similaire afin d'exercer une activité similaire était constitutive d'une faute de nature à crééer un risque de confusion entre les deux entreprises.
47. La société Elecolor (anciennement Newselec distribution) fait valoir que les faits reprochés au titre de la concurrence déloyale ne sont pas distincts de ceux reprochés au titre de la contrefaçon et que les activités des deux sociétés sont différentes puisqu'elle a une activité de grossiste alors que la société Newselec est une centrale de référencements.
48. La société Newselec fait valoir que les deux sociétés interviennent dans le même domaine d'activité, celui de l'électricité et que les services proposés le sont auprès de la même clientèle, composée d'électriciens professionnels.
Elle soutient que les similitudes entre les signes distinctifs utilisés à titre de dénominations sociales, noms commerciaux et enseignes et celles existant entre les noms de domaine, créent un risque de confusion important dans l'esprit du public pertinent entre les deux opérateurs, ce qui caractérise un acte de concurrence déloyale, ces faits étant distincts de ceux sanctionnés au titre de la contrefaçon de marque.
Sur ce,
49. Il sera rappelé que la contrefaçon existe du seul fait de l'atteinte au droit privatif, indépendamment de toute faute ou préjudice et que l'action en concurrence déloyale a quant à elle pour but de sanctionner des agissements déloyaux qui constituent des abus à la liberté de commerce (dénigrement, confusion des produits ou des entreprises, désorganisation de l'entreprise, parasitisme).
50. L'action en concurrence déloyale suppose la réunion de trois conditions, à savoir une faute, qui vise tout procédé contraire aux usages du commerce et à l'honnêteté professionnelle, indépendamment de l'intention de nuire ; un préjudice, qui concerne tout dommage subi, générateur d'un trouble commercial ; et un lien de causalité, généralement induit de la faute et du dommage.
51. En l'espèce, la société Newselec estime que la société Elecolor a commis des actes de concurrence déloyale en ce qu'il existe un risque de confusion évident dans l'esprit du public pertinent entre la dénomination sociale, le nom commercial, et le nom de domaine de la société Newselec et la société anciennement dénommée Newselec distribution.
Au regard de ce qui est reproché à la société Elecolor, la société Newselec, qui a abandonné son fondement portant sur les pratiques commerciales trompeuses devant la cour, se limite à alléguer des arguments qu'elle a d'ores et déjà fournis pour caractériser sa demande fondée sur la contrefaçon.
52. Or, conformément à la jurisprudence, lorsque l'action en concurrence déloyale est exercée corrélativement à une action en contrefaçon, l'action en concurrence déloyale doit être fondée sur des actes ou des faits distincts de ceux déjà sanctionnés au titre de la contrefaçon.
53. Tel n'est pas le cas en l'occurrence, la société Newselec n'apportant pas la preuve de faits distincts de l'action en contrefaçon.
Dès lors, les actes de concurrence déloyale ne sont pas établis et il y a lieu de débouter la société Newselec de sa demande à ce titre.
Le jugement entrepris de ce chef est infirmé.
V - Sur l'indemnisation de la société Newselec
Le tribunal judiciaire a alloué à la société Newselec la somme de 41.060 euros au titre de la réparation du préjudice matériel, et la somme de 15.000 euros au titre de la réparation du préjudice moral résultant des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale.
54. La société Elecolor estime que la société Newselec ne peut pas à la fois se voir indemnisée du gain prétendument manqué et se voir allouer une redevance forfaitaire.
Elle fait valoir d'une part que la société adverse ne peut calculer les ristournes de fin d'année sur la totalité du chiffre d'affaires réalisé par la société ex Newselec Distribution, mais seulement sur le chiffre d'affaires susceptible d'être réalisé au sein du réseau, et en tenant compte qu'elle ne perçoit en définitive que 15% de la ristourne obtenue.
S'agissant des redevances, elle considère que l'intimée ne peut prétendre asseoir sa redevance litigieuse sur la totalité des ventes, dont aucune n'a concerné les membres de son réseau et qu'elle ne fournit en outre aucun élément susceptible de calculer le taux de la redevance.
55. La société NEWSELEC fait valoir qu'elle aurait du percevoir les ristournes de fin d'année (RFA) dues au titre du référencement dans le réseau, outre des redevances au titre de l'exploitation du signe. Elle demande à cet égard que lui soit allouée à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire, supérieure au montant des redevances et droits qui auraient été dus si la société Newselec distribution avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel elle a porté atteinte. Elle estime que cette redevance doit correspondre à un pourcentage de chiffre d'affaires qu'elle aurait pu réclamer à l'appelante si l'autorisation d'exploiter le signe NEWSELEC lui avait été demandée, ceci en y affectant une majoration prenant en considération l'existence des faits délictueux commis à son préjudice.
Elle soutient également avoir subi un préjudice moral, ayant reçu des factures et e-mails ne la concernant pas et la société Elecolor ayant continué à exploiter le signe NEWSELEC DISTRIBUTION malgré le refus d'enregistrement de cette marque.
Sur ce,
56. En vertu de l'article L716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération, distinctement :
1° les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée,
2° le préjudice moral causé à cette dernière,
3° et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels, et promotionnels, que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
57. Comme sus-développé, la société Elecolor, anciennement dénommée Newselec distribution, a commis des actes de contrefaçon, ayant nécessairement porté une confusion dans l'esprit du public, aboutissant dès lors à causer un préjudice à la société Newselec, mais n'a pas commis d'acte de concurrence déloyale.
Ces actes ont perduré du 9 mars 2018, date d'immatriculation de la société Newselec distribution, jusqu'au 17 février 2022, date de modification de sa dénomination sociale au RCS, soit près de 4 années.
a) sur le préjudice matériel
58. Se prévalant de l'atteinte portée à une perte de gain du fait d'un défaut d'accord de coopération commerciale, la société Newselec fait valoir que la société Elecolor aurait dû lui verser a minima une ristourne de fin d'année (RFA) comprise entre 2 et 3,50% de son chiffre d'affaires réalisé auprès des adhérents électriciens du réseau Newselec (pièce 22). Le pourcentage de 3,50% s'applique lorsque le chiffre d'affaire dépasse 200.000 euros net HT ; ce qui est le cas de la société Elecolor.
59. Au regard des éléments fournis, et notamment de la RFA, il sera admis d'indemniser la société Newselec sur la base de ses propres stipulations contractuelles, si la société Elecolor avait obtenu une autorisation et travaillé en exploitant la marque de la société Newselec sur la base de 3,5% du chiffre d'affaire moyen de ses adhérents, jusqu'au jour du changement de sa dénomination sociale, à savoir le 17 février 2022, étant observé qu'au terme du contrat d'adhésion, le montant de la ristourne encaissé par Newselec est reversé à l'adhérent, seuls 15% étant rétrocédés à Newselec en contre-partie de ses services.
60. Pour ce faire, la société Newselec fournit la preuve de paiement d'une RFA par les sociétés Bernet et Rexel, adhérentes du réseau, qui connaissent un écart important de RFA versées, à savoir respectivement 11.237,93 euros, et 439,40 euros ; soit une moyenne de 5.838,66 euros.
Il est ainsi apprécié par la cour d'en dégager une moyenne annuelle pour calculer un préjudice à peu près proportionnel de la RFA qui aurait dû être versée par la société Elecolor si elle avait été membre du réseau.
De l'année 2018 à 2022, le préjudice de la société Newselec au titre des RFA s'apprécie de manière suivante :
5.838,66 x 5 = 29.193,32 euros x 15% = 4.378,99 €.
61. Par ailleurs, ainsi que relevé par les premiers juges, contrairement à ce que soutient la société Elecolor, la redevance qu'aurait pu solliciter la société Newselec pour l'autoriser à utiliser ses marques se distingue des remises de fin d'année, en sorte que ces droits peuvent être pris en compte cumulativement au titre des pertes subies, étant observé qu'il s'agit ici de déterminer le montant des redevances qui auraient été dues en contrepartie de l'utilisation de la marque NEWSELEC par l'appelante, et ce quels que soient ses clients, dès lors qu'elle a effectivement fait usage de cette marque auprès du public.
62. Il sera rappelé qu'il appartient au juge, y compris dans l'allocation de dommages et intérêts calculés selon une base forfaitaire, de veiller à ce que le montant alloué répare le préjudice réellement subi par la victime d'actes de contrefaçon, sans perte ni profit pour elle.
63. La société Newselec sollicite à ce titre à titre principal un taux de redevance à hauteur de 10% du chiffre d'affaires de la société Elecolor, soit une somme de 628.968,90 €, et à titre subsidiaire un taux de redevance à hauteur de 4,5% de ce chiffre d'affaires, soit une somme de 283.036,01 €.
Il ressort des pièces versées aux débats, et non contestées, que les chiffres d'affaires de la société Elecolor s'établissent comme suit :
428.683€ HT sur son premier exercice 2018,
1.140.216€ HT sur l'exercice 2019
1.409.704€ sur l'exercice 2020
1.530.722€ sur la période du 1er janvier 2021 au 31 août 2021
1.780.364€ sur l'exercice 2022
Or, les propres chiffres d'affaires de la société Newselec pour les années considérées s'établissent à :
- 32.485 € en 2018
- 44.489 € en 2019
- 51.576 € en 2020
- 78.568 € en 2021
Soit 207.118 € sur 4 ans
Il en résulte une disproportion manifeste alors même que la société Newselec ne comptait que 5 adhérents en 2018 et 20 en 2020.
64. L'évaluation d'un éventuel montant de redevance doit donc s'opérer sur d'autres éléments que le chiffre d'affaires de la société Elecolor.
65. A cet égard, la société Newselec ne justifie pas de la valeur économique de sa marque NEWSELEC et ne produit pas, non plus, de contrat de licence de marque.
Elle verse toutefois aux débats quatre contrats d'adhésion conclus en 2018. Les montants des adhésions varient de 125 euros HT à 525 euros HT en fonction des options choisies en termes d'outils mis à disposition, mais tous les contrats autorisent l'adhérent à se prévaloir de son appartenance au réseau NEWSELEC et à faire usage de la marque NEWSELEC dans le cadre de sa propre activité d'installation, d'entretien et de réparation d'appareil et d'installation électriques.
Dans ces conditions, il peut être retenu un montant de redevance mensuelle de 50 euros HT, soit 600 euros par an.
66. En conséquence, et pour la période considérée (48 mois), la société Elecolor est redevable d'un montant total de redevance de 2.400 euros HT, au paiement de laquelle
il convient de la condamner.
En définitive, le préjudice matériel de la société Newselec sera donc indemnisé à hauteur de 6.778,99 euros (2.400 + 4.378,99).
Le jugement sera donc infirmé dans son quantum.
b) sur le préjudice moral
67. La société Newselec invoque en ce sens un préjudice tiré d'une dévalorisation de sa marque, notamment sur les réseaux sociaux, ce qui constitue une part importante de ses investissements, et participent de son image de marque et de sa crédibilité auprès de sa clientèle.
Elle estime que la société Elecolor a profité de la notoriété de la société Newselec et de l'attractivité attachée au réseau Newselec pour proposer ses produits et services.
68. Se prévalant de l'atteinte portée à sa renommée par dilution ou ternissement de son image, il appartient à la société Newselec de rapporter la preuve d'une modification ou d'un risque de modification du comportement des clients à son égard, ou d'un impact négatif engendré par le lien entre la marque et l'activité de la société Elecolor.
69. La société Newselec produit différents e-mails montrant que la société appelante a laissé des factures en souffrance auprès de fournisseurs, ainsi que des commandes non livrées. Cette situation était de nature à nuire à sa réputation et sa crédibilité, notamment financière, ses partenaires étant amenés à s'interroger légitimement sur l'existence de cette nouvelle entité.
70. En outre, postérieurement à la mise en demeure reçue de la société Newselec, l'appelante a déposé une marque NEWSELEC DISTRIBUTION, et poursuivi l'exploitation de celle-ci pendant 4 ans, nonobstant une décision définitive de la Cour d'appel de Rennes du 21 janvier 2020 ayant reconnu le risque de confusion et rejeté l'enregistrement de sa marque NEWSELEC DISTRIBUTION.
Il y a ainsi lieu de retenir de la part de la société Elecolor une atteinte délibérée aux droits de l'intimée pendant 4 ans.
C'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que le tribunal a alloué une somme de 15.000 euros en indemnisation du préjudice moral.
Le jugement entrepris de ce chef est donc confirmé.
VI - Sur les mesures complémentaires
Le tribunal judiciaire a ordonné à la société anciennement dénommée Newselec distribution de cesser tout usage du signe 'Newselec distribution' ou 'Newselec' sous quelque forme que ce soit, et notamment sur internet, et ordonné la publication par extraits du jugement aux frais exclusivement avancés par la société Newselec distribution pour un montant global de 6.000 euros HT maximum.
71. La société Elecolor conclut à l'infirmation de ce chef du jugement, soulevant qu'elle a fait l'avance des frais, et pense que la société Newselec n'a pas effectué la dépense de publication et a conservé les fonds.
72. La société Newselec, quant à elle, conclut à la confirmation du chef du jugement, et précise qu'une mesure d'exécution forcée a dû avoir lieu en raison du comportement tardif de la société Elecolor de modifier sa dénomination sociale et son activité sur internet. Elle fait valoir que les mesures provisoires prononcées en première instance ont permis de faire cesser définitivement l'atteinte portée aux droits de la société intimée.
Sur ce,
73. Au regard de la confirmation relative à l'existence d'une contrefaçon, et de la procédure d'exécution forcée, avec liquidation de l'astreinte par une décision du juge de l'exécution de Nantes du 28 février 2022, puis un arrêt doté d'autorité de chose jugée de la cour d'appel de Rennes du 7 juillet 2023, le jugement entrepris de ce chef est confirmé.
VII - Sur les frais irrépétibles et les dépens
74. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Sur ce fondement, la société Elecolor, qui succombe en appel, supportera la charge des entiers dépens de la présente instance.
75. Au vu de l'issue du présent recours, la société Elecolor sera tenue à payer à la société Newselec une somme de 6. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Rejette la fin de non-recevoir portant sur la demande de la société Elecolor tendant à l'infirmation du jugement attaqué ;
Confirme le jugement entrepris sauf :
- à préciser que la demande de déchéance de la marque n°4053965 est recevable pour les services d'installation, l'entretien et la réparation de matériel et d'installation électrique
- en ce qu'il a dit que la société Elecolor, anciennement dénommée Newselec distribution avait commis des actes de concurrence déloyale en usurpant la dénomination sociale, le nom commercial, et le nom de domaine de la société Newselec,
- en ce qu'il a alloué la somme de 41.060 euros au titre du préjudice matériel de la société Newselec,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Dit que la demande de déchéance de la marque n°4053965 est recevable pour les services d'installation, l'entretien et la réparation de matériel et d'installation électrique ;
Déboute la société Newselec de sa demande au titre d'actes de concurrence déloyale ;
Condamne la société Elecolor, anciennement dénommée Newselec distribution, à payer à la société Newselec la somme de 6.778,99 euros au titre de la réparation du préjudice matériel ;
Condamne la société Elecolor, anciennement dénommée Newselec distribution, à payer à la société Newselec la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Elecolor, anciennement dénommée Newselec distribution, aux entiers dépens ;
Dit que les émoluments de l'article A444-32 du code de commerce dus au commissaire de justice seront mis à la charge de la société Elecolor.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,