Introduction

Convention écrite

Déséquilibre significatif

Rupture brutale des relations établies

Enquête de concurrence – Droit français

Action civile de concurrence

Droit français de la concurrence

Enquête de concurrence – Droit européen

Droit européen de la concurrence

Restrictions verticales

Droit de la distribution

Responsabilité du fait des produits défectueux

Droit de la consommation

Prohibition des mesures d’effet équivalent

Droit européen des affaires

Corruption

Compliance

Droit économique

Pacte d’actionnaires

Révocation des dirigeants

Abus du droit de vote

Sociétés

Action en contrefaçon

Droits conférés par la marque

Conditions de la brevetabilité

Propriété industrielle

Révision du loyer commercial

Renouvellement du bail commercial

Déspécialisation

Baux commerciaux

Réforme du droit des contrats

Réforme du droit des contrats spéciaux

Avant-contrat de vente

Obligation de délivrance conforme

Qualification du contrat d’entreprise

Effets du mandat à l’égard des tiers

Contrats d’affaires

Contrats en cours

Revendications

Plan de cession

Procédures collectives

Atteintes aux données personnelles

Droit pénal des affaires

Droit commercial

Le droit des affaires en 500 questions

La contrefaçon constitue un fait juridique et, à ce titre, peut être prouvée par tous moyens. La charge de la preuve pèse sur le demandeur à l’action en contrefaçon, en vertu du droit commun de la preuve selon lequel il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le juge n’est ainsi pas tenu d'office de rechercher la reproduction des éléments caractéristiqu …

De quels moyens de preuve dispose le propriétaire des droits intellectuels ?

La contrefaçon se définit comme toute atteinte portée à la marque, au brevet ou au dessin ou modèle qui provient du non-respect des interdictions d’usage posées par le Code de la propriété intellectuelle. Elle engage soit la responsabilité civile, soit la responsabilité de son auteur.

Qu’entend-on par contrefaçon ?

Le titulaire d’une marque peut interdire tout usage d’un signe par un tiers qui porterait atteinte à son droit de propriété (art. L. 713-2 à L. 713-3-4 CPI). Caractérise une atteinte aux droits du titulaire sur sa marque tout usage sans son consentement, par un tiers, dans la vie des affaires, pour des produits ou des services :

d’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre le signe et la marque, incluant le risque d’association ;

d’un signe identique ou similaire à une marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indument profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.

L’article L. 713-3-1 du CPI dresse, en outre, une liste illustrative des usages interdits lorsqu’ils sont fait sans le consentement du propriétaire de la marque :

l’apposition d’un signe sur un produit ou son conditionnement (article L. 713-3-1, 1° CPI)  ;

l’offre, la mise sur le marché ou la détention de produits sous le signe, ou l’offre ou la fourniture de services sous le signe (article L. 713-3-1, 2° CPI) ;

l’importation ou l’exportation de produits sous le signe (article L. 713-3-1, 3° CPI)  ;

l'usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale (article L. 713-3-1, 4° CPI), dans des documents commerciaux et des publicités (article L. 713-3-1, 5° CPI), ou dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-7 du Code de la consommation (article L. 713-3-1, 6° CPI) ;

la suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée (article L. 713-3-1, 7°) .

Ces actes et usages sont interdits même s’ils sont accompagnés de mots tels que : “ formule, façon, système, imitation, genre, méthode ”. L’usage dans la vie des affaires suppose une activité commerciale visant un avantage économique, ce qui exclut notamment l’usage dans la sphère privée. La notion d’usage s’entend par ailleurs de l’utilisation de la marque par un tiers pour son propre compte. Il est indifférent qu’il soit de bonne foi.

L’usage doit générer un risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public. L’utilisation du signe doit en effet porter atteinte à sa fonction essentielle qui consiste à garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service. Il doit exister une similitude visuelle, auditive ou conceptuelle et de nature à créer un rapprochement et une impression d’analogie ou à amener le consommateur à croire que le signe contesté serait la déclinaison ou l'adaptation de la marque antérieure. Les produits ou services en cause doivent en outre être identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée. Lorsque l’usage concerne une marque renommée, ces identités ou similitudes ne sont pas, par exception, exigées pour constater l’atteinte que cet usage lui porte. Il suffit d’établir que, sans les confondre, le public concerné fait un lien entre les signes en cause et que l’utilisateur en tire indument profit en raison de son comportement parasitaire.

Le titulaire d’une marque ne peut, en revanche, pas interdire l’usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce :

du nom de famille ou de l’adresse d’un tiers personne physique ;

de signes ou d’indications dépourvus de caractère distinctif ou qui se rapportent à l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de production du produit ou de la prestation de service ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci ;

de sa marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant les siens, en particulier lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination du produit ou du service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée ;

d'un nom commercial, d'une enseigne ou d'un nom de domaine, de portée locale, lorsque cet usage est antérieur à la date de la demande d'enregistrement de la marque et s'exerce dans les limites du territoire où ils sont reconnus.

Conseil : Vérifier l’existence d’une marque antérieure.

Le droit exclusif du titulaire sur sa marque qui revêt un caractère réel et absolu, lui permet d’agir sur l’ensemble du territoire français, contre toute personne qui y porte atteinte.

Pour que l'apposition d'un signe caractérise une reproduction de la marque, il faut qu'elle porte atteinte aux fonctions de celle-ci, notamment à celle de garantie d'origine ou de qualité.

Paris, 31 octobre 2008, LawLex202200000119JBJ.

Lorsque la commercialisation d'un produit revêtu d'une marque déposée en France a eu lieu dans un pays étranger à l’Union européenne, l'usage de la marque en France sans autorisation de son titulaire est interdit.

Cass. com., 2 décembre 1997, LawLex200200004500JBJ.

En supprimant par grattage des codes-lots figurant sur les produits commercialisés, des distributeurs commettent des actes de contrefaçon, le titulaire de la marque ne pouvant plus assurer vis-à-vis des consommateurs les fonctions de garantie, d'authenticité et de qualité de celle-ci.

Cass. com., 24 novembre 2009, LawLex202200002457JBJ.

A quels usages du signe le titulaire de la marque peut-il s’opposer ?

Toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un brevet constitue une contrefaçon qui engage la responsabilité civile de son auteur (art L. 615-1 CPI). Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet :

la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;

l'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le territoire français ;

l'offre, la mise sur le marché, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.

Est également interdite, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la livraison ou l'offre de livraison, sur le territoire français, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en œuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre. Ces actes constituent des faits autonomes de contrefaçon, répréhensibles indépendamment de la mise en œuvre ultérieure de l'invention .

L’atteinte se manifeste par la reproduction des éléments essentiels de la revendication protégée , à l'identique ou par équivalent . Il suffit que le produit contrefaisant reproduise l'ensemble des caractéristiques revendiquées . Des différences de structures entre l’objet de l’invention et le produit litigieux , de caractéristiques non présentes dans les revendications du brevet  ou les simples adjonctions, voire améliorations, aux caractéristiques essentielles d'une revendication , ne permettent pas d'écarter la contrefaçon. La contrefaçon partielle peut être retenue .

Certains actes échappent à la qualification de contrefaçon, même s’ils sont accomplis sans l'autorisation du titulaire du brevet. L'article L. 613-5 en dresse une liste exhaustive :

les actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales ;

les actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée ;

la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, et les actes concernant les médicaments ainsi préparés;

les études et essais requis en vue de l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché pour un médicament, ainsi que les actes nécessaires à leur réalisation et l'obtention de l'autorisation ;

les actes nécessaires à l'obtention du visa de publicité mentionné à l'article L. 5122-9 du Code de la santé publique ;

les objets destinés à être lancés dans l'espace extra-atmosphérique introduits sur le territoire français.

Conseil : S’assurer que le brevet n’est pas déjà exploité.

Le titulaire du brevet possède un droit exclusif de première mise en circulation afin de récompenser son effort d'invention qui lui permet d’autoriser ou interdire aux tiers, sur le territoire pour lequel le titre a été délivré et pour la durée légale de protection, les actes d'exploitation que ces textes énumèrent limitativement.

Est interdite, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la livraison ou l'offre de livraison, sur le territoire français, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en œuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre.

Paris, 14 avril 2015, LawLex202300001398JBJ.

La contrefaçon est caractérisée par la reproduction de l'installation objet de la revendication, même si les différents postes de l'installation brevetée sont détenus et utilisés par des personnes différentes, dès lors qu'elles agissent de concert et poursuivent l'objectif commun de parvenir au résultat promis par l'invention.

Paris, 19 septembre 2012, LawLex202300005108JBJ.

Un procédé qui s’analyse comme une amélioration de l’invention protégée sans avoir de fonction autre que celle du brevet constitue une reproduction des moyens déterminants de l’invention.

Cass. com., 24 septembre 2002, LawLex202300005996JBJ.

Dès lors qu’une revendication d’un brevet porte sur un procédé qui comporte nécessairement quatre étapes successives dont une étape essentielle, une contrefaçon ne saurait être constituée que si ces quatre étapes sont reproduites.

Cass. com., 3 avril 2012, LawLex202300005100JBJ.

Un dispositif qui entend protéger les mêmes fonctions que celles protégées par un brevet, dont les revendications sont retrouvées dans les éléments de celui-ci, revêt un caractère contrefaisant malgré des différences de structures.

Cass. com., 15 juillet 1987, LawLex202300005097JBJ.

Le dispositif qui reproduit les caractéristiques du brevet caractérise une contrefaçon même s'il comporte un élément technique différent dès lors que cette caractéristique ne figure pas parmi les revendications du brevet déposé.

Cass. com., 21 mars 2000, LawLex202200003685JBJ.

La reproduction des caractéristiques essentielles d’une revendication d’un brevet, avec de simples adjonctions, voire améliorations, qui ne constituent que des procédés de mises en œuvre des moyens de l’invention, caractérise une contrefaçon de brevet.

Cas. com., 6 novembre 2012, LawLex202300005184JBJ.

Une contrefaçon partielle peut résulter de la mise en œuvre des caractéristiques invoquées dans une des revendications du brevet.

Cass. com., 28 avril 1987, LawLex202300005113JBJ.

Quelles atteintes portées aux droits conférés par le brevet peuvent justifier une action en contrefaçon ?

Le droit de propriété que confère au titulaire du dessin ou modèle son enregistrement lui permet d'interdire à tout tiers de l'utiliser sans son consentement . L'article L. 513-4 du Code de la propriété intellectuelle dresse une liste non limitative des actes auxquels le propriétaire du dessin ou modèle peut s'opposer :

l'importation, l'exportation et le transbordement  ;

l'utilisation, ou la détention à ces fins, d'un produit incorporant le dessin ou modèle.

La contrefaçon peut être constituée par la reproduction servile ou quasi-servile du dessin ou modèle, c’est-à-dire la reproduction à l'identique de la forme du modèle , même si le dessin ou modèle litigieux n'en reproduit pas la taille ni la matière . Elle s’apprécie exclusivement au regard des caractéristiques protégées d’après les ressemblances et non d’après les différences. Elle est constituée lorsqu'un dessin ou modèle reprend les éléments caractéristiques essentiels du modèle protégé, et que, au regard de l’observateur averti, l’impression visuelle d’ensemble qui se dégage des modèles comparés n’est pas différente . L’usage d'un dessin ou modèle peut être interdit par son titulaire même s’il est fait de bonne foi, celle-ci étant inopérante en matière civile pour caractériser la contrefaçon .

Conseil : Vérifier le consentement du titulaire du dessin ou modèle à son exploitation.

Le consentement du titulaire à l'exploitation de son dessin ou modèle n'est soumis à aucune formalité, ce qui le distingue du consentement formel exigé en droit d'auteur par l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle.

La fabrication d'un dessin ou modèle protégé sans l'autorisation de son titulaire constitue un acte de contrefaçon, indépendamment de toute exploitation subséquente. Ainsi en est-il de la fabrication d'un tissu même à titre d'essai.

Paris, 27 octobre 2004, LawLex202100004671JBJ.

En référençant un produit contrefaisant, une centrale de référencement commet un acte de contrefaçon, dès lors que par le biais de cette activité d'intermédiaire entre le fournisseur et le distributeur, elle offre à la vente les marchandises sélectionnées et participe à leur commercialisation de façon essentielle puisqu'elle la suscite.

Montpellier, 8 mars 1994, LawLex200200004921JBJ., approuvée par Cass. com., 27 février 1996, LawLex200200004915JBJ.

S’il est mis en cause, l'importateur d'un dessin ou modèle ne peut s'exonérer des conséquences de la contrefaçon qu'en démontrant qu'il a recueilli toutes les informations lui permettant d'éviter le risque de contrefaçon d'un dessin ou modèle préexistant.

Cass. com., 16 juin 1992, n° 90-20.741, LawLex202200001843JBJ.

La contrefaçon de modèle est constituée pour des pièces de voiture si celles-ci reproduisent à l’identique les caractéristiques originales des modèles déposés sans l’autorisation des titulaires.

Paris, 13 mars 2012, n° 10/10923, LawLex202200007794JBJ.

Dès lors que deux modèles de bijoux sont identiques dans leurs formes, seule la taille et la matière différant, il y a contrefaçon par imitation.

Aix-en-Provence, 5 avril 2018, LawLex202200001837JBJ.

Une cour d'appel ne peut retenir la contrefaçon d'un modèle de verre à vin en se déterminant compte tenu de l'impression visuelle commune produite par les tiges des modèles en cause alors qu'elle aurait dû rechercher si l'impression visuelle d'ensemble produite par des verres litigieux était identique ou différente de celle du modèle déposé.

Cass. com., 23 juin 2021, LawLex202100004062JBJ.

La contrefaçon existe indépendamment de toute notion de bonne ou de mauvaise foi du contrefacteur.

Cass. 1re civ., 11 décembre 2001, LawLex202100002721JBJ.

Quels sont les actes interdits en matière de dessins et modèles ?

Les actes de contrefaçon constitutifs de délits, pour lesquels le titulaire d’un droit de marque dispose d’une action en contrefaçon devant les juridictions répressives, figurent aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du Code de la propriété intellectuelle qui reprennent en substance les usages interdits visés par les articles L. 713-2 et suivants du même code qui ouvrent droit à réparation pour la victime de l’atteinte. Ils supposent un élément matériel et intentionnel.

Ainsi, l’article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle sanctionne, s’ils sont commis en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaisante, le fait :

d’importer, d’exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;

de produire industriellement des marchandises présentées sous une marque.

En outre, sont sanctionnés, sur le plan pénal uniquement, la substitution de produits ou services (art. L. 716-10, al. 1, d) CPI), et le fait de donner des ordres en vue de la fabrication ou de l’importation de produits ou services contrefaits (art. L. 716-9, al. 1, c) CPI).

Quels sont les éléments constitutifs du délit de contrefaçon de marque ?

Les atteintes portées sciemment aux droits de brevet, définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6 du CPI, telles que la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet (Article L. 613-3, a), CPI, engagent la responsabilité pénale de leur auteur sur le fondement de l’article. L. 615-14 CPI.

Constituent également des infractions pénales :

le fait de se prévaloir indûment de la qualité de propriétaire d'un brevet ou d'une demande de brevet ;

la violation de la confidentialité du dépôt de brevet avant la publication de la demande de brevet ;

la violation des règles de compétence des offices pour le dépôt initial international ou européen, ainsi que la violation des règles de confidentialité de l'invention faisant l'objet du dépôt ;

le délit de contrefaçon de médicaments essentiels.

Quels sont les éléments constitutifs du délit de contrefaçon de brevet ?

Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par la protection des dessins et modèles engage la responsabilité pénale de son auteur (art. L. 521-10 CPI). L'élément matériel de la contrefaçon réside dans les mêmes actes que ceux qui engagent la responsabilité civile du contrefacteur, définis aux articles L. 513-4 et L. 513-5 du Code de la propriété intellectuelle. 

Pour l’appréciation des actes de contrefaçon, il est indifférent que le modèle soit resté au stade de projet s’agissant d’une représentation portée à la connaissance du public, pour présenter une nouvelle gamme de produits, ce qui caractérise une offre ou une utilisation du modèle.

Paris, 19 septembre 2012, LawLex202200001178JBJ.

Quels sont les éléments constitutifs du délit de contrefaçon de dessins et modèles ?

L’élément intentionnel des délits de contrefaçon exclut en principe la caractérisation du délit par imprudence, négligence ou mise en danger , mais suppose la connaissance effective du caractère contrefaisant de l'objet litigieux. Cet élément intentionnel peut toutefois être présumé lorsque le prévenu est un professionnel .

Si la matérialité des faits de contrefaçon rend vraisemblable la volonté de commettre l’infraction, le prévenu conserve néanmoins en toutes circonstances la faculté de démontrer sa bonne foi, exclusive du caractère intentionnel nécessaire à la caractérisation du délit.

Cass. crim., 24 septembre 2019, LawLex202200006610JBJ.

Un professionnel de la bijouterie, qui ne pouvait ignorer l'existence des trois modèles en cause, a sciemment porté atteinte aux droits sur les modèles déposés.

Cass. crim., 4 avril 2018, n° 16-87.414, LawLex202200001954JBJ.

En quoi consiste l’élément intentionnel du délit de contrefaçon ?

Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle qui s’estime victime d’un acte de contrefaçon peut, à son choix, engager une action civile en réparation de son dommage devant les tribunaux judiciaires, ou une action pénale devant les juridictions répressives.

L’action devant les tribunaux judiciaires spécialisés, qui disposent d’une compétence exclusive, consiste à engager la responsabilité civile du contrefacteur, qui peut être tenu de verser des dommages-intérêts à la victime et se voir contraint de détruire les produits litigieux.

L’action pénale en contrefaçon revêt la forme d’une action publique engagée devant un tribunal correctionnel, à l’initiative du titulaire du droit de propriété intellectuelle ou du ministère public. L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique devant la même juridiction, ou séparément de l’action publique, devant une juridiction civile, auquel cas il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

L'article 4 du Code de procédure pénale énonce le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Ce principe s’applique à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé .

Lorsque la juridiction répressive a retenu qu'aucun risque de confusion visuelle ne pouvait être établi, car le visuel était très différent et prononcé la relaxe, une cour d'appel ne peut considérer que la décision de relaxe pour les chefs de détention et d'importation de marchandises présentées sous une marque contrefaisante ne s'impose pas à la juridiction civile, saisie également d'une demande fondée sur l'achat et la commercialisation de celles-ci.

Cass. com., 8 juin 2017, LawLex202200006608JBJ.

Quelles sont les actions en contrefaçon disponibles ?

L’action civile en contrefaçon obéit à la fois aux règles de droit commun de la procédure civile et aux règles spéciales relatives au droit de la propriété intellectuelle. Le demandeur à l’action en contrefaçon doit établir, conformément à l’article 31 du Code de procédure civile, un intérêt à agir , mais aussi détenir des droits de propriété intellectuelle sur l’objet de l’acte de contrefaçon.

L’action en contrefaçon peut ainsi être engagée par le titulaire des droits de propriété intellectuelle. En règle générale, il s’agit du propriétaire de la marque, du brevet ou du dessin ou modèle. Le signe doit être enregistré pour être opposable à un tiers. Les faits antérieurs à l’enregistrement sont inopposables . L’action en contrefaçon de brevet peut être engagée sur le fondement d’un brevet expiré ou déchu au jour de l’assignation, mais en vigueur à la date des faits non prescrits de contrefaçon . En matière de dessins ou modèles, si les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à la publication de l’enregistrement, échappent aux poursuites (art. L. 521-1, al. 2, CPI), le déposant d’un dessin ou modèle non encore enregistré peut agir en contrefaçon lorsqu’une copie de la demande d’enregistrement a été notifiée au prétendu contrefacteur, pour les faits postérieurs à cette notification (art. L. 521-1, al. 3, CPI). L’action en contrefaçon appartient également au cotitulaire de la marque  ou copropriétaire du brevet, au cessionnaire dès l’inscription de la cession au registre national des marques , des brevets ou des dessins et modèles, à celui qui triomphe dans son action en revendication et devient rétroactivement titulaire du brevet à la date de la demande ou au titulaire d’une licence, sous certaines conditions et sauf stipulation contraire dans le contrat de licence. En matière de brevets, l’action en contrefaçon peut aussi se fonder sur une demande de brevet, après publication au BOPI de la demande ou notification au prétendu contrefacteur d’une copie certifiée conforme de cette demande. Le tribunal saisi d’une action en contrefaçon sur le fondement d’une demande de brevet surseoit à statuer jusqu’à la délivrance du titre .

L’action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer. Le délai de prescription peut être interrompu par une demande en justice formée par un tiers, même en référé (art. 2241 C. civ.).

Les actions civiles et demandes relatives aux marques nationales autres que les demandes en nullité ou en déchéance, y compris pour les questions connexes de concurrence déloyale, relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire (art. L. 716-5, II CPI), une liste des tribunaux territorialement compétents étant fixée par voie règlementaire. Les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d’invention relèvent de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire du Paris (art. L. 615-17, D. 631-2 et D. 211-6 CPI), à l’exception des recours formés contre les actes administratifs du ministre chargé de la Propriété industrielle, qui relèvent de la juridiction administrative (art. L. 615-17 CPI).

Selon le principe de compétence territoriale de droit commun, le demandeur peut choisir d’engager l’action en contrefaçon devant le tribunal du domicile du défendeur ou de l’un des défendeurs (art. 42 du Code de procédure civile), le tribunal dans le ressort duquel des actes de contrefaçon ont été commis, ou celui du lieu où le dommage a été subi (art. 46 du Code de procédure civile). Lorsque l’acte de contrefaçon est réalisé sur internet, le dommage est réputé matérialisé, au sens de l’article 46, au lieu où le site internet présentant les produits sous une marque arguée de contrefaçon est accessible, même si les produits ne peuvent pas être commandés en ligne sur le site .

Le déposant ayant fait enregistrer la marque pour le compte d’une société en formation puis décidé de l’exploiter à titre individuel possède un tel intérêt tant que la société en formation n’est pas constituée et n’a pas repris les engagements qu’il a souscrits.

Cass. com., 14 octobre 2020, LawLex202000002525JBJ.

Les faits antérieurs à la publication de la marque ne sont pas considérés comme portant atteinte aux droits attachés à la marque.

Colmar, 13 mai 1994, LawLex200200001572JBJ.

L'action en contrefaçon demeure recevable pour les faits non prescrits antérieurs à la date à laquelle la déchéance ou l'expiration a pris effet, mais n'est pas recevable, pour défaut de droit d'agir, en ce qui concerne la période postérieure.

Paris, 2 mars 2011, LawLex202300005194JBJ.

Dès lors que, depuis une cession partielle, deux sociétés sont cotitulaires d'une marque, chacune sur les produits la concernant, les juges peuvent retenir la qualité et l'intérêt à agir de chacune d'elles pour protéger la marque qui leur est commune.

Poitiers, 30 janvier 2001, n° 0002164, LawLex200200000671JBJ.

Est irrecevable à agir en contrefaçon de marque le cessionnaire qui n’a pas inscrit la cession d’une marque au Registre national des marques.

Paris, 16 mai 2017, n° 16-03085, LawLex201700000905JBJ.

Le sursis à statuer est obligatoire, même s'il n'est pas demandé par les parties.

TJ Paris, 11 février 2022, LawLex202200009462JBJ.

L’accessibilité d’un site internet présentant des produits sous une marque arguée de contrefaçon, dans le ressort de la juridiction saisie, suffit à justifier la compétence territoriale de cette juridiction pour connaître de l'action en contrefaçon, même si les produits ne peuvent pas être commandés en ligne sur le site.`

Cass. com., 23 juin 2021, LawLex202200003516JBJ.

Quelles sont les conditions d’exercice de l’action civile en contrefaçon ?

L’action pénale en contrefaçon est soumise au droit commun de la procédure pénale. L’action au fond peut être engagée par le titulaire des droits de propriété intellectuelle, ou par le ministère public. Le titulaire de droits peut porter plainte avec constitution de partie civile dans les conditions de l’article 85 du Code de procédure pénale, ou, si les faits sont simples, agir par voie de citation directe (art. 389 à 392-1 et 550 à 566 C. pr. pén.). Alternativement, il peut déposer une plainte simple auprès du procureur de la République.

L’action pénale en contrefaçon se prescrit par six ans révolus à compter du jour où l’infraction a été commise (art. 8 C. pr. pén.), de même que l’action civile exercée devant une juridiction répressive (art. 10 C. pr. pén.). Toutefois, l'action en contrefaçon de brevet se prescrit par cinq ans à compter du jour où le breveté a eu connaissance du dernier fait lui permettant d'agir en contrefaçon (art. L. 615-8 CPI).

Quelles sont les conditions d’exercice de l’action pénale en contrefaçon ?

La contrefaçon constitue un fait juridique et, à ce titre, peut être prouvée par tous moyens. La charge de la preuve pèse sur le demandeur à l’action en contrefaçon, en vertu du droit commun de la preuve selon lequel il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le juge n’est ainsi pas tenu d'office de rechercher la reproduction des éléments caractéristiques du brevet . Toutefois, si le prétendu contrefacteur ne conteste pas la matérialité de la contrefaçon, celle-ci est caractérisée .

En matière de brevet, l’article L. 615-5-1 du Code la propriété intellectuelle complète le dispositif de preuve de la contrefaçon en posant une présomption simple en faveur du brevet qui a pour objet un procédé d’obtention d’un produit. En vertu de cette présomption, tout produit identique fabriqué sans le consentement du titulaire du brevet est présumé avoir été obtenu par le procédé breveté, faute pour le défendeur d’établir la différence entre celui-ci et le procédé utilisé.

Conseil : S’assurer de la nouveauté du procédé breveté

La présomption s'applique uniquement lorsque le produit obtenu par le procédé breveté est nouveau, ou lorsque la probabilité est grande que le produit identique a été obtenu par le procédé breveté, alors que le titulaire du brevet n’a pas pu, en dépit d’efforts raisonnables, déterminer quel procédé a été en fait utilisé.

Pour établir la preuve de la contrefaçon, la juridiction compétente peut ordonner, à l'initiative du demandeur à l’action en contrefaçon ou d’office, toute mesure d’instruction légalement admissible (art. L. 615-5-1-1, CPI). Ces mesures peuvent être prononcées s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, sur requête ou en référé (art. 145 CPC). Elles comprennent, en vertu des articles 179 à 284 du Code de procédure civile, les vérifications personnelles du juge, la comparution personnelle des parties, l’attestation de témoins ou l’enquête, et les mesures d’instruction exécutées par un technicien.

Le demandeur peut également recourir à une expertise amiable ou à une constatation de commissaire de justice. Celle-ci, qui comprend le constat d’achat, doit être purement matérielle, exclusive de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter, et conforme au respect du droit à un procès équitable et de la loyauté de la preuve. Sa validité n’est soumise à aucune autorisation de justice ou information préalable du prétendu contrefacteur.

Les tribunaux judiciaires peuvent par ailleurs ordonner, à la demande du demandeur à l’action en contrefaçon ou d’office, deux mesures spécifiques au contentieux de la propriété intellectuelle : la saisie-contrefaçon et le droit d’information.

La procédure de saisie-contrefaçon, destinée à procurer au titulaire de l'action en contrefaçon les preuves permettant de faire sanctionner les atteintes portées à ses droits, peut notamment consister en une description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, ou une saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants, ainsi que de tout document s’y rapportant. Toute personne ayant qualité à agir en contrefaçon peut ainsi faire procéder par tous commissaires de justice à une saisie-contrefaçon, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile.

La directive 2004/48 du 29 avril 2004, a instauré un droit d'information destiné à lutter contre les réseaux de contrefaçon (art. L. 615-5-2 CPI). À l’instar de la procédure anglo-saxonne de discovery, le requérant peut demander aux autorités judiciaires compétentes d’ordonner aux prétendus contrevenants ou à certains tiers de lui remettre des informations précises sur l'origine des marchandises ou des services contrefaisants, les circuits de distribution et l'identité des tiers impliqués dans l'atteinte. La production de documents ou d'informations peut être ordonnée à condition qu’il n'existe pas d'empêchement légitime (art. L. 615-5-2, al. 2, CPI), ce qu'il appartient au juge d'apprécier.

Il incombe à celui qui prétend être victime de contrefaçon d’en apporter la preuve, sans que le juge ne soit tenu de rechercher d’office la reproduction des éléments caractéristiques du brevet.

Cass. com., 26 février 2002, LawLex202300002572JBJ.

Lorsque la société intimée ne conteste pas la matérialité de la contrefaçon qui lui est reprochée, la contrefaçon est caractérisée. `

Paris, 10 janvier 2014, n° 11-21456, LawLex201400000019JBJ.

Toute personne qui a qualité à agir en contrefaçon peut demander à la juridiction civile compétente de prendre des mesures provisoires ou conservatoires à l’encontre du prétendu contrefacteur, pour prévenir une atteinte imminente à ses droits ou empêcher la poursuite des actes argués de contrefaçon. Elle peut agir par voie de référé, ou, si les circonstances exigent que la mesure soit prise sans respect du contradictoire, présenter au juge une requête pour faire ordonner des mesures urgentes. Ces mesures peuvent être ordonnées au besoin sous astreinte.

Le demandeur doit avoir qualité pour agir en contrefaçon . La mesure peut être ordonnée à l’encontre du prétendu contrefacteur, mais également des intermédiaires dont il utilise les services .

Le juge ne peut dans ce cas se prononcer sur la question de la validité du droit de propriété intellectuelle, qui relève des juges du fond. Il ne doit vérifier, outre la qualité à agir du demandeur, que l’existence ou l’imminence d’une atteinte aux droits conférés au demandeur par son titre. Le demandeur doit établir, à l'aide d'éléments de preuve raisonnablement accessibles, la vraisemblance de l’atteinte portée à ses droits ou l’imminence de celle-ci. L'atteinte est vraisemblable lorsqu'elle n'est pas sérieusement contestable .

La procédure de référés relève des articles 484 à 492 du Code de procédure civile. Soumise au principe du contradictoire, elle n’est pas subordonnée à l’assignation préalable au fond du prétendu contrefacteur. L’ordonnance de référé rendue par le juge, le cas échéant, bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit. La procédure sur requête permet à toute personne ayant qualité à agir en contrefaçon de demander à la juridiction civile d’ordonner toute mesure urgente pour prévenir une atteinte imminente à ses droits ou empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. C’est une procédure d’exception, non-contradictoire, régie par les articles 493 et suivants du Code de procédure civile. Comme la procédure en référé, elle peut être engagée avant toute action au fond.

Lorsque les mesures provisoires ou conservatoires sont ordonnées avant toute action au fond, le demandeur doit soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

La juridiction compétente peut prononcer l’interdiction provisoire des actes argués de contrefaçon, subordonner la poursuite des actes à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur, ou enjoindre la saisie ou la remise des marchandises entre les mains d’un tiers. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers ou immobiliers, y compris le blocage des comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun.

Outre des mesures d’interdiction de poursuite des actes de contrefaçon ou de constitution de garanties, le juge peut prononcer la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits contrefaisants, ainsi que la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, lorsque le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts.

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