CA Paris, 4e ch. B, 5 juin 1998, n° 94-28160

Appel a été interjeté par la SCI Cauchoise Tour d'Argent d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 21 octobre 1994 dans un litige l'opposant à la société La Tour d'Argent SA et à la SCI de LA Tour d'Argent.

Référence étant faite au jugement entrepris et aux écritures échangées en cause d'appel pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, il suffit de rappeler les élements qui suivent.

La société La Tour d'Argent constituée depuis 1939 exploite un restaurant, dont il n'est pas discuté qu'il est notoirement connu, 15/17 quai de la Tournelle à Paris. La dénomination La Tour d'Argent constitue tout à la fois sa dénomination sociale, son enseigne, son nom commercial. Elle a également déposé ce terme à titre de marque pour toutes les classes de produits et services.

La SCI La Tour d'Argent, qui a un siège social identique à celui de la précédente société, a été immatriculée au registre du commerce de Paris le 3 août 1992. Selon ses statuts, cette société a pour objet : " l'acquisition, la mise en valeur, la gestion et l'administration de tous immeubles, tous placements de capitaux sous toute forme, y compris la souscription ou l'acquisition de toutes actions, obligations et parts sociales et généralement, toutes opérations civiles se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ".

La SCI Cauchoise Tour d'Argent, dont le siège social se trouve à paris, 32 avenue de l'Observatoire, a été créée le 9 septembre 1991 et immatriculée le 19 septembre 1991 au registre du commerce. Son objet social porte sur "l'acquisition par voie d'achat, d'apport ou autrement, l'administration et l'exploitation par location ou tout autre processus de tous immeubles, biens et droits immobiliers, parts et actions donnant jouissance à de tels biens, sur l'étendue du territoire français".

La Tour d'Argent SA et la SCI la Tour d'Argent, estimant que la dénomination " Cauchoise Tour d'Argent " portait atteinte à leur dénomination sociale et pour la première, atteinte à ses marques ont assigné la SCI Cauchoise Tour d'Argent, devant le tribunal de grande instance, en contrefaçon et concurrence déloyale afin d'obtenir paiement de dommages intérêts et des mesures d'interdiction et de publication.

La SCI Cauchoise Tour d'Argent avait conclu au débouté en soutenant essentiellement que l'expression reprochée formait un tout indivisible non susceptible d'être contrefaisant et qu'il n'existait aucun risque de confusion entre les sociétés.

Par le jugement déféré, le tribunal rejetant l'argumentation de la SCI Cauchoise Tour d'Argent a :

- dit qu'en adoptant la dénomination sociale Cauchoise Tour d'Argent qui incluait le terme Tour d'Argent, sans autorisation de la société la Tour d'Argent, la SCI Cauchoise avait commis des actes de contrefaçon des marques Tour d'Argent et avait porté atteinte aux droits de la société La Tour d'Argent sur sa dénomination sociale ainsi qu'à ceux de la SCI La Tour d'Argent,

- prononcé des mesures d'interdiction sous astreinte, avec exécution provisoire, et de publication,

- condamné la SCI Cauchoise Tour d'Argent à payer aux sociétés La Tour d'Argent la somme de 200 000 F en réparation de leur préjudice et celle de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les marques invoquées n'ayant pas été versées aux débats, la cour par un arrêt du 30 janvier 1998 a invité la SA La Tour d'Argent à produire les certificats d'identité.

Sur cette injonction, les intimées ont versé aux débats : la marque nominative La Tour d'Argent n° 1 540 390, renouvelée en dernier lieu le 12 avril 1988, (en suite de plusieurs dépôts dont le premier est du 28 octobre 1966) et la marque dite logo de la tour d'argent n° 1 193 602, constituée notamment par la représentation d'une tour, renouvelée en dernier lieu le 8 janvier 1992 (premier dépôt du 28 janvier 1972). Chacune des parties a réitéré les écritures prises, avant cet arrêt.

Il convient donc d'exposer les prétentions des parties.

La SCI Cauchoise Tour d'Argent, appelante, conclut à la réformation du jugement en toutes ses dispositions. Par écritures du 28 novembre 1995 et du 31 octobre 1997, elle a, à titre principal demandé que soit prononcée la déchéance des marques opposées pour les services, de l'immobilier à défaut d'exploitation et conclu en conséquence au rejet de la demande en contrefaçon de marque, les effets de la déchéance remontant à l'expiration de la période de cinq ans d'inexploitation à compter de l'enregistrement des marques.

A titre subsidiaire, elle soutient qu'elle n'a pas commis de contrefaçon de la marque et qu'il n'existe aucun risque de confusion entre la dénomination de la SA La Tour d'Argent réputée dans le domaine de la gastronomie et la sienne, qui ne désigne qu'une société créée pour l'acquisition et la gestion de studios à Rouen. Elle soutient encore que la SCI la Tour d'Argent, constituée après elle, ne peut lui faire aucun reproche.

Elle conclut enfin à l'absence de tout acte de parasitisme, n'ayant à aucun moment cherché à tirer profit de la notoriété de son adversaire, et à l'absence de tout préjudice subi par les intimées. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation solidaire des intimées au paiement de la somme de 100 000 F à titre de dommages intérêts.

Les intimées concluent à l'irrecevabilité de la demande en déchéance qui a été formée pour la première fois en appel. Sur le fond, elles estiment que si elle était prononcée, ses effets ne pourraient remonter qu'au 28 décembre 1996 et qu'en réalité, la marque " La Tour d'Argent " a été exploitée sérieusement dans le domaine immobilier. Pour le surplus, elles concluent à la confirmation du jugement sauf sur le montant des dommages intérêts. Elles demandent à ce titre que leur soit allouée la somme supplémentaire de 300 000 F compte tenu du caractère notoire de l'expression " La Tour d'Argent ".

A titre subsidiaire, dans le cas où la déchéance des droits de la SA La Tour d'Argent sur les marques invoquées serait prononcée à compter de l'enregistrement, les intimées sollicitent les mêmes condamnations, reprochant essentiellement à l'appelante d'avoir usurpé leur dénomination sociale et commis des actes de parasitisme en raison de la notoriété de la dénomination et de la marque, qui reste valable pour les autres classes désignées.

Il convient d'ajouter que dans des écritures signifiées le 3 décembre 1997, les intimées avaient conclu au rejet des débats, comme tardives, de pièces et d'écritures, respectivement communiquées et signifiées par leurs adversaires les 25 novembre et 1er décembre 1997. L'appelante s'était opposée à cette demande.

Chacune des parties sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Sur ce, LA COUR :

Considérant qu'il convient tout d'abord de dire que les pièces communiquées le 25 novembre 1997 l'ayant été en temps utile pour que la partie adverse puisse faire part de ses observations et les conclusions signifiées le 1er décembre 1997 n'ayant pas comporté de moyens nouveaux, il n'y a pas lieu de les rejeter des débats, d'autant plus qu'à la suite de la réouverture de ceux-ci par l'arrêt du 30 janvier 1998, les deux parties ont conclu de nouveau sur l'ensemble du litige, avant le prononcé de la nouvelle ordonnance de clôture rendue le 3 avril 1998 ;

Sur la recevabilité de la demande en déchéance

Considérant qu'il ne saurait être fait droit à l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'intimée ; qu'en effet, la demande en déchéance, formée en appel comme moyen de défense à une action en contrefaçon est recevable en application des articles 564 et 565 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'il convient cependant de préciser que seule a été utilement présentée la demande en déchéance formée par écritures du 31 octobre 1997, soit postérieurement à l'expiration du délai de cinq ans de l'entrée en vigueur de la loi de 1991 ;

Sur le bien fondé de cette demande en déchéance et ses effets

Considérant que la SA La Tour d'Argent est titulaire des marques La Tour d'Argent, notamment pour les services se rapportant à l'immobilier ; que pour faire échec à la demande en déchéance, elle doit, en application de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, rapporter la preuve d'un usage sérieux de ces signes à titre de marques pour les services concernés pour une période ininterrompue de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991, soit à compter du 28 décembre 1991 ;

Considérant que les seuls usages invoqués sont l'existence de l'immeuble dans lequel la société La Tour d'Argent exerce son activité de restauration depuis de multiples années, les mutations de propriété de cet immeuble et la création de la SCI La Tour d'Argent, en 1992, dont l'objet social est relatif à l'immobilier ; que cependant la propriété des biens constituant le patrimoine propre des intimées et leurs mutations ne sont pas des prestations de services immobiliers ;

Considérant par ailleurs, que si l'exploitation de la marque par un tiers qui y a été autorisé (même si cette autorisation n'a pas été inscrite au registre des marques) est susceptible de faire obstacle à une demande en déchéance, encore est-il nécessaire que ce tiers ait fait un usage du signe à titre de marque, c'est-à-dire pour distinguer des produits ou des services et non pas à titre de dénomination sociale ou de nom de commercial, qui désignent l'entreprise mais non pas ses produits ou les services ; qu'en l'espèce, il n'est produit aucun document de nature à établir que la dénomination déposée à titre de marque aurait été utilisée par la SCI La Tour d'Argent pour désigner des services immobiliers destinés à une clientèle ;

Considérant qu'il n'est donc justifié par la SA La Tour d'Argent d'aucun usage sérieux des marques opposées dans le secteur de l'immobilier depuis le 28 décembre 1991 ; qu'elle doit être déclarée déchue de ses droits sur les deux marques visées pour les services de l'immobilier et ce à compter du 28 décembre 1996, en application de l'article L. 714-5 dernier alinéa du Code de la Propriété Intellectuelle ;

Considérant qu'il s'ensuit que la SA La Tour d'Argent n'est fondée à poursuivre en contrefaçon son adversaire que pour les actes commis antérieurement au 28 décembre 1996 ;

Sur la contrefaçon :

Considérant que selon l'appelante, l'expression " Cauchoise Tour d'Argent " ne constituerait pas la contrefaçon des marques invoquées en ce que, par la suppression de l'article " la " devant " tour d'argent " et l'adjonction du terme Cauchoise, elle formerait un tout indivisible non contrefaisant ; que l'appelante explique en outre les circonstances de fait qui l'ont conduire à choisir cette dénomination, l'ensemble immobilier (trois studios) acquis par elle à Rouen étant situé entre la rue Cauchoise et l'impasse de la Tour d'Argent ;

Mais considérant que peu importent les circonstances de fait qui ont déterminé le choix de la dénomination sociale (qui correspondent en l'espèce à la réalité) ; qu'en effet, la contrefaçon résulte, la bonne foi étant inopérante, de la reproduction du terme déposé à titre de marque ;

Considérant que les premiers juges ont à juste titre écarté l'argumentation soutenue par l'appelante ; qu'en effet, la dénomination " Tour d'Argent ", prédominante sur les autres éléments et détachable de l'ensemble des marques invoquées, est arbitraire pour les produits désignés, protégeable en elle-même et apte à exercer, au moins pour partie, la fonction distinctive de ces marques ; que l'adjonction du terme " cauchoise " ne modifie pas le sens propre des marques ni en conséquence le caractère distinctif qui leur est attaché, le terme " cauchoise " ne donnant à l'ensemble aucune signification nouvelle dans laquelle la dénomination déposée à tire de marque perdrait son individualité et par là-même son pouvoir distinctif ;

Considérant que la suppression de l'article " la " qui n'est pas à lui seul un élément distinctif des marques déposées apparaissant sans incidence, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la reproduction de l'élément essentiel " tour d'argent " qui se retrouve à l'identique dans la dénomination incriminée caractérisait la contrefaçon ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur l'atteinte portée à la dénomination sociale " La Tour d'Argent " des sociétés intimées

Considérant que le tribunal a jugé qu'avaient été commis des actes de concurrence déloyale par " atteinte portée aux droits de la SA La Tour d'Argent sur sa dénomination sociale et à ceux de la SCI La Tour d'Argent " en retenant que :

- " quoique la société Cauchoise se défende de parasitisme, ses arguments, à ce sujet, tenant à sa situation géographique, ne sauraient emporter la conviction du tribunal sur les raisons qui l'auraient déterminée à adopter cette dénomination prestigieuse, attachée dans l'esprit du public à l'établissement parisien, objet de nombreux articles de presse, en raison de son passé historique et de sa renommée gastronomique,

- elle a incontestablement voulu profiter de sa réputation et créer un risque certain de confusion sur une éventuelle filiation à l'égard de la société Tour d'argent,

- la SCI La Tour d'Argent, bien que constituée postérieurement, détient sur cette dénomination un droit, opposable, puisqu'elle utilise la dénomination protégée de la société La Tour d'Argent, avec son autorisation, comme en témoignent à la fois l'action commune des deux sociétés à ce jour, les statuts de la SCI exclusivement constituée des membres de la famille de Maurice Terrail, gérant de la société La Tour d'Argent " ;

Considérant que l'appelante critique cette motivation en soutenant essentiellement que :

- malgré le caractère notoire de la dénomination La Tour d'Argent, il n'existe aucune confusion possible, son secteur d'activité étant très différent de celui de la SA La Tour d'Argent,

- le choix de sa propre dénomination n'a été dicté que par la situation géographique de ses actifs et non pas par référence à la dénomination de ses adversaires, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges,

- elle n'a été constituée que pour l'acquisition et la gestion des biens situés à Rouen et n'a aucune activité de marchand de biens et aucune clientèle ;

Considérant, cela exposé qu'il est constant que la SCI appelante justifie de ce qu'elle s'est constituée pour l'acquisition de trois studios situés à Rouen entre la rue la Cauchoise et l'impasse de la Tour d'Argent ; qu'il ne peut donc, contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, être soutenu avec pertinence qu'elle aurait adopté la dénomination Cauchoise Tour d'Argent dans le but de profiter de la réputation de la " Tour d'Argent " ;

Considérant en outre, que si la notoriété de la dénomination invoquée est certaine dans le domaine de la gastronomie et de la restauration, cette notoriété est acquise dans un secteur d'activité à laquelle le public attache une image de luxe, de raffinement et de prestige, de sorte que rien ne permet de retenir que le public serait conduit à lui assimiler des activités immobilières sous le signe Cauchoise Tour d'Argent ;

Considérant que l'usurpation d'une dénomination sociale est certes, indépendamment de toute activité de concurrence, fautive, dès lors qu'elle est source de confusion entre les deux sociétés, ou qu'elle révèle la volonté de la société seconde de tirer profit de la dénomination de la société première, ou encore qu'elle a pour conséquence d'avilir cette dénomination;

Mais considérant que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en effet, compte tenu des secteurs d'activité très différents des deux sociétés et de l'inexistence d'une activité " commerciale " de la SCI appelante dont il est nullement prétendu qu'elle aurait recherché, par des actes répréhensibles (par exemple des publicités) une confusion avec la dénomination des intimées, le public ne peut associer les deux personnes morales ni même faire un rapprochement entre leurs dénominations;

Considérant en conséquence que le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné la SCI Cauchoise pour atteinte portée aux droits de la SA La Tour d'Argent sur sa dénomination sociale ;

Considérant que le jugement sera également réformé pour les mêmes motifs en ce qui concerne la SCI de la Tour d'Argent (laquelle au surplus a été constituée postérieurement à la SCI appelante) ;

Considérant que les demandes formées à titre subsidiaire par les intimées n'ont pas lieu d'être examinées dès lors que l'action en contrefaçon a été déclarée bien fondée ; qu'il sera au surplus relevé que les atteintes invoquées aux signes distinctifs notoires (enseigne, nom commercial) ne sauraient être davantage retenues en raison de l'absence de confusion et de comportement parasitaire comme il a été dit ci-dessus ;

Sur les mesures réparatrices

Considérant que les marques n° 1 540 390 et 1 193 602 étant déclarées déchues pour les services relatifs à l'immobilier à compter du 28 décembre 1996, il n'y a plus lieu d'ordonner une mesure d'interdiction ; que le jugement sera réformé de ce chef ;

Considérant que la mesure de publication ordonnée par les premiers juges ne paraît pas nécessaire ;

Considérant que pour l'atteinte portée aux marques par les actes de contrefaçon de septembre 1991 à 1994, date à laquelle la dénomination de l'appelante a été modifiée en application du jugement critiqué assorti, sur la mesure d'interdiction, de l'exécution provisoire, et compte tenu de la déchéance ci-dessus prononcée, la cour a des élément suffisants pour fixer à la somme de 30 000 F l'indemnité réparatrice du préjudice causé à la seule société SA La Tour d'Argent pour l'atteinte portée à ses marques ; que le jugement sera réformé de ce chef ;

Considérant que l'appelante succombant au moins partiellement dans son appel, il n'y a pas lieu de faire droit à ses demandes en dommages-intérêts ;

Considérant que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais d'appel non compris dans les dépens ;

Par ces motifs : Dit recevable la demande en déchéance formée par la SCI la Cauchoise Tour d'Argent le 31 octobre 1997 ; La dit bien fondée ; Prononce la déchéance des droits de la société SA La Tour d'Argent pour les services relatifs à l'immobilier sur les marques n° 1 540 390 et 1 193 602 à compter du 28 décembre 1996 ; Confirme le jugement sauf sur l'atteinte portée à la dénomination sociale " La Tour d'Argent " et sur les mesures réparatrices ; Réformant de ces chefs, statuant à nouveau, Condamne la SCI Cauchoise Tour d'Argent à payer à la SA La Tour d'Argent la somme de 30 000 F à titre de dommages-intérêts au titre de la contrefaçon ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la SCI Cauchoise Tour d'Argent aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Narrat, avoué, selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.