CA Paris, 4e ch. B, 14 novembre 2003, n° 2001-08308

LA COUR est saisie d'un appel interjeté par Monsieur Michael Abouaf dit Michaël Fox et la SARL Fox Média d'un jugement contradictoirement rendu le 23 février 2001 par le Tribunal de grande instance de Paris dans un litige les opposant à Messieurs Jean-Paul et Patrice Guyard.

Il convient de rappeler que Messieurs Guyard réalisent des photographies de coiffures qui sont reproduites dans la revue Casting, éditée et commercialisée deux fois par an, et diffusée auprès de professionnels de la coiffure.

Ils sont titulaires des droits sur la marque "Casting" déposée le 3 décembre 1991 par la société Visuel Plus, enregistrée sous le n° 1716738 pour désigner en classes 41 et 42 les "éditions de revues, magazines de coiffures hommes, dames et mixte, imprimerie", marque acquise par acte sous seing privé le 17 mars 1997 (l'autorisation du juge commissaire leur ayant été donnée par ordonnance du 19 janvier 1994), par Jean-Paul Guyard qui a cédé, par acte du 21 avril 1997 à Patrice Guyard la moitié de son droit de propriété sur la marque. Ces cessions ont été inscrites au Registre National des Marques respectivement les 28 avril 1997 et 27 mai 1997.

Monsieur Michael Abouaf est titulaire des marques suivantes :

- la marque Casting Magazine, déposée le 19 juin 1992, enregistrée sous le n° 92423910 pour désigner en classe 35, 38 et 41 les services de "publicité et affaires, communications, éducation et divertissement";

- la marque complexe ci-dessous reproduite "Casting, pour réussir une carrière artistique, Magazine", déposée le 23 décembre 1992, enregistrée sous le n° 92447893 pour désigner des produits et services des classes 16, 38 et 41 parmi lesquels les revues et périodiques et l'édition de livres et de revues.

Au cours du premier trimestre 1992, a été lancé par M. Abouaf, exerçant alors sous la dénomination MFP (Michaël Fox Productions) le magazine bimestriel "Casting Magazine" destiné au grand public et contenant notamment des informations sur la profession de mannequin, revue éditée actuellement par la société Fox Média créée le 31 octobre 1997 et à qui MFP a fait apport de son fonds de commerce.

Après avoir envoyé le 12 mai 1997 à M. Abouaf une lettre contenant mise en demeure de cesser d'utiliser la dénomination Casting comme titre du magazine, Messieurs Guyard ont, par acte du 3 juin 1997, fait assigner Monsieur Michaël Abouaf tant en son nom personnel, qu'en sa qualité de directeur de la publication de la revue Casting Magazine aux fins de constatation judiciaire d'actes de contrefaçon de leur marque n° 1716738 et de concurrence déloyale, ainsi que pour voir ordonner la radiation des marques n° 92423910 et 92447893.

Par acte du 15 juin 2000, ils ont attrait dans la cause, la société Fox Média lui reprochant l'usage de leur marque pour désigner une revue.

Le 9 novembre 2000, cette procédure a été jointe à l'instance introduite le 3 juin 1997.

M. Abouaf et la société Fox Média avaient essentiellement conclu à la nullité de la marque qui leur était opposée, le terme Casting étant, selon eux, insusceptible de protection, et à l'absence de contrefaçon ainsi que de toute concurrence déloyale.

Par le jugement déféré, le tribunal a :

- débouté M. Abouaf et la société Fox Média de leur demande en nullité de la marque "Casting" n° 1716798 dont sont titulaires Messieurs Jean-Paul et Patrice Guyard,

- dit qu'ils avaient porté atteinte aux droits de Messieurs Guyard sur cette marque, en déposant, pour Monsieur Michael Abouaf, la marque "Casting Magazine" n° 92423910 et la marque "Casting, pour réussir une carrière artistique, Magazine" n° 92447893 et en éditant, pour Monsieur Michaël Abouaf et la société Fox Média, un magazine intitulé Casting Magazine,

- annulé en conséquence la marque n° 92423910 en ce qu'elle désigne en classe 38 les communications et la marque n° 92447893 en ce qu'elle désigne en classe 16, 38 et 41 les revues, journaux et périodiques, les produits de l'imprimerie, l'édition de revues et de livres, l'agence de presse et d'information et les communications par terminaux d'ordinateur,

- condamné Monsieur Michael Abouaf et la société Fox Média à payer respectivement à Messieurs Guyard la somme de 60 000 F et 40 000 F pour réparer l'atteinte à leurs droits sur la marque Casting,

- interdit à M. Abouaf et à la société Fox Média de faire usage de la dénomination Casting sous quelque forme que ce soit pour désigner une revue, sous astreinte de 5 000 F par infraction constatée passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, ce avec exécution provisoire,

- autorisé Messieurs Guyard à faire publier le dispositif dans deux publications de leur choix, aux frais de M. Abouaf et de la société Fox Média, sans que le coût de ces insertions à la charge de ces derniers, puisse excéder la somme totale de 40 000 F,

- dit que le jugement, devenu définitif, sera transmis sur réquisition du greffier à l'INPI, pour inscription au registre national des marques,

- condamné M. Abouaf et la société Fox Média à payer à Messieurs Guyard la somme de 18 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur Michaël Abouaf et la société Fox Média, appelants, prient la cour dans leurs dernières conclusions signifiées le 29 septembre 2003, de:

- les recevoir en leur appel,

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé non établi le grief de concurrence déloyale,

- l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :

- dire que la marque "Casting" n° 1 716 738 est dépourvue des caractères nécessaires pour constituer une marque valable, au sens des articles L. 711-2 et L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle,

- en conséquence, prononcer la nullité de ladite marque et ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir en marge du Registre national des marques de l'INPI,

- dire, à tout le moins, que l'acquisition de la marque Casting n° 1 716 738 par les frères Guyard est frauduleuse et/ou illicite et procède d'un abus de droit,

- dire, en conséquence, que ladite marque leur est inopposable,

- dire, en tant que de besoin, que la marque Casting n° 1 716 738 des frères Guyard, leur est inopposable, par application de l'article L. 713-6-a du Code de la propriété intellectuelle, vu l'antériorité du nom commercial Casting Mannequins par rapport à ladite marque,

- en conséquence, infirmer le jugement notamment en ce qu'il a prononcé la nullité de la marque "Casting Magazine" déposée le 19 juin 1992, enregistrée sous le n° 92 423.910, pour désigner, en classes 35, 38 et 41 "publicité et affaires, communication, éducation, divertissement" et de la marque dénominative "Casting pour réussir une carrière artistique Magazine", déposée le 23 décembre 1992, enregistrée sous le n° 92 447,893, pour désigner divers produits et services des classes 16, 38 et 41, parmi lesquels " revues et périodiques, édition de livres et de revues",

- l'infirmer également en ce qu'il leur a interdit de faire usage du terme Casting,

- débouter les frères Guyard de la totalité de leurs demandes, notamment du paiement de dommages-intérêts,

- condamner les frères Guyard, in solidum, à leur payer la somme de 76 224 euro en réparation de leur préjudice, du fait de l'action abusive dont ils ont fait l'objet et de l'acquisition frauduleuse de la marque Casting à leur égard,

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, dans cinq journaux ou revues, de leur choix et aux frais in solidum des frères Guyard, à concurrence de 4 500 euro par insertion et ce, au besoin, à titre de dommages-intérêts complémentaires,

- condamner in solidum les frères Guyard à leur payer la somme de 15 244 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Messieurs Jean-Paul et Patrice Guyard, intimés, ont conclu en dernier lieu le 1er octobre 2003 et demandent à la cour de:

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* débouté Monsieur Abouaf et la société Fox Média de leur demande en nullité de la marque n° 1716738,

* annulé la marque n° 92 723 910 en ce qu'elle désigne en classe 38 les communications,

* annulé la marque n° 92 447 893 en ce qu'elle désigne en classes 16, 38 et 41 des revues, journaux ou périodiques ou produits de l'imprimerie, édition de revues et de livres, agence de presse et d'information et la communication par ordinateur,

* interdit à Monsieur Abouaf et à la société Fox Média de faire usage de la dénomination "Casting" sous quelque forme que ce soit, de quelque manière que ce soit pour éditer une revue; sous astreinte de 762,45 euro par infraction constatée passé le mois de la signification de l'arrêt à intervenir,

* ordonné la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir dans deux publications de leur choix dans la limite de 7 622,45 euro hors taxes pour l'ensemble au total et ce, aux frais avancés de Monsieur Abouaf et de la société Fox Média,

* ordonné la transcription du jugement à l'INPI,

Et statuant à nouveau :

- débouter Monsieur Abouaf et la société Fox Média de toutes leurs demandes,

Et y ajoutant,

- donner acte aux intimés de ce qu'ils s'en remettent à la cour en ce qui concerne leur demande en concurrence déloyale et parasitaire,

- condamner conjointement et solidairement Monsieur Abouaf et la société Fox Média à leur verser la somme 1 011 971 euro à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon,

- dire que le coût de la publication du dispositif de l'arrêt aux frais avancés de Monsieur Abouaf et la société Fox Média sera porté à 15 000 euro HT,

- dire que le montant de l'astreinte assortissant l'interdiction à Monsieur Abouaf et à la société Fox Média de faire usage de la dénomination "Casting" sous quelque forme que ce soit sera porté à 1 500 euro par infraction constatée passé le mois de la signification de l'arrêt à intervenir et par jour passé ce délai sans cessation de l'usage de la dénomination "Casting" par Monsieur Abouaf et à la société Fox Média,

- les condamner conjointement et solidairement à leur verser la somme de 30 000 euro HT sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en appel, ainsi qu'en tous les dépens.

Sur ce, LA COUR :

Considérant qu'au soutien de leur appel, M. Abouaf et la société Fox Média exposent en premier lieu que:

- la revue Casting a été éditée par la société Visuel Plus qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en juillet 1992,

- alors qu'il n'y a eu aucune cession de fonds de commerce, Messieurs Guyard ont édité à leur compte la revue Casting à partir de la fin du premier trimestre 1993,

- en conséquence, entre juillet 1992 et la fin du premier trimestre 1993, il y a eu cessation de l'usage de la dénomination commerciale Casting,

Qu'ils font valoir qu'eux-mêmes bénéficient d'une antériorité sur le terme Casting puisque:

- depuis 1988, M. Abouaf exerce ses activités sous le pseudonyme Michaël Fox, activités liées au recrutement et à la promotion de mannequins, en utilisant le nom commercial Casting Mannequins, nom commercial qui était utilisé par l'association Music Lend créée le 11 octobre 1988, dont M. Fox était le président, puis par M. Fox, exerçant cette activité commerciale à titre personnel sous la dénomination Michael Fox Productions-MFP depuis le 11 février 1992, puis par la société Fox Média à qui MFP a fait apport de son fonds de commerce lors de sa création, le 31 octobre 1997,

- au cours du premier trimestre 1992 et dans la continuité de ses activités antérieures, M. Abouaf a lancé le magazine bi-mensuel "Casting" à destination du grand public, qui s'est développé tout au long des années 1992 à 1997 sans réaction de ses adversaires;

Qu'ils en déduisent que,

- d'une part, l'acquisition de la marque par Messieurs Guyard, en 1997 peu avant d'entreprendre des poursuites a été effectuée dans des conditions illicites et dans un but manifeste de nuisance et/ou pour tirer indûment profit du succès du magazine Casting,

- d'autre part, en application de l'article L. 713-6 a) du CPI, la marque Casting ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme dénomination sociale, puisqu'il est démontré que l'usage de ce signe est antérieur à l'enregistrement de la marque,

Qu'ils en concluent que la marque adverse leur est inopposable;

Considérant cela exposé que l'ensemble des documents mis aux débats démontre que:

- Messieurs Guyard possédaient 66 % des parts de la société Visuel Plus et avaient donc un intérêt dans l'édition de la revue Casting qui comportait la reproduction des photographies dont ils étaient auteurs,

- la revue Casting a été régulièrement éditée deux fois par an, y compris durant la période où Visuel Plus était en liquidation judiciaire, non pas alors sous la responsabilité de cette société mais sous celle des frères Guyard qui l'éditait sous leur nom,

- il ne peut être reproché à Messieurs Guyard de ne pas avoir eu un contrat de licence de marque, une telle licence n'étant nullement obligatoire et l'autorisation de faire usage d'une marque pouvant être donnée de manière implicite, ce qui a été le cas en l'espèce puisque les mandataires liquidateurs n'ont à aucun moment interdit cet usage,

- le nom Casting n'était pas exploité à titre de nom commercial (pour désigner l'entreprise dans ses relations avec la clientèle) mais à titre de marque,

- le grief selon lequel il aurait existé une interruption dans l'exploitation d'un nom commercial n'est donc pas pertinent;

Considérant que parallèlement, contrairement à ce que soutiennent les appelants, eux-mêmes ne justifient pas d'une exploitation d'un nom commercial "Casting Mannequins" antérieurement au dépôt de la marque Casting ; qu'en effet, sous cette dénomination étaient désignées des manifestations de défilés de mannequins et de concours de mannequins, et non pas l'entreprise qui les organisait; que le terme Casting Mannequins n'était donc pas utilisé comme signe de ralliement de la clientèle ; que les appelants ne peuvent en conséquence invoquer un droit d'usage du nom commercial Casting Mannequins ; que la demande fondée sur les dispositions de l'article L. 713-6 a) du NCPC sera rejetée;

Considérant qu'il ne peut dès lors être soutenu avec pertinence qu'en acquérant la marque en 1997 soit très peu de temps avant l'expiration du délai de forclusion, Messieurs Guyard auraient agi dans une intention frauduleuse et qu'ils auraient commis un abus de droit ; qu'en réalité, ils ont acquis cette marque pour conforter les droits qu'ils tenaient d'une exploitation autorisée de celle-ci, dans la mesure où ils exploitaient de manière habituelle et constante cette dernière pour l'édition de la revue Casting ; que la demande d'inopposabilité de la cession de la marque pour fraude sera rejetée;

Considérant que les appelants critiquent, en outre, le jugement qui a rejeté la demande en nullité de la marque Casting, soutenant :

- qu'il est contradictoire de souligner, comme l'a dit le tribunal, que le dépôt du terme Casting n'avait pas pour effet d'en interdire l'usage dans des publications de presse pour désigner une sélection d'artistes et de considérer, parallèlement, cette marque comme valable et de lui faire produire ses effets vis-à-vis des tiers, étant tout aussi contradictoire d'interdire à Fox Média d'utiliser le terme Casting alors qu'elle le fait précisément comme le tribunal lui reconnaît le droit de le faire,

- que le tribunal s'est également contredit en ce qu'il a estimé que le terme "Casting" permettait de désigner dans une publication de presse, une sélection d'artistes, mais qu'il ne serait pas susceptible, en tant que marque, de tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service, que si l'on suit le raisonnement du tribunal, il est nécessaire pour qu'il n'y ait pas tromperie que la marque "Casting" de Messieurs Guyard désigne une publication de presse relative à une sélection d'artistes, ce qui n'est pas le cas, puisque la marque "Casting" désigne un catalogue de coiffures, d'une façon qui est donc totalement déceptive;

Mais considérant que c'est sans contradiction que le tribunal a, d'une part, retenu que le terme Casting était distinctif dans la mesure où il n'était pas exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits et services visés, relevant seulement qu'il ne pouvait être fait interdiction d'utiliser ce terme dans son sens commun et, d'autre part, qu'il n'avait pas de caractère déceptif; qu'en effet, sur ce point, le caractère déceptif ou non d'un signe doit être apprécié en rapport avec le libellé du dépôt pour les produits et services qui y sont désignés et qu'en l'espèce, l'acquéreur ne peut être trompé par le terme Casting sur "la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service" car il sait qu'il achète un magazine et non pas "un service de casting" ; que le jugement n'étant pas autrement discuté sera confirmé;

Considérant que, dans les marques déposées par les appelants, l'adjonction du terme Magazine qui est un élément descriptif pour des revues ne suffit pas à éliminer tout risque de confusion avec la marque Casting dont sont copropriétaires Messieurs Guyard ; qu'il en est de même de l'expression plus complexe, dans laquelle les éléments prédominants sont également Casting Magazine ; que c'est donc par des motifs pertinents que la cour fait siens que le tribunal a estimé que ces marques et l'usage qui en était fait pour désigner une revue, constituaient la contrefaçon de la marque déposée, par application de l'article L. 713-3 du NCPC (les adjonctions faites au terme Casting excluant la contrefaçon par reproduction) et en a ordonné la nullité pour les produits et services identiques ou similaires ; que le jugement sera confirmé de ces chefs;

Considérant que pour contester la décision du tribunal qui a rejeté leur demande en concurrence déloyale, Messieurs Guyard font valoir qu'il n'a pas été tenu compte du grief fondé sur la différence du prix de vente et de la qualité des magazines, ni du fait que les appelants se sont mis dans leur sillage pour bénéficier du caractère attractif de leur marque et de leur magazine;

Mais considérant que le tribunal avait estimé à juste titre que le "fait que la revue Casting Magazine s'associe à des manifestations promotionnelles et publicitaires organisées par des professionnels de salons de coiffure et qu'elle publie des articles et des publicités sur la coiffure caractérisent les actes de contrefaçon commis mais ne constituent pas des actes de concurrence déloyale distincts" ; qu'il n'est, par ailleurs, pas établi en appel que les appelants auraient cherché à tirer profit de l'existence de la revue Casting dont il convient de rappeler qu'elle s'adresse non pas au grand public mais à des professionnels de la coiffure; que le contenu de chacun des magazines en cause est très différent; qu'en conséquence, les griefs de vente à des prix différents et de présentation de qualité différente ne sont pas fondés;

Considérant sur les mesures réparatrices que les mesures d'interdiction ordonnées par les premiers juges ont une portée trop générale; que les premiers juges ont en effet, interdit aux appelants de faire usage du terme Casting ; que cette mesure d'interdiction sera limitée aux termes jugés contrefaisant la marque Casting, c'est-à-dire les marques et le titre de la revue Casting Magazine, le terme Casting pouvant faire l'objet d'une utilisation dans des expressions qui ne seraient pas susceptibles de confusion avec la marque déposée; qu'aucun élément en appel ne permet de modifier le montant de l'astreinte;

Considérant que Messieurs Guyard sollicitent une augmentation des dommages et intérêts qui leur ont été alloués en faisant une analyse précise de leur préjudice, en tenant compte notamment de la continuation de l'exploitation du magazine et des marques par les appelants après le jugement puisque par ordonnance de référé du Premier Président statuant en référé, la suspension de l'exécution provisoire de la mesure d'interdiction a été suspendue;

Mais considérant qu'il sera relevé que:

- les revues en litige ne s'adressent pas à la même clientèle et n'ont pas le même objet, l'une étant destinée à des salons professionnels de coiffeurs, l'autre au grand public intéressé par toutes les manifestations et informations relatives à des mannequins et de manière plus large à tous artistes qui doivent passer des auditions,

- les deux revues ont coexisté durant presque cinq années, sans contestation, ni de la société Visuel Plus ni de Messieurs Guyard, alors que l'existence de la revue "Casting Magazine" vendue dans des kiosques et qui donnait lieu à une exploitation en augmentation ne pouvait être ignorée par eux;

Considérant qu'en conséquence, le préjudice subi par Messieurs Guyard consiste principalement dans l'avilissement de leur marque du fait de l'usage du terme Casting, et non pas dans le préjudice commercial lié à la perte de redevance qu'ils auraient pu percevoir s'ils avaient autorisé l'exploitation de leur marque ; que compte tenu de la continuation de l'exploitation de la revue au cours de la procédure d'appel, les dommages et intérêts fixés par les premiers juges seront augmentés et fixés aux sommes de 12 200 euro pour les actes de contrefaçon commis par M. Abouaf et 15 000 euro à l'encontre de la société Fox Média qui a poursuivi l'exploitation de la revue Casting Magazine;

Considérant que les mesures de publication ne sont pas en l'espèce appropriées; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande;

Considérant que l'équité commande d'allouer à Messieurs Guyard la somme complémentaire de 3 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que les demandes formées à ce titre par les appelants seront rejetées;

Par ces motifs, Confirme le jugement sauf sur les mesures d'interdiction, de publication et le montant des dommages et intérêts; Réformant de ces chefs et ajoutant; Condamne M. Abouaf à payer à Messieurs Guyard la somme de 12 200 euro à titre de dommages et intérêts; Condamne la société Fox Média à payer à Messieurs Guyard la somme de 15 000 euro à titre de dommages et intérêts; Fait interdiction à M. Abouaf et à la société Fox Média de continuer à faire usage des marques "Casting Magazine"et "Casting pour réussir une carrière artistique Magazine" pour désigner une revue sous l'astreinte ordonnée par les premiers juges; Condamne in solidum M. Abouaf et la société Fox Média à payer à Messieurs Guyard la somme complémentaire de 3 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Rejette toutes autres demandes; Condamne M. Abouaf et la société Fox Média aux entiers dépens; Autorise Maître Huyghe, avoué, à recouvrer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.