CA Paris, 4e ch. A, 1 juin 2005, n° 04-09317

Vu l'appel interjeté le 14 avril 2004, par les sociétés L'Oréal, Lancôme et Sicos & Compagnie d'un jugement rendu le 9 mars 2004 par le Tribunal de grande instance de Paris qui a:

* reçu la société Nutrimetics SNC en son intervention volontaire,

* débouté la société Lancôme de sa demande en déchéance de la marque 'Nutri-Rich" n° 1661701 déposée le 25 mai 1981, par la société Buttress BV,

* dit qu'en procédant au dépôt de la marque "Nutri-Riche" le 7 novembre 2001, pour désigner les "produits cosmétiques, masque pour le visage", marque enregistrée sous le n° 013 129977, la société Lancôme a commis un acte de contrefaçon portant atteinte à la marque "Nutri-Rich" ci-dessus désignée,

* dit que respectivement, en fabriquant une huile pour le corps et en conditionnant en France ce produit sous la dénomination "Nutri-Riche", les sociétés L'Oréal et Sicos ont commis des actes de contrefaçon de la marque "Nutri-Rich",

* dit qu'en déposant la marque "Nutri-Riche" et en fabriquant et conditionnant en France le masque de beauté ainsi marqué, les sociétés L'Oréal et Sicos ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Nutrimetics,

* prononcé, en application de l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, la nullité de la marque "Nutri-Riche" n° 013 129977 pour l'ensemble des produits visés au dépôt,

* dit que la décision, une fois définitive, sera transmise à l'Institut national de la propriété industrielle pour inscription au Registre national des marques,

* fait interdiction aux sociétés défenderesses d'user dans la vie des affaires le signe "Nutri-Riche" et le signe "Nutri-Rich" sous quelque forme que ce soit sous astreinte de 1 000 euro par infraction constatée, passé le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement,

* condamné in solidum les sociétés Lancôme, L'Oréal, Sicos à payer à la société Buttress BV la somme de 30 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation des faits de contrefaçon et à la société Nutrimetics la somme de 10 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation des faits de concurrence déloyale,

* autorisé la société Buttress BV à faire publier le jugement dans trois journaux ou périodiques de son choix aux frais in solidum des sociétés Lancôme, L'Oréal et Sicos, sans que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 3 500 euro HT,

* débouté la société Buttress BV de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée contre la société Lancôme,

* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

* condamné in solidum les sociétés Lancôme, L'Oréal et Sicos à payer à la société Buttress BV la somme de 6 000 euro au titre des frais irrépétibles et aux dépens;

Vu les dernières écritures en date du 19 avril 2005, par lesquelles la société L'Oréal Produits de Luxe France, ci-après appelée L'Oréal, la société Lancôme Parfums et Beauté & Compagnie, ci-après dénommée Lancôme, et la société Sicos & Compagnie, dite Sicos, poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, demandent à la cour de:

* prononcer la déchéance des droits de la société Buttress BV sur la marque "Nutri-Rich" n° 1661701 déposée le 25 mai 1981 pour les produits de la classe 3, à compter du 3 janvier 1997 et dire que la décision à intervenir sera transcrite sur les registres de l'Institut national de la propriété industrielle sur simple réquisition du greffe de la cour,

* en tout état de cause, dire que la marque " Nutri-Rich " est nulle et ordonner sa radiation des registres de l'Institut national de la propriété industrielle sur réquisition du greffe de la cour,

* dire qu'elles n'ont commis aucun acte de contrefaçon et de concurrence déloyale,

* à titre subsidiaire, poser à la CJCE la question suivante : "Le fait pour une filiale de conditionner des marchandises en vue de leur expédition vers une autre filiale du même groupe située dans un pays où ces marchandises sont licitement revêtues de la marque et commercialisées, peut-il être considéré comme un usage ayant lieu dans la vie des affaires ?",

* condamner in solidum la société Buttress BV et la société Nutrimetics France SNC au paiement de la somme de 10 000 euro au titre des frais irrépétibles;

Vu les dernières écritures en date du 15 avril 2005, aux termes desquelles la société Buttress BV et la société Nutrimetics SNC prient la cour de:

* constater que la marque "Nutri-Rich" n° 166 1701 est largement exploitée en France par la société Nutrimetics qui commercialise sous cette dénomination une huile d'abricot,

* débouter la société Lancôme de toutes ses demandes,

* dire n'y avoir lieu à poser une question préjudicielle à la CJCE,

* dire que l'action engagée par la société Lancôme présente un caractère abusif,

* condamner la société Lancôme à verser à la société Buttress BV la somme de 10 000 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

* dire qu'en procédant au dépôt de la marque "Nutri-Riche" n° 013129977 et en présentant sur son site Internet "www.lancome.com" un produit cosmétique portant la marque "Nutri-Riche", la société Lancôme s'est rendue coupable de contrefaçon de la marque "Nutri-Rich" dont la société Buttress BV est propriétaire,

* prononcer la nullité de la marque "Nutri-Riche" n° 013129977,

* dire que l'arrêt à intervenir sera inscrit au Registre national des marques à l'Institut national de la propriété industrielle sur réquisition du greffier,

* prononcer la nullité de la marque internationale "Nutri-Riche" n° 78 1959,

* dire que l'arrêt à intervenir sera inscrit au Bureau international des marques à l'OMPI sur réquisition du greffier,

* dire qu'en fabricant, en conditionnant et en commercialisant un masque de beauté sous la marque "Nutri-Riche", les sociétés L'Oréal et Sicos se sont rendues coupables de contrefaçon de la marque "Nutri-Rich" dont la société Buttress BV est propriétaire,

* dire qu'en fabriquant, en conditionnant et en commercialisant un masque de beauté sous la marque "Nutri-Riche" et en présentant ce produit sur le site internet "www.lancome.com", les sociétés L'Oréal, Lancôme et Sicos se sont rendues coupables d'actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Nutrimetics,

* interdire à la société L'Oréal, Lancôme et Sicos de faire usage sous quelque forme que ce soit de la marque 'Nutri-Riche", sous astreinte définitive de 1 000 euro par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,

* condamner in solidum la société L'Oréal, la société Lancôme et la société Sicos à verser à la société Buttress BV la somme de 300 000 euro à titre de dommages et intérêts,

* condamner in solidum la société L'Oréal, la société Lancôme et la société Sicos à verser à la société Nutrimetics la somme de 300 000 euro à titre de dommages et intérêts,

* les autoriser à faire procéder à la publication de l'arrêt à intervenir dans trois journaux ou revues, aux frais in solidum des sociétés appelantes, le coût global ne pouvant excéder la somme de 50 000 euro HT,

* ordonner la publication de l'arrêt à intervenir sur la page d'accueil du site Internet "www.lancome.com", aux frais de la société Lancôme, pendant une durée de six mois, sous astreinte définitive de 1 000 euro par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,

* condamner in solidum la société L'Oréal, la société Lancôme et la société [Sicos] à verser à la société Buttress BV la somme de 15 000 euro au titre des frais irrépétibles;

Sur ce, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :

* dans le cadre de son activité, la société Lancôme, filiale de la société L'Oréal, commercialise un masque de beauté à base de karité, distribué dans de nombreux pays sous la dénomination "Nutri-Riche", à l'exception de la France où il est vendu sous la dénomination "Nutri-Intense",

* souhaitant uniformiser la commercialisation de ce produit sous l'appellation "Nutri-Riche", la société Lancôme a constaté que la société de droit hollandais Buttress BV avait déposé en France la marque "Nutri-Rich" le 25 mai 1981, enregistrée sous le n° 1661701, renouvelée les 14 mai 1991 et 12 mars 2001, pour désigner en classe 3 les "huiles pour les soins de la peau",

* la société Lancôme a déposé à l'Institut national de la propriété industrielle la marque "Nutri-Riche" le 7 novembre 2001, enregistrée sous le n° 0131299977, pour désigner en classe 3 les "produits cosmétiques à savoir masques pour le visage",

* elle a parallèlement, assigné le 3 janvier 2002, la société Buttress BV en déchéance de ses droits sur la marque "Nutri-Rich",

* reconventionnellement, la société Buttress BV a formé une demande en contrefaçon de marque,

* le 4 novembre 2002, la société Buttress BV a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société L'Oréal,

* le 18 novembre 2002, la société Buttress BV a assigné en contrefaçon la société L'Oréal et la société Sicos,

* la société Nutrimetics, exploitant en France la marque "Nutri-Rich" déposée par la société Buttress BV, est intervenue à la procédure,

* les deux instances ont été jointes par le tribunal;

Sur la déchéance de la marque "Nutri-Rich":

Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l'enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans; que sont assimilés à un tel usage l'exploitation de la marque avec le consentement du propriétaire et son usage sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif;

Considérant en l'espèce, que la société Lancôme, qui soulève la déchéance des droits de la société Buttress BV sur la marque "Nutri-Rich" n° 1661701 déposée le 25 mai 1981, soutient d'une part, que le caractère sérieux de l'usage de cette marque ne serait pas démontré par les pièces versées aux débats et d'autre part, que la seule exploitation de la dénomination "Nutri-Rich Oil" modifierait le caractère distinctif de la marque telle que déposée;

Considérant que l'action en déchéance ayant été formée le 3 janvier 2002, la période de cinq ans à prendre en considération pour apprécier l'usage de la marque s'étend du 3 janvier 1997 au 3 janvier 2002;

Considérant que la société Buttress BV pour démontrer la réalité d'un usage sérieux de sa marque, expose que la commercialisation de produits cosmétiques marqués de ce signe est réalisée en France par la société Nutrimetics, filiale comme elle de la société Sara Lee;

Qu'elle produit aux débats:

* le contrat de distribution conclu avec la société française Nutrimetics, comportant une clause d'exploitation de la marque "Nutri-Rich", peu important qu'il n'ait pas date certaine, puisqu'il est établi que cette convention portant la date du mois de mars 1999, a été signée par la dirigeante de la société Nutrimetics, retournée par cette dernière à la société Buttress BV le 28 avril 1999, et exécutée,

* des catalogues, vantant les mérites de l'amande du noyau de l'abricot produisant une huile riche en éléments actifs, dont l'arbre est cultivé au coeur de l'Himalaya, édités par la société Nutrimetics au mois d'avril, octobre 2000, octobre 2001, janvier 2002, proposant à la vente des produits cosmétiques "Nutri-Rich Body Crème", "Nutri-Rich Apricot Milk Bath", "Nutri-Rich Oil",

* une fiche de tarifs de ces produits pour l'année 2000,

* deux attestations des commissaires aux comptes selon lesquelles les chiffres d'affaires réalisés par les produits comportant la marque "Nutri-Rich Oil" se sont élevés en 1998, à 1 503 722 euro, en 1999, à 2 064 907 euro, en 2000, à 1 869 188 euro, en 2001, à 1 381 487 euro,

* quatre factures concernant des ventes du produit "Nutri-Rich Oil" émises les 31 décembre 1999, 25 janvier 2000, 10 avril 2000, 23 juillet 2001,

Considérant qu'il résulte de ces éléments que la société Nutrimetics a fait un usage réel et sérieux en France, avec l'accord de la société Buttress BV, de la dénomination "Nutri-Rich ", pour commercialiser un produit cosmétique à base d'huile d'abricot;

Que l'adjonction des termes "Oil", "Abricot" ou "Body Crème", largement compris par la clientèle française concernée comme signifiant "huile", "abricot" et "crème pour le corps", exclusivement descriptifs, n'altère aucunement le caractère distinctif, essentiel du signe " Nutri-Rich ";

Considérant qu'il s'ensuit que la décision entreprise qui a rejeté l'action en déchéance des droits de la société Buttress BV sur la marque "Nutri-Rich" sera confirmée;

Considérant que cette décision sera également confirmée en ce qu'elle a débouté la société Buttress BV de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, alors qu'il ne peut être fait grief à la société Lancôme d'avoir voulu, par l'exercice de voies procédurales, faire reconnaître ce qu'elle pouvait, sans mauvaise foi ni intention de nuire, estimer être ses droits;

Sur la validité de la marque Nutri-Rich:

Considérant que les sociétés appelantes soutiennent que la marque opposée ne serait pas distinctive pour désigner les produits visés au dépôt et serait, à tout le moins, descriptive des caractéristiques du produit;

Considérant, sur le premier point, qu'en droit, selon les termes de l'article L. 711-2 a) du Code de la propriété intellectuelle sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service;

Qu'en l'espèce, la dénomination "Nutri-Rich" n'est pas exclusivement nécessaire pour désigner les "huiles pour les soins de la peau", même si elle présente un caractère évocateur ; qu'elle n'en constitue pas davantage la désignation usuelle et générique de ces produits;

Considérant sur le second point, que le néologisme "Nutri-Rich", constitué d'un radical diminutif et d'un mot anglicisé, même perçus comme l'abréviation des vocables "nutrition" ou "nutritif" et de l'adjectif "riche", n'est pas, en lui-même, au sens de l'article L. 711-2 b) du Code de la propriété intellectuelle, compte tenu de la modification inhabituelle syntaxique et sémantique de ces termes, descriptif d'une caractéristique du signe déposé pour désigner des "huiles pour les soins de la peau", notamment sa qualité, de sorte qu'il conserve, par sa signification de fantaisie, sa distinctivité et reste arbitraire ;

Que d'ailleurs en déposant la marque "Nutri-Riche" pour des "produits cosmétiques à savoir les masques pour le visage", la société Lancôme a, elle-même, estimé que ce signe présentait un caractère distinctif et attractif pour sa clientèle;

Que de sorte, les sociétés appelantes seront déboutées de leur demande tendant à la nullité de la marque "Nutri-Rich";

Sur la contrefaçon de la marque Nutri-Rich:

Considérant que le signe critiqué "Nutri-Riche" n'étant pas identique à la marque "Nutri-Rich" opposée faute de reproduire sans modification ni ajout tous les éléments la constituant, il convient de rechercher s'il existe entre les deux dénominations un risque de confusion au terme d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite, en tenant compte de leurs éléments distinctifs;

Considérant ainsi que l'a justement retenu le tribunal, que les signes en présence sont visuellement et phonétiquement extrêmement proches dès lors qu'ils ne se distinguent que par l'ajout de la voyelle "E"; que leur évocation conceptuelle reste la même;

Que par voie de conséquence, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public qui sera conduit à associer les signes en présence, voire à leur attribuer une origine commune;

Considérant de sorte, que le dépôt de la marque "Nutri-Riche" par la société Lancôme porte atteinte aux droits que détient la société Buttress BV sur sa marque "Nutri-Rich";

Qu'il s'ensuit que le tribunal ajustement prononcé la nullité de la marque déposée par la société Lancôme;

Considérant que cette dernière exploite un site Internet à l'adresse "www.lancome.com" où elle présente l'ensemble des produits de sa gamme destinés à l'Europe, l'Amérique, l'Asie;

Qu'il n'est pas contesté que le masque de beauté portant la dénomination "Nutri-Riche", présenté sur ce site sous la rubrique "autres pays", n'est ni offert à la vente, ni disponible en France;

Que par voie de conséquence, le produit revêtu de la marque litigieuse n'étant pas disponible en France, sa mention sur le site Internet, bien qu'accessible par les internautes depuis ce pays, ne saurait être considérée comme visant le public de France et constituer un acte d'exploitation sur le territoire français;

Que la décision du tribunal, qui a jugé que cette mention ne constituait pas un acte de contrefaçon, sera confirmée;

Considérant que la société Buttress BV reproche également à la société L'Oréal et à la société Sicos des actes de contrefaçon pour avoir conditionné, commercialisé, détenu, exporté un masque de beauté revêtu de la marque "Nutri-Riche" contrefaisante;

Considérant que la société Sicos, filiale à 100 % de la société L'Oréal, a pour activité la fabrication et le conditionnement des produits pour le compte de la société-mère et des autres sociétés du groupe;

Considérant qu'aux termes du procès-verbal de saisie-contrefaçon établi le 4 novembre 2002, dans les locaux de la société L'Oréal, le directeur du marketing a déclaré à l'huissier: "Le produit commercialisé sous la marque Nutri-Riche n'a jamais été commercialisé en France, non plus qu'aux Pays-Bas, Belgique, Grande-Bretagne, Duty Free Europe. Le produit étant commercialisé sous la marque "Nutri-Riche" dans le reste du monde. Le conditionnement des produits Lancôme est effectué en France dans l'usine Sicos puis les produits dispatchés dans les centrales d'expédition des filiales-pays...".

Considérant en droit, que les dispositions des articles L. 716-9 et L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle, qui répriment la détention sans motif légitime, l'exportation de marchandises présentées sous une marque contrefaite, doivent s'interpréter à la lumière de la Directive communautaire 89-104 du 21 décembre 1988, dont l'objet est de rapprocher les législations des Etats membres ;

Que l'article 5 § 3 de cette Directive incrimine le fait d'apposer un signe portant atteinte aux droits des tiers sur les produits ou leur conditionnement, de détenir afin de les mettre dans le commerce et d'exporter des produits sous le signe, si cet usage est fait dans la vie des affaires;

Considérant en l'espèce, qu'aucun élément ne démontre une quelconque commercialisation ou mise sur le marché en France d'un masque de beauté revêtu de la marque "Nutri-Riche";

Qu'il est certes établi et non contesté que la société Sicos conditionne en France et détient des produits revêtus de la marque "Nutri-Riche" en vue de leur exportation finale vers des filiales du groupe L'Oréal situées dans des pays tiers où ils sont licitement commercialisés;

Que cependant, l'usage dans la vie des affaires, qui renvoie à l'univers économique, suppose l'existence d'un lien avec un client et ne peut s'entendre de la circulation de marchandises entre filiales appartenant au même groupe dans un but de gestion et d'organisation interne;

Que de sorte, le fait de conditionner des produits, jamais offerts en France à la vente sous la marque litigieuse, détenus uniquement en vue de leur expédition vers une filiale pour être mis licitement sur le marché d'un pays tiers, ne peut être considéré comme un usage dans la vie des affaires et n'est donc pas susceptible de porter atteinte à l'objet spécifique du droit de marque;

Qu'il s'ensuit que la décision entreprise, qui a retenu à l'encontre des sociétés L'Oréal et Sicos des actes de contrefaçon, sera réformée;

Sur la demande de nullité de la marque internationale Nutri-Riche:

Considérant que la société Buttress BV sollicite, au visa de l'article 6.3 de l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891, la nullité de la marque internationale "Nutri-Riche" déposée le 25 avril 2002, auprès de l'OMPI par la société Lancôme, enregistrée sous le n° 781959, pour désigner "les produits cosmétiques, à savoir masques pour le visage";

Mais considérant que la société Lancôme soulève pertinemment, sur le fondement de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, l'irrecevabilité de cette demande comme constituant une prétention nouvelle, formée pour la première fois devant la cour ;

Sur les mesures réparatrices:

Considérant que le seul agissement illicite retenu est le dépôt par la société Lancôme de la marque "Nutri-Riche", aucun acte d'exploitation publique de ce signe n'ayant été constaté en France, de sorte que la mesure d'interdiction d'usage ne sera ordonnée qu'en tant que de besoin, sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte, le prononcé de la nullité de la marque litigieuse suffisant à faire cesser l'acte incriminé;

Que le seul dépôt de la marque litigieuse, s'il a porté atteinte aux droits antérieurs de la société Buttress BV, le préjudice subi reste néanmoins minime; que dès lors, réformant la décision déférée sur ce point, il sera alloué à la société Buttress BV la somme de 15 000 euro à titre de dommages et intérêts;

Qu'eu égard à la solution du litige, la publication de la décision n'est pas justifiée, de sorte que les dispositions du jugement entrepris afférentes à cette mesure seront également réformées

Sur les actes de concurrence déloyale ;

Considérant que la société Nutrimetics, qui exploite en France la marque "Nutri-Rich" pour désigner des produits cosmétiques à base d'huile d'abricot, soutient que l'usage de la dénomination "Nutri-Riche" pour commercialiser une crème de soin pour la peau est à l'origine d'un risque de confusion préjudiciable dans l'esprit des consommatrices;

Mais considérant qu'aucune commercialisation d'un masque de beauté désigné "Nutri-Riche" n'étant établie sur le territoire français, la société Nutrimetics ne justifie aucunement quel préjudice lui aurait causé le seul dépôt de cette dénomination à titre de marque;

Que la décision déférée sera réformée sur ce point;

Sur les autres demandes:

Considérant que, chaque partie succombant partiellement en leurs demandes, l'équité ne commande pas, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel ; qu'il y a lieu, en outre de laisser à la charge des parties les dépens par elle exposés au cours de cette procédure;

Par ces motifs, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : * débouté la société Lancôme de sa demande en déchéance des droits de la société Buttress BV sur la marque 'Nutri-Rich" n° 1661701, * débouté la société Buttress BV de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée contre la société Lancôme, * dit qu'en procédant au dépôt de la marque "Nutri-Riche" n° 013129977, pour désigner "les produits cosmétiques à savoir masque pour le visage", la société Lancôme a commis un acte de contrefaçon de la marque 'Nutri-Rich", * prononcé la nullité de la marque "Nutri-Riche" pour l'ensemble des produits visés au dépôt, * dit que la décision, une fois définitive, sera transmise à l'Institut national de la propriété industrielle pour inscription au Registre national des marques, par les soins du greffe requis par la partie la plus diligente, * condamné in solidum la société Lancôme, L'Oréal et Sicos à payer à la société Buttress BV la somme de 6 000 euro au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, Réforme la décision entreprise pour le surplus et statuant à nouveau : * condamne la société Lancôme à payer à la société Buttress BV la somme de 15 000 euro en réparation du préjudice lié aux faits de contrefaçon de marque, * déboute la société Buttress BV de son action en contrefaçon de marque formée à l'encontre des sociétés L'Oréal et Sicos, * déboute la société Nutrimetics de son action en concurrence déloyale, * interdit en tant que de besoin à la société Lancôme l'usage en France de la dénomination "Nutri-Riche" ou "Nutri-Rich", * déboute les sociétés Buttress BV et Nutrimetics de leur demande d'autorisation de publication, Y ajoutant : * déboute la société L'Oréal, la société Lancôme et la société Sicos de leur demande en nullité de la marque "Nutri-Rich", * déclare la société Buttress BV irrecevable à solliciter la nullité de la marque internationale " Nutri-Riche" déposée par la société Lancôme le 25 avril 2002, enregistrée sous le n° 78 1959, Rejette toutes autres demandes, Laisse à la charge de chacune des parties les dépens exposés en appel.