CA Toulouse, 2e ch. sect. 2, 29 septembre 2009, n° 08-01888

Exposé des faits

La société de droit allemande Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co KG est la société qui est propriétaire et gère les droits de propriété industrielle pour le monde entier, du groupe Hugo Boss.

Elle conçoit, fabrique et commercialise chaque année des collections de prêt-à-porter haut de gamme pour hommes et femmes.

Elle est titulaire d'une marque semi-figurative internationale pour désigner entre autres " les sacs " et " vêtements ".

Elle est exploitée dans plus de cent pays et elle fait par ailleurs l'objet de concession de licence notamment pour les parfums.

La société Hugo Boss France, filiale du groupe allemand est pour sa part l'importateur exclusif en France des vêtements et articles textiles fabriqués par la maison-mère.

A la mi-décembre 2005, Hugo Boss France a constaté la diffusion dans le magazine " Body Fitness " d'une publicité offrant un " sac à dos de la marque Boss d'une valeur de 35 euro " à tout acheteur de deux boites de protéines de développement musculaire UDA à 49 euro l'unité.

Cette publicité comportait les photographies d'une boîte dudit produit et un sac noir sur lequel figurait, en grande dimension, le logo " Boss collections ".

Et elle concluait " Profitez-en ! "

Le magazine en question faisait également référence à un magasin Body Fitness situé à Colomiers.

Le 16 décembre 2005, la société Hugo Boss a obtenu l'autorisation du Tribunal de grande instance de Toulouse de faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans le magasin Body Fitness à Colomiers.

L'huissier de justice instrumentaire a constaté que le magasin de Colomiers avait pour activité la vente de produits pour le sport et le développement musculaire et était exploité sous l'enseigne " Olympus Sport Nutrition " par la société de droit espagnol Olympus Sport Nutricion SA et que c'était aussi l'adresse de Body Fitness dans laquelle la publicité querellée est parue.

La représentante de Olympus, Madame Compans remettait à l'officier ministériel un " sac pochette portant la référence ACC 14 " Boss Collections commercialisé au prix de 6 euro, des photographies étaient également prises.

L'huissier n'a constaté que la présence d'un sac sans avoir accès à la comptabilité, mais a saisi sur l'ordinateur d'Olympus Sport Nutricion l'état des ventes depuis le mois de janvier 2005 du produit référencé ACC 14 pour un total de 122, ainsi qu'un stock de 1956 produits.

Ont été également saisis trois exemplaires n° 86 année XII du magazine Body Fitness, lesquels comportaient à la rubrique promos décembre 2005 et janvier 2006, l'annonce publicitaire décrite.

Il apparaissait que cette revue était éditée et publiée par la société Olympus Sport Nutrition SA.

Se prétendant victime de contrefaçon, la SA Hugo Boss Trade Mark Management faisait assigner par acte du 30 décembre 2005 la société Olympus Sport Nutricion devant le Tribunal de grande instance de Toulouse en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon de sa marque par usage, détention et offre à la vente de sacs marqués Boss Collections ainsi que par usage à titre publicitaire et pour Hugo Boss France, la réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale.

Par jugement du 25 février 2008, le Tribunal de grande instance de Toulouse :

- disait que la SA Olympus Sport Nutricion a commis des actes de contrefaçon de la marque Boss/Hugo Boss, par détention-offre à la vente et par usage à titre publicitaire,

- condamnait la SA Olympus Sport Nutricion à payer à la société Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co KG la somme de:

* 3 000 euro à titre de dommages et intérêts, en réparation de la contrefaçon par détention et offre à la vente,

* 20 000 euro à titre de dommages et intérêts, en réparation de la contrefaçon par usage publicitaire,

- disait que la SA Olympus Sport Nutricion a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la SAS Hugo Boss France,

- condamnait SA Olympus Sport Nutricion à payer à la SAS Hugo Boss France la somme de 20 000 euro à titre de dommages et intérêts,

- faisait interdiction à SA Olympus Sport Nutricion de faire usage sous quelque forme que ce soit de la marque Boss/Hugo Boss et ce sous astreinte de 1 000 euro par infraction constatée,

- ordonnait la publication du jugement sur au moins une demi-page de la revue Body Fitness à paraître dans le délai de un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 10 000 euro par édition de retard, ainsi que dans trois journaux ou revues régionales ou nationales aux frais de la SA Olympus Sport Nutricion sans que ces frais n'excèdent le coût de 3 000 euro par insertion,

- disait que la liquidation de l'astreinte lui était réservée,

- condamnait SA Olympus Sport Nutricion à payer à la Société Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co KG et à la SAS Hugo Boss France la somme de 2 000 euro chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamnait SA Olympus Sport Nutricion aux dépens.

Pour se déterminer ainsi les premiers juges, notaient que les signes Boss tels qu'enregistrés et ceux figurant sur le sac querellé présentaient d'évidentes similitudes sur les plans visuels, phonétiques et intellectuels.

La contrefaçon par imitation de nature à créer un risque de confusion est bien caractérisée.

En outre la revue saisie diffusée à 13 763 exemplaires en associant la marque contrefaite Boss avec des produits de " développement musculaire " qui véhiculent une image peu raffinée est de nature à dévaloriser la marque des produits haut de gamme.

S'agissant de la concurrence déloyale, la juridiction a estimé que la SA Olympus Sport Nutricion profite à moindre frais des efforts réalisés par la SAS Hugo Boss France pour développer la notoriété de la marque en France et pour maintenir la qualité de son image.

Le 11 avril 2008, la SA Olympus Sport Nutricion relevait appel de cette décision.

Moyens des parties

Par conclusions déposées le 5 août 2008 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation la SA Olympus Sport Nutricion demande de:

- réformer le jugement du Tribunal de grande instance de Toulouse en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau de:

A titre principal

- débouter la société Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co KG de toutes ses demandes,

A titre subsidiaire

- dire et juger que les sociétés Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co KG et Hugo Boss France SAS ne rapportent pas la preuve de la commercialisation ou de la détention sur le territoire français de plus d'un sac marqué Boss Collection,

- constater que le public concerné par l'offre du produit argué de contrefaçon et l'offre publicitaire, demeurant la spécialisation des produits commercialisés par la société Olympus Sport Nutricion, et que l'impact de la revue "Body Fitness" est extrêmement limité,

- dire et juger que le préjudice subi par les sociétés Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co KG et Hugo Boss France SAS est minime et fixer le montant des dommages et intérêts éventuellement dus par la société Olympus Sport Nutricion à une somme symbolique,

- condamner les sociétés Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co KG et Hugo Boss France SAS à verser à la société Olympus Sport Nutricion la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- les condamner aux dépens dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la SCP Nidecker Prieu-Philipot avoués.

La société Olympus Sport Nutricion expose que si la similitude entre les deux vocables " Boss Collection " et " Boss/Hugo Boss " est incontestable, les sociétés demanderesses n'établiraient pas pour autant l'existence d'une contrefaçon par imitation illicite, la société Olympus Sport Nutricion ayant valablement acquis les produits concernés après de la société de droit anglais Boss Collection et aucun risque de confusion ne pouvant exister dans l'esprit du public;

Elle explique qu'elle est une société de droit espagnol qui distribue des produits en Espagne, en France mais également sur l'ensemble du territoire de l'union Européenne, que ce soit directement ou par le biais de sociétés filiales.

Elle serait notamment en relation avec la société de droit anglais dénommée " Boss Collection HKLDT " dont le siège serait situé à Londres et aurait pour activité la vente de produits textiles.

Elle s'y fournirait pour différents produits (ceintures, gants, vêtements) vendus pour certains, tel le sac querellé, avec un marquage Boss Collection semblable à la dénomination sociale de ladite société.

Il n'y aurait chez Olympus Sport Nutricion aucune volonté de fraude ou d'atteinte aux droits de la société Boss.

Il appartiendrait à la société Boss de rapporter la preuve que la société anglaise Boss Collection n'aurait pas le droit de commercialiser l'article incriminé ; sous dénomination sociale sur le territoire britannique.

A défaut, la cour devrait considérer que le produit considéré ne pourrait être vu comme une contrefaçon en territoire anglais de sorte qu'en vertu du principe de libre circulation des marchandises au sein de l'Union Européenne, la société Olympus Sport Nutricion aurait donc le droit de commercialiser sur le territoire français un sac acquis dans un autre pays membre de l'Union Européenne sans que le sac litigieux soit considéré comme une contrefaçon.

La société Olympus Sport Nutricion estime qu'il n'y a aucun risque de confusion.

La marque Boss/Hugo Boss ne concernerait exclusivement que des produits de luxe, réservés à une clientèle aisée, voire riche. Il serait donc clair pour l'éventuel acquéreur du sac argué de contrefaçon que celui-ci ne pouvait être un produit de luxe commercialisé sous la marque Hugo Boss.

Ce risque de confusion existerait d'autant moins que le sac n'était pas commercialisé mais offert en cas d'achat groupé de produits de développement musculaire.

Elle fait remarquer que cette revue ne concerne qu'une tranche particulière de la population.

S'agissant de la concurrence déloyale, elle fait remarquer que les faits portent sur un seul sac argué de contrefaçon et sur l'utilisation dudit sac à des fins publicitaires.

En cas de condamnation contre la société Olympus Sport Nutricion, celle-ci sollicite que soit prononcée l'allocation d'une somme symbolique particulièrement dans la mesure où les faits de contrefaçon limités à un sac ont à ce jour et depuis 2005 totalement cessés.

Par conclusions déposées le 2 octobre 2008 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation les sociétés Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co KG et Hugo Boss France SAS sollicitent que la cour:

- confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 février 2008 par le Tribunal de grande instance de Toulouse,

- déboute la société Olympus Sport Nutricion de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,

et y ajoutant,

- condamne la société Olympus Sport Nutricion à payer aux sociétés Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co KG et Hugo Boss France SAS la somme de 10 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Boyer-Lescat-Merle en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

A l'appui de ces prétentions les sociétés Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co KG et Hugo Boss France SAS font fait valoir que, le juge de première instance a fait une bonne application du droit, la cour pouvant faire sienne son analyse et en adopter les motifs.

Elles font observer qu'Olympus Sport Nutricion l'admettrait d'ailleurs puisqu'elle écrit que la similitude entre les deux vocables " Boss Collection " et " Boss-Hugo Boss " est incontestable.

Elle précise que tant visuellement, phonétiquement qu'intellectuellement il y aurait un risque réel de confusion.

Les sociétés Hugo Boss considèrent à l'instar du tribunal que l'appétence pour les produits musculaires n'est pas exclusive de l'intérêt que chacun peut porter aux articles vestimentaires. En outre le sac utilisé comme une prime qui devait inciter le lecteur de la revue à réaliser un achat groupé devait donc être suffisamment attractif pour motiver cet achat plus important.

La quasi reproduction de la marque, de son graphisme, de son architecture sa grande distinctivité et sa renommée rendraient incontestable le risque de confusion qui aurait été recherché par Olympus Sport Nutricion.

L'argumentaire de cette société tendant à faire admettre que le produit querellé n'étant pas une contrefaçon sur le territoire anglais et donc que via le droit communautaire il serait commercialisable en France est rejeté par les sociétés Boss.

Cette idée serait une négation du droit des marques puisque, dès lors que la marque invoquée est protégée en France, et selon l'application du principe de territorialité, toute imitation de la marque constitue une contrefaçon et est illicite.

Il importerait peu qu'elle découle de la dénomination sociale d'une société étrangère ou que son utilisation ait été licite à l'étranger.

Les sociétés Hugo Boss demandent à la cour de considérer que Olympus Sport Nutricion a commis des actes distincts de contrefaçon d'une part par détention et commercialisation et d'autre part par usage à titre publicitaire.

Ainsi font-elles observer qu'il résulte des constatations d'huissier quant aux saisies de données informatiques que Olympus avait d'une part 222 exemplaires de l'article querellé en 2005 et que d'autre part elle en détenait 1956 exemplaires en stock.

Olympus ayant affirmé que ces chiffres concernaient l'ensemble des pays dans lesquels elle intervenait, produisant une attestation de son expert comptable selon laquelle un seul sac Boss Collection avait été vendu en France.

C'est ainsi que les sociétés Boss avaient ramené leurs demandes de réparation pour le préjudice subi au titre de la contrefaçon par détention et offre à la vente de 35 000 euro à 5 000 euro.

La société Hugo Boss Trade Mark Management considère que ces agissements au caractère limité ne lui en ont pas moins causé un préjudice en usurpant la renommée de la marque.

De plus le prix pratiqué de 6 euro pièce était extrêmement bas, pour ne pas dire qu'il constituait un vil prix, ce qui conforterait la réalité du préjudice subi.

S'agissant de la contrefaçon à titre publicitaire, la société Hugo Boss France SAS fait remarquer qu'Olympus Sport Nutricion a utilisé le sac contrefait à des fins publicitaires pour " doper " ses ventes, l'emploi du seul terme Boss au lieu de Boss Collection dans le corps de l'annonce viserait clairement à faire croire à sa clientèle qu'elle lui remettait un produit griffé par les sociétés Hugo Boss.

La société Olympus Sport Nutricion ne pourrait raisonnablement soutenir que l'offre à la vente dans son magasin de Colomiers d'un sac revêtu de l'inscription litigieuse pourrait être confondue avec la diffusion d'une publicité dans un magazine édité à plusieurs milliers d'exemplaires qui aurait un impact autrement plus large.

Le numéro Body Fitness avait été édité à 13 763 exemplaires ainsi que cela ressortirait de l'attestation de l'expert comptable d'Olympus. La publicité litigieuse avait donc été largement diffusée.

Cet usage de publicité aurait été d'autant plus préjudiciable qu'il a porté sur des produits de développement musculaire qui auraient une très piètre image à l'opposé des valeurs d'élégance et de la qualité de la marque Hugo Boss. De surcroit l'annonce d'une valeur de 35 euro, prix très bas par rapport aux prix habituellement pratiqués par les sociétés Boss, tendrait également à " brader " l'image haut de gamme de cette marque.

En outre, Olympus Sport Nutricion aurait porté atteinte aux efforts et investissements qui sont le fait d'Hugo Boss en France en les détournant pour profiter sans bourse délier de la notoriété et de la très bonne image dont bénéficie la marque Boss/Hugo Boss, afin d'augmenter les commandes de sa propre clientèle.

C'est pourquoi les sociétés Boss réclament la confirmation de la décision de première instance.

Motifs de la décision

Sur l'action en contrefaçon

L'imitation

Selon l'article 713-3 du Code de la propriété intellectuelle " sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public... l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. "

Dans le cas d'espèce, c'est la société Hugo Boss Trade Management qui est titulaire des droits sur la marque Boss Hugo Boss n° 516 345 qui désigne notamment les sacs qui exerce cette action.

L'examen du logo figurant sur le sac " Boss collections " comparé avec la marque originale Boss/Hugo Boss permet de constater que le terme Boss est reproduit avec la même police de caractères avec des traits gras et en grande dimension, souligné dans les deux cas par un ou des mots en petits caractères.

Le mot Boss, au plan phonétique est le même en sachant que c'est l'abréviation généralement utilisée pour désigner la marque.

Le sous-lignage en petits caractères " collections " n'est pas sans rappeler l'usage fréquent qui est faite de cette expression (collection, collector...) pour décliner différentes gammes de l'article concerné. Ce vocable est donc de nature à accréditer l'idée qu'il s'agit d'un véritable article de la marque de luxe Boss.

Force est de constater que toutes ces ressemblances ne peuvent que générer un risque de confusion dans l'esprit du public et donc ne peuvent s'analyser que comme une contrefaçon par imitation.

Dès lors que la marque est protégée, toute imitation est prohibée, il importe alors peu que l'imitation résulte, comme le soutient la société Olympus Sport Nutricion, de la dénomination sociale d'une société étrangère.

Le fait qu'elle ait été prétendument admise en Grande-Bretagne ne saurait par conséquent faire obstacle à ce que les règles générales de protection de la propriété intellectuelle trouvent à s'appliquer.

Du procès-verbal en saisie-contrefaçon effectué dans les locaux d'Olympus Sport Nutricion de Colomiers, il ressort que s'y trouvait un sac " Boss Collections " portant sur une étiquette la référence " ACC14-6 euro ".

Sa seule présence fut-elle unique, avec une étiquette de prix est suffisante pour démontrer que le sac était détenu et commercialisé par la SA Olympus Sport Nutricion, en outre des documents étaient remis à l'huissier attestant qu'un seul sac avait été vendu en France.

La décision déférée qui a fixé le préjudice subi par la société Hugo Boss Trade Mark à la somme de 3 000 euro sera confirmée.

La contrefaçon par usage à titre publicitaire ;

La revue " Body Fitness " de décembre 2005 proposait " un sac à dos Boss gratuit en achetant deux boîtes UDA + Protein de Venice Beach; maintenant et pour un temps limité pour l'achat de deux boites de 2 livres (908 g) de UDA + Protein à 49 euro l'unité, vous recevrez gratuitement un sac à dos de marque Boss d'une valeur de 35 euro. Profitez-en ! "

Un sac comportant bien en évidence l'inscription Boss y est visible.

Cet usage à titre publicitaire est distinct de la commercialisation du produit. La marque ainsi amalgamée à la vente de produits de développement musculaire, se trouve dévalorisée non seulement de ce fait mais aussi en raison de la valeur dérisoire donnée au sac -35 euro- sachant que les effets Boss ont une valeur commerciale nettement supérieure.

Le constat d'huissier met en évidence que cet exemplaire de revue a été diffusé à 13 763 exemplaires.

Le préjudice subi à ce titre par la société Hugo Boss Trade Mark Management doit être évalué à la somme de 10 000 euro,

Sur l'action en concurrence déloyale

Cette action se distingue de celle en contrefaçon en ce qu'elle est le fait de l'importateur et distributeur en France, la SAS Hugo Boss France, non titulaire de la marque.

Il apparaît évident que si, Olympus Sport Nutricion se sert à titre publicitaire de la marque Boss pour vendre ses propres produits, elle profite de la sorte gratuitement des investissements de cette marque pour se développer en France et maintenir la qualité de son image.

La cour ne peut donc que constater l'existence d'une concurrence déloyale justifiant de l'octroi de 10 000 euro de dommages et intérêts à la SAS Hugo Boss France.

Sur les demandes annexes

La décision déférée ayant été partiellement infirmée ; les mesures de publication qui participent de l'exacte réparation du préjudice concerneront le présent arrêt.

L'équité commande que la SA Olympus Sport Nutricion soit condamnée à payer à la société Hugo Boss Trade Management et à la SAS Hugo Boss France la somme supplémentaire de 2 000 euro à chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SA Olympus Sport Nutricion ayant succombé elle sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par ces motifs, LA COUR, - confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la SA Olympus Sport Nutricion à payer à la société Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co KG les sommes de 20 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon par usage publicitaire et à SAS Hugo Boss France 20 000 euro au titre de la concurrence déloyale et dit que la publication de la décision portera sur le jugement, Statuant à nouveau sur ces deux points, - condamne la SA Olympus Sport Nutricion à payer à la société Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co KG la somme de 10 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon par usage publicitaire, - condamne la SA Olympus Sport Nutricion à payer à la société SAS Hugo Boss France la somme de 10 000 euro au titre de la concurrence déloyale, - dit que les mesures de publication ordonnée par la décision déférée porteront sur le présent arrêt et non sur la décision déférée, Y ajoutant, - condamne la SA Olympus Sport Nutrigion à payer à la société Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co KG et à la SAS Hugo Boss France la somme supplémentaire de 2 000 euro à chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamne la SA Olympus Sport Nutricion aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Boyer-Lescat-Merle en application de l'article 688 du Code de procédure civile.