CA Douai, 1re ch. sect. 2, 7 juillet 2009, n° 07-00984

Par jugement rendu le 18 janvier 2007, le Tribunal de grande instance de Lille a:

- dit que les pièces n° 36 et 37 produites par la société Labonord étaient hors débats, que les demandes reconventionnelles de la société Labonord relatives aux revendications 5 et 10 du brevet EP 0511 430 étaient recevables,

- débouté la société Labonord de ses demandes tendant à obtenir l'annulation de la partie française du brevet EP 0511 430 pour défaut de nouveauté et/ou défaut d'activité inventive,

- débouté la société Cytyc de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société Labonord pour contrefaçon du brevet EP 0511 430,

- dit que la société Labonord avait contrefait les marques "Cytyc et Thinprep" appartenant à la société Cytyc,

- dit que la société Labonord s'était livrée à des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Cytyc,

- condamné en conséquence la société Labonord à verser à la société Cytyc la somme totale de 150 000 euro à titre de dommages-intérêts,

- débouté la société Cytyc de sa demande d'expertise,

- débouté la société Labonord de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts,

- interdit à la société Labonord de faire usage des marques françaises "Cytyc" et "Thinprep" appartenant à la société Cytyc sous astreinte,

- ordonné la publication de la présente décision dans trois journaux aux frais de la société Labonord,

- ordonné l'affichage du présent jugement sur le site Internet de la société Labonord,

- débouté la société Cytyc de ses demandes de confiscation.

- condamné la société Labonord à verser à la société Cytyc la somme de 7 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures de publication,

Par déclaration du 15 février 2007, la SA Labonord a fait appel de cette décision

Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 984-07.

Par déclaration du 18 mai 2007, la société Cytyc Corporation a fait appel de cette décision.

Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 3068-07.

Par ordonnance du 26 juin 2007, il a été procédé à la jonction de ces deux procédures sous le numéro 07-984.

Par conclusions déposées le 15 septembre 2008, la SA Labonord, vu les articles 138 paragraphe 1 de la Convention de Munich et L. 614-12 CPI, sollicite la réformation du jugement entrepris, demande de déclarer nulle la partie française du brevet européen EP 0511 430, subsidiairement réclame la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a dit que la solution dénommée Easyfix qu'elle commercialise ne contrefait aucune des revendications valables du brevet EP 0511 430;

Elle demande dans tous les cas de déclarer la société Cytyc Corporation mal fondée en son action en contrefaçon de brevet;

D'autre part vu l'article L. 713-6 b CPI elle sollicite la réformation du jugement sur l'action en contrefaçon des marques Cytyc et Thinprep, sur l'action en concurrence déloyale et parasitaire, et le rejet de ces actions;

Enfin elle réclame la condamnation de la société Cytyc Corporation au paiement de la somme de 200 000 euro à titre de dommages-intérêts ;

Elle sollicite l'autorisation de publier par extrait la décision à intervenir, et la condamnation de la société Cytyc Corporation au paiement de la somme de 50 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par conclusions déposées le 6 mai 2008, la société Cytyc Corporation demande de:

Vu l'article 64 de la Convention de Munich sur les brevets européens, et les articles L. 613-3, L. 614-7 et suivants, L. 615-1, L. 615-5-2, et L. 615-7-1 du Code de la propriété intellectuelle,

Vu l'article 6, paragraphe 1 c) de la Directive n° 89-104 du 21 décembre 1988, et les articles L. 713-2, L. 713-3 a) et b), L. 713-6 b), L. 716-1, L. 716-7-1, et L. 716-15 du Code de la propriété intellectuelle,

Vu les articles 10 bis et 8 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, et l'article 1382 du Code civil,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Cytyc Corporation de ses demandes au titre de la contrefaçon de la partie française du brevet EP 0511 430 B1, et de sa demande d'expertise comptable pour déterminer la masse contrefaisante,

- réformant de ces chefs, et statuant à nouveau:

- dire qu'en important, offrant, mettant dans le commerce, et en détenant aux fins précitées, sur le territoire français, une solution pour la préservation de cellules telle que saisie suivant procès-verbal de saisie-contrefaçon du 5 mars 2004, la société Labonord a commis et commet des actes de contrefaçon des revendications 1, 2, 3 et 4 de la partie française du brevet européen n° EP 0 511 430 B1 appartenant à la société Cytyc Corporation, engageant de ce fait sa responsabilité civile,

- faire interdiction à la société Labonord de poursuivre ses actes de contrefaçon de brevet, sous astreinte de dix mille euro (10 000 euro) par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, l'infraction s'entendant de tout acte d'importation, offre, mise dans le commerce, utilisation ou détention de solution jugée contrefaisante,

- commettre tel expert qu'il plaira à la cour de désigner, aux frais avancés de la société Labonord, aux fins de rechercher et fournir à la cour tous éléments d'information lui permettant de statuer ultérieurement sur le quantum du préjudice subi par la société Cytyc Corporation du fait des actes de contrefaçon de brevet et de marques commis par la société Labonord,

- ordonner à la société Labonord, sous astreinte de dix mille euro (10 000 euro) par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de communiquer à l'expert désigné par la cour tous les documents (factures, bons de commande et de livraison) et toutes les informations qu'elle détient portant sur les quantités, certifiés conformes par son Commissaire au comptes, de flacons commercialisés contenant la solution Easyfix contrefaisante, ainsi que le chiffre d'affaires ainsi réalisé par la société Labonord depuis le 19 mars 2001 et jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,

- condamner d'ores et déjà la société Labonord, à payer à la société Cytyc Corporation la somme de un million cinq cent mille euro (1 500 000 euro) à titre de provision, sauf à parfaire à l'issue des opérations d'expertise;

- ordonne la publication du dispositif du jugement, complété par celui de l'arrêt à intervenir, dans cinq journaux ou magazines au choix de la société Cytyc Corporation et aux frais de la société Labonord, dans la limite de quinze mille euro hors taxes (15 000 euro HT) par publication,

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans son intégralité en page d'accueil du site Internet de la société Labonord à l'adresse www.labonord.com, et ce pendant une durée d'un an et aux frais de la société Labonord, sous astreinte de dix mille euro (10 000 euro) par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- ordonner à la société Labonord de procéder à ses frais, auprès des laboratoires d'anatomocytopathologie et de leurs correspondants gynécologues, au rappel de tous les flacons de solution Easyfix non encore utilisés, et ce sous astreinte de dix mille euro (10 000 euro) par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir;

- ordonner à la société de Labonord de procéder à ses frais à la destruction, sous contrôle d'huissier, de tous les flacons de solution Easyfix récupérés à l'issue de la mesure de rappel ordonnée ci-dessus,

- déclarer irrecevables, et en tout cas infondées, l'ensemble des demandes de la société Labonord ; l'en débouter,

- condamner la société Labonord à payer à la société Cytyc Corporation la somme de cent cinquante mille euro (150 000 euro) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur ce:

La société Cytyc est titulaire d'un brevet européen désignant la France, ayant pour objet "une solution pour la préservation de cellules" demandé le 2 juillet 1991 sous le n° 9 111 0960-1;

La société Cytyc a assigné la société Labonord pour contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4 du brevet susvisé;

La société Labonord a formé une demande reconventionnelle en nullité des revendications 1 à 10 dudit brevet ;

La société Cytyc soutient qu'elle n'a jamais opposé les revendications 5 à 10 à la société Labonord et que donc celle-ci est irrecevable en application de l'article 70 du Code de procédure civile à poursuivre la nullité de ces revendications ;

La revendication 1 porte sur la composition du produit breveté et les revendications 5 à 6 en sont dépendantes, tout comme les revendications 2, 3, 4 ;

Quant aux revendications 7 à 10, il s'agit de revendications de procédé;

Aussi la validité des revendications opposées par la société Cytyc est-elle indépendante de celle des revendications 7 à 10;

En conséquence si la société Labonord doit être déclarée recevable à invoquer la nullité de revendications 1, 2, 3, 4, 5 et 6, elle sera déclarée irrecevable en sa demande de nullité des revendications 7 à 10, en l'absence d'un lien suffisant avec la demande originaire en contrefaçon des revendications 1 à 4;

Sur la nullité des revendications 1 à 6 du brevet litigieux

Elles ont trait à une solution destinée à conserver in vitro de cellules de mammifères à température ambiante pendant une durée déterminée, en vue d'une analyse cytologique ou histologique ultérieure ;

La revendication 1b/ vise un agent anti-agglutinant;

La société Labonord cite notamment des antériorités décrivant une solution pour fixer et conserver les cellules contenant un agent mucolytique;

La société Cytyc soutient qu'un agent mucolytique n'empêche pas la réagrégation des cellules dispersées et n'est donc pas un agent agglutinant;

La société Labonord soutient que si l'agent anti-agglutinant est un agent chélatant (revendication 3 du brevet), la méthylcystéine, agent mucolytique utilisé dans l'antériorité D5) est un agent chélatant et donc un agent anti-agglutinant.

Au regard de ces divergences, la cour estime nécessaire d'avoir recours à une expertise technique;

En conséquence il sera sursis à statuer sur la demande en nullité des revendications 1 à 6 du brevet litigieux et sur l'action en contrefaçon du brevet en question;

Sur la contrefaçon des marques Cytyc et Thinprep:

La société Cytyc est propriétaire de la marque verbale française Cytyc déposée le 2 juin 1993 et enregistrée sous le numéro 93470317 en classes 1 à 9 pour désigner notamment :

" Produits chimiques utilisés pour la science y compris solutions chimiques liquides pour utilisation cytologique y compris utilisation dans la collection, la conservation, la préparation, la transformation, la coloration et l'examen des cellules, particules cellulaires et autres échantillons biologiques-appareils scientifiques, électriques et électroniques ";

"Matériel de laboratoire chimique pour utilisation cytologique, y compris utilisation dans la préparation de spécimens, transformation et examen de spécimens... conteneurs pour spécimens biologiques";

Elle est également propriétaire de la marque Thinprep déposée le 9 mars 1993 et enregistrée sous le numéro 93 458 616 en classe 9 pour désigner notamment : "Matériel de laboratoire et appareil y compris appareil de laboratoire pour utilisation en laboratoire de cytologie..."

La société Cytyc a mis au point un test de dépistage automatisé baptisé Thinprep censé révolutionner la technique de préparation automatique des frottis de dépistage du cancer du col de l'utérus;

La société Cytyc livre à l'anatomocytopathologiste équipé d'un processeur Thinprep des kits comportant trois éléments consommables à usage unique:

- un flacon pré-rempli d'une solution aux propriétés fixatrices et conservatrices adaptée aux processeurs Thinprep,

- un filtre cylindrique à usage unique adapté aux processeurs Thinprep,

- une lame pré-traitée Thinprep.

La société Labonord commercialise un test de dépistage manuel dénommé "Tur Bitec" qui utilise une solution pour la préservation des cellules baptisées "Easyfix";

Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 19 mars 2004 que la société Labonord fait la promotion par l'intermédiaire de son site Internet de flacons Labonord prêts à l'emploi en plateau filmé avec pour certaines références la désignation "Easyfix-20ml - pour Cytyc Thinprep - 60 ml" (taille du flacon);

Les mêmes constatations ont été réalisées sur les plaquettes commerciales et les factures de Labonord suivant procès-verbal de constat de Maître Charlot du 5 mars 2004;

Ainsi la société Labonord reproduit les marques Cytyc et Thinprep pour désigner des produits visés dans l'enregistrement de la marque Cytyc et de la marque Thinprep;

La société Labonord soutient que cette référence aux marques Thinprep et Cytyc est nécessaire pour indiquer la destination du produit Easyfix et que l'utilisation de ces marques est donc légitime ;

La société Labonord propose à la vente des flacons conteneurs contenant la solution chimique Easyfix compatible avec les tests de ses concurrents;

Il convient d'observer qu'aux termes des publications produites par la société Labonord le milieu pour cytologie "mono-couche" Easyfix pour la recherche d'HPV a été validé;

Que les flacons vendus par Labonord constituent des consommables indispensables au fonctionnement de la machine d'analyse cytologique et donc des accessoires de celle-ci ;

Que le fabricant d'un accessoire n'est pas tenu de faire valider la compatibilité de celui-ci avec le produit principal;

Selon la documentation sur les flacons Labonord (jointe au procès-verbal de constat du 5 mars 2004), il existe différents types de flacons : volumes, dimensions, remplissage différents.

Or si le manuel de l'utilisateur de système Thinprep précise le remplissage du flacon 20 ml, les autres paramètres ne sont pas fournis;

En conséquence même pour un professionnel de l'analyse médicale, la référence aux marques des matériels auxquels les flacons sont destinés est nécessaire pour sélectionner les accessoires compatibles avec les machines d'analyse cytologique;

Les marques Thinprep et Cytyc sont ainsi utilisées pour caractériser le conditionnement des consommables proposés par la société Labonord;

Cet emploi est conforme aux stipulations de l'article L. 713-6 b) du Code de la propriété intellectuelle;

La mention Easyfix de la société Labonord est bien apparente dans la documentation saisie ;

La marque et la dénomination Labonord apparaissent seules et en des termes bien apparents sur les étiquettes d'identification des flacons ;

Donc le risque de confusion est écarté, d'autant plus que l'emploi de la marque Thinprep de Cytyc vise le nom de la machine de diagnostic de Cytyc et non les flacons de Cytyc que cette société commercialise sous la marque "Preservcyt".

En conséquence les anatomo cytopathologistes ne peuvent être trompés sur la nature et la provenance de la solution dont le flacon est pré-rempli ;

D'autre part à l'égard des gynécologues et de leurs patientes, il ne peut y avoir tromperie puisque les flacons pré-remplis remis aux praticiens par les laboratoires ne comportent sur leur étiquette aucune référence à Thinprep;

Par ailleurs la solution "Easyfix" comme la solution "Preservcyt" sont uniquement des conservateurs qui ne jouent pas de rôle dans le processus d'analyse du matériel ;

Il n'est donc pas démontré que l'emploi du consommable Easyfix puisse être à l'origine d'un dysfonctionnement du processeur Thinprep;

Enfin la société Cytyc reproche à la société Labonord d'inciter les utilisateurs à ne pas respecter les prescriptions de Cytyc, notamment en réutilisant les filtres Thinprep qui sont prévus à usage unique, d'où une sécurité dans les résultats des tests qui n'est plus assurée;

Toutefois si la société Cytyc vend des kits complets soit un flacon pré-rempli, un filtre, une lame pré-traitée, elle propose également des flacons ainsi que des filtres vendus séparément;

La société Cytyc soutient les proposer aux seuls très grands laboratoires où les conditions d'emploi qu'elle préconise seraient respectées ; mais elle ne peut en justifier;

En conséquence la société Cytyc ne démontre pas que l'utilisation de la marque comme référence nécessaire constitue de la part de la société Labonord un comportement déloyal portant atteinte à ses intérêts légitimes et n'est pas conforme aux usages honnêtes en matière commerciale ou industrielle ;

La société Cytyc sera donc déboutée de son action en contrefaçon de marque.

Sur l'action en concurrence déloyale

Sur l'emploi du nom commercial Cytyc:

Il résulte des développements précédents qu'il est utilisé par la société Labonord au même titre que la marque Cytyc comme information sur la compatibilité des caractéristiques du conditionnement de ses accessoires et la machine de la société Cytyc et que cette référence est faite dans de telles conditions que tout risque de confusion est écarté;

Sur les actes qui selon la société Cytyc jettent le discrédit sur elle et ses produits:

Il résulte des développements précédents que la société Labonord dont la solution Easyfix a été validée pour la recherche d'HPV n'avait pas à faire homologuer la compatibilité de l'accessoire qu'est son flacon prêt-à-l'emploi avec le produit principal qu'est le processeur Thinprep;

Que le fait de vendre le flacon de solution Easyfix indépendamment du filtre Thinprep n'est pas contraire à la pratique de la société Cytyc elle-même;

Qu'il n'y a pas tromperie des gynécologues et de leurs patientes ;

Sur les actes de parasitisme:

La société Cytyc reproche à la société Labonord d'avoir présenté sur son site Internet son flacon prêt-à-l'emploi successivement Easyfix 20 ml pour Cytyc Thinprep 60 ml et Easyfix 15 ml pour Turbitec, et de proposer un prix inférieur pour les flacons Easyfix pour Turbitec par rapport au prix des flacons Easyfix pour Thinprep Cytyc et au prix des kits de consommables fournis par la société Cytyc;

Toutefois la pratique des prix inférieurs n'est pas en soi fautive, et la présentation est justifiée par le souci de désigner le flacon Labonord compatible avec la machine de telle société ;

En conséquence les faits allégués par la société Cytyc sont insuffisants pour caractériser une faute imputable à la société Labonord ;

Elle sera déboutée de son action en concurrence déloyale;

Sur les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts et tendant à voir ordonner la publication de la décision à intervenir formées par la société Labonord

Il convient de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise;

Par ces motifs, Réforme le jugement déféré en ce qu'il a dit que les demandes reconventionnelles de la société Labonord relatives aux revendications 5 à 10 du brevet EP 0511430 étaient recevables, Statuant à nouveau de ce chef, Déclare recevable la demande reconventionnelle en nullité de la société Labonord relative aux revendications 1, 2, 3, 4, 5 et 6; Avant dire droit sur la demande en nullité des revendications 1 à 6 du brevet EB 0511 430; Ordonne une mesure d'expertise confiée à Monsieur Claude Lion, 89, avenue Henri Martin 75116 Paris qui aura pour mission, après s'être fait remettre ou présenter tous documents utiles, avoir entendu les parties en leurs observations, tous sachants dont il estimera l'audition utile, - de dire si un agent mucolytique est un agent anti-agglutinant et inversement, - de dire si un agent anti-agglutinant est nécessairement un agent chélatant, - de dire si la méthylcystéine est un agent chélatant, - de dire si un agent chélatant du groupe constitué par l'acide EDTA et ses sels a des propriétés particulières, - donner son avis sur les propriétés de ces différents agents par rapport à l'objectif de l'invention en cause qui est de fournir une solution de conservation in vitro à température ambiante et de fixage des cellules mammifères en vue d'une analyse cysologique ou histologique ultérieure, - dire si à son avis ces différents agents sont substituables, complémentaires ou non; Dit que la société Labonord devra consigner au greffe de la cour d'appel de céans une provision de 2 000 euro à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 3 septembre 2009, Dit qu'à défaut de consignation selon les modalités ci-dessus fixées et à défaut de prorogation du délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, Dit que l'expert devra indiquer dès que possible au magistrat chargé du contrôle de la mesure d'instruction et aux parties le coût prévisionnel de l'expertise et demander, en temps utile, tout supplément de consignation justifié par ce coût ou par des diligences imprévues, Dit que l'expert devra déposer son rapport dans les 5 mois de sa saisine, Dit que Monsieur Mericq, Président de chambre, sera chargé de la surveillance des opérations d'expertise, Déboute la société Cytyc Corporation, société de droit américain de ses actions en contrefaçon des marques "Cytyc" et Thinprep" et en concurrence déloyale dirigées contre la société Labonord, Sursoit à statuer sur l'action en contrefaçon de brevet introduite par la société Cytyc Corporation et sur les demandes reconventionnelles de la société Labonord dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, Sursoit à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Réserve les dépens.