CA Aix-en-Provence, 2e ch., 11 décembre 2014, n° 12-13467

FAITS - PROCEDURE - DEMANDES :

Aux Etats-Unis d'Amérique la société Autoline Industries a :

- le 30 mars 2004 déposé la marque semi-figurative "K Sport" sous le n° 76584603 ;

- le 3 octobre suivant enregistré le nom de domaine "Ksportusa.com" ;

- le 26 juin 2006 déposé la marque nominative "K Sport" sous le n° 76662166.

Le 20 avril 2007 la SARL C Sys Com a créé le nom de domaine "ksport.fr", et obtenu un droit d'exclusivité sur la distribution d'une série de produits "K-Sport" :

- de la société taïwanaise "K-Sport" Jin Kang Auto Parts Co. Ltd du 30 avril 2007 au 31 mai 2008 ;

- de la société taïwanaise "K-Sport" K-Sport Racing Co. Ltd de mai 2007 au 31 janvier 2009.

Le 7 mai 2007 Madame Hélène Sicamois épouse Naimi "agissant pour le compte de la société C Sys Racing en cours de formation" a déposé en couleurs à l'Institut National de la Propriété Industrielle la marque semi-figurative "K Sport Racing" en classe 12 (véhicules) et sous le n° 07 3499412. La SARL C Sys Racing a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Sens le 10 septembre 2007 avec commencement d'activité le 1er, comme activité les pièces pour véhicules, et pour gérante Madame Sicamois.

Le 12 juin 2007 Monsieur Frédéric Morris ayant pour nom commercial "Morris Automobiles" a enregistré le nom de domaine "ksportfrance.com".

La SARL C Sys Com, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Sens le 14 octobre 2008 avec commencement d'activité le 1er août 2006, a pour activité les produits pour chiens et chats ainsi que l'informatique, la téléphonie et la publicité, et comme gérant Monsieur Alexandre Mercier.

Le 5 juin 2008 ces 2 sociétés ont, visant les articles L. 713-2 à L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil, assigné devant le Tribunal de grande instance de Draguignan Monsieur Frédéric Morris, exerçant sous le nom commercial "Morris Automobiles", en contrefaçon de la marque "K Sport", en dommages et intérêts, en interdiction d'utiliser la même ainsi que le nom de domaine "ksportfrance.com" et en cessation de toute publicité de cette marque ; la liquidation judiciaire de la société C Sys Racing prononcée le 10 décembre 2008 a conduit son mandataire judiciaire la Selarl François Carlo à intervenir volontairement par conclusions du 3 juin 2010 ; un jugement du 7 juillet 2011 a :

Condamné Monsieur Morris à payer à la société C Sys Com et à la Selarl François Carlo ès qualité la somme globale de 50 000 euro de dommages et intérêts ;

Dit que le même devra cesser tout usage et toute publicité de la marque "K Sport" et du nom de domaine "ksportfrance.com" ;

Débouté Monsieur Morris de sa demande reconventionnelle [au titre du caractère illicite du réseau de distribution sélective mis en place par ses adversaires] ;

Condamné le même à payer à la société C Sys Com et la Selarl François Carlo ès qualités la somme globale de 1 500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur Frédéric Morris a régulièrement interjeté appel le 3-4-5-6 octobre 2011. L'affaire a été radiée du rôle par ordonnance rendue le 22 mai 2012 par le conseiller de la mise en état, puis ré-enrôlée le 9-12 juillet suivant. Par conclusions du 6 mars 2014 l'appelant soutient que :

- la société Autoline Industries, par l'intermédiaire de sa filiale K Sport Suspension Company, développe, fabrique et distribue des équipements pour véhicules automobiles sous la marque "K Sport" ;

- le 2 février 2007 il a proposé à cette société et à sa filiale de devenir distributeur de ces produits "K Sport" en France, ce que la première a accepté le jour même ; pour commercialiser lesdits produits il a enregistré le nom de domaine "ksportfrance.com" le 12 juin ; les mêmes produits sont commandés par lui et livrés ; en raison de la procédure introduite par les sociétés C Sys Com et C Sys Racing en 2008 il a été contraint de cesser d'activer le site Internet et de vendre les produits "K Sport" ;

- cette vente avait commencé avant la publication le 15 juin 2007 de la marque "K Sport Racing" par Madame Sicamois, mais sans reprise par la société C Sys Racing ni transmission à celle-ci, laquelle est donc irrecevable à agir en contrefaçon ;

- le contrat de distribution taïwanais fût-il exclusif ne peut être opposé aux tiers concurrents ; les sociétés C Sys Com et C Sys Racing n'ont pas démontré les droits de la société taïwanaise sur les produits ou la marque "K Sport" ; ce contrat n'a pas été signé par la société C Sys Com ce qui le rend non valable ; lui-même s'est fourni auprès du fabricant d'origine la société Autoline avant ce prétendu contrat ;

- les intimées ont agi contre lui sans être titulaire de la marque "K Sport Racing" ce qui est fautif et abusif ; il a subi un préjudice d'image et moral pour avoir dû cesser de vendre les produits "K Sport" un an après avoir commencé ; il avait acheté un véhicule Nissan pour faire la promotion de cette marque, et l'a peint aux couleurs et logo de celle-ci, mais a dû supprimer ces éléments d'où une déperdition évaluée à 12 000 euro.

Monsieur Morris demande à la cour, vu les articles L. 713-1 à L. 713-4, L. 714-3, L. 716-2 et L. 716-4 du Code de la propriété intellectuelle, ainsi que 32-1 du Code de procédure civile et 1382 du Code civil, d'infirmer le jugement et de :

Ecarter des débats la pièce n° 11 de ses adversaires signifiée le 25 juillet 2012 et intitulée "publicité - 3 feuilles" ;

Sur l'irrecevabilité des demandes des intimées, vu les articles L. 714-7 et L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle, 122 et 123 du Code de procédure civile :

- constater que Madame Hélène Sicamois, laquelle n'est pas dans la cause, a déposé la marque n° 07 3 499 412 pour le compte de la société C Sys Racing en cours de formation, avant l'immatriculation de celle-ci, et que les intimées ne justifient pas d'une transmission de la marque à ladite société, ni de l'inscription de la transmission dans le Registre National des Marques ;

- dire et juger la société François Carlo ès qualité de mandataire judiciaire de la société C Sys Racing, et en tout état de cause cette dernière, comme irrecevable à agir pour défaut de qualité ;

- réformer le jugement ;

- dire qu'il n'a commis aucun acte de contrefaçon ;

- débouter les intimées ;

A titre principal :

- prononcer l'annulation de la marque K Sport ci-dessus pour l'ensemble des produits et services qu'elle désigne ;

- dire que la décision d'annulation sera transmise à l'INPI sur réquisition du greffier ;

- réformer le jugement ;

- dire qu'il n'a commis aucun acte de contrefaçon ;

A titre subsidiaire :

- dire et juger que l'utilisation de la marque américaine K Sport et de la mention K Sport France qui désigne des produits marqués K Sport n'est pas de nature à créer une confusion dans l'esprit du public avec la marque K Sport Racing utilisée pour désigner une entreprise et non pas des produits spécifiques ;

- infirmer le jugement ;

- dire qu'il n'a commis aucun acte de contrefaçon ;

A titre très subsidiaire :

- dire et juger que la vente par lui de produits marqués K Sport ne constitue pas une atteinte aux droits de ses 2 adversaires qui ne peuvent interdire l'importation licite et la commercialisation de produits portant cette marque ;

- juger que l'utilisation de la marque K Sport pour désigner les produits authentiques de celle-ci ne constitue pas une contrefaçon, cette utilisation correspondant à l'indication d'origine du produit ;

- infirmer le jugement ;

- dire qu'il n'a commis aucun acte de contrefaçon ;

A titre infiniment subsidiaire :

- dire et juger qu'il n'a commis aucun fait de nature à porter atteinte aux prétendus droits de ses 2 adversaires ;

- infirmer le jugement ;

- dire qu'il n'a commis aucun acte de contrefaçon de la marque K Sport Racing n° 07 3 499 412 ;

En tout état de cause :

- constater que le contrat de distribution entre la société taïwanaise et la société C Sys Com n'a pas pour objet d'accorder une exclusivité à la seconde sur les objets marqués K Sport ;

- constater qu'il n'est pas démontré que le fournisseur taïwanais dispose de droits sur les produits et/ou la marque K Sport ;

- juger que la distribution et la promotion des produits marqués K Sport par lui étaient parfaitement licites et n'ont pas porté atteinte aux prétendus droits de la société C Sys Com seule bénéficiaire du contrat de distribution ;

Si par extraordinaire la cour devait estimer qu'il a été porté atteinte aux droits des intimées :

- réformer le jugement ;

- juger que le préjudice allégué n'est pas démontré ;

- réduire les indemnisations au profit des intimées à un montant qui ne saurait excéder, en l'absence de démonstration d'un préjudice, une somme purement symbolique ;

- constater qu'il n'a plus exploité les produits de la marque K Sport depuis le début de la procédure et qu'aucun site Internet n'est exploité à l'adresse URL ksportfrance.com, et juger que les mesures d'interdiction sont sans objet ;

Condamner la société C Sys Com et la société François Carlo ès qualité de mandataire judiciaire de la société C Sys Racing à lui payer :

- à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile des dommages et intérêts de 37 500 euro chacune ;

- au titre de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 6 000 euro chacune.

Concluant le 25 juillet 2012 la SARL C Sys Com, et la Selarl François Carlo mandataire judiciaire de la SARL C Sys Racing, répondent notamment que :

- Monsieur Morris exploite illicitement la marque "K Sport" et le nom de domaine "ksportfrance.com", peu important qu'il utilise "K-Sport France" ou "K-Sport Racing" ;

- la société C Sys Com est la seule et unique distributrice en France des produits K-Sport de la société taïwanaise ; la société Autoline n'est qu'un distributeur états-unien et non un fabricant ;

- la société C Sys Com a fait usage du nom de domaine "K-sport.fr" à compter du 20 avril 2007, et l'utilisation concomitante du nom de domaine "K-Sport France.com" par Monsieur Morris présente un risque évident de confusion dans l'esprit du public ; l'intéressé a vendu des produits "K-Sport" en dehors du réseau de distribution des produits éponymes et au détriment de la société C Sys Com distributeur exclusif en France ;

- ce réseau est parfaitement valable car cette société a été sélectionnée par la société taïwanaise en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif.

Les intimées demandent à la cour, vu les articles L. 713-2 à L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle, 1382 du Code civil, de :

- confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts ;

- dire et juger que Monsieur Morris a porté atteinte au droit du titulaire de la marque K Sport, ce qui constitue un contrefaçon entraînant sa responsabilité ;

- condamner le même à payer à la société C Sys Com la somme de 60 000 euro à titre de dommages et intérêts ;

- prononcer à l'encontre de Monsieur Morris une interdiction d'utiliser la marque K Sport pour laquelle la société C Sys Com et la société C Sys Racing sont importateurs exclusifs, ainsi que le nom de domaine ksportfrance.com, et ce sous peine d'une somme de 1 000 euro par infraction constatée par voie de constat d'huissier ;

- condamner le même à cesser toute publicité de la marque, et ce sous astreinte de 500 000 euro par jour à compter de la décision ;

- condamner Monsieur Morris à leur payer la somme de 3 000 euro chacune en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par arrêt avant dire droit du 6 mai 2014 la cour a :

Ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent sur l'application par le jugement du 7 juillet 2011 des articles L. 420-1 à L. 420-3 du Code de Commerce, ainsi que sur l'application à l'appel de celui-ci des articles L. 420-7 notamment dans sa deuxième phrase, et R. 420-5 du même Code ;

Renvoyé l'affaire à l'audience du lundi 27 octobre 2014 à 14 h 10, avec ordonnance de clôture le 3 octobre 2014.

Par conclusions du 4 mars 2014 la SARL C Sys Com et la Selarl François Carlo mandataire judiciaire de la SARL C Sys Racing s'en rapportent à justice sur la question de la compétence de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en la matière.

Concluant le 30 septembre 2014 "Monsieur Frédéric Morris exerçant sous le nom commercial Morris Automobiles" demande à la cour, vu les articles L. 420-7 et R. 420-5 du Code de Commerce, ainsi que L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle, de :

- juger que les dispositions des articles L. 420-1 à L. 420-3, L. 420-7 et R. 420-5 du Code de commerce ne trouvent pas à s'appliquer dans la présente procédure, et ce pour les raisons suivantes, chaque raison étant suffisante à écarter l'application des textes précités :

Les dispositions des articles L. 420-1 à L. 420-3 du Code de commerce ne sont pas invoquées au sens de l'article L. 420-7 du Code de commerce ;

Le Tribunal de grande instance de Draguignan n'est pas une juridiction spécialisée pour l'application des articles L. 420-1 à L. 420-3 du Code de commerce, alors que la compétence spéciale de la Cour d'appel de Paris est limitée aux décisions rendues par les juridictions de première instance spécialisées ;

Les dispositions de l'article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle s'appliquent dans la présente affaire à titre exclusif ;

- à titre subsidiaire prononcer la disjonction d'instance, et ne juger que des questions relatives à l'application des dispositions du Livre VII du Code de la propriété intellectuelle "Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs" ;

- réserver les dépens et les frais de l'instance.

MOTIFS DE L 'ARRET :

Le dossier des 2 intimées ne contient plus leur pièce n° 11 intitulée "publicité - 3 feuilles", et la demande d'écartement de l'appelant n'a donc plus de raison d'être.

Sur la cour d'appel compétente :

En première instance le réseau de distribution sélective avait été invoqué par la société C Sys Com et par la société C Sys Racing dans leurs "conclusions récapitulatives" du 8 janvier 2010, puis contesté par Monsieur Morris dans ses "conclusions n° 2" du 20 octobre suivant, et enfin validé par le jugement du 7 juillet 2011.

Devant la cour l'appelant Monsieur Morris, dans ses "conclusions récapitulatives" du 14 septembre 2012, critique le réseau/accord de distribution exclusif des intimées en invoquant les articles L. 420-1 à L. 420-3 du Code de commerce. Cependant ce réseau/accord comme ces textes ne figurent ni dans l'assignation délivrée le 5 juin 2008 par ces 2 sociétés, ni dans le dispositif de leurs conclusions d'appel du 25 juillet 2012.

Selon l'article L. 420-7 du Code de commerce les litiges relatifs à l'application des règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5 (...) sont attribués (...) aux juridictions civiles ou commerciales dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également le siège et le ressort de la ou des cours d'appel appelées à connaître des décisions rendues par ces juridictions ; l'article R. 420-4 précise ensuite que dans le ressort de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le tribunal de grande instance compétent est celui de marseille ; enfin l'article R. 420-5 indique que "Pour l'application de la deuxième phrase de l'article L. 420-7, la Cour d'appel de Paris est compétente".

La combinaison de ces divers textes, parce que le jugement dont appel a été rendu par le Tribunal de grande instance de Draguignan qui n'est pas une "juridiction spécialisée", signifie que cet appel relève non de la Cour de Paris mais de celle d'Aix-en-Provence.

Sur la contrefaçon :

La marque "K Sport Racing" déposée le 7 mai 2007 sous le n° 07 3499412 à l'INPI l'a été par Madame Hélène Sicamois épouse Naimi "agissant pour le compte de la société C Sys Racing encours de formation", laquelle n'avait donc pas encore la personnalité juridique ; mais la SARL C Sys Racing immatriculée au RCS le 10 septembre suivant n'a pas repris ce dépôt à son compte propre avec publication au Registre National des Marques, ce qui signifie que Madame Sicamois n'a jamais transmis la marque et ainsi en est restée propriétaire. Par suite c'est à juste titre que Monsieur Morris, visant les articles L. 714-7 et L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle, soutient l'irrecevabilité de la société C Sys Racing, et aujourd'hui de son liquidateur judiciaire, à agir en contrefaçon contre lui sur le fondement de cette marque.

La demande en annulation de la même marque formée par Monsieur Morris ne peut être examinée aujourd'hui dans la mesure où la titulaire de cette dernière Madame Sicamois n'est pas partie à l'instance.

Sur le nom de domaine "ksportfrance.com" :

Le courriel de Monsieur Morris du 2 février 2007 contenant une demande de proposition commerciale pour être distributeur des produits K Sport en France a été suivi le même jour d'un courriel de la société Autoline / K Sport USA transmettant ce document et sollicitant le montant des quantités commandables avant d'envisager un travail en commun. Cet échange ne concrétise nullement une relation juridique effective entre ces 2 parties, car il est uniquement une discussion en vue d'un contrat à venir ... qui n'a jamais été conclu. C'est donc sans droit que Monsieur Morris a le 12 juin 2007 enregistré le nom de domaine "ksportfrance.com", qui porte atteinte au nom de domaine "ksport.fr" créé le 20 avril précédent par la société C Sys Com, car l'élément commun à ces 2 noms est "ksport" d'où un risque de confusion du nom de domaine de Monsieur Morris avec celui de la société C Sys Com.

Le préjudice subi par cette dernière seule, à l'exception de la société C Sys Racing qui n'est pas titulaire d'un nom de domaine, est égal à la somme de 10 000 euro.

Sur les autres demandes :

Cette absence de contrat de Monsieur Morris avec la société Autoline ne permet pas à celui-là de se plaindre que du fait de l'instance engagée le 5 juin 2008 contre lui par les sociétés C Sys Com et C Sys Racing il a dû cesser d'activer le site Internet et de vendre les produits "K Sport", et a subi un préjudice d'image et moral ainsi qu'une déperdition concernant les couleurs et logo de son véhicule Nissan.

Par ailleurs Monsieur Morris, comme l'a justement retenu le jugement, ne démontre pas en quoi les contrats de distribution exclusive conclus entre d'une part la société C Sys Com, et d'autre part les sociétés taïwanaises "K-Sport" Jin Kang Auto Parts pour la période du 30 avril 2007 au 31 mai 2008, et "K-Sport" K-Sport Racing pour celle de mai 2007 au 31 janvier 2009, ne reposent pas sur des critères objectifs de caractère quantitatif/qualitatif concernant le revendeur ainsi que son personnel et ses installations, tout comme les autres revendeurs potentiels, étant ajouté que les courtes durées de ces contrats restreignent notablement une éventuelle atteinte à la liberté de distribution par des tiers. C'est donc à juste titre que le tribunal a interdit à Monsieur Morris d'utiliser la marque "K Sport" qui en vertu de ces 2 contrats est réservée uniquement à la société C Sys Com.

Enfin ni l'équité, ni la situation économique de Monsieur Morris, ne permettent de rejeter la demande faite par la société C Sys Com en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

DECISION

LA COUR, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire, Se déclare compétente pour statuer sur l'appel du jugement du 7 juillet 2011, juge la SARL C Sys Racing et et la Selarl François Carlo son mandataire judiciaire irrecevables à agir sur le fondement de la marque "K Sport Racing" déposée le 7 mai 2007 à l'INPI sous le n° 07 3499412, Infirme le jugement pour avoir condamné Monsieur Frédéric Morris, en faveur de la Selarl François Carlo mandataire judiciaire de la SARL C Sys Racing, A la cessation de tout usage et de toute publicité de la marque "K Sport", Confirme tout le reste du jugement mais en réduisant le montant des dommages et intérêts en faveur de la SARL C Sys Com à la somme de 10 000 euro, Condamne en outre Monsieur Frédéric Morris à payer à la SARL C Sys Com une indemnité de 3 000 euro en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Rejette toutes autres demandes, Condamne Monsieur Frédéric Morris aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du Code de procédure civile.