CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 12 mai 2015, n° 14-00702

Vu le jugement rendu contradictoirement le 19 décembre 2013 par le Tribunal de grande instance de Paris.

Vu l'appel interjeté le 10 janvier 2014 par la SAS Palladium, intimant les sociétés Euromatex Diffusion 2000 (ci-après Euromatex) et Magforce International (ci-après Magforce).

Vu les dernières conclusions n° 5 de la SAS Palladium, transmises le 03 février 2015.

Vu les dernières conclusions de la SAS Euromatex, transmises le 06 janvier 2015.

Vu les dernières conclusions n° 5 de la SA Magforce, transmises le 19 février 2015.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 février 2015.

MOTIFS DE L'ARRET

Considérant que la SAS Treesco n'a pas été intimée par l'appelante et qu'aucun appel incident n'est formé contre cette société qui n'est donc plus dans la cause devant la cour, le dispositif du jugement la concernant étant désormais définitif ;

Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;

Considérant qu'il suffit de rappeler que la SAS Palladium, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon depuis le 01 mars 2002, a pour activité la création, la fabrication et la commercialisation d'articles chaussants et de vêtements, notamment dans le domaine du sport et du loisir ;

Qu'elle est titulaire de la marque tridimensionnelle française dite " pointe de diamant ", enregistrée le 24 septembre 1998 sous le numéro 98 751 933 pour désigner les chaussures en classe 25, régulièrement renouvelée, telle que reproduite ci-dessous :

Que la SAS Euromatex, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux depuis le 22 octobre 2001, a pour activité l'import-export de vêtements et divers équipements et accessoires militaires et paramilitaires destinés à l'armée française et à différentes administrations étatiques, notamment en Afrique de l'Ouest ;

Que la SA Magforce, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny depuis le 23 janvier 2009 et antérieurement au registre du commerce et des sociétés de Niort le 3 juillet 2000, est également spécialisée dans l'import-export de vêtements et biens d'équipement militaires à destination d'administrations et notamment celles d'états africains ;

Qu'informée par la division du Havre de la direction générale des douanes et des droits indirects de la retenue douanière de chaussures qui imiteraient sa marque, la SAS Palladium a le 30 mai 2011 régularisé une demande d'intervention nationale des autorités douanières françaises et confirmé le 6 juin 2011 le caractère contrefaisant selon elle des chaussures ;

Qu'il apparaît que ces chaussures étaient fabriquées par la société de droit chinois U&B Plus

International Trade Company Ltd. et étaient importées pour le compte de la SAS Euromatex ;

Qu'autorisée par ordonnance du 09 juin 2011, la SAS Palladium a fait procéder à une saisie contrefaçon de 318 paires de chaussures dont certaines portaient la marque Magforce ;

Que le 1 juillet 2011 la SAS Palladium faisait assigner la SAS Euromatex devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque et concurrence déloyale et parasitaire ;

Qu'autorisée par ordonnance du 21 novembre 2011, la SAS Palladium faisait procéder le 08 décembre 2011 à une saisie-contrefaçon au siège de la SAS Euromatex dont il ressortait que plus de 1 000 paires de chaussures arguées de contrefaçon avaient été vendues par la SA Magforce (ou sous son ancienne dénomination sociale CSV Internationale) à la SAS Euromatex ;

Qu'après avoir fait procéder le 4 janvier 2012 à un constat d'huissier sur le site Internet " www.magforce.com ", la SAS Palladium faisait assigner le 6 janvier 2012 la SA Magforce devant le Tribunal de grande instance de Paris ;

Qu'autorisée par ordonnance du 7 février 2012, la SAS Palladium faisait procéder le 20 février 2012 à une saisie-contrefaçon au siège social de la SA Magforce, la demande en rétractation de cette ordonnance étant rejetée le 1 octobre 2012 ;

Que ces deux procédures ont été jointes le 15 février 2012 par le juge de la mise en état ;

Que la SAS Euromatex a fait appeler en garantie le 9 février 2012 les sociétés Magforce et Treesco, l'instance étant jointe par ordonnance du 21 mars 2012 ;

Considérant que le jugement entrepris a, en substance : prononcé la nullité de la marque française tridimensionnelle enregistrée le 24 septembre 1998 sous le numéro 98 751 933 en classe 25 (chaussures) pour absence de caractère distinctif,

Ordonné la transcription de sa décision à l'INPI par la partie la plus diligente, une fois celle-ci?devenue définitive,

Déclaré la SAS Palladium irrecevable à agir en contrefaçon de la marque n° 98 751 933 déposée le 24 septembre 1998 en classe 25,

Débouté la SAS Palladium de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre des sociétés Euromatex et Magforce,

Dit que les demandes de garantie de la SAS Euromatex à l'encontre des sociétés Magforce et Treesco sont devenues sans objet,

Débouté la SA Euromatex de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamné la SAS Palladium à payer à la SAS Euromatex la somme de 15 000 euro et à la SA Magforce la somme de 2 500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Ordonné l'exécution provisoire de sa décision sauf en ce qui concerne le transfert de sa décision à l'INPI ;

I : Sur la validité de la marque tridimensionnelle n° 98 751 933 et l'action en contrefaçon de marque ;

Considérant que la SAS Palladium fait valoir que sa marque n° 98 751 933 protège une combinaison de bandes à motifs pointe de diamant, une semelle à gros crantage et un recouvrement de l'extrémité avant de la tige lisse et dénuée de motif ;

Qu'elle précise que sa marque présente des caractéristiques permettant au consommateur de la percevoir comme un élément d'identification de l'origine commerciale des produits sur lesquels elle est apposée, indépendamment de son aspect ornemental ; que ce signe revêt une complexité suffisante pour que le consommateur le mémorise facilement et rapidement ;

Qu'elle ajoute qu'aucun des modèles présentés par les intimées comme antériorités ne combine les caractéristiques de sa marque ;

Qu'à titre principal elle conclut à l'infirmation du jugement déféré afin de dire que sa marque a un caractère distinctif per se ou subsidiairement, qu'elle a acquis un caractère distinctif par l'usage ainsi qu'elle en justifie par la production de catalogues depuis 1969 ;

Considérant que la SAS Euromatex soulève à titre principal la nullité de la marque tridimensionnelle n° 98 751 933 en faisant d'abord valoir le caractère équivoque de la représentation graphique objet du dépôt, la description dans l'acte de dépôt ne faisant pas référence à la semelle à gros crantage et/ou au recouvrement de l'extrémité avant ;

Qu'elle fait encore valoir le caractère distinctif du motif 'pointe de diamant' qui n'est perçu que comme élément décoratif banal et non comme une indication de l'origine commerciale du produit désigné alors surtout que ce motif n'identifie qu'une gamme particulière de chaussures de fabrication Palladium et ne désigne pas systématiquement tous ses produits ;

Qu'elle ajoute que ce type de motif décorait déjà des chaussures commercialisées par la société SAVTC avant l'enregistrement de la marque n° 98 751 933 et remonte au moins à l'année 1957 ;

Qu'elle fait encore valoir le caractère fonctionnel des éléments invoqués à titre de marque, chacun d'eux remplissant une fonction technique et utilitaire et leur combinaison n'étant pas arbitraire mais remplissant une fonction (antidérapante, d'étanchéité, de prévention des dérapages latéraux en terrain accidenté) ;

Qu'elle conteste l'acquisition d'un caractère distinctif de la marque par l'usage en l'absence de caractère distinctif faible, ni même de fonction de marque ; que seule la marque verbale " Palladium " remplit cette fonction distinctive ;

Considérant que la SA Magforce soulève également la nullité de la marque litigieuse d'une part en raison du caractère équivoque de la reproduction graphique objet du dépôt et d'autre part pour défaut de caractère distinctif, le caractère technique et utilitaire des éléments revendiqués n'étant pas contestable et la bande losangée n'ayant qu'un caractère purement décoratif ;

Qu'elle ajoute que cette marque ne diverge pas significativement des habitudes du secteur, en sorte de permettre au consommateur d'y voir l'indication d'une origine distincte, les éléments caractéristiques de cette marque étant fréquemment utilisés dans le domaine de la chaussure ;

Qu'elle conteste également l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage en l'absence d'une démonstration d'un usage constant, intensif et systématique de ce signe antérieurement au 24 septembre 1998, à titre de marque ;

Considérant ceci exposé, que l'article 2 de l'arrêté du 31 janvier 1992 pris en application des articles R. 712-3 et R. 712-26 du Code de la propriété intellectuelle, dispose que la demande d'enregistrement d'une marque tridimensionnelle peut s'accompagner d'une brève description de la marque et de ses couleurs, cette description, qui est facultative, devant se limiter à l'énoncé des caractéristiques de la marque pouvant avoir une incidence sur la portée de la protection demandée ;

Considérant qu'en l'espèce c'est à juste titre que les premiers juges ont pris la marque tridimensionnelle n° 98 751 933 dans son ensemble, telle que représentée photographiquement à la demande d'enregistrement, à savoir :

Une semelle à gros crantage, remontant assez haut sur la tige pour former une bande s'étendant sur tout le pourtour de la semelle et comportant plusieurs rangées parallèles de losanges imbriquées en quinconce et un recouvrement de l'extrémité avant de la tige par un prolongement en forme de demi-lune ;

Considérant qu'il apparaît que la représentation graphique de cette marque est dénuée d'équivoque et qu'elle ne saurait en effet pas se réduire à sa seule description littérale au demeurant facultative selon laquelle : " La marque est constituée par une bande s'étendant sur le pourtour extérieur complet de la semelle comportant plusieurs rangées parallèles de losanges en relief imbriqués en quinconce " ;

Considérant par ailleurs que l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que :

" Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.

Sont dépourvus de caractère distinctif :

a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;

c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage. "

Que ce texte doit être interprété à la lumière de l'article 3, § 1er, b) de la directive (CE) n° 2008-95 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, remplaçant la directive (CE) n° 89-104 du 21 décembre 1988, lequel fait de l'exigence de caractère distinctif une condition autonome de validité qui ne saurait s'inférer de la seule absence de caractère descriptif du signe ;

Considérant qu'il convient donc de rechercher si le signe contesté tel que décrit plus haut, est susceptible de remplir la fonction d'une marque, c'est-à-dire de désigner aux yeux du consommateur l'origine des produits pour lesquels celle-ci est enregistrée, et dès lors de les différencier sans confusion possible de ceux qui ont une autre provenance ;

Considérant que pour une marque tridimensionnelle, indissociable de la représentation d'un produit, la forme déposée doit, pour répondre à cette exigence, se différencier de manière significative de la forme adoptée par les autres opérateurs afin de permettre au consommateur d'y voir l'indication d'une origine distincte ;

Considérant que les produits représentés par la marque litigieuse sont des brodequins de marche destinés à être utilisés sur tous types de terrains, notamment dans le domaine militaire ; que la semelle à gros crantage remontant suffisamment haut sur la tige remplit ainsi une fonction antidérapante renforçant l'étanchéité de la chaussure et que le recouvrement de l'extrémité avant de la tige remplit également une fonction d'étanchéité et de protection de l'avant du pied des chocs éventuels ;

Considérant que les publicités et éléments de communication de la SAS Palladium versés aux débats insistent d'ailleurs sur le caractère fonctionnel de la semelle de ses brodequins " à vocation militaire " également destinés " aux activités de chasse et de pêche ", moulées " à fort relief antidérapant " ; qu'il s'ensuit que ces éléments sont nécessaires à la fonction du produit ;

Considérant au demeurant que le recours pour des brodequins de marche à une semelle crantée et à un renfort à l'avant de la tige est couramment utilisé depuis la Deuxième Guerre Mondiale sur les modèles militaires ainsi qu'il en est justifié par la SA Magforce et que de nombreux modèles similaires étaient commercialisés en France par diverses sociétés (Pataugas, Skechers, Baffin Technology, Sam & Libby) avant le dépôt en septembre 1998 de la marque litigieuse ainsi qu'il en est justifié par la SAS Euromatex ;

Considérant que la bande entourant le pourtour de la semelle constituée de losanges en relief disposés en quinconce présente un aspect essentiellement décoratif utilisé sur des chaussures de type Rangers depuis au moins les années 1950 ainsi qu'en justifie la SAS Euromatex et était présente sur des chaussures commercialisées en France antérieurement au mois de septembre 1998 (marques Converse, Superga, Pataugas), notamment les modèles Skechers commercialisés en 1994 et 1995, ce motif étant en l'occurrence associé à une semelle à gros crantage remontant sur la tige pour former une bande entourant la semelle ;

Considérant par ailleurs qu'il ressort des propres catalogues versés aux débats par la SAS Palladium (pièces 142 et 148) que cette société n'utilise ce motif dit " pointe de diamant " que sur certaines gammes particulières de chaussures à titre ornemental et non pas systématiquement sur tous ses modèles de chaussures comme signe distinctif de l'ensemble de ses produits ;

Considérant que l'impression d'ensemble qui se dégage de la forme composant la marque tridimensionnelle litigieuse, considérée pour le public pertinent, ne diverge donc pas de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur et ne remplit pas la fonction de garantie d'identité d'origine assignée à la marque ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges en ont conclu que la combinaison de la semelle crantée, du renfort avant, éléments fonctionnels, avec une bande de motifs de losange, élément décoratif, ne peut être perçue par le consommateur d'attention moyenne comme une indication de l'origine commerciale du produit permettant de le différencier d'autres chaussures de ce type et que le caractère distinctif de cette marque n'est pas établi au moment de son dépôt ;

Considérant enfin que l'acquisition du caractère distinctif de la marque par l'usage suppose qu'il ait été fait un usage du signe à titre de marque alors qu'en l'espèce ainsi qu'analysé précédemment, il apparaît que ce signe, par son caractère purement fonctionnel et décoratif, n'a jamais rempli sa fonction de marque ; qu'en effet il ressort des pièces versées aux débats que c'est la marque verbale " Palladium " qui remplit cette fonction pour l'ensemble des produits de la SAS Palladium et non pas le signe litigieux ;

Considérant que c'est donc à juste titre, par des motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont dit que la SAS Palladium échouait à établir l'acquisition de la distinctivité de la marque par l'usage, qu'il s'agisse de l'intensité de l'usage de la marque, de sa durée, de son étendue géographique, de la part de marché ou de l'importance des investissements pour sa promotion ;

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la marque tridimensionnelle n° 98 751 933 pour désigner les chaussures en classe 25 ; que de ce fait la demande supplémentaire de la SA Magforce en annulation de cette marque en raison du caractère équivoque de la reproduction graphique objet du dépôt devient sans objet ;

II : Sur l'action en contrefaçon de marque :

Considérant que du fait de l'annulation de la marque tridimensionnelle n° 98 751 933, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré par voie de conséquence la SAS Palladium irrecevable à agir en contrefaçon de ladite marque ;

Considérant que de ce fait les demandes supplémentaires de la SA Magforce en annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 10 juin et 08 décembre 2011 deviennent sans objet, ces pièces n'étant produites par la SAS Palladium qu'au soutien de l'action en contrefaçon de cette marque dont elle est déclarée irrecevable ;

III : Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire :

Considérant que la SAS Palladium invoque des faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire dans la mesure où les chaussures commercialisées par les sociétés Magforce et Euromatex reproduisent quasi-servilement la forme de modèles de ses chaussures Pampa HI Canvas et Pampa Peloton ;

Qu'elle soutient que ces sociétés ont voulu ainsi créer une confusion entre leurs produits et les siens, ces produits étant susceptibles de se retrouver sur le même marché et ses chaussures n'étant pas des produits banals et d'autre part, s'inscrire dans son sillage commercial, en tentant de bénéficier, sans bourse délier, de la notoriété de ses produits et de l'importance de ses investissements ;

Considérant que la SAS Euromatex invoque l'absence de faits distincts de ceux visés au soutien de l'action en contrefaçon et fait valoir que les prétendues similitudes relevées sont en réalité très fréquemment rencontrées pour ce type de chaussures " rangers " de marques concurrentes, s'agissant de la simple déclinaison de ce type de chaussures, portées pour la première fois par l'armée américaine pendant la Seconde Guerre Mondiale, inspiré du brodequin modèle 1917 ;

Qu'elle ajoute qu'aucun des modèles de chaussures qu'elle commercialise ne reproduit le logo caractéristique et/ou la marque verbale " Palladium " et que leur impression d'ensemble est différente, aucun risque de confusion n'étant établi ;

Considérant que la SA Magforce fait pour sa part valoir l'absence de situation de concurrence entre la SAS Palladium et les sociétés intimées dont l'activité est principalement basée sur des appels d'offres provenant d'instances étatiques ou d'administrations et non pas à la destination du grand public comme pour la SAS Palladium ;

Qu'elle fait encore valoir le caractère banal des modèles en cause et l'absence de risque de confusion entre les produits, les caractéristiques communes étant soit banales, soit fonctionnelles ;

Qu'elle conteste également tout acte de parasitisme économique, la SAS Palladium ne justifiant pas de ses investissements publicitaires spécifiques aux modèles qu'elle invoque au soutien de sa demande de ce chef ;

Considérant ceci exposé, que l'action en concurrence déloyale peut être fondée sur les mêmes faits que ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon de marque rejetée pour défaut d'atteinte à un droit privatif, dès lors qu'il est justifié d'un comportement fautif ; que le simple fait de copier un produit concurrent qui n'est pas protégé par des droits de propriété intellectuelle ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale et que la recherche d'une économie au détriment d'un concurrent n'est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce ;

Considérant qu'en l'espèce les modèles de chaussures commercialisés par la SAS Euromatex à destination (comme la SA Magforce) non pas du grand public comme la SAS Palladium, mais d'administrations d'états d'Afrique de l'Ouest (Sénégal, Burkina Faso, Tchad) sont des variations du modèle dit " Rangers ", produit banal et courant depuis au moins la Seconde Guerre Mondiale où il équipait notamment l'armée américaine ; que dès lors le fait de vendre ces modèles de chaussures (qui ne constituent en outre pas une copie servile des modèles Pampa HI Canvas et Pampa Peloton commercialisés par la SAS Palladium) ne peut caractériser une faute au regard du principe de la libre concurrence ;

Considérant dès lors que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la SAS Palladium de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre des sociétés Euromatex et Magforce ;

IV : Sur les autres demandes :

Considérant que du fait du débouté de la SAS Palladium de l'ensemble de ses demandes, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que la demande en garantie de la SAS Euromatex à l'égard de la SA Magforce est devenue sans objet ;

Considérant que la SAS Euromatex, appelante incidente de ce chef, reprend devant la cour sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ; qu'elle fait valoir que du fait de la saisie-contrefaçon elle n'a pu honorer à temps les commandes reçues de ses clients ;

Mais considérant qu'il n'est pas justifié que la SAS Palladium ait fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice et d'user des voies de recours prévues par la loi et que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que la SAS Euromatex ne rapportait pas la preuve d'une quelconque volonté de nuire ou légèreté blâmable de la SAS Palladium qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droit ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SAS Euromatex de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Considérant qu'il est équitable d'allouer à chacune des sociétés Euromatex et Magforce la somme complémentaire de 5 000 euro au titre des frais par elles exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;

Considérant que la SAS Palladium sera pour sa part, déboutée de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que la SAS Palladium, partie perdante en son appel, sera condamnée au paiement des dépens d'appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;

Par ces motifs LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, Déclare sans objet les demandes supplémentaires de la SA Magforce International en annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 10 juin et 8 décembre 2011 et en annulation de la marque tridimensionnelle n° 98 751 933 en classe 25, en raison du caractère équivoque de la reproduction graphique objet du dépôt, Condamne la SAS Palladium à payer à chacune des sociétés Euromatex Diffusion 2000 et Magforce International la somme complémentaire de cinq mille euro (5 000 euro) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, Déboute la SAS Palladium de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SAS Palladium aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.