CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 18 décembre 2015, n° 15-09682

Vu les articles 455 et 954 du Code de procédure civile,

Vu le jugement contradictoire du 9 avril 2015 rendu par le Tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre 4ème section),

Vu l'appel interjeté le 13 mai 2015 par la société VFP France,

Vu les dernières conclusions de la société VFP en date du 17 novembre 2015,

Vu les dernières conclusions de la société Nicopure Labs LLC, en date du 18 novembre 2015,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 novembre 2015,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,

Il sera simplement rappelé que :

La société Nicopure Labs LLC (ci-après Nicopure) est née le 1er septembre 2014 de la fusion de deux sociétés américaines Nicopure Labs et Trident Group LLC.

Il s'agit d'une société de droit américain située dans l'État de Floride, qui fabrique et commercialise sous l'enseigne Halo, des cigarettes électroniques et des liquides pour celles-ci, appelés e-liquides.

Le e-liquide ou e-jus est un liquide qui est utilisé dans les appareils électroniques pour fumer. Il se présente dans un réservoir ou une cartouche et lorsqu'il est inhalé, il produit de la vapeur, et procure un goût grâce au e-liquide.

La société Nicopure a repris l'activité de la société Trident qui commercialisait ses produits depuis 2009, et en France depuis 2010 sous la marque Halo.

Elle indique proposer 25 saveurs regroupées en 3 catégories qui sont "Tobacco Flavors", "Gourmet Flavors" et "Menthol Flavors".

La catégorie " Tobacco Flavors " (saveurs tabac) comprend : Freedom Juice, Captain Jack, Longhorn, Midnight Apple, Prime 15, Torque 56, Tiki Juice, Tribeca, Turkish Tobacco, Voodoo, Black Calico, Cordoba.

La catégorie " Gourmet Flavors " (saveurs gourmandes) comprend : Kringle's Curse, Malibu, Shamrock, Belgian Cocoa, Cafe Mocichha,

La catégorie " Menthol Flavors " (saveurs mentholées) comprend : Subzero, Mystic, Menthol Ice, Coolmist et Menthol X.

La société Nicopure dispose d'un réseau en France de 110 distributeurs et offre sur internet la vente de ses produits sur son site htþ : //www.halogics.com.

Elle indique que la fabrication de ses produits se fait exclusivement aux Etats-Unis et répond à des hauts standards de qualité et de sécurité tant pour les ingrédients (nicotine, glycérine, propylène glycol) que pour les arômes, soumis à des contrôles stricts, source de son succès sur le marché de la cigarette électronique.

La société VFP France (ci-après VFP) est une société française, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux, depuis le 19 février 2014, créée initialement à Mitry Mory (77) le 14 août 2013, présidée par monsieur Benhalima, et a pour objet la vente en gros de cigarettes électroniques et accessoires y afférents.

Elle distribue ses e-liquides sous la marque et le nom commercial " Nova Liquides " et indique les commercialiser dans 4 gammes: Nova Millésime, Nova Galaxy, Nova original et Nova clouds qui réunissent 75 saveurs différentes qu'elle vend sur son site internet www.nova-liguides.com et à des distributeurs. Elle a également développé une gamme D.I.Y (do it yourself) permettant aux vapoteurs de créer leurs propres saveurs d'e-liquides.

Elle est également le distributeur exclusif en Europe des e'liquides des marques américaines Banzai Vapors et Stache Sauce.

La société Nicopure Labs indique que la société Trident Group a découvert que la société VFP France avait déposé à l'INPI entre mars et juin 2014, 12 marques verbales françaises reprenant les signes utilisés pour désigner les saveurs des produits e-liquides commercialisés, à savoir, Prime n° 4072959 déposée le 3 mars 2014, enregistrée le 27 juin 2014, Captain Jack n° 4072953 déposée le 3 mars 2014 enregistrée le 27 juin 2014, Tribeca n° 4072928 déposée le 3 mars 2014, enregistrée le 27 juin 2014, Turkish n° 4072964 déposée le 3 mars 2014, Torque n° 4072920 déposée le 3 mars 2014 enregistrée le 28 août 2015, Tiki Juice n° 4079053 enregistrée le 5 décembre 2014, Malibu n° 4082068 déposée le 7 avril 2014 enregistrée le 22 août 2014, Subzero n° 4082065 déposée le 7 avril 2014 enregistrée le 22 août 2014, Kringle's Curse n° 4082059 déposée le 7 avril 2014 enregistrée le 22 août 2014, Loghorn n° 4082047 déposée le 7 avril 2014 enregistrée le 22 août 2014, Midnight Apple n° 4082047 déposée le 1er juin 2014 enregistrée le 19 septembre 2014 et Freedom Juice n° 4094807 déposée le 1er juin 2014 enregistrée le 19 septembre 2014, en classes 34 et 35, couvrant notamment les liquides pour cigarettes électroniques, ou vaporisateurs personnels.

Le 28 août 2014, elle a fait constater par huissier l'offre à la vente des produits revêtus des signes litigieux par la société VFP, sur son site Internet www.nova-liquides.com.

Estimant que ces dépôts de marque portaient atteinte à ses droits, après vaine mise en demeure adressée à la société VFP d'y renoncer adressée le 12 juin 2014, la société Nicopure Labs, autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance présidentielle du 14 novembre 2014, a fait assigner la société VFP par acte d'huissier en date du 20 novembre 2014, à comparaître devant le Tribunal de grande instance de Paris en revendication des marques déposées en fraude de ses droits, et de la voir condamner à une indemnisation pour contrefaçon et concurrence déloyale.

Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :

- écarté des débats les pièces 41 et 42 communiquées tardivement par la société Nicopure Labs,

- déclaré la société Nicopure Labs recevable à agir,

- déclaré frauduleux le dépôt des marques françaises Prime n° 4012959, Captain Jack n° 4072953, Tribeca n° 4072928, Turkish n° 4072964, Torque n° 4072920, Tiki Juice n° 407 9053, Malibu n° 4082068, Subzero n° 4082065, Kringle's Curse n° 4082059, Longhorn n° 4082047, Midnight Apple n° 4082022 et Freedom Ruice n° 4094807, effectué par la société VFP,

- ordonné le transfert de propriété au profit de la société Nicopure Labs des marques françaises Prime n° 4072959, Captain JACK n° 4072953, Tribeca n° 4072928, Turkish n° 4072964, Torque n° 4072920, Tiki Juice n° 4079053, Malibu n° 4012068, Subzero n° 4082065, Kringle's Curse n° 4082059, Longhorn n° 4082047, Midnight Apple n° 4082022 et Freedom Juice n° 4094807, à compter de la délivrance de l'assignation (à la date du dépôt de chaque marque),

- dit que le jugement sera inscrit, une fois définitif, sur le registre tenu par I'INPI à la requête de la partie la plus diligente,

- dit qu'en commercialisant sous la dénomination des marques Prime, Captain Jack, Tribeca, Turkish, Torque, Tiki Juice, Malibu, Subzero, Kringle's Curse, Loghorn, Midnight Apple Et Freedom Juice, la société VFP s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon,

En conséquence,

- fait interdiction à la société VFP de poursuivre de tels agissements, et ce, sous astreinte provisoire de 150 euro par infraction constatée à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du présent jugement pendant 100 jours,

- dit que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte,

- condamné la société VFP à payer à la société Nicopure Labs la somme de 40 000 euro à titre de Dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre et des dépôts frauduleux,

- débouté la société Nicopure Labs de sa demande au titre de la concurrence déloyale,

- dit n'y avoir lieu à la publication du dispositif du présent jugement,

- condamné la société VFP à payer à la société Nicopure Labs la somme de 6 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société VFP aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire sur la mesure d'interdiction.

La société VFP France, appelante, demande dans ses dernières écritures en date du 17 novembre

2015 de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Nicopure Labs LLC de ses demandes au titre de la concurrence déloyale, de rappel des produits des circuits commerciaux, de destruction des produits et de publication du dispositif de la décision,

- réformer le jugement pour le surplus,

- dire et juger que les marques françaises Prime n° 4072959, Captain Jack n° 4072953, Tribeca n° 4072928, Turkish n° 4072964, Torque n° 4072920, Tiki Juice n° 4079053, Malibu n° 4 01206 8, Subzero n° 4082065, Kringle's Curse n° 4082059, Longhorn n° 4082047, Midnight Apple n° 4082022 et Freedom Juice n° 4094807 n'ont pas été déposées par la société VFP France en fraude des droits de la société Nicopure Labs LLC,

- dire et juger que la société Nicopure Labs LLC est irrecevable ou à tout le moins mal fondée en toutes ses demandes en contrefaçon des marques précitées,

- en conséquence,

- débouter la société Nicopure Labs LLC aux titres des prétendus dépôts frauduleux de ces marques et actes de contrefaçon de celles-ci,

- à titre subsidiaire,

- dire que la société Nicopure Labs LLC n'a subi aucun préjudice du fait des prétendus dépôts frauduleux et des prétendus faits de contrefaçon de ces marques,

- prononcer la nullité des marques françaises Prime n° 4072959, Captain Jack n° 4072953, Tribeca n° 4072928, Turkish n° 4072964, Torque n° 4072920, Tiki Juice n° 4079053, Malibu n° 4012068, Subzero n° 4082065, Kringle's Curse n° 4082059, Longhorn n° 4082047, Midnight Apple n° 4082022 et Freedom Juice n° 4094807,

En tout état de cause,

- condamner la société Nicopure Labs LLC à verser à la société VFP la somme de 10 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Nicopure Labs LLC aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de son conseil.

La société Nicopuee Labs, intimée, demande essentiellement dans ses dernières écritures du 18 novembre 2015 de :

- dire la société VFP mal fondée en son appel du jugement,

- débouter la société VFP de l'ensemble de ses demandes,

- dire la société Nicopure Labs recevable et bien fondée en sa demande de confirmation du jugement en ce qu'il a :

- déclaré frauduleux le dépôt des marques françaises Prime n° 4072959, Captain Jack, n° 4072953, Tribeca n° 4072928, Turkish n° 4072964, Torque n° 4072920, Tiki Juice n° 4079053, Malibu n° 4082068, Subzero n° 40825065, Kringle's' Curse n° 4082059, Longhorn n° 4082047, Midnight Apple n° 4082022 et Freedom Juice n° 4094807, effectué par la société VFP,

- ordonné le transfert de propriété au profit de la société Nicopure Labs des marques françaises Prime n° 4072959, Captain Jack n° 4072953, Tribeca n° 4072928, Turkish n° 4072964, Torque n° 4072920, Tiki Juice n° 4079053, Malibu n° 4082068, Subzero n° 40825065, Kringle's' Curse n° 4082059, Longhorn n° 4082047, Midnight Apple n° 4082022 et Freedom Juice n° 4094807,

- dit que le jugement sera inscrit, une fois définitif, sur le registre tenu par l'INPI à la requête de la partie la plus diligente,

- dit qu'en commercialisant sous la dénomination des Marques Prime, Captain Jack, Tribeca, Turkish, Torque, Tiki Juice, Malibu, Subzero, Kringle's' Curse, Longhorn, Midnight Apple ET Freedom Juice, la société VFP s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon,

En conséquence,

- fait interdiction à la société VFP de poursuivre de tels agissements, et ce, sous astreinte provisoire de 150 euro par infraction constatée à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du présent jugement pendant 100 jours,

- dit que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte,

- ordonné l'exécution provisoire sur la mesure d'interdiction.

- réformer le jugement en ce qu'il a :

- ordonné le transfert de propriété au profit de la société Nicopure Labs des marques françaises Prime n° 4072959, Captain Jack n° 4072953, Tribeca n° 4072928, Turkish n° 4072964, Torque n° 4072920, Tiki Juice n° 4079053, Malibu n° 4082068, Subzero n° 40825065, Kringle's Curse n° 4082059, Longhorn n° 4082047, Midnight Apple n° 4082022 et Freedom Juice n° 4094807, à compter de la date de délivrance de l'assignation (à la date de dépôt de chaque marque) ;

- condamné la société VFP à payer à la société Nicopure Labs la somme de 40.000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre et des dépôt frauduleux,

- débouté la société Nicopure Labs de sa demande au titre de la concurrence déloyale,

- dit n'y avoir lieu à la publication du jugement,

Statuant à nouveau,

- dire que le transfert de propriété des marques au profit de la société Nicopure Labs ordonné par le tribunal prendra effet à la date de dépôt des marques dont s'agit,

- prononcer la cession ou faire injonction à la société VFP de procéder à la cession, à titre gratuit, au profit de la société Nicopure Labs des demandes d'enregistrement effectuées à l'étranger, sous priorité des demandes françaises susvisées à savoir :

- Captain Jack n° 013220736 déposée le 1er septembre 2014 sous priorité de la marque n° 4072953,

- Tribeca n° 013218615 déposée le 1er septembre 2014 sous priorité de la marque n° 4072928,

- Torque n° 013220702 déposée le 1er septembre 2014 sous priorité de la marque n° 4072920,

- Tiki Juice n° 013295852 déposée le 25 septembre 2014 sous priorité de la marque 4079053,

- Malibu n° 013339387 déposée le 7 octobre 2014 sous priorité de la marque 4082068,

- Subzero n° 13339397 déposée le 7 octobre 2014 sous priorité de la marque n° 4082065,

- Kringle's Curse n° 013339395 déposée le 7 octobre 2014 sous priorité de la marque 4082047,

- Midnight Apple n° 013339437 déposée le 7 octobre 2014 sous priorité de la marque 4082022 pour l'ensemble des produits et services qu'elles désignent et ce dans les 15 jours suivants la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 5.000 euro par jour de retard,

Sur la concurrence déloyale et parasitaire

- dire et juger que la société VFP commet des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Nicopure Labs,

- dire et juger que la société VFP commet des actes de concurrence parasitaire à l'encontre de la société Nicopure Labs,

Sur la contrefaçon

- ordonner la confiscation et la remise à la société Nicopure Labs, dans les 8 jours de la signification de l'arrêt à intervenir des produits incriminés en vue de leur destruction sous contrôle d'huissier et aux frais de la société VFP,

- ordonner le retrait de toutes références et images reproduisant les produits et narratifs incriminés sur tout site Internet détenu ou contrôlé par la société VFP, et ce sous astreinte de 5 000 euro par jour de retard, dans les 24 heures de la signification de l'arrêt à intervenir,

- ordonner d'une manière générale la cessation de tout usage, sur quelque support que ce soit, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement, ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée des dénominations Prime, Captain Jack, Tribeca, Turkish, Torque, Tiki Juice, Malibu, Subzero, Kringle's Curse, Longhorn, Midnight Apple et Freedom Juice et ce dans les 24 heures de la signification de l'arrêt à intervenir,

- ordonner le rappel des circuits commerciaux de tous les produits de la société VFP porteurs des marques incriminées et demandes de marques, en intervenant auprès des magasins et sites Internet distributeurs, la société VFP devant prendre toute mesure appropriée à cet égard, notamment en informant par écrit l'ensemble de ses distributeurs, dans un délai de 24 heures suivant la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 5 000 euro par jour et distributeur de retard, l'ensemble des produits devant avoir été retiré des circuits commerciaux dans un délai de 8 jours suivants la signification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 5 000 euro par jour de retard

- ordonner à la société VFP de procéder à la publication des mesures de condamnation,

Sur les préjudices

- condamner la société VFP à verser à la société Nicopure Labs :

la somme de 60 000 euro en réparation du préjudice causé par les dépôts frauduleux,

la somme de 60 000 euro en réparation de son préjudice subi au titre de l'atteinte à la marque,

la somme de 1 200 000 euro en réparation de son préjudice commercial résultant de la contrefaçon de marque,

la somme de 250 000 euro en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire,

En tout état de cause,

- condamner la société VFP à verser à la société Nicopure Labs la somme complémentaire de 35 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société VFP aux entiers dépens avec droit de distraction au profit de son conseil.

Sur la recevabilité à agir en contrefaçon des marques

Aux termes de l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, sont interdits sauf autorisation du propriétaire :

a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que

" formule, façon, système, imitation, genre, méthode " ainsi que l'usage d'une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement...

Selon l'article L. 713-3 de ce même Code, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

a) la reproduction, l'usage, ou l'apposition d'une marque ainsi que l'usage d'une marque reproduite pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;

b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.

L'article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle dispose que toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques.

L'article R. 714-3 alinéa 2 du même Code, indique que seules les décisions judiciaires définitives peuvent être inscrites au Registre national des marques.

Se fondant sur ces dispositions, la société VFP France soutient que la société Nicopure Labs LLC est irrecevable à agir car au jour de l'introduction de l'instance elle n'était pas propriétaire des marques françaises ni inscrite au Registre national des marques.

Pour s'opposer à cette argumentation la société Nicopure fait valoir que la société VFP n'est pas un tiers mais le fraudeur qui cherche à spolier le légitime propriétaire des signes en cause et que la publication prévue à ces articles ne lui est pas applicable, la société VFP ayant connaissance de ses droits et que le transfert des marques à son profit ayant effet au jour du dépôt des marques , sa demande en contrefaçon est recevable.

Cependant, à la date de l'introduction de son instance, le 14 novembre 2014, la société Nicopure n'était titulaire d'aucun droit sur les marques litigieuses et ceux-ci ne lui seront accordés qu'à compter de la présente décision qui en ordonne le transfert à son profit, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir, avant la présente décision devenu définitive, d'aucun droit lui donnant qualité à agir en contrefaçon.

C'est donc à tort que le tribunal a fait droit à ses demandes de ce chef et il convient de l'en réformer et de rejeter l'ensemble des demandes de la société Nicopure formées au titre de la contrefaçon de marques.

Sur les dépôts frauduleux

Aux termes de l'article 712-6 du Code de la propriété intellectuelle si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale, ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant soit de mauvaise foi l'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement.

Pour contester les dépôts frauduleux qui lui sont reprochés la société VFP France expose que les e-liquides Halo sont commercialisés depuis 2009 et distribués en France depuis 2010 ; que la société VFP est immatriculée depuis le 14 août 2013 et que le dépôt de la première marque française date du 3 mars 2014 alors que la société Trident/Nicopure Labs n'a pas déposé en France des marques couvrant les noms de saveurs des e-liquides Halo commercialisés en France et avait ainsi renoncé à leur assurer la protection prévue par le droit des marques.

Elle ajoute qu'elle commercialisait des e-liquides dont les noms de saveur incluaient les marques françaises et que celles-ci ne sont pas identiques aux noms de saveurs des e-liquides Halo et qu'elle n'avait pas en conséquence l'intention d'empêcher la commercialisation des e-liquides Halo en France puisque si cela avait été le cas elle aurait déposé la marque Halo en France.

Elle conteste la pertinence de l'attestation de monsieur Raphael Freund dirigeant de la société Euvapors qui est un distributeur des e-liquides Halo alors que toutes les marques n'étaient pas à l'époque visées dans l'attestation déposée et qu'aucune action en contrefaçon n'a été engagée par la société VFP pour empêcher la société Nicopure Labs de commercialiser ses produits en France.

A titre subsidiaire, elle indique qu'en regard des circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de transfert des marques françaises au profit de la société Nicopure Labs qui n'en a pas réglé les taxes d'enregistrement mais qu'il convient de les annuler.

La société Nicopure fait valoir pour confirmer le jugement à ce titre que les marques déposées sont identiques aux signes utilisés comme dénomination des différentes saveurs des e-liquides Halo et que ces dépôts ont été faits en connaissance de l'exploitation des dénominations litigieuses

Ceci exposé, il ressort de l'examen comparatif des dénominations déposées à titre de marques entre mars et juin 2014 par la société VFP et des dénominations des différentes saveurs des e-liquides Halo commercialisées depuis 2009 et en France depuis 2010 au travers de nombreux distributeurs, qu'elles sont identiques.

Or, la société VFP n'ignorait pas cette exploitation.

En effet, le 10 juin 2013 monsieur Samy Benhalima actuel gérant de la société VFP avait contacté la société Nicopure Labs par l'intermédiaire d'un message sur son site www.halocigs.com sur lequel sont présentés les produits Halo en lui indiquant qu'il envisage d'ouvrir une boutique de cigarettes électroniques en France et lui demande qu'une proposition lui soit faite pour lui permettre de distribuer en France les produits Halo et un formulaire type lui a été adressé à cet effet qui n'a jamais été retourné à la société Nicopure Labs.

Cette exploitation ancienne et massive était connue de la société VFP et cette appropriation des 14 dénominations de produits concurrents avait pour effet, pour la société nouvellement créée d'entraver, en toute connaissance de cause, le développement de cette société directement concurrente en captant ses efforts commerciaux.

C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que ces dépôts effectués de mauvaise foi, étaient frauduleux et a fait droit au profit de la société Nicopure Labs à sa demande de transfert de marque sur le fondement de l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle qui permet de revendiquer la propriété de celles-ci et non, comme le soutient à tort l'intimée, d'en demander exclusivement la nullité, et a interdit, sous astreinte, à la société VFP l'usage des dénominations correspondant aux marques déposées.

Toutefois, en raison de l'effet rétroactif attaché à l'action en revendication pour dépôt frauduleux, de ces marques, ce transfert doit prendre effet au jour de leur dépôt respectif. Il convient en conséquence de réformer le jugement à ce titre et de dire que ces transferts prendront effet au jour des dépôts respectifs des marques.

Sur la demande de cession à titre gratuit des demandes d'enregistrement effectuées à l'étranger,

La société Nicopure demande de prononcer la cession ou de faire injonction à la société VFP, en se fondant sur l'article 17.3 du règlement de la marque communautaire, de procéder à la cession à titre gratuit à son profit des demandes d'enregistrements effectuées à l'étranger sous priorité des demandes françaises qu'elle liste et qui correspondent aux présentes marques françaises litigieuses pour l'ensemble des produits et services qu'elles désignent.

Cependant, cette cession de marques communautaires est fondée sur les dépôts frauduleux des marques françaises sous priorité desquelles elles ont été déposées et aucun texte communautaire ne prévoit l'existence d'une action en revendication de marque communautaire déposée frauduleusement.

Il lui appartient en conséquence de procéder à une action en nullité de ces dépôts et non de solliciter devant la juridiction nationale une cession forcée sans justifier d'un intérêt à agir sur les territoires de la communauté désignés dans ces dépôts contestés.

C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté ces demandes de cession forcées.

Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux demandes formées à ce titre.

Sur l'action en concurrence déloyale et parasitaire

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce ce qui implique qu'un signe ou un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.

L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée.

Ainsi le principe est la liberté du commerce ce qui implique qu'un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle peut être librement reproduit, sous réserve de l'absence de faute préjudiciable à un exercice paisible et loyal de la concurrence.

Pour que la vente d'un produit identique constitue un acte de concurrence déloyale, il convient de démontrer que cette reproduction est fautive.

Lorsqu'à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne physique ou morale copie une valeur économique d'autrui individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements, ces faits sont constitutifs de parasitisme.

La société Nicopure fait valoir que la société VFP a créé un effet de gamme en reproduisant la gamme des e-liquides Halo afin de proposer au public une offre commerciale identique à celle de la société Nicopure et a opéré un rapprochement avec l'origine des produits Halo à savoir les USA, en regroupant des noms litigieux sous la gamme American Beauty.

Ceci rappelé, la reprise de douze des intitulés des saveurs proposés pour les e-liquides halo, sans aucune nécessité technique pour des produits identiques vendus depuis plusieurs années sur le même marché manifeste la volonté de la société VFP de se positionner à un moindre coût dans le sillage de celle-ci, cette volonté de rapprochement avec celle-ci est renforcée par le fait qu'elle a adopté un nom de gamme American Beauty évoquant son origine et a reproduit sur son site internet, sur la version anglaise, les mêmes intitulés des trois catégories de saveurs : Tobacco, Gourmet, Menthol.

La société VFP ne justifie d'ailleurs d'aucune stratégie commerciale tendant à se démarquer de ses concurrents.

Ces faits sont, contrairement à ce que jugé le tribunal, constitutifs de faits fautifs distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon.

Il convient en conséquence de réformer le jugement de ce chef et de dire que la société VFP a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société Nicopure.

Sur les mesures réparatrices

La société Nicopure expose que son activité a connu un accroissement continu des ventes de ses produits générant plus de 4 millions de dollars en 2013 et atteignant 3,6 millions en août 2014, jusqu'à l'apparition des produits de la société VFP en 2014 provoquant une chute puisqu'elles parviennent à peine à 1,8 millions de dollars.

La société VFP France conteste le fait que la société Nicopure Labs ait subi un préjudice commercial car elle ne justifie pas d'une perte de marge ni d'avoir été contrainte de baisser ses prix de vente de 20 % auprès de ses revendeurs alors que la baisse des prix de vente par les revendeurs sur l'ensemble des produits e-liquide Halo n'est due qu'à la concurrence de ces produits, au ralentissement du marché, à la hausse du dollar et non à la présence des produits Nova liquide qui ne sont intervenus que postérieurement au début de cette baisse progressive.

Elle ajoute que certains des lots des produits Halo sont défectueux, contiennent des substances toxiques et comportent des étiquettes qui ne sont pas conformes à la réglementation française.

Elle poursuit en faisant valoir que le tableau des ventes communiqué par la société Nicopure n'est pas certifié par un commissaire aux comptes ou expert-comptable indépendant et qu'il n'est pas établi qu'il porte sur les seules ventes en France et porte sur les seuls produits e-liquide et qu'il apparaît au contraire que la vente des produits Halo en cause serait en augmentation.

Il y a lieu de relever que la société VFP a procédé au changement des noms de saveur litigieux mais a, pendant 3 mois, laissé subsister un tableau de concordance entre les produits anciens et nouveaux.

Ceci rappelé si la société Nicopure justifie connaître d'une baisse de vente de ses produits, il convient de relever qu'il s'agit d'un marché très concurrentiel ayant subi des fluctuations et notamment un ralentissement général et il n'est pas démontré que la baisse de chiffre d'affaires de la société Nicopure ait pour origine exclusive et certaine les faits fautifs dont la société VFP s'est rendue coupable.

Il convient en conséquence d'allouer à la société Nicopure, en sus du transfert gratuit des marques litigieuses suffisant pour réparer le préjudice subi au titre du dépôt frauduleux des marques, la somme de 40 000 euro en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale et parasitaire et de rejeter le surplus des demandes indemnitaires.

La cessation de l'utilisation des noms de saveur en cause est suffisante pour faire cesser le préjudice et c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de destruction des flacons d'e-liquides Nova liquides.

Sur les autres demandes

Le préjudice étant suffisamment réparé par les sommes allouées, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de publication judiciaire.

L'équité commande d'allouer à la société Nicopure la somme de 6 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par la société VFP.

Les dépens resteront à la charge de la société intimée qui succombe et qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, Réforme le jugement en ce qu'il a déclaré la société Nicopure Labs LLC recevable en son action en contrefaçon de marques, a dit que dit que le transfert de propriété des marques prendrait effet à compter de la délivrance de l'assignation, a rejeté les demandes formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, En conséquence, Déclare la société Nicopure Labs LLC irrecevable en son action en contrefaçon de marques, Rejette l'ensemble des demandes de la société Nicopure Labs LLC formées au titre de la contrefaçon de marques, Dit que le transfert des marques ordonné par le tribunal prendra effet à la date du dépôt de chaque marque, Dit que la société VFP France a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société Nicopure Labs LLC, Condamne en conséquence la société VFP France à payer à la société Nicopure Labs LLC la somme de 40 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce dernier chef, Confirme le jugement pour le surplus, Condamne la société VFP France à payer à la société Nicopure Labs LLC la somme de 6 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes de la société Nicopure Labs LLC, Rejette l'ensemble des demandes en paiement de la société VFP France, Condamne la société VFP France aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.