CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 2 février 2016, n° 14-15452

Vu l'appel interjeté le 18 juillet 2014 par la société Prodis,

Vu le jugement du 20 juin 2014 rendu par le Tribunal de grande instance de Paris,

Vu les dernières conclusions de l'appelante numérotées 2 transmises le 8 juin 2015,

Vu les dernières conclusions des sociétés MM&R Products Inc. (ci-après MM&R Products), Tre Milano LLC (ci-après Tre Milano), Novellia Beauty transmises le 13 octobre 2015,

Vu l'ordonnance de clôture du 27 octobre 2015,

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures des parties ;

Qu'il sera simplement rappelé que la société de droit américain MM&R Products indique avoir conçu et développé un fer à coiffer muni d'un cylindre chauffant polissant rotatif et de quatre rangées de fibres de brosse alignées ; qu'elle est titulaire de deux modèles communautaires du fer à coiffer déposés le 30 avril 2008 et enregistrés le12 juin 2008 sous les numéros 000933627-0001 et 000933627-0002 ; qu'elle expose avoir consenti une licence exclusive à la société de droit américain Tre Milano portant notamment sur les droits de propriété intellectuelle attachés au fer à coiffer rotatif par contrat du 5 avril 2007 ;

Que la société Tre Milano expose procéder à ce titre à la fabrication de fers à coiffer rotatifs sous la marque internationale visant la communauté européenne Instyler qu'elle a enregistrée auprès de l'OMPI le 10 juillet 2008 pour les "fers électriques pour coiffer les cheveux" en classe 9 sous le n° 971727 ;

Que la société Tre Milano a consenti à la société Novellia Beauty une sous-licence exclusive de sa marque ainsi que le droit exclusif de distribuer les modèles notamment dans les pays de l'Union européenne ; que ce contrat de licence relatif à la marque Instyler a fait l'objet d'une inscription sur le registre communautaire des dessins et modèles le 23 juillet 2010 ;

Que la société Novellia Beauty a, à son tour, conclu des partenariats exclusifs avec des sociétés basées dans chacun des pays de l'Union pour leur permettre de distribuer le fer à coiffer Instyler ;

Qu'un partenaire italien de la société Novellia Beauty, la société New Planet, l'a alertée de l'existence d'annonces publiées sur le site Internet " www.dmail.it " proposant à la vente un fer à coiffer, selon elle, contrefaisant, les annonces litigieuses étant par ailleurs illustrées par un film de présentation du fer à coiffer authentique Instyler ; Que la société Novellia Beauty indique avoir constaté que la société de droit italien Dmedia Commerce, spécialisée dans la vente à distance, qui édite le site Internet " www.dmail.it " à destination de l'Italie, éditait également ce site à destination du Portugal, de la Roumanie, de la République Tchèque et de l'Espagne, les produits pouvant en outre être achetés depuis tous les pays européens via le site en langue anglaise " www.dmail.eu. " ;

Que dans le cadre d'une commande reçue par la société New Planet en Italie, la société Novellia Beauty indique avoir constaté, d'une part, que le produit livré par la société Dmedia Commerce était une contrefaçon reproduisant à l'identique non seulement les modèles déposés par la société MM&R Products, mais également la marque Instyler et, d'autre part, que la mention " Importé par Prodis SAS F-93110-Fabriqué en Chine " figurait sur le mode d'emploi du produit et était reproduite sur l'étiquette apposée sur le fer à coiffer ;

Qu'après une saisie contrefaçon opérée au siège de la société Prodis le 7 novembre 2011, les sociétés MM & R Products, Tre Milano et Novellia Beauty ont assigné cette dernière, par acte du 28 novembre 2011, devant le TGI de Paris en contrefaçon et en concurrence déloyale ;

Considérant que le jugement dont appel a notamment :

Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Prodis tenant au défaut de titularité des droits de la société MM&R Products sur les dessins et modèles communautaires n° 000933627-0001 et n° 000933627-0002,

Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Prodis tenant au défaut de qualité à agir en contrefaçon des modèles communautaires n° 000933627-0001 et n° 000933627-0002 dont elle est licenciée de la société Tre Milano,

En conséquence,

Déclaré les sociétés MM & R Products et Tre Milano recevables à agir en contrefaçon des deux modèles communautaires n° 000933627-0001 et n° 000933627-0002,

Débouté la société Prodis de sa demande en nullité des modèles communautaires n° 000933627-0001 et n° 000933627-0002,

Dit qu'en important et commercialisant des fers à coiffer reproduisant l'ensemble des caractéristiques esthétiques du fer objet des modèles communautaires n° 000933627-0001 et n° 000933627-0002, à l'exception du deuxième petit bouton de celui-ci, la société Prodis a commis des actes de contrefaçon engageant sa responsabilité civile délictuelle à l'encontre de la société MM&R Products, titulaire des deux modèles communautaires, ainsi qu'à l'encontre de la société Tre Milano, licenciée desdits modèles,

Débouté la société Prodis de sa demande en nullité de la marque communautaire n° 971727 " Instyler ",

Dit qu'en reproduisant la marque communautaire n° 971727 " Instyler " sur des produits identiques à ceux visés à son dépôt, la société Prodis a commis des actes de contrefaçon de celle-ci au préjudice de la société Tre Milano, titulaire de celle-ci,

Dit qu'en important et commercialisant des fers à coiffer contrefaisant de la marque dont la société Novellia Beauty est licenciée exclusive, et des modèles dont elle est distributrice exclusive, dans des coloris identiques et en reproduisant les illustrations du mode d'emploi, la société Prodis a commis à son égard des actes de concurrence déloyale,

En conséquence,

Condamné la société Prodis à verser :

A la société MM & R Products la somme de 10 000 euro au titre de l'atteinte portée à ses modèles communautaires n° 000933627-0001 et n° 000933627-0002 du fait des actes de contrefaçon,

A la société Tre Milano la somme de 1000 euro au titre du préjudice économique consécutif aux actes de contrefaçon des modèles communautaires n° 000933627-0001 et n° 000933627-0002 dont elle est licenciée,

A la société Tre Milano la somme de 10 000 euro au titre de l'atteinte portée à sa marque communautaire n° 971727 " Instyler " du fait des actes de contrefaçon,

A la société Tre Milano la somme de 1 000 euro au titre du préjudice économique consécutif aux actes de contrefaçon de sa marque communautaire n° 971727 " Instyler",

A la société Novellia Beauty la somme de 10 000 euro au titre des actes de concurrence déloyale subis,

A fait interdiction à la société Prodis, sous astreinte, d'importer, de vendre, exposer ou commercialiser les fers à coiffer reprenant les caractéristiques des modèles communautaires n° 000933627-0001et n° 000933627-0002 et/ou reproduisant ou imitant la marque " Instyler " n° 971727,

Ordonné sous contrôle d'huissier, aux frais de la société Prodis, sous astreinte, la destruction des fers à coiffer contrefaisants détenus en stock par la société BLD International, en ce compris les 84 fers à coiffer qu'elle a déclaré détenir, dans le mois qui suivra l'acquisition par la décision de son caractère définitif,

Débouté les sociétés MM& R Products, Tre Milano et Novellia Beauty de leurs demandes de publication,

Condamné la société Prodis aux dépens de l'instance et au paiement aux trois défenderesses de la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

A ordonné l'exécution provisoire ;

Sur la demande des sociétés intimées tendant au rejet des pièces 18, 19, 21 et 24 de la société appelante

Considérant que les intimées demandent le rejet des débats des pièces de la société Prodis n° 18, 19, 21 et 24, indiquant qu'elles sont rédigées en langue anglaise et ne sont pas accompagnées de traduction ;

Considérant cependant que la pièce 18, composée de 7 pages, reproduit sur 6 pages des croquis de fer à coiffer ; que la pièce 19, intitulée " Styler recherche Google ", est partiellement traduite en français, ce qui permet tant à la cour qu'aux parties d'en appréhender la nature et le sens ; que ces pièces peuvent être admises aux débats ;

Qu'en revanche, les pièces 21 et 24 comportent des parties substantielles en anglais qui sont mises en avant par la société Prodis dans son argumentation ; que la cour n'est pas en mesure, en l'absence de traduction en langue française, d'apprécier la portée de ces deux documents ; que ceux-ci seront en conséquence écartés des débats ;

Que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté les sociétés intimées de leur demande tendant à voir écartées des débats les pièces 21 et 24 de la société Prodis, mais confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés intimées de cette demande concernant les pièces 18 et 19 de la société Prodis ;

Sur les modèles communautaires n° 000933627-0001 et n° 000933627-0002

Sur la recevabilité des demandes des sociétés MM&R Products et Tre Millano

Sur la titularité des droits de MM&R Products

Considérant que la société Prodis conclut à l'irrecevabilité de la société MM&R Products ; qu'elle soutient que celle-ci ne justifie pas de "sa qualité d'ayant-droit" sur les deux modèles revendiqués faute de fournir des informations ou pièces portant sur les conditions de la création ou sur les conditions et la portée des conventions qui lui auraient permis d'acquérir la qualité d'ayant droit patrimonial sur les modèles ; qu'elle argue qu'il appartenait au tribunal de vérifier si le droit au modèle communautaire avait été, par contrat, effectivement transféré du créateur à l'ayant droit conformément à la jurisprudence FEIA de la CJUE (1re chambre, 2 juillet 2009, aff. C-32-08), valable pour tous les dessins et modèles communautaires, enregistrés ou non enregistrés ; qu'elle ajoute que par son appréciation, le tribunal a donné à la présomption de l'article 17 du Règlement un caractère irréfragable obligeant celui qui conteste la titularité à administrer une preuve négative, au mépris des droits de la défense et de la charge de la preuve ;

Que la société M&R Products demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir de la société Prodis tirée du défaut de titularité des droits sur les deux modèles, faisant voir notamment que l'article 17 du Règlement CE n° 6-2002 institue une présomption en énonçant que la personne au nom de laquelle un dessin et modèle est enregistré est réputée en être le titulaire, la portée de la jurisprudence citée par la société Prodis étant limitée aux seuls dessins et modèles communautaires non enregistrés ;

Considérant que l'article 14 § 1 du règlement (CE) 6-2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires dispose que " Le droit au dessin ou modèle communautaire appartient au créateur ou à son ayant droit (...) " ; que l'article 17 du même texte intitulé "Présomption en faveur du titulaire enregistré " précise que " La personne au nom de laquelle le dessin ou modèle communautaire est enregistré ou, avant l'enregistrement, la personne au nom de laquelle la demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire a été déposée est réputée être la personne possédant la titularité du droit dans toute procédure devant l'Office ainsi que dans toute autre procédure " ;

Que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir de la société Prodis après avoir retenu, d'une part, que l'arrêt FEIA cité par la société Prodis ne concernait que les droits relatifs aux dessins et modèles non enregistrés et ne remettait pas en cause la présomption instaurée par l'article 17 du Règlement CE n° 6-2002 et, d'autre part, qu'en application de ce texte, la société MM&R Products qui figure en qualité de titulaire sur les dessins et modèles communautaires n° 000933627-0001 et n° 000933627-0002 doit être considérée comme telle, la société défenderesse n'apportant aucun élément de nature à renverser ladite présomption ;

Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;

Qu'il sera ajouté que cette analyse ne porte pas atteinte aux dispositions de l'article 6 de la CEDH relatifs aux droits de la défense et de l'article 9 du Code de procédure civile selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, dès lors que l'article 17 du Règlement CE n° 6-2002, qui est applicable aux personnes morales, n'institue qu'une présomption simple de titularité au bénéfice du déposant d'un dessin et modèle communautaire enregistré, la société Prodis ayant la possibilité de rapporter la preuve contraire, et que la règle communautaire qui régit le régime de la preuve est de valeur supérieure à la règle interne ;

Sur la qualité à agir de Tre Milano

Considérant que la société Prodis conteste la qualité à agir de la société Tre Milano en tant que licenciée, dès lors qu'il n'y a pas eu d'inscription au registre communautaire de la convention licence portant sur les modèles ; qu'elle critique le jugement en ce qu'il a retenu que l'inscription au registre communautaire visant à permettre aux tiers de s'assurer de la validité de l'existence de l'accord du titulaire du titre, cette inscription n'était pas nécessaire pour conférer au licencié la qualité à agir à l'encontre de tiers sur le fondement de la contrefaçon dès lors que le titulaire du titre agissait à ses côtés dans le cadre de la même instance ; qu'elle estime que, ce faisant, le tribunal a relevé d'office des moyens de droit tirés des articles 32 § 4 et 33 du règlement CE n° 6-2002 qui n'étaient pas invoqués par les demandeurs et ajouté à la règle communautaire une présomption irréfragable qu'elle ne prévoit pas ;

Que la société Tre Milano répond que l'article 32§4 du règlement était invoqué en première instance et qu'en statuant sur le fondement de l'article 33 du même règlement, le tribunal n'a fait que soulever d'office un moyen de droit relevant de l'application même des dispositions légales invoquées par les parties au procès ; qu'elle demande à la cour de la déclarer recevable à agir sur le seul fondement de l'article 32 § 4 du règlement CE n° 6-2002 et de compléter le jugement en jugeant, sur le fondement de l'article 33 § 2 du même règlement, que les droits qu'elle détient sur les modèles communautaires en cause sont opposables à la société Prodis depuis la date de publication du contrat de distribution exclusive conclu entre les sociétés Tre Milano LLC et Novellia Beauty au registre communautaire des dessins et modèles ;

Considérant que l'article L. 513-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui était expressément invoqué par la société Tre Milano en première instance, prévoit que le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national ou international des dessins et modèles, est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire du dessin ou modèle afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ;

Que l'article 32 § 4 du règlement CE n° 6-2002, applicable en l'espèce, les modèles en cause étant des modèles communautaires, dispose que " tout licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire du dessin ou modèle communautaire afin d'obtenir réparation du préjudice qui lui est propre " ;

Qu'il appartient au juge, en vertu de l'article 12 du Code de procédure civile, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que c'est par conséquent à juste raison que les premiers juges ont fait application de ce texte au litige qui leur était soumis, étant observé que le règlement CE n° 6-2002 était expressément visé par les parties ;

Que par ailleurs, la société Tre Milano verse aux débats l'attestation de M. Richmond, président de la société Modern Interactive Technology, elle-même gérante de la société Tre Milano, qui précise avoir personnellement signé, le 5 avril 2007, au nom et pour le compte de la société Tre Milano, un contrat par lequel la société MM&R Products a concédé à la société Tre Milano une licence exclusive d'exploitation, " portant sur certains droits de brevets, y compris les droits portant sur le dessin et modèle Brosse dotée d'un cylindre rotatif, dessins et modèles européens n° 000933627-0001 et 000933627-002 délivrés à MM&R le 12 juin 2008 " ;

Que le contrat de distribution exclusive entre les sociétés Tre Milano LLC et Novellia Beauty fait également expressément référence au contrat de licence exclusif entre les sociétés MM&R Products et Tre Milano LLC ;

Que la société Tre Milano est, par conséquent, bien fondée, en application de l'article 32 § 4 du règlement CE n° 6-2002, à la voir dire recevable à agir en contrefaçon des modèles n° 000933627-0001 et n° 000933627-0002 en sa qualité de licenciée de la société MM&R Products ;

Que le jugement doit être confirmé sur ce point ;

Considérant qu'il ne peut être fait droit à la demande de la société Tre Milano tendant à ce que, sur le fondement de l'article 33 § 2 du règlement CE n° 6-2002, le jugement soit complété afin qu'il soit dit que les droits qu'elle détient sur les modèles communautaires sont opposables à la société Prodis depuis la date de publication du contrat de distribution exclusive conclu entre les sociétés Tre Milano LLC et Novellia Beauty au registre communautaire des dessins et modèles, cette demande n'étant pas reprise dans la partie dispositive de ses conclusions ;

Sur la validité des modèles communautaires n° 000933627-0001 et n° 000933627-0002 de la société MM&R Products

Considérant que poursuivant la nullité des deux modèles, la société Prodis soutient que les caractéristiques de l'apparence du produit sont, contrairement à ce que le tribunal a retenu, exclusivement imposées par sa fonction technique ; que chacune des caractéristiques (proportion du fer et du modèle donnée par la taille du câble, forme du manche de la brosse et son galbe à son extrémité haute, forme légèrement évasée et bombée du manche du cylindre, finition du bouton " power "...) correspond à une apparence fonctionnelle exclusive de tout caractère esthétique séparable ; que la société appelante prétend, par ailleurs, que les deux modèles ont une apparence générale connue, relevant d'une technologie antérieure résultant notamment de plusieurs brevets américains ; qu'elle argue enfin que les modèles sont dépourvus de caractère individuel dans la mesure où la société MM&R Products n'invoque pas de caractéristiques indépendantes de toute apparence fonctionnelle ;

Que les sociétés intimées demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société Prodis de sa demande de nullité, faisant valoir notamment i) que la société Prodis ne démontre pas qu'un modèle identique à ceux déposés par la société MM&R Products, aurait été antérieurement divulgué au public et qu'aucune antériorité de toutes pièces n'est versée au débat, ii) que la combinaison des éléments ornementaux figurant sur les modèles de MM&R Products (galbes et arrondis, forme évasée et bombée du manche du cylindre, brosse qui repose sur un demi-cercle, finition des embouts, présence de bagues'), qui ne se retrouvent pas dans les modèles invoqués par la société Prodis, leur confère un caractère individuel, iii) qu'aucune des parties du fer à coiffer n'est exclusivement liée à une fonction technique ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 alinéa 1er du règlement CE 6-2002, la protection d'un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ; qu'aux termes de l'article 8 du règlement :

" 1. Un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique.

2. Un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui doivent nécessairement être reproduites dans leur forme et leurs dimensions exactes pour que le produit dans lequel est incorporé ou auquel est appliqué le dessin ou modèle puisse mécaniquement être raccordé à un autre produit, être placé à l'intérieur ou autour d'un autre produit, ou être mis en contact avec un autre produit, de manière que chaque produit puisse remplir sa fonction (...) " ;

Que l'article 25 § 1-b) dispose qu'un dessin ou modèle peut être déclaré nul s'il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 du règlement ;

Sur le moyen de nullité relatif à la fonction exclusivement technique des caractéristiques de l'apparence des modèles

Considérant que les modèles communautaires n° 000933627-0001 et n° 000933627-0002 ont été déposés le même jour et portent sur le même produit, à savoir un fer à coiffer composé d'une part d'un fer à lisser rotatif de forme cylindrique, d'autre part d'un élément qui vient se poser sur ce fer à lisser par le jeu d'un joint mobile et est lui-même composé d'une plaque métallique de forme arrondie de façon à pouvoir se plaquer contre le fer à lisser avec de part et d'autre deux rangées de 25 fibres de type de celles qui constituent des brosses à cheveux ; que les fers à coiffer sont munis d'un fil d'alimentation électrique et d'un bouton deux boutons ;

Que, comme l'ont observé à juste raison les premiers juges, si l'examen des deux modèles révèle que certaines de leurs caractéristiques d'apparence sont dictées par des fonctions techniques, il apparaît qu'ils revêtent également des formes ou des éléments ornementaux non nécessaires à leur fonctionnement et qui relèvent dès lors d'un parti pris esthétique ;

Qu'il en est ainsi de la forme du manche de la brosse, galbé à son extrémité haute, qui ne peut être réduite à une caractéristique purement fonctionnelle permettant à l'utilisateur une emprise manuelle, alors que les sociétés intimées affirment, sans être démenties, que cette forme ne se retrouve dans aucun autre modèle de fer à coiffer qui peuvent pourtant tous être tenus dans la main de l'utilisateur ; qu'il n'apparaît pas non plus que le galbe prononcé à l'extrémité haute de la brosse soit " indispensable pour le support à égale distance de l'extrémité du manche comportant les picots destinés à orienter le cheveu " ;

Que de même, le galbe moins prononcé de l'extrémité du manche arrondi du cylindre, et la forme en rectangle à bouts arrondis de sa base ne sont pas imposés par un impératif technique ;

Que si l'existence d'une jointure (pivot) entre la partie brosse et la partie cylindrique est nécessaire au fonctionnement de l'appareil, le choix d'un emplacement de celle-ci de façon décalée par rapport à la base de la partie cylindrique est arbitraire et esthétique ; que la société Prodis soutient tout à la fois que ce choix est dicté par la constitution technique de l'appareil, entre l'arrivée du fil électrique et l'ouverture de la pince (page 12 de ses conclusions) et que l'emplacement de la jointure correspond aux deux fonctions combinées de maintien de la brosse par la main et de brossage, la jointure étant directement dépendante de la surface nécessaire au positionnement de la main par rapport à la surface à brosser (page 17 de ses conclusions) ; que cependant, les dessins versés aux débats ne font pas apparaître que l'arrivée du fil électrique et l'ouverture de la pince entraînaient une contrainte technique susceptible d'influencer le positionnement de la jointure et la société MM&R Products observe pertinemment qu'elle n'a pas pu déterminer l'emplacement de la jointure en fonction d'une caractéristique physique nécessairement différente chez chacun des utilisateurs, sauf à créer un produit sur mesure, ce que le produit en cause n'est pas ;

Que de même, s'il est nécessaire que la partie intérieure de la partie brosse soit arrondie pour pouvoir se plaquer au cylindre rotatif chauffant, rien n'impose que sa partie extérieure soit elle aussi arrondie, cette courbure relevant d'un choix d'apparence ; en effet, contrairement à ce que soutient la défenderesse, il ressort du mode d'emploi de l'appareil que les cheveux doivent rester maintenus entre le cylindre rotatif et la partie brosse, et non qu'ils doivent être enroulés autour de la partie brosse elle-même, ce qui exclurait l'action chauffante du fer sur ceux-ci ;

Qu'il est fonctionnel que la brosse soit constituée de groupes de fibres ; que cependant, comme l'a relevé le tribunal, leur nombre et la façon dont ils sont disposés en deux rangées décalées autour de la plaque métallique relève d'un parti pris esthétique ; la société Prodis argue que la séparation des deux rangées de 25 fibres permet le maintien des cheveux en position ordonnée et renforce ce maintien de part et d'autre de l'extrémité de la brosse mais sans expliciter en quoi le nombre de fibres aurait cette fonction ;

Que la forme trapézoïdale des boutons, comme leur emplacement sur le dessus du fer, est également un choix d'apparence ; que la société Prodis argue vainement que la forme trapézoïdale du bouton " power " permet la mise en fonctionnement de l'appareil par action du pouce, dès lors que, comme l'observe la société MM&R Products, cette fonction pourrait être assurée par un bouton de forme différent placé sur le côté du fer ;

Que la finition de la base de la partie fer cylindrique permettant l'intégration du câble électrique par le dessous est également un choix esthétique ; que la société Prodis soutient que la finition arrondie et rigide du coude, déjà présente dans la plupart des appareils de cette nature, vise à permettre à l'appareil de fonctionner sans que l'arrivée du câble ne soit une contrainte mécanique et présente un danger électrique mais sans expliciter en quoi les aspects fonctionnels qu'elle évoque dicteraient la forme spécifique adoptée par la société MM&R Products ;

Que la circonstance, à la supposer avérée, que la société Novellia Beauty ait communiqué sur un site Internet en affirmant que " l'Instyler " est le fer à coiffer le moins agressif sur le marché, il ne nécessite que peu de température grâce à sa technique brevetée de fer rotatif chauffant n'implique pas que les caractéristiques de l'apparence des modèles sont exclusivement dictées par la technicité de l'appareil ainsi mise en avant ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les caractéristiques de l'apparence du fer à coiffer objet des deux modèles communautaires en cause ne sont pas uniquement dictées par ses fonctions techniques du produit ; que les modèles ne seront donc pas déclarés nuls pour défaut de respect des conditions posées à l'article 8 du règlement CE 6-2002 ;

Que le jugement sera confirmé sur ce point également ;

Sur le moyen de nullité relatif à l'absence de nouveauté et de caractère individuel

Considérant que la société Prodis soutient que les deux modèles ont une apparence générale connue relevant d'une technologie antérieure résultant notamment de plusieurs brevets américains et qu'ils sont dépourvus de caractère individuel dans la mesure où la société MM&R Products n'invoque pas de caractéristiques indépendantes de toute apparence fonctionnelle permettant de déterminer quelle aurait été la liberté du créateur dans l'élaboration des modèles ; qu'elle ajoute que le tribunal a confondu les critères de nouveauté et de caractère individuel et n'a en définitive caractérisé aucun de ces critères ;

Que les sociétés intimées répondent que la société Prodis ne démontre pas qu'un dessin ou modèle identique à ceux déposés par la société MM&R Products aurait été antérieurement divulgué au public, qu'aucune antériorité de toutes pièces n'est versée au débat et que la combinaison des éléments ornementaux figurant sur les modèles MM&R Products (galbes et arrondis, forme évasée et bombée du manche du cylindre, brosse reposant sur un demi-cercle, finition des embouts, présence de bagues), qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement du fer à coiffer et qui ne se retrouvent pas dans les modèles invoqués par la société Prodis, leur confère un caractère individuel ;

Considérant qu'en application des articles 5-1-b et 5-2 du règlement, un dessin ou modèle enregistré est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité et que des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants ;

Qu'en application des articles 6-1-b et 6-2 dudit règlement, un dessin ou modèle enregistré est considéré comme présentant un caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité et que pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle ;

Considérant que la nouveauté et le caractère individuel doivent être appréciés au jour du dépôt des modèles, soit le 30 avril 2008 ; que dès lors les pièces opposées qui n'ont pas de date certaine (pièce 19 de l'appelante) ou sont postérieures (pièce 18) à cette date ne sont pas pertinentes ;

Que comme le tribunal l'a constaté, le brevet européen WO2006044570 du 27 avril 2006 relatif à un " mécanisme de verrouillage de tube séparé pour dispositif de coiffure " représente un ustensile pouvant tout à la fois servir de fer à lisser et de fer à boucler avec un mécanisme de charnière permettant d'ouvrir ou de fermer le fer selon l'utilisation souhaitée, dont l'apparence se distingue nettement des modèles en cause de par la forme du système de pinces, leur épaisseur et l'absence de toute brosse ; que le brevet européen WO03061425 du 31 juillet 2003 portant sur un "fer à cheveux" doté d'un système générant des ions négatifs, se présente sous la forme d'une grosse brosse ronde, laquelle est très différente de celle des modèles MM&R Products ; que le modèle européen WO 9807345 du 26 février 1998 portant sur un " fer à friser thermochromatique portatif " qui comporte un manche et un cylindre chauffant cranté, sur lequel se referme une pince à cheveux destinée à maintenir ceux-ci contre ledit cylindre, ne présente pas la même physionomie que celui des modèles MM&R Products, la pince non munie de picots de brosse, l'emplacement de celle-ci ainsi que la longueur du manche étant différents ; que par ailleurs, la vue de l'objet breveté, uniquement de profil, ne permet pas de l'appréhender en trois dimensions, de sorte qu'aucun des autres éléments de forme des modèles en cause ne peuvent être considérés comme identiques ; que le brevet WO03099057, délivré en 2003, représente un fer à pince présentant de par l'emplacement de la pince, son épaisseur, la forme et la longueur de la pince et du manche, une physionomie différente de celle des deux modèles de la société MM&R Products ; que le brevet américain n° 6 070 596 du 6 juin 2000 représente un fer à cheveux avec un système de pince, dont chacune des deux parties est munie de picots disposés d'une façon totalement différente de celle des fibres de la partie brosse du fer objet des modèles MM&R ; que le brevet américain n° 4 579 132 du 1er avril 1986 porte sur un objet d'une nature différente de ceux représentés par les modèles en cause, à savoir un bigoudi cylindrique ; que le brevet américain n° 403 808 du 5 janvier 1999 porte sur une brosse sur laquelle deux lignées de fibres sont séparées par des picots en " V " ;

Que les pièces 21 et 24 ont été écartées des débats comme il a été dit plus haut ;

Que la cour constate qu'aucune des antériorités produites ne diffère du fer à coiffer de la société MM&R Products seulement par des détails insignifiants ;

Que, par ailleurs, le fer à coiffer de la société MM&R Products produit sur l'utilisateur averti une impression globale différente de celle que produisent sur un tel utilisateur les dessins et modèles opposés par la société Prodis qui ont été divulgués au public avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ; que c'est vainement que la société Prodis argue que les caractéristiques invoquées par les intimées au titre du caractère individuel sont seulement d'apparence fonctionnelle, dès lors que, comme le font valoir les sociétés intimées, la présence d'un cylindre rotatif, le galbe du manche, la surface arrondie de l'extérieur de la brosse, comme la finition du coude à structure rigide, ne sont pas nécessaires au fonctionnement du fer à coiffer ; que le fer à coiffer a dans son aspect d'ensemble une forme longue et arrondie qui résulte d'une recherche esthétique du déposant ;

Qu'il résulte de ce qui précède que les modèles de la société MM&R Products sont nouveaux et présentent un caractère individuel ; que la société Prodis sera en conséquence déboutée de sa demande en nullité tenant à l'absence de nouveauté et de caractère individuel des modèles communautaires n° 000933627-0001 et n° 000933627-0002 de la société MM&R Products ;

Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point également ;

Sur la contrefaçon des modèles des modèles communautaires n° 000933627-0001 et n° 000933627-0002 de la société MM&R Products

Considérant que pour contester toute contrefaçon des deux modèles, la société Prodis fait valoir que la société MM&R Products invoque des caractéristiques qui ne correspondent pas à celles revendiquées au titre des finitions qui procèdent d'une recherche esthétique du déposant et qui sont par ailleurs des caractéristiques fonctionnelles, non protégeables ; qu'il y a lieu de comparer le produit argué de contrefaçon avec le modèle communautaire enregistré et non pas avec le produit prétendument contrefait ; que la prétendue identité d'apparence ne suffit pas, en soi, à caractériser la contrefaçon si les éléments communs relèvent de caractéristiques fonctionnelles et exclusives de toute protection ;

Que les sociétés MM&R Products et Tre Milano demandent la confirmation du jugement, indiquant que les fers à coiffer commercialisés par la société Prodis reproduisent servilement les modèles déposés par MM&R Products qu'il s'agisse de l'aspect extérieur global du produit, mais également de ses finitions qui procèdent d'une recherche esthétique du déposant, aucunement imposées par un impératif fonctionnel ; que les modèles déposés ont été en outre reproduits sur l'emballage, le mode d'emploi et la fiche produit établie par la société Prodis ;

Considérant que la comparaison à laquelle s'est livrée la cour fait apparaître que les fers à coiffer litigieux " Combiné Styler chauffant rotatif brosse " dénommés aussi " Hot Rotating Iron Brush ", importés et commercialisés par la société Prodis, reproduisent non seulement les caractéristiques fonctionnelles, non protégeables au titre des dessins et modèles, mais également l'ensemble des caractéristiques esthétiques du fer objet des modèles communautaires n° 000933627-0001 et n° 000933627-0002, à l'exception, comme le tribunal l'a relevé, du deuxième petit bouton de celui-ci ;

Qu'en outre, les modèles déposés par la société MM&R Products ont été reproduits sur le mode d'emploi et la fiche produit du fer à coiffer contrefaisant ;

Que les produits acquis et revendus par la société Prodis produisent donc sur l'utilisateur averti, en l'espèce l'acheteur et l'utilisateur habituel de fers à coiffer à titre privé ou professionnel, une impression globale similaire à celle du modèle communautaire ;

Que la société Prodis qui a commis des actes de contrefaçon a engagé sa responsabilité civile délictuelle à l'encontre de la société MM&R Products, titulaire des deux modèles communautaires, ainsi qu'à l'encontre de la société Tre Milano, licenciée desdits modèles ;

Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point également ;

Sur la marque " Instyler " n° 971727

Sur la validité de la marque et l'existence des droits de la société Tre Milano sur la marque

Considérant que la société Prodis poursuit la nullité de la marque " Instyler ", arguant qu'elle est dépourvue de caractère distinctif en raison de son caractère purement descriptif des produits qu'elle désigne ; qu'elle fait valoir que le terme " styler " est couramment utilisé pour désigner des fers à coiffer et que l'adjonction du préfixe " in " ne fait que renforcer le caractère descriptif car générique par un sens (" dans ") compréhensible par une part substantielle du public européen ; qu'elle soutient qu'en tout état de cause, la marque encourt la déchéance depuis le 19 septembre 2014, faute d'exploitation réelle et sérieuse par la société Tre Milano sur le territoire européen dans un délai de 5 ans à compter de la publication de son enregistrement ;

Que les sociétés intimées sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que la société Prodis échoue à démontrer l'absence de caractère distinctif de la marque " Instyler " ; qu'elles font valoir qu'il importe peu que la société Tre Milano n'ait pas déposé sa marque en classe 35, la responsabilité de la société Prodis étant recherchée pour avoir reproduit cette marque sur des produits identiques à ceux fabriqués et commercialisés par elles ;

Considérant que la cour fait sienne l'appréciation des premiers juges qui, après avoir rappelé que le caractère distinctif de la marque s'apprécie au jour du dépôt, en l'occurrence le 10 juillet 2008, et indépendamment de ses conditions d'utilisation et après avoir estimé que le public visé est le public, européen, des acheteurs d'ustensiles de coiffage, à savoir le grand public et les professionnels de la coiffure, ont retenu par des motifs adoptés, que les extraits de forums de discussion sur Internet fournis par l'appelante ne permettent pas de démontrer le caractère purement descriptif, et par conséquent, l'absence de distinctivité de la marque " Instyler ", l'adjonction du préfixe " in " conférant, en tout état de cause, au signe composant la marque un caractère arbitraire, la locution " dans " ou " en " le fer à coiffer n'ayant aucun sens ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande en déchéance de la marque pour défaut d'exploitation, la société Prodis développe l'argumentation selon laquelle, en vertu du principe de spécialité, la marque, qui relève de la classe de produits 9, ne peut porter sur des faits d'importation et de distribution des produits relevant de la classe de services 35 (publicité, diffusion par tout moyen de communication') ; qu'elle ait valoir que les faits argués de contrefaçon consistant en l'achat pour vendre, y compris sous forme d'importation, relèvent de la classe de services 35 et que la société Tre Milano, titulaire de la marque, ne fabrique pas les produits, n'a aucune activité en Europe et ne peut donc invoquer des droits de marque ;

Qu'il sera observé que la classe 35 n'étant pas visée au dépôt de la marque " Instyler ", l'argumentation ainsi présentée par la société Prodis est inopérante pour venir à l'appui d'une demande en déchéance de la marque ;

Qu'en tout état de cause, l'article 9 du règlement CE 207-2009 du 26 février 2009 énonce que " 1. La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée (...) 2. Il peut notamment être interdit, si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies : a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ; b) d'offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe ; c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe ; d) d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité " ;

Que le tribunal a rappelé à juste raison que le monopole accordé au titulaire de la marque sur le signe qui la constitue ne dépend pas des conditions dans lesquelles il l'exploite, qu'il est dès lors indifférent pour caractériser la contrefaçon de la marque " Instyler " de déterminer quelles sont ses conditions d'exploitation sur le territoire de l'Union européenne et qu'il importe peu que les activités d'importation et distribution de marchandises ne soit pas visées au dépôt, dès lors que celles-ci portent sur des produits porteurs de la marque sans autorisation de son titulaire, ces actes entrant dans la vie des affaires ;

Considérant qu'en conséquence, les demandes de la société Prodis en nullité et, subsidiairement, en déchéance de la marque seront rejetées ;

Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Prodis de sa demande en nullité de la marque communautaire n° 971727 ; qu'il sera toutefois réformé en ce qu'il a omis de débouter formellement la société Prodis de sa demande en déchéance de la marque communautaire n° 971727 ;

Sur les actes de contrefaçon

Considérant que la société Prodis ne présente aucune argumentation sur ce point spécialement, se bornant à conclure au rejet de la demande des intimées subséquemment à sa demande en nullité et en déchéance de la marque ;

Que les sociétés intimées sollicitent la confirmation du jugement si ce n'est en ce qu'il n'a pas retenu la contrefaçon s'agissant de la reproduction de la marque sur les emballages du produit contrefaisant ;

Considérant que le tribunal a estimé à juste raison que le signe verbal constituant la marque est reproduit à l'identique sur le fer à coiffer importé de la Chine vers la France par la société Prodis, ainsi que sur sa housse de rangement et son mode d'emploi ;

Que c'est également à juste raison qu'il a jugé qu'il ne pouvait être retenu que ce signe était reproduit sur l'emballage cartonné du produit litigieux, les photographies fournies (pièce 14 des sociétés intimées) ne permettant pas de distinguer et d'identifier la marque qui y est apposée ;

Que le jugement sera, par conséquent, confirmé également en ces dispositions relatives à la contrefaçon de la marque communautaire " Instyler " n° 971727 ;

Sur les actes de concurrence déloyale

Considérant que la société Prodis fait valoir que ne sont pas caractérisés des faits distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, que la société Novellia Beauty ne peut se prévaloir des actes contrefaisants dès lors qu'elle ne dispose pas d'une licence exclusive pour les services de la classe 35 et qu'elle-même n'est pas fabricante des articles litigieux ;

Que les sociétés intimées demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris si ce n'est en ce qu'il a retenu que la vente du produit litigieux sous la dénomination " Combiné Styler chauffant rotatif brosse " n'entraînait pas un risque de confusion quant à l'origine du produit ; qu'elles arguent que l'existence d'un risque de confusion quant à l'origine des fers à coiffer litigieux avec ceux distribués de manière exclusive par la société Novellia Beauty, est notamment caractérisé par i) la reprise servile de l'aspect extérieur global ainsi que des finitions du modèle de fer à coiffer Instyler, ii) l'apposition de la marque Instyler sur les produits, sur la housse vendue avec le produit, sur l'emballage du fer à coiffer contrefaisant et sur la fiche produit établie par la société Prodis, iii) la reprise à l'identique des coloris (gris et orange) des fers à coiffer Instyler, ainsi que de leur disposition sur le produit, iv) la reprise des vignettes de démonstration illustrant le mode d'emploi et le guide de mise en route ; qu'elle ajoute qu'en choisissant d'inclure dans la dénomination du produit litigieux le mot "Styler" en référence au produit authentique, la société Prodis tente d'entretenir la confusion sur l'origine des produits contrefaisants ; que les actes de concurrence déloyale ont permis à la société Prodis de tirer profit de la notoriété du fer à coiffer Instyler et des investissements engagés pour la diffusion de ce produit ;

Considérant que comme l'a rappelé à juste raison le tribunal, si des mêmes faits ne peuvent faire l'objet au profit d'une même personne d'une double condamnation sur le fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, la société exploitante d'une marque ou d'un modèle, qui ne dispose pas d'un droit privatif sur le titre de propriété intellectuelle, est recevable à agir en concurrence déloyale, peu important que les éléments sur lesquels elle se fonde soient les mêmes que ceux que le titulaire de la marque ou du modèle a pu opposer au titre de la contrefaçon ;

Que la société Novellia Beauty, distributrice exclusive des fers à coiffer Instyler, notamment au sein des pays de l'Union européenne, est donc recevable à agir sur le fondement de la concurrence déloyale ;

Que l'importation et la commercialisation d'objets contrefaisants par la société Prodis constituent à l'égard du distributeur exclusif des actes de concurrence déloyale dans la mesure où ils sont de nature à créer un risque de confusion pour le consommateur sur l'origine des produits vendus ; qu'il importe peu à cet égard que la société Novellia Beauty ne dispose pas d'une licence exclusive pour les services de la classe 35 et que la société Prodis n'ait pas fabriqué les articles en cause ; qu'ajoutent, par ailleurs, au risque de confusion créé par la contrefaçon des modèles et marque le fait que les fers contrefaisants soient présentés sous la même combinaison de couleurs gris métallique et orange, ainsi que la reprise à l'identique des dessins de présentation de l'utilisation du produit dans le mode d'emploi ;

Que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la commercialisation du produit litigieux sous la dénomination " Combiné Styler chauffant rotatif brosse " a participé également au risque de confusion quant à l'origine du produit, les circonstances que le mot " styler " ait été utilisé sans le préfixe " in " et qu'il ait été déjà utilisé dans une dénomination commerciale antérieure " styler ghd " pour désigner un fer à cheveux ne suffisant pas à lui conférer un caractère descriptif du produit ;

Que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point et qu'il sera retenu en définitive qu'en important et commercialisant des fers à coiffer contrefaisants de la marque dont la société Novellia Beauty est licenciée exclusive et des modèles dont elle est distributrice exclusive, dans des coloris identiques, en reproduisant les illustrations du mode d'emploi et sous la dénomination " Combiné Styler chauffant rotatif brosse ", la société Prodis a commis à son égard des actes de concurrence déloyale ;

Sur les mesures réparatrices

Sur les demandes indemnitaires

Au titre de la contrefaçon de dessins et modèles

Considérant que les sociétés intimées demandent la condamnation de la société Prodis à payer :

A la société MM&R Products : la somme de 50 000 euro en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de dessins et modèles,

A la société Tre Milano la somme de 50 000 euro en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de dessins et modèles ;

Considérant qu'il est établi par la saisie contrefaçon réalisée au siège de la société Prodis le 7 novembre 2011 que celle-ci a commandé, le 17 décembre 2010, 1 008 fers contrefaisants au prix unitaire de 10 dollars, soit environ 7,36 euro, à la société chinoise Ningbo Yinzhou Senior Trading Co et qu'elle a vendu au total, entre le 17 février et le 26 mai 2011, 920 fers à coiffer contrefaisants à la société Dmedia Commerce au prix unitaire de 14,60 euro HT ;

Que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les juges de première instance ont alloué à la société MM&R Products la somme de 10 000 euro en réparation de l'atteinte portée à ses deux modèles du fait des actes de contrefaçon ;

Qu'ils ont de même procédé à une juste évaluation du préjudice économique subi par la société Tre Milano du fait des actes de contrefaçon des deux modèles communautaires dont elle est licenciée en lui allouant la somme de 1 000 euro ;

Au titre de la contrefaçon de la marque " Instyler "

Considérant que les sociétés intimées demandent la condamnation de la société Prodis à payer à la société Tre Milano la somme de 50 000 euro en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marque ;

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les juges de première instance ont alloué à la société Tre Milano la somme de 10 000 euro au titre de l'atteinte portée à sa marque communautaire " Instyler ", outre celle de 1 000 euro au titre du préjudice économique consécutif aux actes de contrefaçon de cette même marque ;

Au titre de la concurrence déloyale

Considérant que les sociétés intimées demandent la condamnation de la société Prodis à payer à la société Novellia Beauty la somme de 150 000 euro en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale ;

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a alloué à la société Novellia Beauty la somme de 10 000 euro en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, la réformation du jugement en ce qui concerne la confusion induite par la vente du fer à coiffer contrefaisant sous la dénomination " Combiné Styler chauffant rotatif brosse " ne conduisant pas à majorer la condamnation prononcée en première instance ;

Sur les mesures d'interdiction et de destruction

Considérant que le jugement déféré sera confirmé de ces chefs également ;

Sur la mesure de publication

Considérant que les préjudices des sociétés MM&R Products, Tre Milano et Novellia Beauty étant suffisamment réparés, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande de publication ; que pour la même raison, la demande formée par les sociétés intimées en appel sera rejetée ;

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Considérant que la société Prodis qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées ;

Que la somme qui doit être mise à la charge de la société Prodis au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les sociétés MM&R Products, Tre Milano et Novellia Beauty peut être équitablement fixée à 15 000 euro.

Par ces motifs, Confirme le jugement déféré, si ce n'est en ce qu'il a : débouté les sociétés intimées de leur demande tendant à voir écartées des débats les pièces 21 et 24 de la société Prodis, Omis de débouter formellement la société Prodis de sa demande en déchéance de la marque communautaire n° 971727, Jugé que la commercialisation par la société Prodis du produit contrefaisant sous la dénomination " Combiné Styler chauffant rotatif brosse " n'a pas entraîné de risque de confusion, Statuant de nouveau sur les chefs infirmés, Ecarte des débats les pièces 21 et 24 de la société Prodis, Déboute la société Prodis de sa demande en déchéance de la marque communautaire " Instyler " n° 971727, Dit qu'en important et commercialisant des fers à coiffer contrefaisants de la marque dont la société Novellia Beauty est licenciée exclusive, et des modèles dont elle est distributrice exclusive, dans des coloris identiques et en reproduisant les illustrations du mode d'emploi et sous la dénomination " Combiné Styler chauffant rotatif brosse ", la société Prodis a commis à son égard des actes de concurrence déloyale, Y ajoutant, Déboute les Prodis de leur demande de publication judiciaire, Condamne la société Prodis aux dépens d'appel et au paiement aux sociétés MM&R Products, Tre Milano et Novellia Beauty de la somme de 15 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.